Per ottenere la tutela in Francia in qualità di disegno o modello (Design), è necessario soddisfare principalmente i requisiti di novità e **carattere individuale (individual character)**. Di seguito si illustrano i singoli requisiti e gli aspetti correlati.
Indice
Novità: il disegno o modello che si intende registrare non deve essere stato reso pubblico in nessuna parte del mondo prima della presentazione della domanda (novità assoluta). Tuttavia, in caso di divulgazione da parte dello stesso designer (richiedente) o di fuga di notizie dovuta a concorrenza sleale, è previsto un periodo di grazia di 12 mesi (periodo di eccezione alla perdita di novità).In altre parole, se la domanda di registrazione viene presentata entro un anno dalla divulgazione da parte del designer stesso, il disegno o modello non viene considerato privo di novità. *Anche nella legislazione giapponese, a seguito della modifica del 2018, il periodo di grazia è stato esteso da 6 mesi a 1 anno.
Originalità (creatività): nella legge francese sui disegni e modelli, tale concetto è talvolta tradotto come **«carattere originale»**; il disegno o modello registrato deve fornire un’impressione complessiva diversa rispetto ai disegni o modelli precedenti.Il criterio di riferimento per valutare tale «impressione complessiva» è l’«utente informato (informed user)»**, che possiede un’esperienza leggermente superiore a quella di un operatore del settore, e la valutazione si basa sul fatto che tale utente percepisca o meno un’impressione estetica diversa rispetto ai disegni e modelli esistenti.In parole povere, ciò significa che la originalità non viene riconosciuta, e quindi non è possibile ottenere la registrazione, nel caso di un semplice insieme di elementi di design banali o di differenze minime. Ciò è concettualmente simile al requisito della «non ovvietà della creazione» (il fatto che non sia possibile ideare facilmente il disegno o modello a partire da quelli precedenti) previsto dalla legge giapponese sui disegni e modelli, e in entrambi i casi è comune il fatto che non sia possibile ottenere la registrazione in caso di modifiche banali.
Altri requisiti di protezione ed esclusioni: anche in Francia, in base alla direttiva dell’Unione Europea (UE) sulla protezione dei disegni e modelli, le forme determinate esclusivamente da considerazioni di natura funzionale (ad esempio, quelle in cui la forma di un componente è interamente dettata da esigenze tecniche) sono escluse dalla registrazione. Inoltre, non sono registrabili i disegni e modelli contrari al buon costume.Inoltre, come caratteristica derivante dalla direttiva UE, le parti del prodotto non visibili dall’esterno durante il normale utilizzo (ad esempio le parti interne del motore di un’automobile) non sono protette come disegni o modelli. Si ritiene, ad esempio, che non sia possibile registrare il design di parti che, una volta integrate nel prodotto, non siano più visibili al consumatore, come nel caso delle cartucce d’inchiostro per stampanti.La legislazione giapponese non prevede una disposizione esplicita di esclusione per queste «parti non visibili» (sebbene siano comunque rari i casi in cui si depositi una domanda di registrazione per il design di parti che normalmente non sono visibili). D’altra parte, sia in Giappone che in Francia l’oggetto della protezione ai sensi della legge sui disegni e modelli è limitato al «design dell’aspetto di oggetti e simili»; ad esempio, le idee o i concetti in senso stretto non sono oggetto di protezione.Inoltre, in entrambi i Paesi, anche i disegni e modelli registrati ai sensi della legge sui disegni e modelli possono beneficiare contemporaneamente della protezione del diritto d’autore, purché soddisfino i requisiti previsti (in Francia è ormai consolidato il principio secondo cui anche i disegni e modelli industriali possono beneficiare della protezione del diritto d’autore in quanto creazioni artistiche; anche in Giappone, negli ultimi anni, si sta procedendo a una revisione della doppia protezione tra diritto dei disegni e modelli e diritto d’autore).
Destinatario della domanda e lingua: la domanda di registrazione di un disegno o modello in Francia va presentata all’Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI), l’ente equivalente all’Ufficio francese dei brevetti. Di norma, la domanda deve essere redatta in lingua francese.A partire da ottobre 2019, le domande di disegno o modello vengono accettate esclusivamente tramite procedura online; le procedure cartacee non sono, in linea di principio, ammesse. Inoltre, qualora il richiedente sia un’impresa straniera priva di residenza o sede in Francia, è necessario nominare un rappresentante locale in materia di proprietà industriale (avvocato specializzato in proprietà industriale).
Documenti richiesti e modalità: al momento della presentazione della domanda, oltre al **modulo di domanda (contenente le informazioni relative al richiedente, ecc.)**, occorre allegare i disegni o le fotografie del disegno o modello.I disegni o le fotografie devono rappresentare accuratamente le caratteristiche estetiche del disegno o modello per cui si richiede la protezione; si raccomanda di allegare, per lo stesso prodotto, più immagini che lo ritraggano da diverse angolazioni o in diverse condizioni d’uso. Le immagini non devono contenere sfondi, decorazioni o scritte estranee al disegno o modello; è necessario che il disegno o modello sia raffigurato esclusivamente su uno sfondo neutro.
Più disegni o modelli in un’unica domanda: in Francia (e nell’UE) è possibile presentare più disegni o modelli in un’unica domanda (è consentita la presentazione simultanea di un massimo di 100 domande). Tuttavia, in tal caso, tutti i disegni o modelli devono appartenere alla stessa categoria di prodotti (classe secondo la classificazione di Locarno).Ad esempio, è possibile presentare in un’unica domanda 100 modelli di mobili. Ciò consente di ottenere una maggiore efficienza in termini di spese e procedure. In Giappone, invece, vige il principio di «un modello per ogni domanda» e non esiste un sistema che consenta di depositare più modelli contemporaneamente (i modelli simili vengono trattati nell’ambito del sistema dei modelli correlati, di cui si parlerà in seguito); questo rappresenta quindi un punto di notevole divergenza.
Tasse: i costi relativi alla domanda di registrazione di un disegno o modello in Francia sono relativamente contenuti. A partire dal 2025, la tassa di deposito di base è pari a 39 euro; se si desidera estendere il periodo di protezione iniziale a 10 anni, è richiesta una tassa di registrazione aggiuntiva di 52 euro.Pertanto, se al momento del deposito si pagano solo le tasse di registrazione relative a 5 anni, il costo è di 39 euro; anche nel caso in cui si paghi in un’unica soluzione per 10 anni, il costo complessivo si aggira intorno ai 91 euro. Inoltre, a seconda del numero di disegni e fotografie presentati, vengono applicate tasse aggiuntive: 23 euro per ogni disegno in bianco e nero e 47 euro per ogni disegno a colori.Ad esempio, se si presenta una domanda con sei viste a colori, il costo sarà di 39 € + 6 × 47 € = 321 €. Si noti che in Francia esiste un sistema di pagamento rateale delle tasse di registrazione (da versare ogni cinque anni al momento del rinnovo); tuttavia, non è richiesta alcuna tassa finale di registrazione (grant fee) e la registrazione avviene automaticamente dopo il superamento dell’esame di forma.Nel caso del Giappone, la tassa di deposito è di 16.000 yen (in caso di deposito elettronico), mentre come tassa di registrazione è richiesto un importo di 8.500 yen per il primo anno (è possibile versare in un’unica soluzione anche le quote relative al secondo e al terzo anno); il costo iniziale è quindi di circa 24.500 yen.A partire dal quarto anno, è previsto il pagamento annuale della tassa di registrazione (dal 4° al 25° anno: 16.900 yen all’anno) per mantenere valida la registrazione. Confrontando i due paesi, in Giappone i costi iniziali risultano leggermente più elevati poiché la domanda è soggetta a esame prima della registrazione; tuttavia, l’importo totale per la protezione dell’intero periodo (25 anni) è sostanzialmente simile.
Modalità di esame: la procedura di deposito dei disegni e modelli in Francia (e nell’UE) è simile al sistema di registrazione senza esame. L’INPI, dopo il deposito della domanda, verifica esclusivamente i requisiti formali (assenza di carenze nella documentazione o di violazioni dell’ordine pubblico e del buon costume) e non effettua alcun esame di merito relativo alla novità o all’originalità.Non appena sono pronte le condizioni per la pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli (pubblicazione ufficiale), la registrazione e la pubblicazione avvengono in media entro 3-4 mesi. Una caratteristica distintiva di questo sistema è la rapidità di elaborazione, poiché l’esaminatore non valuta la somiglianza con disegni e modelli precedenti.In compenso, la novità e l’originalità vengono riesaminate qualora, dopo la registrazione, una parte interessata presenti una richiesta di procedimento di nullità o qualora, in un’azione per contraffazione, il convenuto invochi l’eccezione di nullità.Nel sistema giapponese dei disegni e modelli, al contrario, è previsto un esame di merito da parte degli esaminatori dell’Ufficio Brevetti. Nel corso di un periodo compreso tra circa 6 e 12 mesi dalla presentazione della domanda, vengono effettuate la ricerca sui disegni e modelli precedenti e la valutazione della novità e della non ovvietà della creazione; solo se la domanda viene ritenuta idonea alla registrazione, si procede alla pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli e alla registrazione del diritto.Il sistema giapponese, pur garantendo un elevato livello di affidabilità grazie all’esame di merito, presenta l’inconveniente di richiedere tempi più lunghi per la registrazione (sebbene negli ultimi anni si sia assistito a una accelerazione dell’esame e non siano rari i casi in cui la decisione venga emessa in media entro circa 7 mesi).
Sospensione della pubblicazione (disegno o modello segreto): in Francia, su richiesta del richiedente, è possibile rinviare la pubblicazione del disegno o modello per un massimo di tre anni. Questo sistema, denominato «differimento» (differal), viene utilizzato, ad esempio, quando si desidera mantenere segreto il design fino al lancio del prodotto sul mercato.Nello specifico, se si richiede la proroga della pubblicazione al momento del deposito della domanda, la pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli viene sospesa per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di deposito, consentendo così di mantenere riservati i dettagli del disegno o modello ai terzi durante tale periodo. Anche in Giappone esiste un sistema analogo di «disegni e modelli riservati» che consente di ritardare la pubblicazione nel Bollettino delle registrazioni.Nel caso del Giappone, purché ciò avvenga entro tre anni dalla data di registrazione, è possibile mantenere il disegno o modello riservato per tale periodo mediante richiesta presentata al momento del deposito (*in Giappone tale richiesta deve essere presentata contestualmente al deposito). Sia in Francia che in Giappone è possibile mantenere il disegno o modello riservato per un massimo di tre anni; tuttavia, la differenza risiede nel fatto che in Francia il termine decorre «dal deposito», mentre in Giappone «dalla registrazione».
Il periodo di protezione di un disegno o modello registrato in Francia è, in linea di massima, di massimo 25 anni. Tuttavia, il suo funzionamento è leggermente particolare, in quanto il sistema prevede che il periodo di registrazione iniziale sia fissato a 5 o 10 anni.Se al momento del deposito viene versata la tassa di registrazione solo per 5 anni, il diritto scade al termine dei primi 5 anni successivi alla registrazione; tuttavia, qualora si desideri continuare a beneficiare della protezione, è possibile prorogarla di ulteriori 5 anni versando la tassa di rinnovo prima della scadenza del quinto anno.Allo stesso modo, è possibile rinnovare la registrazione per un massimo di 5 anni × 5 periodi = 25 anni (se si è effettuato il pagamento forfettario per 10 anni, il periodo di validità coprirà i primi 10 anni, con successivi rinnovi ogni 5 anni). Trascorsi i 25 anni, la protezione derivante dal diritto sul disegno o modello cessa e il disegno o modello diventa di dominio pubblico.Inoltre, in Francia è possibile rivendicare parallelamente la protezione del diritto d’autore (per tutta la durata della vita dell’autore più 70 anni dopo la sua morte) per gli oggetti creati tramite un disegno o modello, qualora questi possano essere considerati opere dell’ingegno. Pertanto, anche dopo la scadenza della durata del diritto sul disegno o modello, vi sono casi in cui il disegno continua a essere protetto dal diritto d’autore, purché gli vengano riconosciuti carattere artistico e originalità.
D’altra parte, in Giappone la durata del diritto di disegno o modello è fissata a 25 anni dalla data di deposito della domanda.Tale durata è stata estesa, grazie a una modifica legislativa entrata in vigore nell’aprile 2020, rispetto ai precedenti «20 anni dalla data di registrazione», consentendo ora una protezione di 25 anni, in linea con quella della Francia e dell’UE. Tuttavia, nel caso del Giappone, durante il periodo di validità è necessario il pagamento annuale della tassa di mantenimento (tassa di registrazione); in caso di mancato pagamento, il diritto decade anticipatamente.Anche in Francia è necessario versare una tassa di rinnovo ogni cinque anni, il che comporta un certo onere amministrativo; tuttavia, poiché la durata massima è ora pari a 25 anni, non sussistono più differenze significative tra il Giappone e la Francia. Anche il disegno o modello comunitario dell’UE prevede un rinnovo quinquennale con una durata massima di 25 anni.
* A titolo di riferimento, nell’UE esiste anche un sistema di disegni e modelli non registrati, che in alcuni casi consente di proteggere un disegno o un modello per tre anni dalla data di divulgazione senza necessità di registrazione.Tuttavia, il disegno o modello non registrato conferisce un diritto limitato, applicabile esclusivamente agli atti di imitazione, e in Giappone non esiste un diritto di disegno o modello di questo tipo (in Giappone, per contrastare l’imitazione non autorizzata dei disegni o modelli, si ricorre alla Legge sulla concorrenza sleale, ecc.).
Di seguito vengono illustrati i punti salienti della prassi relativa ai procedimenti giudiziari per violazione dei diritti di disegno o modello in Francia.
Tribunale competente: in Francia, le cause relative alla violazione dei disegni e modelli sono di competenza dei **Tribunali giudiziari (Tribunal judiciaire)** dotati di sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale. In particolare, la Corte d’Appello di Parigi (Tribunale di Giustizia di Parigi) dispone di una sezione specializzata in proprietà intellettuale, ed è stabilito che le cause relative ai disegni e modelli comunitari (disegni e modelli dell’UE) siano di competenza esclusiva della Corte d’Appello di Parigi.Sebbene in tutta la Francia esistano diversi tribunali specializzati in proprietà intellettuale, i casi di maggiore rilevanza tendono ad essere trattati a Parigi. In Giappone, invece, i procedimenti per violazione dei disegni e modelli sono di competenza, in primo grado, principalmente delle sezioni specializzate in proprietà intellettuale dei tribunali distrettuali di Tokyo e di Osaka, mentre in secondo grado vengono esaminati dalla Corte d’Appello per la proprietà intellettuale (all’interno della Corte d’Appello di Tokyo).
Procedura di esercizio dei diritti e onere della prova: in Francia, prima o contestualmente all’avvio del procedimento, è possibile avvalersi di una procedura di conservazione delle prove denominata «Saisie-contrefaçon», che consente, previa autorizzazione del tribunale, di acquisire le prove relative ai prodotti contraffatti della controparte.Tale procedura prevede che un ufficiale giudiziario si rechi presso la sede dell’presunto contraffattore per sequestrare e fotografare i prodotti oggetto del disegno o modello in questione, nonché la relativa documentazione di produzione; essa risulta estremamente utile per la raccolta di prove relative alla contraffazione.Tale provvedimento inibitorio (sequestro) può essere eseguito immediatamente anche prima dell’avvio del procedimento, purché l’attore dimostri ragionevolmente la probabilità della violazione, e costituisce un’arma potente nelle cause in materia di disegni e modelli, che non possono avere inizio in assenza di prove. Anche in Giappone esistono strumenti per la raccolta delle prove, quali l’ordinanza di produzione dei documenti, ma essi sono più limitati rispetto alla «saisie» francese, il che evidenzia una differenza nella prassi.
Nel corso del procedimento, l’attore (titolare del diritto di disegno o modello) deve dimostrare che il disegno o modello del prodotto del convenuto rientra sostanzialmente nello stesso ambito del proprio disegno o modello registrato (ovvero che sia identico o presenti differenze minime). La normativa francese e dell’Unione Europea prevede che sussista violazione del diritto di disegno o modello «qualora il disegno o modello del prodotto del convenuto non dia un “impressione d’insieme” diversa da quella del disegno o modello registrato».In altre parole, se l’impressione estetica suscitata nell’osservatore è simile, il design viene considerato identico o simile e si configura una violazione. Anche in Giappone è previsto che costituisca violazione l’utilizzo a fini commerciali di un «disegno o modello registrato o di un disegno o modello ad esso simile» (articolo 24 della Legge sui disegni e modelli), pertanto i criteri sostanziali di valutazione della violazione sono simili in entrambi i Paesi.Tuttavia, in Francia il convenuto può far valere come eccezione l’invalidità del disegno o modello registrato (mancanza di novità o originalità) e il tribunale esamina la validità del diritto nell’ambito del procedimento di violazione.In Giappone, invece, poiché il procedimento di nullità è di competenza esclusiva dell’Ufficio dei brevetti, il convenuto deve presentare separatamente una richiesta di nullità, mentre nel procedimento per violazione si difende invocando, ad esempio, l’abuso di diritto (nei casi di nullità manifesta). È importante tenere presente che, a causa di questa differenza, nei tribunali francesi è frequente che si giunga a una conclusione valutando contemporaneamente la violazione e la validità del diritto.
Rimedi (provvedimento inibitorio, risarcimento danni, ecc.): qualora venga riconosciuta la violazione, l’attore può richiedere un provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni.In Francia, l’ordinanza inibitoria può essere emessa come provvedimento provvisorio anche prima dell’inizio del procedimento e, in caso di sentenza favorevole, di norma produce effetto immediatamente senza sospensione condizionale. Inoltre, al fine di garantire l’esecuzione della sentenza, è prassi comune che venga imposta una sanzione pecuniaria (astreinte) pari, ad esempio, a X euro al giorno in caso di violazione da parte del convenuto.Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, in Francia, a seguito dell’attuazione delle direttive UE negli anni 2000, i tribunali sono tenuti a determinare l’importo del risarcimento tenendo conto, oltre al danno effettivo subito dall’attore (mancato guadagno, danno alla reputazione sul mercato, ecc.), anche dell’arricchimento senza causa del convenuto e dell’importo equivalente a un canone di licenza ipotetico.Anche nei casi in cui sia difficile fornire prove, è possibile riconoscere almeno «l’importo delle royalties che si sarebbero normalmente ottenute» come una sorta di risarcimento legale, con l’intento di evitare che la vittima rimanga priva di risarcimento. Anche in Giappone, la legge sui disegni e modelli prevede disposizioni di presunzione del danno analoghe a quelle della legge sui brevetti (in applicazione dell’articolo 102 della legge sui brevetti), che consentono di stimare l’ammontare del danno utilizzando il volume delle vendite dei prodotti contraffatti e l’ammontare dei profitti del convenuto.Pertanto, sebbene non vi siano grandi differenze nei metodi di calcolo, i tribunali francesi spesso impongono al convenuto di sostenere anche una parte delle spese processuali e delle spese legali (negli ultimi anni si registra una tendenza a riconoscere alla parte vincente un importo prossimo alle spese effettive); sotto il profilo del risarcimento economico, vi sono aspetti in cui il sistema francese risulta più completo rispetto a quello giapponese.
Sanzioni penali: in Francia, la violazione del diritto di disegno o modello è soggetta a sanzioni penali solo se commessa intenzionalmente. A chi commette una violazione intenzionale del diritto di disegno o modello possono essere inflitti, al massimo, tre anni di reclusione e una multa di 300.000 euro (con aggravamento in base al numero di violazioni).Il procedimento penale può essere avviato su denuncia delle autorità doganali, del pubblico ministero o del titolare del diritto stesso. Anche in Giappone la violazione del diritto di disegno o modello è punibile con la reclusione fino a dieci anni o con una multa fino a 10 milioni di yen (è stato abolito il requisito della denuncia privata) e, nei casi gravi di contraffazione, vengono condotte indagini penali.Tuttavia, sia in Giappone che in Francia, nella pratica i rimedi principali sono costituiti dai provvedimenti inibitori e dal risarcimento in sede civile, mentre l’azione penale è limitata ai casi più gravi.
Sistema internazionale dei disegni e modelli dell’Aia: la Francia è uno Stato membro della Convenzione dell’Aia (Convenzione di Ginevra modificata) e può avvalersi del sistema di registrazione internazionale. In altre parole, presentando una domanda di registrazione internazionale di un disegno o modello presso l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) e designando la Francia come Paese designato, è possibile ottenere un effetto equivalente alla registrazione di un disegno o modello sul territorio francese.La domanda di registrazione ai sensi dell’Accordo dell’Aia presenta il vantaggio di consentire di ottenere la protezione del disegno o modello in più paesi con un’unica domanda; tale sistema viene utilizzato non solo dalle imprese francesi, ma anche da quelle giapponesi (anche il Giappone ha aderito all’Accordo dell’Aia nel 2015).Ad esempio, se un’impresa giapponese designa la Francia tramite la procedura dell’Aia, può ottenere il diritto di disegno o modello francese senza dover presentare una domanda diretta all’Ufficio francese (INPI). Tuttavia, è necessario tenere presente che saranno richieste separatamente le tasse specifiche della Francia (ad esempio, la tassa di registrazione per i primi cinque anni sopra menzionata).
Disegno o modello comunitario (disegno o modello UE): poiché la Francia è uno Stato membro dell’UE, è possibile optare per il sistema del «disegno o modello comunitario registrato (Registered Community Design: RCD)», valido in tutto il territorio dell’Unione.Il disegno o modello comunitario si ottiene presentando domanda presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e costituisce un sistema particolarmente efficace, in quanto un’unica registrazione garantisce la tutela del diritto di disegno o modello in tutto il territorio dell’Unione Europea (attualmente 27 paesi), compresa la Francia.Per quanto riguarda la coerenza tra la legislazione nazionale francese e il sistema dei disegni e modelli comunitari, i requisiti sostanziali dei singoli Stati membri sono armonizzati dalla direttiva UE sulla protezione dei disegni e modelli (98/71/CE).Pertanto, le definizioni, i requisiti e la durata della protezione previsti dalla legge francese sui disegni e modelli coincidono sostanzialmente con le norme dell’Unione Europea; non vi sono differenze sostanziali tra i disegni e modelli nazionali francesi e quelli comunitari, né per quanto riguarda i criteri di valutazione della novità e dell’originalità, né per quanto riguarda la durata massima di 25 anni.Pertanto, anche dal punto di vista pratico, non è in linea di principio necessario presentare una doppia domanda per la protezione del design a livello locale in Francia e in tutta l’UE; si tratterà di scegliere l’una o l’altra opzione a seconda dell’ambito di protezione desiderato.Ad esempio, qualora il mercato del disegno o modello sia limitato al territorio francese o si desideri contenere i costi, si opterà per la domanda di disegno o modello francese (a partire da circa 39 €); se invece si prevede di commercializzare i prodotti in tutta Europa, si opterà per la domanda di disegno o modello comunitario (tariffa base a partire da 350 €).Si noti che, una volta ottenuto il disegno o modello comunitario, non è necessario procedere a una registrazione separata in Francia (la protezione è automatica in tutti gli Stati membri dell’UE, compresa la Francia). Al contrario, anche se si dispone solo di un diritto di disegno o modello nazionale francese, qualora si desideri l’esclusività su quel disegno o modello all’interno dell’UE, è necessario valutare la possibilità di ottenere la tutela in altri paesi (tramite il disegno o modello comunitario o domande nazionali).
Inoltre, nell’UE esiste il sistema del disegno o modello comunitario non registrato (protezione di 3 anni) menzionato in precedenza, per cui in alcuni casi è possibile ottenere automaticamente una certa protezione semplicemente rendendo pubblico il disegno o modello in Francia. Sebbene la protezione dei disegni o modelli non registrati sia limitata all’esclusione delle imitazioni, essa riveste un’importanza pratica in settori caratterizzati da rapidi cambiamenti, come ad esempio l’industria della moda.Sebbene in Giappone non esista un sistema di disegni e modelli non registrati, è opportuno prestare attenzione al fatto che, quando un’azienda francese si espande in Giappone, tralasciare di ottenere i diritti di disegno e modello in quel Paese la lascerebbe indifesa.
Come illustrato sopra, il sistema francese dei disegni e modelli dispone di un sistema di protezione autonomo e completo, pur essendo organicamente integrato nel sistema dell’Unione Europea e in quello internazionale. Nel paragrafo seguente, riassumeremo in una tabella i principali punti in comune e le differenze tra i sistemi dei disegni e modelli francesi e giapponesi.
Infine, si riporta una tabella che mette a confronto i punti salienti dei sistemi di design francese e giapponese. Si invita a utilizzarla come riferimento per comprendere le caratteristiche di ciascun sistema e definire una strategia globale di protezione del design.
| Voce | Sistema francese dei disegni e modelli | Sistema giapponese dei disegni e modelli |
|---|---|---|
| Oggetto di protezione | Il design esteriore dei prodotti (prodotti industriali e artigianali), compresa una parte del prodotto. La forma derivante da linee, sagome, colori, texture, materiali e simili. Sono inclusi nell’oggetto di protezione anche i motivi decorativi e la tipografia (caratteri tipografici). *Non sono registrabili le forme determinate esclusivamente dalla funzione, né i componenti interni di prodotti compositi che normalmente non sono visibili. | Sono inclusi anche i prodotti (oggetti materiali utilizzabili a fini industriali), nonché il design di edifici e immagini (ampliamento introdotto dalla modifica legislativa del 2020).Sono incluse anche le combinazioni di forme, motivi e colori di parti di oggetti. *Sebbene non vi siano disposizioni di esclusione espressamente previste dalla legge, le forme determinate esclusivamente dalla funzione non sono di fatto oggetto di protezione. I disegni e modelli contrari al buon costume non sono registrabili (articolo 5 della legge sui disegni e modelli). |
| Regime dei disegni e modelli parziali | Per definizione, anche l’aspetto di una parte di un prodotto rientra nel disegno o modello; tuttavia, non esiste un regime che riservi un trattamento speciale alle sole parti (qualora si desideri proteggere una parte specifica, è necessario presentare la domanda utilizzando un disegno che raffiguri esclusivamente tale parte). | Esiste un regime di disegno o modello parziale. È possibile registrare come disegno o modello relativo a una parte del prodotto, indicando le altre parti con linee tratteggiate o simili (è ammessa la registrazione se la parte presenta novità, anche se il prodotto nel suo complesso non la possiede). |
| Requisiti di registrazione | Novità: non deve esistere un disegno o modello identico già noto al pubblico prima della presentazione della domanda (secondo standard internazionali; costituisce eccezione la propria divulgazione, purché avvenuta entro 12 mesi). Originalità (creatività): deve conferire un’impressione complessiva diversa rispetto ai disegni o modelli esistenti (se rientra nell’ambito della somiglianza, viene giudicato privo di originalità). *Sono escluse le forme funzionali e le parti non visibili. | Novità: non deve esistere, prima della presentazione della domanda, un disegno o modello identico o simile già noto al pubblico (sia a livello nazionale che internazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti di conoscenza pubblica o di pubblicazioni).La divulgazione da parte del richiedente è soggetta a un’eccezione alla perdita di novità se effettuata entro un anno. Non ovvietà: il disegno o modello non deve poter essere facilmente ideato a partire da quelli esistenti (i disegni o modelli simili sono considerati «facilmente ideabili» e vengono respinti). * È possibile la registrazione anche in presenza di somiglianze parziali, purché nel complesso si conferisca un’estetica diversa (la valutazione della somiglianza è effettuata dall’esaminatore). |
| Modalità di esame | Esclusivamente esame formale (si verificano solo la forma dei documenti di domanda e la conformità al buon costume). La novità e l’originalità non vengono esaminate; la pubblicazione della registrazione avviene circa 3–4 mesi dopo la presentazione della domanda. *Poiché non è previsto un esame di merito, la validità può essere contestata in seguito alla registrazione tramite procedimenti di nullità o azioni legali per violazione. | Esame di merito (l’esaminatore dell’Ufficio Brevetti valuta la somiglianza con i disegni e modelli precedenti e la facilità di ideazione). Il risultato dell’esame viene comunicato in media entro 6-12 mesi. In assenza di motivi di rigetto, viene emessa la decisione di registrazione e il disegno o modello viene registrato, con conseguente pubblicazione nel Bollettino. * In caso di contestazione del rigetto, è possibile ricorrere in giudizio. Anche dopo la registrazione, le parti interessate possono presentare all’Ufficio Brevetti una richiesta di procedimento di nullità. |
| Modalità di deposito | Deposito elettronico presso l’INPI (Istituto francese della proprietà industriale). Occorre presentare il nome e l’indirizzo del richiedente, i disegni e le fotografie del disegno o modello, ecc. Un’unica domanda può comprendere fino a 100 disegni o modelli (all’interno della stessa classificazione di Locarno). * Rappresentante: qualora il richiedente non sia residente in Francia, è necessario nominare un rappresentante in Francia. | Presentazione della domanda all’Ufficio giapponese dei brevetti (JPO) online o per iscritto. Occorre presentare i dati del richiedente, il modulo di domanda, i disegni ecc. In linea di principio, una domanda può riguardare un solo disegno o modello (i disegni simili devono essere oggetto di domande separate nell’ambito del sistema dei disegni o modelli correlati). In linea di massima non esiste un sistema di deposito collettivo di più disegni o modelli.* Rappresentante: i residenti al di fuori del Giappone devono nominare come rappresentante un consulente in brevetti giapponese o un altro professionista (in conformità con il regolamento di applicazione della legge sui brevetti). |
| Tasse e spese di mantenimento | Tassa di deposito: 39 € (tassa base). **Tassa di registrazione iniziale:** la tassa di registrazione per i primi 5 anni è inclusa nella tassa di deposito. Se si desidera la registrazione per 10 anni, è previsto un supplemento di 52 €. **Tassa per la presentazione dei disegni:** 23 € per ogni disegno in bianco e nero, 47 € per ogni disegno a colori.**Tassa di rinnovo:** a partire dal sesto anno, occorre versare una tassa di rinnovo prestabilita per ogni proroga quinquennale (ad esempio: proroga di 5 anni = circa 52 €). È possibile prorogare la validità fino a un massimo di 25 anni. | Tassa di deposito: 16.000 yen (deposito elettronico). **Tassa di registrazione (al momento della registrazione):** 8.500 yen per il primo anno (è possibile pagare in anticipo in un’unica soluzione per 2-3 anni).**Canone annuale (spese di mantenimento):** a partire dal quarto anno, versare ogni anno 16.900 yen (tariffe aggiornate al 2020). *Per le domande presentate prima del 2020 si applica il vecchio sistema tariffario (20 anni dalla registrazione). Attualmente il periodo è stato unificato a 25 anni dalla data di deposito della domanda.* |
| Sistema di differimento della pubblicazione | Rinvio della pubblicazione (deferment): su richiesta presentata al momento della domanda, è possibile rinviare la pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli per un massimo di 3 anni. Durante il periodo di non pubblicazione, è possibile mantenere segreto il contenuto del disegno o modello nei confronti di terzi. La pubblicazione avviene automaticamente alla scadenza del termine. | Regime del disegno o modello segreto: su richiesta presentata contestualmente alla domanda, è possibile mantenere la riservatezza, evitando la pubblicazione nella Gazzetta dei disegni e modelli, per un massimo di 3 anni a decorrere dalla data di registrazione. La gazzetta viene pubblicata al termine del periodo di riservatezza. *Le informazioni di base contenute nella domanda vengono rese pubbliche anche durante il periodo di richiesta di riservatezza (solo i dettagli del disegno o modello rimangono riservati). |
| Durata della protezione | 5 anni (o 10 anni) + rinnovo. Il periodo di registrazione iniziale è di 5 anni (10 anni su richiesta). Successivamente, è possibile prorogare la registrazione per un massimo di 25 anni, versando la tassa di rinnovo ogni 5 anni. * Trascorsi i 25 anni, il diritto decade. In alcuni casi, la protezione passa al regime del diritto d’autore. | 25 anni in un’unica soluzione. La durata scade a 25 anni dalla data di deposito della domanda (per le domande presentate a partire da aprile 2020). *In base alla normativa precedente, la durata era di 20 anni dalla data di registrazione, ma attualmente è stata estesa a 25 anni. In caso di mancato pagamento delle annualità nel corso del periodo di validità, il diritto si estingue in quel momento. |
| Ambito di applicazione del diritto | Costituisce violazione l’utilizzo a fini commerciali di un disegno o modello identico al disegno o modello registrato, o che dia un’impressione non dissimile da esso (indipendentemente dal tipo di prodotto). *Il diritto sul disegno o modello costituisce un diritto di esclusività assoluto sull’aspetto del prodotto e include nell’ambito di protezione anche i disegni o modelli simili a quello registrato. | L’utilizzo a fini commerciali del disegno o modello registrato o di uno simile a esso costituisce violazione (artt. 23 e 24 della legge sui disegni e modelli). * La valutazione della “somiglianza” si basa su un giudizio complessivo fondato sull’estetica che attira l’attenzione dei consumatori. Anche se la destinazione d’uso o la funzione del prodotto differiscono da quelle del disegno o modello registrato, se l’aspetto è simile può configurarsi una violazione (le recenti modifiche legislative hanno esplicitamente previsto la somiglianza anche con altri prodotti). |
| Competenza in materia di azioni di contraffazione | La competenza spetta ai tribunali distrettuali dotati di sezioni specializzate (tribunali designati quali Parigi, Lione, ecc.). La violazione dei disegni e modelli comunitari è di competenza esclusiva del Tribunale di Parigi. * Nei procedimenti civili è possibile esaminare contestualmente anche i motivi di nullità. | **La Sezione civile (Sezione specializzata in proprietà intellettuale) dei tribunali distrettuali (Tokyo, Osaka, ecc.)** è competente in primo grado. Il grado di appello spetta alla Corte d’appello per la proprietà intellettuale.* La richiesta di procedimento di nullità va presentata all’Ufficio dei brevetti (il ricorso contro la decisione è di competenza della Corte d’appello per la proprietà intellettuale). Qualora si invochi la nullità in un’azione per contraffazione, è prassi comune che il tribunale attenda la decisione dell’Ufficio dei brevetti, a meno che non si tratti di nullità manifesta. |
| Esercizio dei diritti e rimedi | Richiesta di ingiunzione: è possibile ottenere un provvedimento in via provvisoria (ordinanza di divieto di violazione). In caso di vittoria in giudizio, viene emessa un’ordinanza di ingiunzione a titolo di provvedimento definitivo. Per garantire l’adempimento, è possibile prevedere una sanzione pecuniaria pari a ○ € per ogni giorno di violazione.Risarcimento dei danni: il risarcimento viene calcolato tenendo conto, oltre all’ammontare del danno effettivo (ad esempio la riduzione dei profitti), anche dei guadagni ottenuti dall’autore della violazione e dell’importo equivalente ai canoni di licenza. Il tribunale nomina, se necessario, un perito per la valutazione dell’entità del danno. Raccolta delle prove: grazie al sistema di «saisie-conservation» (sequestro conservativo a fini probatori) è possibile sequestrare e verificare i prodotti contraffatti prima dell’inizio del procedimento.Sanzioni penali: in caso di violazione dolosa, sono previste pene detentive fino a tre anni e multe fino a 300.000 € (fino a 1.500.000 € per le persone giuridiche). È inoltre possibile ricorrere al fermo doganale e alla denuncia penale. | Richiesta di ingiunzione: provvedimenti provvisori volti a prevenire o far cessare la violazione, nonché ordinanze di ingiunzione emesse con sentenza nel merito. Il codice di procedura civile prevede inoltre il sistema dell’esecuzione indiretta (somma giornaliera).Risarcimento dei danni: ai sensi dell’articolo 38 della legge sui disegni e modelli si applica l’articolo 105 della legge sui brevetti (presunzione dell’ammontare del danno). Il calcolo avviene in base al mancato guadagno, all’ammontare dei profitti realizzati dall’autore della violazione o all’importo equivalente ai canoni di licenza. È possibile richiedere il risarcimento delle spese legali, ecc., entro determinati limiti.Raccolta delle prove: si ricorre a ordinanze di produzione di documenti, perizie e istanze di verifica (il sistema di sequestro conservativo dei prodotti contraffatti, proprio del Giappone, non è ancora stato istituito). Sanzioni penali: sono applicabili pene detentive fino a 10 anni e ammende fino a 10 milioni di yen (per le persone giuridiche fino a 300 milioni di yen). Negli ultimi anni il reato è diventato non perseguibile a querela di parte e possono verificarsi anche interventi di contrasto da parte delle autorità competenti. |
*Fonte: sistema francese dei disegni e modelli, sistema giapponese dei disegni e modelli, ecc.
Dal confronto sopra riportato emerge che, pur condividendo il quadro di riferimento di base (oggetti di protezione, durata, ecc.), i sistemi dei disegni e modelli francesi e giapponesi presentano differenze in termini di modalità di esame e flessibilità procedurale. In particolare, mentre la Francia (UE) adotta un sistema di registrazione senza esame, rapido e a basso costo, il Giappone persegue un approccio contrastante, volto a garantire la stabilità dei diritti attraverso un esame di merito.Inoltre, per quanto riguarda l’utilizzo internazionale della protezione dei disegni e modelli, la Francia consente una protezione estesa ed efficiente attraverso i disegni e modelli dell’UE e la Convenzione dell’Aia; per le imprese giapponesi è importante, pertanto, saper utilizzare in modo appropriato sia il sistema nazionale che quello europeo.Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nella pratica è auspicabile valutare comparativamente i vantaggi e gli svantaggi di ciascun sistema e definire un piano di tutela dei diritti adeguato alla propria strategia in materia di disegni e modelli.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale, rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in tutte le fasi, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).