Il sistema brasiliano dei marchi si basa sulla Legge sulla proprietà industriale (Lei n. 9.279/1996, LPI), una legge federale, e prevede un quadro normativo sistematico che disciplina le fasi principali del processo, dalla domanda all’esame, dalla registrazione alla revoca, dall’annullamento all’esecuzione.Negli ultimi anni, a seguito di due importanti modifiche normative – l’entrata in vigore del Protocollo di Madrid nell’ottobre 2019 e la revisione del sistema tariffario (automatizzazione del primo decennio) con entrata in vigore il 20 settembre 2025 – la prassi operativa ha subito notevoli cambiamenti.Nel presente articolo si procede a una sintesi sistematica, dal punto di vista della pratica professionale dei consulenti in materia di brevetti, che spazia dalla LPI alla gestione dell’INPI, dal sistema tariffario alla revisione del 2025, passando per le opposizioni, i ricorsi, le procedure di nullità e di revoca per mancato uso, le misure doganali, le norme speciali per i richiedenti stranieri e la giurisprudenza principale della STJ.
Indice
Il sistema brasiliano dei marchi si basa sulla legge federale LPI (Lei n. 9.279/1996) e l’INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) è responsabile dell’accettazione delle domande di registrazione dei marchi,l’esame, la registrazione, la pubblicazione nella RPI (Gazzetta Ufficiale) e le procedure amministrative (opposizioni, ricorsi e nullità). Inoltre, ai sensi della LPI, anche la registrazione dei contratti di trasferimento tecnologico, franchising e simili (come requisito per l’opponibilità) rientra nelle competenze dell’INPI.
Principi fondamentali ai sensi della LPI: il requisito fondamentale per la registrabilità di un marchio è che esso costituisca un «segno percepibile visivamente». Di conseguenza, i marchi non visivi, quali quelli sonori o olfattivi, sono esclusi dall’ambito di registrazione, almeno alla luce della definizione giuridica.L’acquisizione del diritto dipende, in linea di principio, da una registrazione valida; tuttavia, esistono disposizioni che riconoscono una certa posizione di precedenza (precedência) agli utilizzatori anteriori in buona fede.
I termini legali delle procedure dell’INPI decorre, in linea di principio, in giorni consecutivi (consecutive days); l’efficacia sorge con la pubblicazione e il decorso dei termini ha inizio, di norma, il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione: tale modalità operativa, che incide direttamente sui rischi pratici, è stabilita dalla LPI.Poiché la RPI (Revista da Propriedade Industrial, Gazzetta Ufficiale) costituisce il punto di riferimento per la gestione di tutti i termini, è fondamentale che lo studio legale istituisca un sistema per il controllo sistematico di ciascun numero RPI.
| Trattati e leggi | Posizionamento in Brasile | Impatto pratico |
|---|---|---|
| LPI (Legge sulla proprietà industriale) | Legge nazionale fondamentale (Lei n. 9.279/1996) | Normativa completa in materia di deposito, esame, registrazione, revoca, nullità e violazione (civile e penale) |
| Convenzione di Parigi | Diritto di priorità e marchi notori (6bis) | Anche la LPI fa riferimento alla Convenzione per disciplinare la tutela dei marchi notori e il diritto di priorità |
| Accordo TRIPS | Standard minimi per gli Stati membri dell’OMC | Tutela dei marchi (Parte II) + Misure di applicazione e misure alle frontiere (Parte III) |
| Protocollo di Madrid | Entrata in vigore il 2 ottobre 2019 | La designazione del Brasile tramite registrazione internazionale è istituzionalmente possibile |
È espressamente previsto che le domande di marchio e le relative richieste in Brasile vengano presentate tramite il sistema elettronico dell’INPI denominato «e-Marcas». Per l’utilizzo di e-Marcas è necessario disporre di un numero valido di GRU (bollettino di versamento federale), il cui pagamento deve essere stato effettuato prima dell’invio del modulo.
L’INPI adotta la Classificazione di Nizza, 12ª edizione (NCL(12)). Per i prodotti e i servizi designati al momento della domanda, sono disponibili le seguenti due opzioni:
Codice 389 (pré-aprovada / vocabolario pre-approvato): sistema che prevede la scelta tra termini pre-approvati dall’INPI. È espressamente indicato che, nell’ambito della procedura online, si debba selezionare un’unica classe e che i prodotti e servizi designati debbano rientrare all’interno della stessa classe. Offre un elevato livello di stabilità dal punto di vista delle pratiche di esame e dei costi ed è raccomandato come opzione di base.
Codice 394 (livre preenchimento / compilazione libera): sistema che prevede la compilazione libera. Da scegliere nei casi in cui sia necessaria una designazione specifica che non possa essere espressa mediante il vocabolario pre-approvato. Le tariffe risultano più elevate.
I prodotti e i servizi designati non possono, in linea di principio, essere modificati dopo la presentazione della domanda; le eccezioni sono limitate a casi specifici, quali la «restrizione da parte del richiedente (restrição)». Pertanto, la definizione delle designazioni al momento della domanda richiede un approccio prudente, che tenga conto dell’ambito di esercizio dei diritti dopo la registrazione.
Indicatori di esame pubblicati dall’INPI (dati effettivi del 2024, fino a novembre):
• Casi senza opposizione: circa 17,4 mesi (dalla presentazione della domanda alla pubblicazione dell’RPI relativo alla decisione di esame tecnico)
• Casi con opposizione: circa 25,7 mesi Grazie al sistema di emissione automatica in vigore dal
20 settembre 2025 in poi, vi sono fattori che contribuiscono a ridurre il tempo complessivo necessario per il completamento della registrazione.
Punto centrale della revisione del 2025: in precedenza era previsto un pagamento in due fasi, ovvero «tassa di deposito + (dopo il deferimento) primo decennio + emissione del certificato»;per le pratiche presentate a partire dal 20 settembre 2025 (modelli 389/394), il pagamento del primo decennio più l’emissione del certificato avverrà in modo automatico e gratuito, rendendo superfluo il tradizionale «pagamento successivo al differimento (modelli 372/373)».In questo modo, il rischio di perdita dei diritti dovuto alla mancata esecuzione del pagamento è stato sostanzialmente eliminato.
| Categoria | Codice | Descrizione | Tariffa standard (R$) | Dopo lo sconto (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Domanda di ammissione (pré-aprovada) | 389 | Iscrizione (per classe) | 360 / 880 | 180 / 440 |
| Domanda di ammissione (con testo libero) | 394 | Domande di brevetto (per classe) | 420 / 1.720 | 210 / 860 |
| Opposizione (ordinaria) | 3.020 | Opposizione | 520 | 260 |
| Opposizione (limitazione delle pretese) | 3022 | LPI 124 XIX (limitato) (introdotto il 20 dicembre 2025) | 360 | 180 |
| Ricorso (generale) | 333 | Ricorso in materia di marchi (in senso lato) | 700 | 350 |
| Ricorso (rifiuto ecc.) | 3000 | Ricorso contro il rigetto, ecc. | 700 | 350 |
| Rinnovo della registrazione (10 anni) | 434 | Proroga (ordinaria) | 1.240 | 620 |
| Riconoscimento di marchio di notorietà | 393 | Richiesta di riconoscimento di marchio di grande notorietà | 37.580 | — |
Posizionamento strategico del marchio di alto renome: la certificazione di marchio di alto renome (alto renome) prevede una tassa di domanda estremamente elevata, pari a 37.580 real. Trattandosi di una protezione speciale trasversale (che si estende a tutte le classi) ai sensi dell’articolo 125 della LPI, è ragionevole limitarla a casi strategici in cui il «valore del marchio e la necessità di una protezione trasversale» siano chiaramente definiti.
La LPI definisce come tipologie di marchio i marchi di prodotti e servizi, i marchi collettivi e i marchi di certificazione, istituzionalizzando, a titolo di protezione eccezionale, i marchi notoriamente conosciuti («notoriamente conhecida», derivante dall’articolo 6bis della Convenzione di Parigi) e i marchi di alto renome («alto renome», articolo 125 della LPI).
La LPI elenca i segni non registrabili (in cui si mescolano motivi di rifiuto assoluti e relativi). Le tipologie rappresentative sono le seguenti.
Principali motivi di rifiuto:
① Denominazioni generiche e indicazioni descrittive (mancanza di carattere distintivo)
② Segni ufficiali (bandiere nazionali, stemmi, ecc.)
③ Segni che possono dare adito a confusione con marchi anteriori di terzi (rifiuto relativo)
④ Conflitto con marchi notoriamente conosciuti(l’INPI può procedere al rifiuto d’ufficio)
⑤ Violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, ecc.
Nell’esame di merito dell’INPI, la legittimità, il carattere distintivo, la veridicità e la disponibilità del marchio vengono valutate in modo globale. In particolare, la “disponibilità” viene spiegata come un concetto che, presupponendo l’esistenza di domande o registrazioni precedenti, verte sulla questione se “quel marchio sia disponibile sul mercato”.Il concetto di «novità», secondo la prassi giapponese, in Brasile si manifesta principalmente come presenza o assenza di conflitto con diritti anteriori (rifiuto relativo).
| Procedura | Termine | Data di decorrenza | Base giuridica |
|---|---|---|---|
| Opposizione (oposição) | 60 giorni (giorni consecutivi) | Il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nel RPI | LPI |
| Controreplica all’opposizione | 60 giorni | Giorno lavorativo successivo alla notifica | LPI |
| Ricorso contro la decisione di rigetto | 60 giorni | Il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della decisione | LPI - Disposizioni generali |
| Nullità amministrativa (processo amministrativo di nullità) | Entro un determinato periodo successivo alla registrazione | Concessione della registrazione | LPI |
| Nullità giudiziaria | 5 anni (termine di ricorso) | Concessione della registrazione in linea di principio | LPI |
| Cancellazione per mancato uso (caducidade) | La richiesta può essere presentata dopo il decorso di 5 anni dalla registrazione | Concessione della registrazione | LPI |
| Rinnovo (prorrogação) | Ogni 10 anni | Data di registrazione | LPI |
In linea di principio, salvo diversa disposizione, la LPI prevede che sia possibile presentare ricorso (recurso) contro le decisioni prese ai sensi della presente legge entro 60 giorni e che il termine per la replica sia anch’esso di 60 giorni.La decisione spetta al Presidente dell’INPI (Presidente do INPI) e il procedimento amministrativo si conclude con tale decisione. Tuttavia, la LPI specifica chiaramente che non è possibile presentare ricorso contro decisioni quali quella di concessione del marchio; pertanto, una volta concessa la registrazione, è necessario contestarla attraverso un percorso alternativo (invalidazione o decadenza per inutilizzo).
Regola della decadenza per mancato uso quinquennale: trascorsi cinque anni dalla concessione della registrazione, un terzo può richiedere la decadenza per mancato uso qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
① Mancato avvio dell’uso
; ② Mancato uso per 5 anni consecutivi
; ③ Uso in forma tale da alterarne il carattere distintivo, ecc
. Dopo la registrazione, la base della difesa consiste nel conservare in modo sistematico le prove dell’avvio e della continuità dell’uso (fatture, pubblicità, imballaggi, indicazioni sul commercio elettronico, ecc.).
La LPI specifica chiaramente che è possibile perseguire rimedi civili separatamente da quelli penali e prevede disposizioni relative al calcolo del risarcimento danni e all’ingiunzione (liminar). In particolare, per quanto riguarda l’ingiunzione (cessazione della violazione), è prevista la possibilità di emettere un’ordinanza volta a evitare il danno, anche a condizione della costituzione di una garanzia, prima della citazione del convenuto.
Calcolo del lucro cessante (lucros cessantes): è possibile scegliere il criterio di calcolo più favorevole alla parte lesa.
① Il
profitto che la parte lesa avrebbe potuto ottenere; ② Il profitto ottenuto dall’autore della violazione
; ③ L’importo corrispondente a un ragionevole canone di licenza
. Inoltre, la LPI prevede disposizioni relative al sequestro, alla confisca e alla distruzione dei prodotti contraffatti, che vengono esaminate congiuntamente alla conservazione delle prove.
La LPI disciplina le tipologie di reati relativi alla registrazione dei marchi (riproduzione, alterazione, importazione, esportazione, vendita e stoccaggio di prodotti contraffatti) nonché i reati di concorrenza sleale. La stessa legge stabilisce inoltre le norme procedurali penali, quali l’eventuale necessità di querela (in linea di principio è necessaria la querela da parte di un privato, ecc.).
La LPI stabilisce che le autorità doganali possano sequestrare, d’ufficio o su richiesta delle parti interessate, prodotti contrassegnati da marchi contraffatti, alterati o imitati, nonché prodotti con indicazioni di origine false, al momento del controllo doganale. Inoltre, di recente sono stati introdotti i seguenti adeguamenti normativi.
Temi di attualità relativi alle misure alle frontiere:
• SCP (Sistema de Combate à Pirataria): sistema
di cooperazione per l’emissione di provvedimenti inibitori che le autorità doganali mettono a disposizione dei titolari dei diritti di marchio • ADI RFB n. 3/2025: circolare che disciplina le procedure di sequestro e confisca (perdimento) relative all’importazione di prodotti contraffatti, ecc.(pubblicata nel 2025)
. Si sta procedendo alla definizione di un quadro normativo in linea con gli standard minimi previsti dall’Accordo TRIPS in materia di misure alle frontiere.
Nelle controversie in materia di marchi, risulta realistico combinare, a seconda della tipologia di caso (prodotti contraffatti provenienti dall’UE, scorte di fabbrica, circolazione transfrontaliera), le misure di cessazione e sequestro previste dalla LPI con i provvedimenti provvisori (tutela provisória) e la raccolta anticipata delle prove (produção antecipada de prova) previsti dal CPC (Codice di procedura civile).
Requisiti obbligatori per i richiedenti stranieri: la LPI stabilisce espressamente che i residenti all’estero abbiano l’obbligo di «designare e mantenere» un rappresentante in Brasile che li rappresenti nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Poiché è richiesta una procura che includa la facoltà di ricevere notifiche, è necessario garantire la presenza di un rappresentante su base permanente, anziché per singolo caso.
| Requisiti | Contenuto |
|---|---|
| Lingua | Portoghese |
| Autenticazione | Non è richiesta l'autenticazione consolare né l'autenticazione della firma |
| Termine di presentazione | Entro 60 giorni dalla prima azione procedurale (in caso di superamento del termine, l’archiviazione definitiva comporta il rigetto della domanda) |
Rischi pratici relativi alla procura: se il termine di 60 giorni viene superato, la domanda di marchio potrebbe essere archiviata definitivamente (arquivamento definitivo). Nei casi relativi a clienti esteri è necessario standardizzare il processo «ottenimento della firma → traduzione semplificata → presentazione entro il termine» e gestire le attività dando la massima priorità alla rapidità nell’ottenimento della firma.
| Punto di vista | Direttamente in Giappone (e-Marcas) | Tramite il sistema di Madrid (registrazione internazionale → designazione del BR) |
|---|---|---|
| Giurisdizione e punto di ingresso | Domanda nazionale presso l’INPI | Registrazione internazionale (gestita dall’OMPI) + designazione del BR (esame da parte dell’INPI) |
| Definizione delle classi | L’applicazione della classe 389 presuppone una classe unica | Le tasse specifiche sono calcolate per ciascuna classe (ad es. 3011) |
| Rappresentante | Per i residenti all’estero è obbligatorio nominare un rappresentante nazionale | Potrebbe rendersi necessario nella pratica, ad esempio in caso di rigetto |
| Gestione centralizzata delle procedure | Gestione individuale sul territorio nazionale | Gestione centralizzata tramite numero di registrazione internazionale (rinnovi, ecc.) |
Il Brasile è disponibile come Paese designato ai sensi del Protocollo di Madrid a partire dal 2 ottobre 2019. Tuttavia, poiché l’aumento del numero di classi comporta un impatto significativo sulle spese individuali, è necessario valutare il ROI a livello di portafoglio. Si noti inoltre che, anche tramite il sistema di Madrid, è necessario, dal punto di vista pratico, avvalersi di un rappresentante nazionale per la gestione delle notifiche di rigetto e simili.
Le recenti sentenze della Corte Superiore di Giustizia (STJ) del Brasile concretizzano le modalità di applicazione delle disposizioni della LPI. Di seguito sono riportati tre casi rilevanti per la pratica in materia di marchi.
| Caso | Punti controversi | Motivazione e rilevanza pratica |
|---|---|---|
| Caso Speedo | Eccezione al termine di prescrizione (in linea di principio 5 anni) per le azioni di nullità della registrazione | Nei casi in cui siano in gioco la notorietà e la malafede, la valutazione del comportamento delle parti può influire sulla conclusione. È stato illustrato un approccio volto a chiarire gradualmente i rapporti giuridici attraverso il rifiuto del rinnovo. |
| Caso Perdigão (REsp 1.787.676/RJ) | Effetto retroattivo del marchio di grande notorietà (alto renome) | La tutela dei marchi di alto renome ha efficacia futura (ex nunc) e non produce effetti di esclusione retroattivi nei confronti dei marchi già depositati prima del riconoscimento. Il concetto di «notorietà» non va inteso in senso generico, ma deve essere considerato in relazione al regime dei marchi di alto renome di cui all’articolo 125 della LPI per quanto riguarda la diluizione (diluição). |
| Caso Fogo Olímpico (REsp 1.583.007/RJ) | Il divieto di registrazione di cui all’articolo 124 della LPI e le leggi speciali | Per quanto riguarda l’uso non autorizzato di nomi e simboli di eventi sportivi, i diritti esclusivi previsti dalle leggi speciali possono prevalere sui principi di specificità del marchio e di settore di specializzazione. È necessario un approccio trasversale che tenga conto non solo della dottrina del diritto dei marchi, ma anche delle leggi speciali pertinenti. |
Fase
pre-deposito ☑ Ricerca
dei marchi precedenti (identici o simili) nella banca dati dell’INPI ☑ Adeguamento
dei prodotti e servizi designati al vocabolario «pré-aprovada» dell’INPI ☑ Progettazione
dei costi basandosi sul codice 389 (applicazione a classe unica) come linea guida ☑ Procurarsi un agente nazionale e preparare
la procura (in portoghese) ☑ In caso di espansione multinazionale, confrontare il ROI tra la via di Madrid e la procedura diretta a livello nazionale
Fase
di deposito – Pubblicazione – Esame ☑ Deposito tramite e-Marcas(GRU già pagato → invio)
☑ Rilevamento
della pubblicazione tramite il numero RPI☑ Monitoraggio anche delle pubblicazioni relative a marchi di terzi (termine di opposizione: 60 giorni)
☑ Gestione
del termine di 60 giorni per il ricorso contro la notifica di rigetto☑ Presentazione della procura entro 60 giorni dal primo atto procedurale
Fase
successiva alla registrazione ☑ Per le domande presentate a partire dal 20/09/2025, il certificato del primo decennio viene rilasciato automaticamente e gratuitamente (eliminazione del rischio di mancato pagamento)
☑ Gestione
del rinnovo decennale (codice 434) ☑ Conservazione
sistematica delle prove di uso (fatture, pubblicità, imballaggi, indicazioni e-commerce) ☑ Prevenzione
del rischio di decadenza per inuso dopo 5 anni ☑ Le licenze acquisiscono efficacia nei confronti di terzi tramite l’iscrizione (averbação) presso l’INPI
Fase
di risposta alla violazione ☑
Combinazione di provvedimenti inibitori e sequestri ai sensi della LPI con provvedimenti provvisori ai sensi del CPC ☑ Calcolo del danno mediante confronto
tra tre metodi (profitto della parte lesa, profitto dell’autore della violazione, royalty)☑ Predisposizione
di misure preventive alle frontiere avvalendosi dell’SCP doganale☑ Gestione
delle importazioni di prodotti contraffatti ai sensi dell’ADI RFB n. 3/2025☑ Valutazione strategica della denuncia penale (che richiede la denuncia da parte di un privato)
Il sistema brasiliano dei marchi, oltre a disporre di una struttura chiara basata sulla LPI, ha visto una notevole evoluzione nella pratica operativa a seguito di due modifiche istituzionali: l’entrata in vigore del Protocollo di Madrid nel 2019 e la revisione tariffaria del 2025 (automatizzazione del primo decennio).
In primo luogo, la definizione dei prodotti e dei servizi designati determina sia l’ampiezza del diritto sia i costi. Partendo dal vocabolario di approvazione preventiva dell’INPI (codice 389) come linea guida, è ragionevole, sia dal punto di vista dell’esame tecnico che dell’efficienza dei costi, limitare l’applicazione al presupposto di una singola classe.
In secondo luogo, la gestione delle scadenze basata sul numero RPI è fondamentale per prevenire errori. Per i termini che decorre in giorni consecutivi – 60 giorni per l’opposizione, 60 giorni per il ricorso e 60 giorni per la replica – la prassi consolidata consiste nell’utilizzare una checklist per ciascun numero RPI.
In terzo luogo, dopo la registrazione è indispensabile prepararsi alla decadenza per mancato uso quinquennale (caducidade). È necessario predisporre, sin da subito dopo la registrazione, un sistema per conservare sistematicamente le prove d’uso e per poter far fronte a eventuali richieste di decadenza.
In quarto luogo, per i richiedenti stranieri, la presenza di un rappresentante residente in Brasile e la presentazione di una procura in lingua portoghese (da presentare entro 60 giorni) costituiscono requisiti istituzionali indispensabili. Per i casi relativi a clienti esteri è necessario un processo di onboarding standardizzato.
In quinto luogo, la risposta alle violazioni si articola su tre livelli: civile, penale e doganale; oltre a un approccio trasversale tra LPI e CPC, il ricorso all’SCP doganale e all’ADI RFB n. 3/2025 del 2025 rappresenta un’opzione realistica.
La registrazione e l’esercizio dei diritti sui marchi in Brasile richiedono una progettazione pratica basata sull’interazione tra la LPI, le prassi operative dell’INPI, la giurisprudenza dello STJ e il sistema doganale. Per ogni singolo caso, si raccomanda di valutare la definizione delle designazioni, la gestione delle scadenze e la strategia di contenzioso attraverso la collaborazione tra un avvocato specializzato in proprietà industriale giapponese e un agente brasiliano.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante
Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla domanda di brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).