In Cina non esiste una legge specifica in materia di disegni e modelli (design), che sono disciplinati dalla stessa “Legge sui brevetti (Legge cinese sui brevetti)” applicabile ai brevetti di invenzione e alle soluzioni di utilità. La grande riforma del 2021 ha portato all’introduzione dei disegni e modelli parziali e all’estensione della durata di validità; inoltre, nel 2022 la Cina ha aderito alla Convenzione dell’Aia.Nel presente articolo, sulla base delle informazioni più aggiornate al 2025, si fornirà una spiegazione completa del quadro generale del sistema cinese dei disegni e modelli, rivolta ai professionisti giapponesi.
Indice
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della legge cinese sui brevetti, per «disegno o modello» si intende un nuovo design relativo alla forma, al motivo, al colore o alla combinazione di questi elementi di un prodotto, che concerna il prodotto «nel suo insieme» o «una sua parte (sezione)», susciti un senso estetico attraverso la vista e sia idoneo all’uso industriale.A seguito della modifica legislativa del 2021, anche i disegni e modelli parziali (il design di una parte di un prodotto) sono stati inclusi nell’oggetto di protezione.
L’oggetto di protezione è il design dell’aspetto esteriore di un prodotto specifico. Il termine «prodotto», in questo contesto, si riferisce a prodotti industriali suscettibili di produzione in serie, con particolare attenzione al loro aspetto esteriore (forma tridimensionale, motivi planari, combinazioni di colori, ecc.). Esempi tipici sono gli elettrodomestici, i mobili, gli indumenti e gli imballaggi; l’aspetto esteriore degli edifici, invece, non è generalmente considerato un «prodotto».
Riguardo alla protezione delle GUI
In Cina, anche le interfacce grafiche utente (GUI) possono essere protette come disegni e modelli, purché siano integrate nel prodotto sotto forma di motivi visualizzati sullo schermo di un dispositivo di visualizzazione (tale possibilità è stata introdotta con la revisione dei criteri di esame del 2014).Tuttavia, la GUI di per sé (ovvero un design astratto dello schermo indipendente dal prodotto) non è oggetto di protezione e deve essere depositata esclusivamente come elemento visualizzato «come parte di un prodotto».
Sono stati inoltre chiariti gli oggetti non tutelabili. L’articolo 25, comma 6, della Legge sui brevetti stabilisce che non venga concesso il diritto di disegno o modello a «motivi o colori (o loro combinazioni) raffigurati su stampati che svolgano principalmente la funzione di segno distintivo (indicazione)».I motivi bidimensionali utilizzati esclusivamente come segni distintivi, quali le etichette dei prodotti, i loghi o il design delle confezioni, non possono essere registrati come disegni o modelli (ad eccezione, tuttavia, dei motivi presenti su carta da parati e tessuti).
Nota importante: gli oggetti caratterizzati esclusivamente da una forma puramente funzionale e privi di valore estetico non sono considerati idonei come disegni e modelli, in quanto non «suscitano un’impressione estetica attraverso la vista». Potrebbero inoltre non essere ammessi i disegni e modelli contrari al buon costume o che utilizzano senza autorizzazione l’immagine o le opere altrui.
Per ottenere la registrazione di un disegno o modello in Cina, è necessario soddisfare i requisiti stabiliti dall’articolo 23 della Legge sui brevetti. I requisiti principali sono i seguenti.
| Requisiti | Contenuto |
|---|---|
| Novità (novità assoluta) | Il disegno o modello oggetto della domanda deve essere «estraneo ai disegni o modelli preesistenti (disegni o modelli esistenti)».Per «disegno preesistente» si intende un disegno reso pubblico a livello nazionale o internazionale prima della data di deposito della domanda; qualsiasi disegno identico o simile che sia stato pubblicato o reso noto al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima del deposito della domanda perde la propria novità. Il principio della priorità del primo deposito viene applicato in modo rigoroso e le domande successive relative allo stesso disegno vengono respinte. |
| Originalità (differenza evidente) | È richiesto che il disegno o modello presenti «differenze evidenti» rispetto a un disegno o modello esistente, sia esso singolo o una combinazione di caratteristiche di più disegni o modelli. Si tratta di un concetto simile al giapponese «non ovvietà della creazione»; sebbene la soglia non sia elevata, non sono ammesse copie esatte né semplici combinazioni di disegni o modelli estremamente comuni. |
| Assenza di conflitto con diritti preesistenti | È inoltre necessario che non vi sia conflitto con diritti legittimi (marchi registrati, diritti d’autore, ecc.) acquisiti da terzi prima della data di deposito della domanda. Un disegno o modello che riprenda integralmente personaggi o elementi di terzi non può essere registrato, anche se è nuovo. |
Oltre ai requisiti principali sopra indicati, per definizione è necessario che il disegno o modello sia industrialmente applicabile (ovvero che possa essere prodotto in serie come prodotto). Poiché la nozione di «disegno o modello esistente» comprende anche la divulgazione orale, rientrano in tale categoria tutti i disegni o modelli resi pubblici su Internet o in occasione di fiere, nonché quelli commercializzati o esposti come prodotti o pubblicati in cataloghi.
Eccezioni alla perdita di novità (periodo di grazia)
In caso di prima presentazione in occasione di una fiera internazionale organizzata o riconosciuta dal governo, di presentazione in sede di convegno accademico o di divulgazione illecita da parte di terzi, si ritiene che la novità non sia venuta meno se la domanda viene depositata entro sei mesi dalla data di divulgazione. Tuttavia, nella pratica, la regola ferrea è quella di non divulgare il disegno o modello prima del deposito della domanda.
Riassumendo i requisiti, il presupposto per la registrazione è che si tratti di «un disegno o modello di prodotto esteticamente gradevole, nuovo a livello mondiale, chiaramente distinto dai disegni o modelli esistenti e che non violi i diritti altrui».Poiché, come verrà illustrato in seguito, l’esame di merito è piuttosto limitato, si può affermare che, a prima vista, un disegno o modello che presenti caratteristiche non esistenti in quelli preesistenti venga generalmente accettato. Tuttavia, poiché potrebbero sorgere controversie nella fase di esercizio del diritto, è auspicabile che il richiedente stesso verifichi e valuti l’eventuale esistenza di disegni o modelli simili.
Il flusso di lavoro di base dalla presentazione della domanda alla registrazione è il seguente.
Fase 1: Preparazione della domanda
Si determinano il prodotto e il disegno da proteggere e si preparano i disegni e le fotografie necessari. Poiché la lingua utilizzata è il cinese, qualora un’azienda giapponese intenda presentare direttamente la domanda, sarà necessario provvedere alla traduzione in cinese o coordinarsi con un agente (agente di brevetti cinese).Poiché in Cina anche i disegni e modelli vengono classificati secondo la classificazione di Locarno, è necessario verificare la classificazione pertinente e stabilire una denominazione generica appropriata per il prodotto. Nel caso di un disegno o modello parziale, è richiesta una denominazione che combini la parte in questione con la denominazione del prodotto nel suo complesso (ad esempio: «manico di un bicchiere»).
Fase 2: Presentazione dei documenti richiesti
Per la domanda di registrazione di un disegno o modello in Cina sono necessari i seguenti documenti.
Elementi da includere nella breve descrizione: (1) denominazione del prodotto oggetto del disegno o modello, (2) destinazione d’uso del prodotto, (3) punti salienti del progetto (caratteristiche creative), (4) immagine che meglio ne illustra le caratteristiche (figura rappresentativa). Trattandosi di elementi importanti che possono influire sull’interpretazione dei diritti, si prega di riportarli con accuratezza e attenzione.
Nei disegni relativi a un disegno o modello parziale, è consentito indicare le parti non rivendicate mediante linee tratteggiate (a punti). Al momento della presentazione della domanda per un disegno o modello parziale, si prega di allegare anche il disegno del prodotto nel suo complesso, indicando chiaramente l’ambito di protezione (la parte) mediante linee tratteggiate e linee continue, ecc.
Fase 3: Deposito e accettazione
Una volta presentata la documentazione completa al CNIPA (di norma tramite domanda online), viene fissata la data di deposito. Poiché la Cina applica il principio del “primo a depositare”, tale data è di fondamentale importanza. Entro circa 1-2 mesi dal deposito, al termine dell’esame di forma, verrà inviata la notifica di accettazione. La lingua di deposito è il cinese; le domande in inglese o giapponese non vengono accettate.
Fase 4: Rivendicazione del diritto di priorità
Poiché la Cina è uno Stato membro della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare il diritto di priorità di Parigi entro sei mesi dalla prima domanda di registrazione del disegno o modello. Per rivendicare il diritto di priorità, è necessario dichiararlo per iscritto al momento della presentazione della domanda e presentare una copia autenticata della domanda precedente entro tre mesi.
Modifica del 2021: introduzione del diritto di priorità nazionale
Qualora si presenti nuovamente in Cina una domanda relativa a un «disegno o modello identico o simile» entro «sei mesi dalla precedente domanda di disegno o modello presentata in Cina», è ora possibile rivendicare il diritto di priorità sulla base della domanda precedente. Ciò risulta utile, ad esempio, nel caso in cui si presenti nuovamente una domanda apportando lievi modifiche a un disegno o modello depositato in precedenza; tuttavia, è necessario che la domanda precedente venga rinunciata.
Fase 5: Esame e registrazione
Una volta accettata la domanda, il CNIPA effettua un esame formale (esame preliminare). In assenza di motivi di rigetto, si procede direttamente alla decisione di registrazione senza passare per l’esame di merito; previo pagamento della tassa di registrazione, si procede alla pubblicazione della registrazione e all’entrata in vigore del diritto di disegno o modello. Se tutto procede senza intoppi, la registrazione avviene in circa 3-6 mesi dalla presentazione della domanda.Il disegno o modello oggetto della domanda non viene reso pubblico; la pubblicazione avviene solo al momento della registrazione.
Fase 6: Modifiche e divisioni
Entro due mesi dalla data di deposito, il richiedente è autorizzato a apportare autonomamente correzioni ai disegni o alla descrizione sintetica. Qualora venga segnalata una violazione del principio di unità, è consentito presentare una nuova domanda mediante domanda di divisione (la data di deposito della domanda di divisione ha effetto retroattivo alla data della domanda originaria).
Domanda collettiva di più disegni o modelli: in Cina, una domanda di registrazione di un disegno o modello riguarda, in linea di principio, un solo disegno o modello; tuttavia, in via eccezionale, è possibile presentare in un’unica domanda «due o più disegni o modelli simili appartenenti allo stesso prodotto» oppure «due o più disegni o modelli appartenenti a un set di prodotti».È possibile presentare una domanda collettiva per un massimo di 10 disegni o modelli simili o appartenenti a un set.
Fase 7: Lingua della domanda e traduzione
Tutti i documenti da presentare devono essere redatti in cinese. Non saranno accettati se redatti in giapponese o in inglese. Anche i vari campi del modulo di domanda devono essere compilati in cinese, e il nome e l’indirizzo del richiedente devono essere indicati in caratteri cinesi. Se nei disegni sono presenti caratteri, questi devono essere cancellati o sostituiti con caratteri cinesi.Errori di traduzione o di trascrizione possono costituire motivo di rigetto; si raccomanda pertanto di procedere con la massima attenzione, ad esempio sottoponendo la documentazione al controllo di un agente locale.
Quanto sopra illustra l’iter che va dalla presentazione della domanda di registrazione di un disegno o modello in Cina fino alla registrazione stessa. Nei casi più rapidi, è possibile ottenere il certificato di registrazione già pochi mesi dopo la presentazione della domanda; tuttavia, proprio per questo motivo, eventuali carenze nei documenti presentati vengono valutate con estrema severità. È necessario prestare particolare attenzione al rispetto dei requisiti formali, quali la coerenza tra disegni, fotografie e descrizione sintetica, nonché alle modalità di indicazione dei disegni o modelli parziali.
L’esame dei disegni e modelli in Cina è incentrato sull’«esame formale» e, in linea di principio, non viene effettuato alcun esame di merito. L’articolo 40 della Legge sui brevetti stabilisce che «se una domanda di registrazione di un disegno o modello supera l’esame preliminare (esame formale) e non presenta motivi di rigetto, ne viene concessa la registrazione»; non viene quindi imposto alcun esame sostanziale come nel caso dei brevetti di invenzione.Sebbene sia caratterizzato da una registrazione rapida, ciò significa, in sostanza, che il sistema funziona in modo simile a un regime di registrazione senza esame.
Gli elementi verificati nell’esame di forma (esame preliminare) sono i seguenti:
| Elementi da verificare | Contenuto |
|---|---|
| Verifica dei requisiti formali | Si verifica che i documenti presentati soddisfino i requisiti previsti, tra cui la correttezza delle informazioni riportate nella domanda, la coerenza dei disegni tecnici, la presenza e la forma della descrizione sintetica. In caso di carenze, verrà emessa una richiesta di rettifica. |
| Esame dei motivi di non registrazione | Si verifica se sussistano le ipotesi di cui ai vari punti dell’articolo 25 della Legge sui brevetti (ad esempio, motivi su stampati che fungono principalmente da segno distintivo, violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, ecc.). |
| Manifesta mancanza di novità | L’esaminatore non effettua di norma ricerche, ma respinge la domanda qualora, confrontando il disegno o modello con quelli noti di cui è a conoscenza, lo ritenga palesemente identico o confondibile con essi. Sono oggetto di esame esclusivamente i casi più evidenti. |
| Verifica del requisito di unità | Qualora una singola domanda comprenda più disegni o modelli, si verifica se questi rientrino nell’ambito di disegni simili o di un insieme di disegni. Qualora non siano soddisfatti i requisiti, verrà inviata una notifica che sollecita la divisione della domanda. |
Il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la registrazione è generalmente molto breve, compreso tra i 3 e i 6 mesi circa. Se l’esame non rileva alcuna irregolarità, si procede alla decisione di registrazione, al pagamento della tassa di registrazione e alla pubblicazione della registrazione; il diritto sorge a partire dalla data di pubblicazione. È importante tenere presente che il contenuto viene reso pubblico per la prima volta contestualmente alla pubblicazione (conferimento del diritto).
Nota: in Cina non esiste un sistema di opposizione (opposizione alla pubblicazione) dal momento della pubblicazione della domanda fino alla registrazione. Poiché la pubblicazione avviene contemporaneamente alla registrazione, i terzi non hanno la possibilità di presentare opposizione prima che il diritto abbia effetto. Per i disegni e modelli registrati che presentano irregolarità, sarà necessario richiedere la successiva revoca tramite il sistema di procedimento di nullità (richiesta di dichiarazione di nullità) descritto di seguito.
Rimedi in caso di rigetto: qualora vengano notificati motivi di rigetto nell’ambito dell’esame formale, il richiedente può rispondere presentando una memoria o apportando correzioni. Qualora si giunga comunque a una decisione di rigetto, è possibile presentare ricorso contro tale decisione (riesame).Qualora non si sia soddisfatti della decisione di riesame, è possibile intentare un ricorso amministrativo presso il Tribunale della proprietà intellettuale di Pechino per ottenere un controllo giurisdizionale.
Sistema di richiesta di rinvio dell’esame (sospensione temporanea dell’esame)
Si tratta di un sistema unico introdotto nel 2019 che, se richiesto contestualmente alla domanda, consente di ritardare intenzionalmente l’esame e la registrazione del disegno o modello. La revisione delle linee guida sull’esame del 2023 ha reso il sistema più flessibile, consentendo di specificare un periodo massimo di 36 mesi su base mensile; è inoltre ora possibile ritirare la richiesta di rinvio nel corso del procedimento per riprendere l’esame.Ciò offre il vantaggio di poter posticipare la divulgazione al pubblico per un periodo massimo di poco inferiore ai tre anni, qualora non si desideri rendere pubblico in anticipo un disegno o modello non ancora immesso sul mercato. Nella pratica, si raccomanda di «specificare inizialmente un rinvio di 36 mesi e, successivamente alla presentazione della domanda, ritirare la richiesta in base alla situazione per ottenere un’emissione anticipata».
Il diritto di disegno o modello sorge con la pubblicazione della registrazione. Il diritto di disegno o modello ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione della registrazione; al titolare viene conferito il diritto esclusivo, che gli consente di impedire l’utilizzo non autorizzato da parte di terzi.
| Voci | Contenuto |
|---|---|
| Durata | 15 anni dalla data di deposito della domanda (esteso da 10 anni con la modifica del 2021; si applica alle domande presentate a partire da giugno 2021) |
| Sistema di rinnovo | Assente. Il diritto decade dopo un massimo di 15 anni. |
| Canone di mantenimento | È necessario il pagamento annuale. Nel primo anno è inclusa nella tassa di registrazione, ma a partire dal secondo anno, se la tassa annuale non viene versata entro il termine previsto, il diritto decade anticipatamente. |
| Atti vietati | «Produzione», «offerta di vendita», «vendita» e «importazione» (a fini di lucro) di prodotti che utilizzano il disegno o modello registrato |
L’ambito dei diritti è determinato dal disegno o modello del prodotto illustrato nei disegni o nelle fotografie resi pubblici al momento della registrazione. Sebbene la descrizione sommaria possa essere utilizzata come riferimento interpretativo, non è possibile includere nell’ambito dei diritti elementi non riportati nei disegni o nelle fotografie.L’ambito di protezione comprende anche i disegni e modelli identici o simili a quello registrato; si configura una violazione qualora la somiglianza sia tale da indurre il consumatore a ritenere, a prima vista, che «i due disegni e modelli non differiscano».
Sistema di relazione di valutazione dei diritti di disegno o modello: poiché i disegni e i modelli in Cina vengono registrati senza un esame di merito, la loro validità non è garantita. In base al sistema della «relazione di valutazione dei diritti di disegno o modello», introdotto con la modifica legislativa del 2008, il CNIPA effettua una ricerca sui disegni e modelli precedenti ed emette una relazione di valutazione su richiesta del titolare del diritto o delle parti interessate.Si raccomanda di procurarsi tale rapporto di valutazione prima di procedere all’esercizio dei diritti (azioni legali o provvedimenti amministrativi). Sebbene il rapporto di valutazione non abbia valore giuridicamente vincolante, anche i tribunali lo considerano un elemento rilevante.
Licenze e cessioni: è possibile concedere licenze (autorizzazioni all’utilizzo) a terzi; a tal fine è necessario redigere un contratto scritto e registrarlo presso la CNIPA. È inoltre possibile la cessione del diritto di disegno o modello (trasferimento dei diritti), per la quale è necessaria una notifica alla CNIPA.Negli ultimi anni, in Cina si sta gradualmente introducendo anche il sistema di licenze aperte per i disegni e modelli (un meccanismo in cui il titolare del brevetto rende pubbliche le condizioni di concessione e concede la licenza a chi ne fa richiesta).
Criteri di valutazione della violazione: in Cina, la valutazione della violazione del diritto di disegno o modello avviene sulla base di una «valutazione visiva complessiva».Analogamente al Giappone, la valutazione si basa sulla somiglianza tra i due disegni dal punto di vista del consumatore. Se nella descrizione sintetica si afferma che «l’elemento essenziale del disegno risiede nella forma di XX», il tribunale attribuirà particolare importanza a tale parte nel confronto; occorre pertanto prestare attenzione al fatto che, a seconda di come viene redatta la descrizione sintetica, l’ambito di protezione del diritto può restringersi o ampliarsi.
Poiché i disegni e modelli cinesi vengono resi pubblici solo al momento della registrazione, non esiste un sistema di opposizione pre-registrazione come quello giapponese. Qualora un terzo nutra contestazioni o dubbi in merito alla registrazione di un disegno o modello, dovrà presentare una «richiesta di dichiarazione di nullità» (equivalente al procedimento di nullità giapponese) dopo la registrazione per ottenerne l’annullamento.
| Voci | Contenuto |
|---|---|
| Richiedente e termini | Chiunque (sia esso persona giuridica o fisica) può presentare la richiesta in qualsiasi momento durante il periodo di validità del diritto di designazione. Non sussistono limiti di prescrizione. |
| Organo giudicante | Il Dipartimento per il riesame e l’invalidazione dei brevetti interno al CNIPA (precedentemente denominato «Comitato per il riesame dei brevetti»). Viene costituito un collegio composto da almeno tre esaminatori. |
| Motivi di nullità | I motivi di nullità sono molteplici e comprendono la mancanza di novità o di originalità, la sussistenza di motivi di non registrabilità, la violazione del principio della priorità, contraddizioni nei disegni e progetti, nonché il conflitto con diritti acquisiti in precedenza da terzi. |
| Durata del procedimento | Da circa 6 mesi a 1 anno. Se necessario, si procede a un’udienza orale (audizione). |
| Effetti della decisione | Qualora il diritto venga dichiarato nullo, esso sarà considerato come se non fosse mai esistito (nullità retroattiva). |
Importante: nel caso dei disegni e modelli, non è consentita alcuna modifica da parte del titolare del diritto. Mentre per le invenzioni e le soluzioni di utilità è possibile, ad esempio, restringere le rivendicazioni, per i disegni e modelli non esiste un sistema che consenta di modificare i disegni a posteriori e non sono ammesse modifiche volte a confutare i motivi di nullità. Una volta che viene accertata la presenza di un vizio, la domanda è definitivamente respinta.
Le parti che non acconsentono alla decisione possono presentare ricorso dinanzi al Tribunale della proprietà intellettuale di Pechino. In Cina non è raro invalidare i diritti di una controparte dopo la registrazione; tale pratica è particolarmente frequente nelle controversie tra multinazionali.
Per l’ufficio proprietà intellettuale di un’azienda è fondamentale tenere sotto controllo i diritti di disegno e modello sospetti della concorrenza e, se necessario, avviare tempestivamente le procedure di nullità. D’altra parte, qualora sussista un rischio di nullità per i propri diritti, è opportuno adottare misure preventive quali l’ottenimento di una perizia per confermarne la validità prima di intentare un’azione legale, oppure la presentazione di una domanda separata per i disegni e modelli migliorati correlati.
In Cina, le vie di ricorso contro le violazioni della proprietà intellettuale si dividono sostanzialmente in tre: «via civile (procedimento giudiziario)», «via amministrativa (interventi delle autorità amministrative)» e «via penale (interventi della polizia)».
Rimedi tramite azione civile (procedimento giudiziario)
Il mezzo di tutela più sicuro è il procedimento civile (azione in cessazione della violazione e richiesta di risarcimento). Il titolare del diritto cita in giudizio il trasgressore dinanzi al Tribunale del Popolo (tribunale). La giurisdizione di primo grado spetta al Tribunale del Popolo di secondo grado; inoltre, in città quali Pechino, Shanghai e Guangzhou sono stati istituiti tribunali specializzati in proprietà intellettuale.
I principali rimedi che è possibile richiedere in sede di causa civile sono l’«ordinanza di cessazione», il «risarcimento dei danni» e la «distruzione dei prodotti contraffatti».
| Sistema | Contenuto |
|---|---|
| Risarcimento punitivo | Sistema che consente di aumentare l’importo del risarcimento fino a un multiplo compreso tra 1 e 5 volte l’importo del danno accertato, in caso di violazione grave e dolosa. Si applica ai casi di dolo e alle circostanze aggravanti. |
| Importo del risarcimento danni previsto dalla legge | Nei casi in cui risulti difficile dimostrare l’ammontare del danno, è possibile concedere un risarcimento discrezionale fino a un massimo di 5 milioni di yuan (circa 80 milioni di yen) (importo aumentato rispetto al precedente limite di 1 milione di yuan). |
| Alleggerimento dell’onere probatorio | Il tribunale può ordinare al convenuto di presentare i libri contabili; qualora il convenuto non provveda senza giustificato motivo, l’ammontare del danno viene stimato sulla base dell’importo richiesto dal titolare del diritto. |
| Provvedimenti cautelari e conservazione delle prove | In presenza di circostanze urgenti, è possibile ottenere un’ordinanza di ingiunzione provvisoria o la conservazione delle prove (sequestro dei reperti). È tuttavia necessario il deposito di una cauzione. |
Il procedimento civile prevede un sistema a due gradi di giudizio (primo grado e secondo grado); la durata approssimativa del primo grado è di circa un anno, mentre quella del grado di appello varia da sei mesi a un anno. Si può affermare che, in caso di violazioni gravi, l’azione civile sia la misura più efficace.
Percorso amministrativo (misure di contrasto da parte delle autorità amministrative)
Si tratta di un meccanismo in cui il titolare dei diritti presenta una richiesta agli organi amministrativi preposti all’applicazione della legge (come l’Ufficio della proprietà intellettuale o il dipartimento preposto all’applicazione della proprietà intellettuale presso l’Amministrazione per la supervisione del mercato) affinché l’infrazione venga interrotta mediante un provvedimento amministrativo. L’ufficio competente effettua sopralluoghi e ispezioni in loco e, qualora riconosca la sussistenza dell’infrazione, può ordinare immediatamente la cessazione dell’atto illecito. Dispone inoltre dell’autorità di disporre la confisca dei proventi illeciti e di infliggere sanzioni pecuniarie.
I vantaggi sono la rapidità di intervento e i costi contenuti. Lo svantaggio è la mancanza di potere di ordinare il risarcimento dei danni (è necessaria una causa civile separata). Talvolta i funzionari amministrativi intervengono per tentare una conciliazione (mediazione) tra le parti.
Ricorso alle autorità doganali (controlli alle frontiere)
Il titolare del diritto di disegno o modello può registrare il proprio disegno o modello presso l’«Archivio per la protezione della proprietà intellettuale» dell’Amministrazione generale delle dogane. I diritti di disegno o modello registrati diventano oggetto di monitoraggio da parte delle dogane durante l’ispezione delle merci in entrata e in uscita; qualora si tenti di importare o esportare prodotti contraffatti, le dogane procedono alla sospensione dello sdoganamento e al sequestro.Le dogane cinesi sono in grado di effettuare controlli sia sulle esportazioni che sulle importazioni; si tratta di uno strumento estremamente utile per impedire, già alla frontiera, che i prodotti contraffatti fabbricati in Cina raggiungano i mercati esteri.
Procedimenti penali (sanzioni penali e accertamenti)
In Cina non esistono, in linea di principio, sanzioni penali specifiche per la violazione del diritto di disegno o modello. Sebbene il Codice penale cinese preveda reati relativi alla contraffazione dei marchi e alla violazione dei segreti commerciali, la violazione dei diritti di brevetto (invenzioni, modelli di utilità e disegni o modelli) è considerata un illecito civile.
Tuttavia, il «reato di contraffazione di brevetti», che consiste nell’esibire senza autorizzazione il brevetto altrui o nell’apporre numeri di brevetto fittizi sui prodotti, è soggetto a sanzioni. Si tratta di un atto che consiste nel «fingere di possedere un diritto che in realtà non si possiede», la cui natura differisce da quella della violazione del diritto di disegno industriale.
Aspetti pratici: in Cina, la violazione dei diritti sui disegni e modelli viene affrontata in sede civile e amministrativa; la via penale va considerata come un mezzo ausiliario.La prassi aziendale consiste nel perseguire l’inibizione e il risarcimento attraverso un’azione civile, ricorrendo contestualmente a provvedimenti amministrativi nei confronti degli operatori in malafede. Inoltre, occorre prestare attenzione all’etichettatura dei prodotti fabbricati in Cina, per evitare che la propria azienda incorra nella violazione prevista dall’articolo 58 della Legge sui brevetti relativa alla «falsa indicazione di brevetto».
Si illustrano le modalità a disposizione delle imprese cinesi e giapponesi che intendono espandersi all’estero basandosi sui disegni e modelli cinesi, oppure che intendono ottenere la tutela in Cina di disegni e modelli stranieri. I punti chiave sono l’utilizzo del Sistema di L’Aia per i disegni e modelli internazionali e la scelta della domanda diretta ai sensi della Convenzione di Parigi.
Adesione della Cina alla Convenzione dell’Aia
La Cina ha aderito nel 2022 alla Convenzione dell’Aia (Accordo di Ginevra del 1999 relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli) e l’adesione è entrata in vigore a livello nazionale il 5 maggio dello stesso anno. Ciò ha reso possibile presentare una domanda di registrazione di un disegno o modello in più paesi, tra cui la Cina, tramite un’unica domanda internazionale (domanda ai sensi della Convenzione dell’Aia).
Aspetti da tenere in considerazione per le domande di L’Aia che designano la Cina:
| Requisiti | Contenuto |
|---|---|
| Allegato di una descrizione sintetica | La Cina prevede come requisito obbligatorio che «la domanda internazionale includa una descrizione sintetica del disegno o modello». È necessario allegare una descrizione sintetica per ciascun disegno o modello, nella quale siano riportati gli elementi salienti del progetto. |
| Requisito di unità | I disegni e modelli multipli devono soddisfare i requisiti di unicità previsti dalla normativa cinese, ovvero essere «disegni e modelli simili relativi allo stesso prodotto» oppure «disegni e modelli relativi a un set di prodotti». L’inclusione di disegni relativi a prodotti completamente diversi comporterà il rigetto della domanda. |
| Requisiti relativi ai disegni | I disegni incomprensibili per gli esaminatori cinesi o le fotografie sfocate costituiscono motivo di rigetto. Si raccomanda di valutare la possibilità di apportare correzioni (sostituzione dei disegni) nella fase internazionale, se necessario. |
| Termine per la notifica di rigetto | La Cina ha dichiarato di estendere il termine per la notifica di rigetto a 12 mesi (mentre in molti altri paesi è di 6 mesi). |
| Periodo di protezione | 15 anni a partire dalla data di deposito della domanda (data di registrazione internazionale). Anche le tasse annuali devono essere versate ogni anno, analogamente a quanto previsto per le domande nazionali. |
| Tasse | Per la designazione della Cina si applicano tasse specifiche. I costi sono generalmente simili a quelli previsti in caso di deposito diretto in Cina. |
Domanda di registrazione di un disegno o modello dalla Cina verso l’estero: se un’azienda cinese si avvale del sistema dell’Aia, è possibile ottenere diritti di disegno o modello in più paesi con un’unica procedura. Tuttavia, quando si designano paesi con requisiti normativi o disegni tecnici peculiari, come gli Stati Uniti o il Giappone, è necessario prestare attenzione al rischio di rigetto specifico di ciascun paese.
È comunque ancora possibile presentare domanda direttamente nei singoli paesi senza ricorrere alla Convenzione dell’Aia. Poiché la Cina è uno Stato membro della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare il diritto di priorità di Parigi e presentare domande individuali in vari paesi entro sei mesi dalla prima domanda depositata in Cina. Si noti inoltre che in Cina non è richiesta un’autorizzazione preventiva (esame riservato) per le domande di registrazione di disegni e modelli all’estero; pertanto, non sussistono problemi legali nel presentare prima la domanda all’estero.
Deposito di un disegno o modello dal Giappone alla Cina: affinché un’impresa giapponese possa ottenere un diritto di disegno o modello in Cina, esistono due modalità: (1) depositare direttamente in Cina tramite la via di Parigi oppure (2) designare la Cina nell’ambito di una domanda internazionale ai sensi della Convenzione dell’Aia.
| Canali di deposito | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|
| Deposito diretto (via di Parigi) | È possibile comunicare direttamente. Si garantisce flessibilità nella gestione delle rettifiche e delle osservazioni. È possibile presentare domande dettagliate per ogni singolo disegno o modello. | Sono necessarie traduzioni in cinese e un agente locale. È necessario espletare procedure specifiche per ogni singolo Paese. |
| Deposito internazionale di L’Aia | È possibile depositare la domanda in più paesi con un unico deposito. Le procedure si svolgono in una lingua comune (ad esempio l’inglese). Le formalità amministrative sono semplificate. | In alcuni casi può risultare difficile soddisfare i requisiti specifici della Cina. In caso di risposta a un rifiuto, sono previsti costi aggiuntivi per la nomina di un agente locale. |
Punti chiave per la scelta del percorso di deposito: se si mira esclusivamente alla Cina, il deposito diretto è più sicuro. Se l’obiettivo è ottenere la protezione in più paesi contemporaneamente, si consiglia di avvalersi della Convenzione dell’Aia. È importante scegliere il percorso di deposito più adeguato caso per caso, in base alla situazione della propria azienda.
Infine, si illustrano gli aspetti pratici del sistema cinese dei disegni e modelli che differiscono da quelli giapponesi.
Pratiche di esame e aspetti strategici
L’esame dei disegni e modelli in Cina prevede criteri di valutazione sostanziali piuttosto flessibili (senza controlli minuziosi sulla novità). Sono frequenti i casi in cui «basta presentare la domanda per ottenere la registrazione», pertanto la soglia per l’acquisizione dei diritti è bassa; tuttavia, vi sono anche diritti che, una volta registrati, sono facilmente soggetti a nullità. È fondamentale depositare i disegni e modelli importanti il prima possibile per assicurarsi la priorità, il che richiede rapidità nell’effettuare il deposito prima del lancio del prodotto.
Le insidie del principio di priorità (deposito in data odierna di un disegno parziale e di un disegno complessivo): in Giappone esiste una deroga nel caso in cui lo stesso richiedente depositi separatamente una parte e il disegno complessivo dello stesso disegno; in Cina, invece, tale deroga non è prevista e, se il deposito del disegno complessivo è anteriore, anche il deposito del disegno parziale verrà respinto.Se si desidera ottenere la tutela sia del disegno o modello completo che delle caratteristiche parziali, è necessario presentare entrambe le domande necessariamente nello stesso giorno. In tal caso, non sussiste alcun rapporto di precedenza tra le due e ciò non influisce sulla novità.
Punti chiave per la creazione dei disegni
Nelle domande di registrazione in Cina, i disegni (o le fotografie) sono fondamentali. Si raccomanda di prestare attenzione ai seguenti punti.
Precauzioni relative alla redazione della descrizione sintetica: la descrizione sintetica può essere utilizzata per l’interpretazione del diritto di disegno o modello, ma rappresenta un’arma a doppio taglio. Il punto fondamentale è «non scrivere troppo».Se si scrive «L’elemento essenziale del design di questo disegno o modello risiede in ○○», è come ammettere che tutto il resto sia banale. Nel campo dedicato agli elementi essenziali del design, descriva le caratteristiche in modo conciso, cercando di utilizzare espressioni che non siano eccessivamente restrittive. Si noti inoltre che nella descrizione sintetica è possibile inserire solo testo; non è consentito allegare figure di riferimento o fotografie.
Deposito contestuale di più disegni o modelli
Il sistema cinese dei disegni e modelli simili differisce dal sistema giapponese dei disegni e modelli correlati.È possibile includere fino a un massimo di 10 disegni o modelli in un’unica domanda, ma questi devono essere limitati a prodotti identici o simili. Il gruppo di disegni o modelli simili viene trattato complessivamente come un unico diritto di disegno o modello; pertanto, anche se vi sono 10 varianti, il numero di registrazione è uno solo e la tassa annuale è quella prevista per un unico diritto. Tuttavia, ai fini delle valutazioni relative all’invalidità o alla violazione, ciascun disegno o modello viene esaminato singolarmente.
Per quanto riguarda i disegni e modelli in serie, l’insieme completo di articoli viene considerato come un unico disegno o modello. Le condizioni sono le seguenti:
Aspetti da tenere presenti in merito ai disegni e modelli in set: non è possibile suddividere in singoli articoli, in un secondo momento, ciò che è stato depositato come prodotto in set. Inoltre, non è consentito registrare come disegno o modello parziale solo una parte del set. Se si desidera ottenere una protezione parziale, è necessario presentare una domanda separata.
Aspetti pratici relativi alle interfacce grafiche utente (GUI) e alla progettazione delle schermate
Con la modifica delle norme di attuazione del 2023, il termine generico «dispositivi elettronici» è diventato utilizzabile anche in ambito GUI; pertanto, le schermate software visualizzabili sia su smartphone che su PC possono ora essere oggetto di una domanda unica come «GUI di dispositivi elettronici».
Nella pratica relativa alle domande di registrazione della GUI, si presenta una vista frontale della schermata e, se necessario, si allegano anche ingrandimenti o diagrammi di transizione. Le parti del dispositivo diverse dalla GUI vanno rappresentate con linee tratteggiate oppure omesse. Nella descrizione sintetica si indicano l’uso della GUI e il nome del prodotto, ad esempio: «△△ (nome del prodotto) che visualizza la GUI per ○○».
Altre considerazioni pratiche
Il sistema cinese dei disegni e modelli ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni, con l’introduzione dei disegni e modelli parziali, l’estensione della durata di protezione e l’adeguamento alle domande internazionali, diventando sempre più un fattore che le imprese giapponesi non possono ignorare. È necessario che i consulenti in materia di brevetti e i dipartimenti di proprietà intellettuale giapponesi ottimizzino le strategie di tutela dei disegni e modelli in Cina sulla base di queste informazioni aggiornate.La Cina rappresenta il più grande mercato di produzione e consumo al mondo e la sua competitività in termini di design aumenta di anno in anno. È opportuno garantire la tutela dei propri design di eccellenza anche in Cina, affrontando con fermezza le imitazioni e, prestando al contempo attenzione ai design di altre aziende, avvalersi efficacemente del sistema.
Materiale di riferimento: Legge cinese sui brevetti (in materia di disegni e modelli), Regolamento di attuazione della Legge cinese sui brevetti, Linee guida per l’esame del CNIPA (2023), Comunicati dell’Ufficio nazionale cinese per la proprietà intellettuale, Studio legale di avvocati specializzati in brevetti Onda International Patent Office «Panoramica sul sistema dei disegni e modelli in Cina», Commento dello studio legale Armstrong Teasdale, ecc.
Consulenza in materia di domande di registrazione di disegni e modelli in Cina e strategie di protezione
Se avete domande o desiderate una consulenza in merito al sistema cinese dei disegni e modelli, ad esempio sull’utilizzo dei disegni e modelli parziali, sulle domande internazionali di L’Aia o sulle misure contro le imitazioni, non esitate a contattarci.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione dei Patentisti Asiatici (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).