Marchi in Cina: guida per le imprese giapponesi

Forniremo una spiegazione esaustiva del sistema dei marchi in Cina dal punto di vista dei responsabili della proprietà intellettuale e dei consulenti in materia di proprietà intellettuale giapponesi. Verranno illustrati il flusso procedurale dalla domanda di registrazione del marchio alla registrazione stessa, i requisiti di registrazione e il sistema di classificazione,i sistemi di opposizione e di nullità, la durata e il rinnovo dei diritti, il sistema di decadenza per inutilizzo, il confronto con il sistema giapponese (principalmente con quello giapponese) e, infine, gli aspetti pratici da tenere in considerazione (misure contro le domande presentate in malafede, strategie per prevenire le registrazioni anticipate, utilizzo del Protocollo di Madrid, valutazione dei marchi nella lingua locale, ecc.), saranno illustrati in ordine.

1. Il processo di registrazione dei marchi (dalla domanda alla registrazione)

In Cina vige il principio del “primo a depositare” (principio del “primo arrivato, primo servito”) e, analogamente al Giappone, chi deposita per primo la domanda acquisisce, in linea di principio, il diritto sul marchio, indipendentemente dal fatto che lo utilizzi o meno. Pertanto, è importante presentare la domanda tempestivamente per evitare che altri la anticipino. Il flusso procedurale generale dalla domanda alla registrazione di un marchio in Cina è il seguente.

Diagramma di flusso che illustra la procedura standard dalla domanda alla registrazione di un marchio in
Cina (domanda, esame, pubblicazione, registrazione). Si noti che, a differenza del sistema giapponese, la registrazione non avviene immediatamente dopo l’esame, ma è previsto un periodo di tre mesi per la pubblicazione e la presentazione di opposizioni.

1. Deposito (presentazione e accettazione): il modulo di domanda di marchio viene presentato all’Ufficio Marchi dell’Amministrazione statale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA). Il modulo deve essere redatto in cinese e anche il nome e l’indirizzo del richiedente devono essere indicati in cinese.Dopo la presentazione, viene effettuata la verifica dei requisiti formali e, in assenza di problemi, viene emessa una notifica di accettazione. Il tempo necessario per ottenere tale accettazione è solitamente di circa 1-2 mesi. In Cina, la data in cui i documenti di domanda pervengono all’Ufficio Marchi è considerata la «data di deposito» (principio della data di ricezione; in Giappone vige il principio della data di invio).

2. Esame di forma (esame formale): si verifica la correttezza della compilazione della domanda e l’eventuale presenza di documenti mancanti. In caso di difetti nella documentazione, viene emessa una notifica di rettifica; le correzioni devono essere apportate entro un termine di 30 giorni (più 15 giorni in caso di domanda presentata online).In assenza di irregolarità, viene emessa una notifica di pagamento della tassa di deposito; una volta versata la tassa prevista, la domanda viene formalmente accettata.

3. Esame di merito: una volta soddisfatti i requisiti formali, l’esaminatore valuta i requisiti per la registrazione del marchio (ad esempio, se possiede carattere distintivo o se non è in conflitto con marchi precedenti).Sebbene la legge cinese sui marchi preveda che l’esame debba essere completato entro 9 mesi dall’accettazione della domanda, attualmente i risultati del primo esame vengono comunicati in media entro circa 4 mesi (nonostante si stia procedendo a una maggiore rapidità dell’esame, non esiste un sistema di esame accelerato come quello giapponese). Se, a seguito dell’esame di merito, si ritiene che i requisiti di registrazione siano soddisfatti, si procede alla «decisione preliminare di registrazione (decisione provvisoria)».D’altra parte, qualora sussistano motivi di rigetto, mentre in passato veniva emessa immediatamente una decisione di rigetto, a seguito della modifica del 2014 può essere emessa, a discrezione dell’esaminatore, una «richiesta di spiegazioni o di correzioni». Ciò corrisponde alla possibilità di presentare osservazioni o correzioni prevista in Giappone, ed è possibile presentare controdeduzioni o correzioni entro 15 giorni.Se la questione non viene risolta, viene emessa una decisione di rigetto (notifica di rigetto).

4. Come reagire all’esito dell’esame: in caso di decisione di rigetto, il richiedente può presentare ricorso (riesame dell’esame) entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica. Dopo aver presentato tale ricorso, è possibile presentare argomentazioni e prove concrete entro 3 mesi.Nel corso del procedimento di ricorso (riesame), il caso viene esaminato dalla Commissione di valutazione dei marchi e possono essere necessari dai 6 agli 8 mesi circa prima che venga emessa una conclusione (a seconda dei casi). Qualora la registrazione non fosse comunque possibile, si dovrà adire il **Tribunale della proprietà intellettuale di Pechino** per ottenere una decisione giudiziaria.

5. Pubblicazione (pubblicazione della domanda): qualora l’esame non riveli motivi di rigetto e il marchio venga ritenuto idoneo alla registrazione, non si procede immediatamente alla registrazione, ma il marchio viene reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale sotto forma di «pubblicazione della domanda». Tale periodo di pubblicazione ha una durata di tre mesi e costituisce il termine entro il quale le parti interessate possono presentare opposizione.È importante notare che, a differenza del Giappone, dove non esiste un sistema di pubblicazione della domanda e la procedura prevede il pagamento immediato della tassa di registrazione dopo la decisione di registrazione, in Cina è previsto un periodo di pubblicazione. Il marchio viene registrato ufficialmente solo se non vengono presentate opposizioni entro tre mesi dalla pubblicazione o, qualora fossero state presentate, se queste vengono infine **respinte (ritenute infondate)**.

6. Registrazione ed emissione del certificato: se, al termine del periodo di opposizione, non vengono riscontrate irregolarità, la registrazione del marchio viene approvata e viene pubblicato l’avviso di registrazione. A differenza del Giappone, in Cina non è previsto il pagamento della tassa di registrazione dopo la decisione di registrazione (il certificato di registrazione viene emesso esclusivamente sulla base delle tasse amministrative versate al momento della presentazione della domanda).Viene infine rilasciato il «Certificato di registrazione del marchio» e il diritto di marchio ha validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione (= data di decorrenza del diritto). In genere, il periodo che intercorre tra la prima presentazione della domanda e il ricevimento del certificato di registrazione è di circa 15-18 mesi, anche nei casi in cui tutto proceda senza intoppi.Mentre in Giappone la registrazione avviene in media in circa un anno, in Cina i tempi risultano leggermente più lunghi a causa dell’elevato numero di domande sottoposte a esame e dell’esistenza del periodo di pubblicazione.

Nota: anche nel caso delle domande di registrazione internazionale dei marchi ai sensi del Protocollo dell’Accordo di Madrid (domande MADPRO), il procedimento di base è lo stesso; tuttavia, l’esame ha inizio solo dopo che i dati della domanda sono stati comunicati dall’OMPI all’Ufficio cinese dei marchi.In Cina, se entro 18 mesi dalla notifica da parte dell’OMPI non viene comunicata alcuna opposizione, il marchio si considera automaticamente protetto (*per i dettagli si veda più avanti).

2. Requisiti di registrazione e sistema di classificazione (Classificazione di Nizza, ecc.)

Requisiti di registrazione: anche in Cina, i requisiti principali per la registrazione di un marchio sono che esso possieda carattere distintivo e che non sia in conflitto con i diritti di marchio di terzi già esistenti. Nello specifico, sono registrabili i segni identificabili visivamente o uditivamente, quali simboli, caratteri, figure, forme tridimensionali, combinazioni di colori e suoni.A seguito della modifica legislativa del maggio 2014, è ora possibile registrare anche i marchi sonori.D’altra parte, in Cina non è possibile registrare marchi costituiti esclusivamente da colori (come quelli ammessi in Giappone), marchi in movimento (video), ologrammi e marchi olfattivi (legati all’olfatto). Inoltre, non sono registrabili i marchi tridimensionali costituiti esclusivamente dalla forma funzionale del prodotto stesso, i marchi contrari al buon costume, le denominazioni generiche o i segni descrittivi,le imitazioni o traduzioni illecite di marchi notori di terzi, quelli che includono senza autorizzazione l’immagine o il nome di terzi, nonché quelli relativi a simboli pubblici quali bandiere o stemmi nazionali, sono vietati alla registrazione, analogamente a quanto previsto in Giappone (come stabilito, tra l’altro, dagli articoli 10 e 11 della Legge cinese sui marchi).

I marchi privi di carattere distintivo (ad esempio, costituiti esclusivamente da figure topografiche estremamente semplici o da sole espressioni descrittive del prodotto) vengono in linea di principio respinti. Tuttavia, qualora un marchio abbia acquisito notorietà e carattere distintivo in seguito a un uso pluriennale, la registrazione può essere concessa invocando il «carattere distintivo acquisito (secondary meaning)» (esistono disposizioni relative alla tutela dei marchi notori).Inoltre, sono soggetti a rigetto o nullità anche i marchi identici o simili a marchi notori o famosi di terzi, depositati con intenti illeciti. Ad esempio, non possono essere registrati i marchi che creano confusione in quanto copie o traduzioni di marchi notori di terzi, né quelli che contengono indicazioni geografiche tali da indurre in errore circa la provenienza del prodotto.

Sistema di classificazione (Classificazione di Nizza): la Cina classifica i prodotti e i servizi in base alla Classificazione internazionale di Nizza (classi da 1 a 45).A seguito della riforma del 2014, è diventato possibile presentare una domanda unica per più classi (domanda pluri-classe). Pertanto, con un’unica domanda è possibile coprire i prodotti e i servizi designati in più classi. Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che in Cina, in linea di principio, non è consentita la scissione della domanda dopo il deposito (la domanda di scissione è possibile solo in via eccezionale in caso di rigetto parziale).

Al momento del deposito della domanda, è necessario indicare in modo specifico i prodotti e i servizi designati. Non sono ammesse descrizioni generiche (ad esempio «Classe 25: tutti i capi di abbigliamento», ecc.), ma è necessario indicare le denominazioni specifiche di ciascun prodotto o servizio.L’Ufficio cinese dei marchi pubblica ogni anno la «Tabella di classificazione dei prodotti e dei servizi simili», che costituisce l’elenco cinese dei prodotti e dei servizi. Si raccomanda di effettuare le designazioni attenendosi, per quanto possibile, alle diciture riportate in tale elenco. L’utilizzo dei termini presenti nell’elenco agevola l’esame e consente di evitare richieste di rettifica dovute a carenze terminologiche.

Si noti inoltre che, qualora il numero di prodotti/servizi designati raggiunga o superi gli 11, a partire dall’undicesimo verrà applicato un costo aggiuntivo per ogni ulteriore voce. Ad esempio, è possibile presentare la domanda con la tariffa base fino a 10 prodotti, ma a partire dall’undicesimo verrà aggiunta una tassa ufficiale per ogni voce (pertanto è necessario valutare attentamente quali voci includere o escludere in base ai costi della domanda).A questo proposito, mentre in Giappone la tariffa è fissa per ciascuna classe, in Cina le spese aumentano in base al numero di voci, il che costituisce una caratteristica distintiva.

Differenze di classificazione rispetto al Giappone: occorre prestare particolare attenzione al fatto che, anche in presenza di denominazioni con gli stessi caratteri cinesi, spesso il campo di applicazione (ambito di somiglianza) varia tra Giappone e Cina. Ad esempio, se in Giappone si specifica «Classe 25: Abbigliamento», si coprono gli indumenti in generale (compresi i cappelli); in Cina, invece, la designazione «Abbigliamento» non include i cappelli.In Cina, il termine «abbigliamento» si riferisce ai capi indossati sulla parte superiore e inferiore del corpo, mentre i «cappelli», che si indossano sulla testa, sono trattati separatamente; pertanto, anche se si ottiene un diritto di marchio per «abbigliamento», questo non si estende ai cappelli.Inoltre, mentre in Giappone ai termini «tensioattivi» e «prodotti chimici industriali» viene assegnato lo stesso codice di classe di somiglianza (01A01) e sono considerati prodotti simili, in Cina questi sono giudicati prodotti non simili.In altre parole, se in Giappone si registra il marchio solo per i «tensioattivi», è possibile impedire che altri registrino lo stesso marchio per i «prodotti chimici industriali»; in Cina, invece, anche se si registra il marchio per i «tensioattivi», non è possibile impedire che altri ottengano lo stesso marchio per i «prodotti chimici industriali».In effetti, anche nella giurisprudenza cinese vi sono casi in cui prodotti considerati non simili in base ai criteri di esame sono stati giudicati simili in sede di contenzioso, il che rende la questione piuttosto complessa. Poiché i criteri relativi ai prodotti simili e il sistema di codifica delle classificazioni differiscono tra Giappone e Cina, al momento di presentare una domanda in Cina non è sufficiente limitarsi a tradurre e comunicare le indicazioni della domanda giapponese.È fondamentale esaminare nuovamente, insieme a un esperto, le classi di classificazione e l’ambito di designazione in Cina, sulla base dei prodotti e dei servizi effettivamente commercializzati in loco.

Codici di gruppi di somiglianza: anche in Cina esistono i «codici di gruppi di somiglianza» (codici utilizzati per valutare la somiglianza tra prodotti e servizi) ai fini dell’esame. Mentre in Giappone tali codici sono composti da cinque caratteri (numeri + lettere), in Cina sono gestiti tramite codici numerici da tre a quattro cifre.Nella fase di esame, se i codici di gruppi di somiglianza coincidono, i prodotti tendono ad essere giudicati simili. Tuttavia, in sede giudiziaria le decisioni possono non essere vincolate a tali codici; ad esempio, un prodotto ritenuto non simile in sede di esame può essere giudicato simile in sede di giudizio. Nella pratica, tenendo presente il divario tra i criteri di esame e le valutazioni giudiziarie, è opportuno valutare una designazione il più ampia possibile, al fine di ridurre al minimo i rischi.

Altre note: in Cina non esiste un sistema di caratteri standard come quello giapponese. Anche in caso di deposito di un marchio letterale, non esiste l’idea di ottenere la tutela con un formato di carattere uniforme, ma il marchio viene registrato esattamente secondo il carattere tipografico e il design presentati. Tuttavia, nel caso dell’alfabeto o dei kanji, se il deposito viene effettuato con un carattere tipografico privo di particolari elementi decorativi, il marchio viene di fatto protetto come marchio costituito dai caratteri stessi.D’altra parte, occorre prestare attenzione al fatto che, se si presenta una domanda utilizzando caratteri non presenti in Cina, come l’hiragana o il katakana, ai fini dell’esame essa verrà trattata come un marchio figurativo (logo).Ad esempio, se si presenta un marchio in katakana, poiché esso viene riconosciuto più come disegno che come lingua, è possibile che venga considerato un marchio distinto anche se la pronuncia è la stessa ma il carattere tipografico è diverso. Tenendo conto anche delle denominazioni locali, si può adottare una strategia che preveda, se necessario, la presentazione contestuale di un marchio nella trascrizione in kanji (*per quanto riguarda i marchi in lingua cinese, si veda più avanti).

3. Il sistema di opposizione e il sistema di nullità

Anche in Cina sono previsti sistemi di opposizione e di annullamento, sia prima che dopo la registrazione del marchio. È importante conoscerli come strumenti per tutelare il proprio marchio e contrastare registrazioni improprie da parte di terzi.

Sistema di opposizione (richiesta di opposizione)

Come accennato in precedenza, in Cina la domanda di registrazione del marchio viene pubblicata prima della registrazione (dopo l’esame preliminare) e, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, terzi possono presentare opposizione (richiesta di opposizione). Questo sistema è denominato «sistema di opposizione prima della concessione del diritto» e si differenzia, in termini di tempistica, dall’opposizione post-registrazione prevista in Giappone.In caso di opposizione, l’Ufficio Marchi esamina la questione tenendo conto delle argomentazioni e delle prove presentate sia dall’opponente che dal richiedente, e decide se procedere o meno alla registrazione.

Soggetti legittimati a presentare opposizione (requisiti di legittimazione): in seguito alla modifica della legge sui marchi del 2014, sono stati stabiliti determinati requisiti di legittimazione per chi può presentare opposizione.Prima della modifica, «chiunque» poteva presentare opposizione; dopo la modifica, invece, nel caso in cui il marchio oggetto della domanda entri in conflitto con un diritto anteriore di terzi (motivo relativo), possono presentare opposizione solo il titolare di tale diritto anteriore o le parti interessate. Si tratta di una misura volta a impedire che terzi non coinvolti presentino opposizioni in modo indiscriminato a scopo di molestia.D’altra parte, si ritiene che, qualora il marchio stesso presenti problemi di ordine pubblico (che rientrano nei motivi assoluti di rifiuto), sia possibile presentare opposizione indipendentemente dall’esistenza di un interesse (ad esempio, si dice che chiunque possa opporsi in caso di violazione dell’ordine pubblico e del buon costume). Nella pratica, la maggior parte delle opposizioni viene presentata dai titolari dei diritti sui marchi anteriori.

Esito dell’opposizione e conseguenze: qualora l’opposizione venga accolta, la domanda di registrazione del marchio in questione non viene registrata e viene respinta. In caso di rigetto dell’opposizione (accoglimento della domanda di registrazione), il marchio viene registrato.In Giappone, qualora vi sia dissenso in merito alla decisione relativa all’opposizione, sia l’opponente che il titolare del marchio possono adire la Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale. In Cina, invece, qualora l’opponente perda la causa (ovvero qualora il marchio venga registrato), non esiste un sistema che consenta di presentare direttamente ricorso contro la decisione stessa.In sua sostituzione, la controversia prosegue sotto forma di richiesta di procedimento di nullità dopo la registrazione. In altre parole, si adotta un **approccio in due fasi: «opposizione → nullità»** (al contrario, qualora l’opposizione venga accolta e la domanda venga respinta, il richiedente può presentare ricorso contro la decisione).

Il numero di opposizioni è in forte aumento negli ultimi anni. Secondo alcune statistiche, nel 2021 in Cina sono state presentate ben 176.000 opposizioni (con un aumento del 31,1% rispetto all’anno precedente), il che lascia intuire un’intensificazione della concorrenza e delle controversie relative alle domande di registrazione dei marchi.Si tratta di un numero di gran lunga superiore rispetto al Giappone, dove si registrano solo alcune decine di casi all’anno (46 casi di annullamento nel 2020). Ciò riflette la situazione in cui in Cina si verificano frequentemente casi di registrazione anticipata di marchi altrui, a cui si contrappone un gran numero di opposizioni.

Procedimento di nullità (dichiarazione di nullità)

Il procedimento di nullità (richiesta di dichiarazione di nullità) corrisponde a quello che in Giappone viene definito «procedimento di nullità della registrazione» ed è una procedura volta a far cessare il diritto di marchio sorto dopo la decisione di registrazione. La richiesta di nullità può essere presentata non solo dalle parti interessate, ma, in determinati casi, da chiunque. Nella legge cinese sui marchi, i termini e i requisiti per la richiesta variano a seconda dei motivi di nullità (motivi della richiesta).

• Motivi di nullità assoluta (previsti dall’articolo 44 della Legge sui marchi): qualora il marchio stesso sia stato registrato in violazione della legge (ad esempio, violazione degli articoli 10 e 11: bandiere e stemmi nazionali, denominazioni descrittive, violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, ecc.), non vi sono limiti di tempo per la presentazione della richiesta. È possibile presentare istanza di nullità in qualsiasi momento.Inoltre, anche l’ottenimento della registrazione mediante frode o altri mezzi illeciti (ad esempio, la presentazione di documenti falsi) costituisce un motivo di nullità assoluta, per cui è possibile far valere la nullità senza limiti di tempo.

• Motivi di nullità relativa (di cui all’articolo 45 della Legge sui marchi): qualora la registrazione sia stata effettuata in conflitto con diritti preesistenti di terzi (ad esempio, se un marchio identico o simile fosse stato precedentemente registrato da altri, o se fosse stato registrato in modo illecito un marchio notoriamente conosciuto di terzi), in linea di principio è necessario presentare una richiesta di nullità (istanza di contestazione) entro cinque anni dalla data di registrazione.È previsto un termine di preclusione oltre il quale non è più possibile contestare la registrazione (anche in Giappone esiste una disposizione secondo cui, trascorsi cinque anni dalla registrazione del marchio, non è più possibile richiedere un procedimento di nullità basato su un marchio anteriore).Tuttavia, vi è un’eccezione per i marchi depositati e registrati in malafede. Nello specifico, nel caso in cui un marchio famoso di terzi sia stato registrato in modo abusivo, il vero titolare (il proprietario del marchio famoso) può richiedere l’invalidazione anche dopo la scadenza dei cinque anni.In altre parole, la registrazione in malafede di un marchio notoriamente conosciuto è esclusa dall’applicazione dei termini di prescrizione (*Si segnala che, anche nel 2023, è difficile ottenere un rimedio in caso di registrazione in malafede di marchi non notoriamente conosciuti, e vi è un dibattito in merito alla necessità di migliorare ulteriormente questo aspetto).

Il procedimento di nullità viene avviato presentando istanza all’Ufficio Marchi o al Dipartimento di Revisione dei Marchi (ex Comitato di Revisione dei Marchi), che provvederà all’esame della stessa.Qualora non si accetti la decisione, le parti interessate possono adire il tribunale (Tribunale della proprietà intellettuale di Pechino) per intentare un’azione di annullamento. Se i motivi di nullità vengono riconosciuti, la registrazione del marchio in questione sarà dichiarata nulla (cancellata) con effetto retroattivo al primo giorno.

Confronto con il Giappone: anche in Giappone, con la riforma del 2015, è stata aggiunta una disposizione che consente di contestare la validità di una registrazione di marchio effettuata in malafede anche dopo il decorso di cinque anni (motivo di nullità per registrazione di marchio a fini illeciti). Anche in Cina, analogamente, negli ultimi anni si sta procedendo al perfezionamento del sistema.È fondamentale tenere presente che, qualora un marchio venga registrato per primo da un terzo, se non si interviene entro un breve periodo (5 anni), il diritto si consoliderà.Qualora siano trascorsi i cinque anni, se il marchio della controparte non sia stato affatto utilizzato, si potrà valutare la possibilità di cancellarlo tramite la procedura di nullità per mancato uso descritta di seguito; tuttavia, qualora la controparte lo stia effettivamente utilizzando, ciò risulterà difficile e si rischia di dover accettare la situazione senza poter fare nulla. Pertanto, qualora un terzo abbia registrato per primo il proprio marchio, è necessario valutare tempestivamente la presentazione di un’opposizione o l’avvio di un procedimento di nullità.

4. Durata della protezione del marchio e sistema di rinnovo

La durata (periodo di validità) del diritto di marchio in Cina è di 10 anni a decorrere dalla data di registrazione. Questi 10 anni corrispondono a quelli previsti in Giappone, e vi sono punti in comune anche nel sistema di rinnovo. Il marchio registrato può essere rinnovato ogni 10 anni un numero illimitato di volte, senza alcun limite al numero di rinnovi. Fintanto che si desidera mantenere il diritto, è possibile garantire una protezione quasi perpetua effettuando le procedure di rinnovo ogni 10 anni.

Procedura di rinnovo: è necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del periodo di validità del diritto di marchio, entro i 12 mesi precedenti tale data. Ad esempio, se la data di scadenza è il 1° maggio 2025, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° maggio 2024 e il 30 aprile 2025.Anche qualora non si riesca a effettuare il rinnovo entro il termine previsto, è previsto un periodo di grazia (periodo di proroga) di 6 mesi; entro tale periodo è possibile effettuare il rinnovo pagando una sovrattassa per il ritardo. Il periodo di grazia si applica automaticamente e non è necessaria alcuna procedura separata di richiesta di proroga.Tuttavia, una volta trascorso il periodo di grazia (6 mesi dalla scadenza), il marchio **decadrà (cancellazione della registrazione)** e non potrà essere ripristinato. In tal caso, sarà necessario presentare una nuova domanda di registrazione del marchio partendo da zero, con il rischio che nel frattempo il marchio venga acquisito da terzi.

Costi: le spese amministrative relative al rinnovo dei marchi in Cina ammontano a circa 500 yuan per classe (pari a circa 7.500–8.000 yen al 2023).A luglio 2019 è stata applicata una riduzione delle tariffe: l’importo, che in precedenza era di circa 1.000 yuan, è stato dimezzato. Tale cifra risulta estremamente contenuta se confrontata con la tassa di rinnovo giapponese (43.600 yen per classe).Mentre in Cina non è necessario versare la tassa di registrazione al momento della prima registrazione (si pagano solo le spese relative alla domanda), in Giappone è necessario versare separatamente la tassa di registrazione (17.200 yen per classe, oppure 28.200 yen per un pagamento unico di 10 anni) dopo il superamento dell’esame. Considerando il costo complessivo, si può affermare che le spese di mantenimento dei diritti di marchio in Cina siano notevolmente inferiori rispetto a quelle del Giappone.

Altre considerazioni: in Cina, in sede di procedura di rinnovo, non sussiste l’obbligo di presentare prove di utilizzo (come in Giappone; non esiste un sistema di dichiarazione giurata di utilizzo simile a quello statunitense).Pertanto, anche per i marchi non utilizzati è possibile, formalmente, mantenere il diritto purché venga presentata la domanda di rinnovo. Tuttavia, poiché i marchi non utilizzati sono esposti al rischio di una richiesta di cancellazione per inutilizzo da parte di terzi (come illustrato di seguito), non è detto che sia opportuno mantenerli a tutti i costi. Inoltre, nel caso della registrazione internazionale (Accordo di Madrid), il rinnovo va effettuato tramite l’OMPI.È importante notare che, per le registrazioni internazionali, la data di riferimento è fissata a 10 anni dalla data di registrazione internazionale (ad esempio, se si è designato il Cina sulla base di una registrazione giapponese, il termine è di 10 anni dalla data di registrazione internazionale e non da quella giapponese). Anche in caso di rinnovo, poiché in Cina il rinnovo viene elaborato internamente al ricevimento della «Notifica di rinnovo della registrazione internazionale», la registrazione viene mantenuta in vigore come nel caso di una domanda nazionale.

5. Regime di cancellazione per inutilizzo

In Cina esiste un sistema che prevede la cancellazione della registrazione di un marchio nel caso in cui esso non sia stato utilizzato per un determinato periodo. Ciò corrisponde al «procedimento di cancellazione per mancato uso» giapponese. Nello specifico, qualora sussistano motivi sufficienti per ritenere che un marchio registrato non sia stato utilizzato in Cina per un periodo consecutivo di almeno tre anni, chiunque può presentare all’Ufficio dei marchi una richiesta di cancellazione per mancato uso (cancellazione della registrazione).In Giappone la cancellazione per mancato uso può essere richiesta solo dalle parti interessate (ad esempio, operatori che desiderano utilizzare lo stesso marchio), mentre in Cina può essere richiesta anche da terzi che non hanno alcun rapporto di utilizzo. Pertanto, anche se si detiene un gran numero di marchi a scopo difensivo, se questi non vengono utilizzati sussiste il rischio di essere oggetto di un’azione di cancellazione da parte di terzi.

Panoramica della procedura: una volta presentata la richiesta di cancellazione per mancato uso, l’Ufficio Marchi invia una notifica al titolare del marchio in questione, invitandolo a presentare, entro due mesi dalla data di ricezione della notifica, le «prove di uso» del marchio o una motivazione valida del mancato uso.Il titolare del diritto deve presentare, entro tale termine, come prova, ad esempio, i dati relativi alle vendite dei prodotti negli ultimi tre anni, il materiale pubblicitario, le prove delle transazioni commerciali (fatture, bolle di spedizione, ecc.) o le informazioni relative all’utilizzo da parte dei licenziatari.Qualora le prove di utilizzo non vengano presentate entro il termine stabilito, oppure qualora, pur essendo state presentate, l’Ufficio dei marchi non le riconosca come “utilizzo” o come motivo legittimo, il marchio in questione sarà oggetto di cancellazione. L’Ufficio dei marchi è tenuto a decidere in merito alla cancellazione, di norma, entro nove mesi dalla data della richiesta.

Procedura successiva alla decisione di cancellazione: il titolare del marchio che non accetti la decisione di cancellazione può presentare una richiesta di riesame alla Commissione di revisione dei marchi (attualmente il dipartimento di ricorso all’interno del CNIPA) entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica.Inoltre, qualora non si fosse d’accordo con la decisione di riesame, è possibile adire il Tribunale popolare intermedio di Pechino (Tribunale della proprietà intellettuale) entro 30 giorni per richiedere una pronuncia giudiziaria. Sebbene esistano tali mezzi di ricorso graduali, si deve ritenere che, in linea di principio, sia difficile mantenere un marchio che non sia stato utilizzato per almeno tre anni.

Ambito dell’«uso»: il termine «uso» qui inteso è definito dalla legge sui marchi come «l’atto di utilizzare un marchio per indicare la provenienza di un prodotto (o di un servizio)».Il punto fondamentale è che non è sufficiente limitarsi a utilizzare una stringa di caratteri identica a quella del marchio registrato. Ad esempio, il semplice fatto di esportare prodotti dalla Cina verso l’estero non è considerato un uso del marchio sul territorio cinese. Pertanto, nel caso in cui un’azienda giapponese apponga il proprio marchio su prodotti fabbricati in uno stabilimento cinese per poi esportarli in Giappone o in altri paesi, vi è il rischio che ciò venga giudicato come «non venduto sul mercato cinese = non utilizzato in Cina».Allo stesso modo, la semplice esposizione in una fiera non è sufficiente; sono fondamentali le vendite e le transazioni effettive. Inoltre, qualora il marchio venga utilizzato in una forma diversa da quella registrata (ad esempio: se la registrazione riguarda un marchio denominativo ma di fatto viene utilizzato come logo), è possibile che tale utilizzo non venga considerato come uso del marchio registrato stesso. Sebbene siano ammesse lievi differenze tipografiche, è rischioso modificarlo al punto da farlo considerare un marchio distinto.

Misure per mitigare il rischio di cancellazione per inutilizzo: una volta ottenuto il marchio, è fondamentale creare quanto prima una storia di utilizzo in Cina e accumulare prove di tale utilizzo. Ad esempio, si potrebbero adottare strategie quali la produzione in piccole quantità e la vendita su siti di e-commerce anche in classi per le quali non esistono piani di vendita, oppure trovare licenziatari che ne facciano uso.Inoltre, anche quando si richiede il risarcimento dei danni per violazione del diritto di marchio, se non si è utilizzato tale marchio in Cina negli ultimi tre anni, si consente al convenuto di opporre l’«eccezione di mancato uso».In effetti, in Cina, anche se si avvia un’azione legale relativa a un marchio non utilizzato dal titolare, può accadere che la controparte contesti affermando che «quel marchio non è in uso e quindi è nullo», impedendo così l’esercizio del diritto. Pertanto, una volta ottenuto il diritto di marchio, è fondamentale verificare periodicamente lo stato di utilizzo e conservare le prove a sostegno.Al contrario, qualora un marchio registrato di un’altra società sia inutilizzato, è possibile avvalersi della procedura di cancellazione per inutilizzo per farne cancellare la registrazione.Inoltre, non si deve dimenticare che, una volta che il marchio è stato cancellato a seguito di una richiesta di nullità, se si desidera utilizzarlo per la propria azienda, è necessario depositarne tempestivamente la domanda a proprio nome. Questo perché, una volta cancellato, il marchio torna ad essere disponibile per il deposito da parte di chiunque, con il rischio che terzi lo rivendichino depositando una nuova domanda.

6. Confronto con il sistema giapponese

Infine, si illustrano le principali differenze tra il sistema dei marchi cinese e quello giapponese. Sebbene il quadro di riferimento di base (principio della priorità della domanda, presenza di un esame prima della registrazione, durata della protezione di 10 anni, ecc.) sia comune, l’applicazione e le procedure differiscono nei dettagli. Di seguito si elencano i punti a cui devono prestare attenzione i responsabili della proprietà intellettuale abituati al sistema giapponese.

• Esame e gestione delle notifiche di rigetto: in Giappone, qualora durante l’esame vengano individuati motivi di rigetto, viene innanzitutto inviata una «notifica dei motivi di rigetto», con la possibilità di presentare osservazioni o apportare correzioni. In Cina, invece, in presenza di motivi di rigetto può essere immediatamente notificata una «decisione di rigetto (rigetto definitivo)».Sebbene dal 2014 sia stato introdotto un sistema semplificato di richiesta di correzioni, le opportunità di risposta in fase di esame rimangono comunque limitate. In molti casi, se dall’esaminatore emergono evidenti conflitti con precedenti o mancanza di carattere distintivo, la domanda viene immediatamente respinta; pertanto, l’approccio tipico del Giappone, secondo cui «si presenta prima la domanda e, in caso di carenze, si risponde in un secondo momento», non è applicabile.È fondamentale effettuare un’accurata ricerca preliminare e presentare la domanda solo dopo aver valutato con certezza le prospettive di registrazione. Poiché il termine per presentare ricorso contro la decisione di rigetto è estremamente breve (15 giorni), le domande di registrazione in Cina richiedono decisioni rapide e una stretta collaborazione con il rappresentante locale.

• Registrazione parziale e divisione: in Giappone, se sussiste un motivo di rigetto anche solo per una parte dei prodotti o servizi designati nella domanda, l’intera domanda viene respinta (la registrazione non viene concessa per l’intera domanda, a meno che il richiedente non provveda personalmente a eliminare o correggere le parti non necessarie).In Cina, invece, è possibile che venga respinta solo la parte oggetto di motivi di rigetto, mentre per il resto si proceda regolarmente con la procedura di registrazione. In altre parole, anche se, ad esempio, su 10 prodotti uno presentasse un conflitto di somiglianza, a meno che il richiedente non intervenga in modo specifico, verrebbe respinto solo quel prodotto, mentre per i restanti 9 si procederebbe con la decisione di registrazione e la pubblicazione.Questo sistema è denominato «rigetto parziale» e «registrazione parziale». Con la riforma del 2014, è stato reso possibile il frazionamento della domanda solo nel caso in cui si riceva una notifica di rigetto parziale (è possibile separare la parte oggetto di rigetto in una domanda indipendente per proseguirne l’esame, mentre la parte priva di problemi viene registrata in anticipo).In Giappone il sistema delle domande di divisione è liberamente applicabile fintanto che la domanda è in corso di esame, mentre in Cina è limitato esclusivamente ai casi di rigetto parziale. Di conseguenza, anche la strategia di risposta alla notifica dei motivi di rigetto differisce; in Cina è più agevole adottare una strategia volta a ottenere tempestivamente la tutela dei diritti almeno per le parti non contestate.

• Tempistica per la presentazione dell’opposizione: come sopra indicato, in Cina è previsto un periodo di tre mesi per la presentazione dell’opposizione prima della registrazione. In Giappone, invece, vige un sistema di opposizione successivo alla registrazione (entro due mesi dalla pubblicazione nel Bollettino). In Cina, se non vi sono opposizioni, la registrazione avviene automaticamente; d’altra parte, poiché è previsto un periodo di attesa per la pubblicazione, i tempi fino alla registrazione tendono ad allungarsi.In Giappone, una volta superato l’esame, si procede rapidamente al pagamento della tassa di registrazione e alla registrazione del diritto; pertanto, il tempo medio che intercorre tra la presentazione della domanda e la registrazione è di circa 8-12 mesi, mentre in Cina sono necessari in media più di 15 mesi.Dal punto di vista commerciale, è necessario tenere conto del fatto che l’ottenimento dei diritti richiede tempo. D’altra parte, anche la gestione delle opposizioni è diversa: in Giappone il procedimento può protrarsi a lungo, fino alla decisione dell’esame o alla sentenza, mentre in Cina, come già menzionato, il sistema è strutturato in modo da accelerare la definizione dei diritti attraverso un processo che prevede la registrazione iniziale seguita da un procedimento di nullità.

• Tasse di registrazione e spese di mantenimento: in Giappone, il diritto sorge solo dopo il pagamento della tassa di registrazione (in un’unica soluzione per 10 anni o in due rate da 5 anni ciascuna) a seguito dell’esame. In caso di mancato pagamento, il diritto non viene conferito.In Cina non è prevista alcuna procedura di pagamento della tassa di registrazione; una volta superato l’esame, la registrazione e il rilascio del certificato avvengono automaticamente (le spese amministrative sono già state pagate al momento della presentazione della domanda). Anche le tasse di rinnovo per il mantenimento sono molto economiche in Cina (circa 7.000 yen per classe), con un costo notevolmente inferiore rispetto al Giappone (43.600 yen per classe).Per questo motivo, in Cina anche le domande che coprono più classi e un ambito esteso presentano una soglia di costo bassa; d’altra parte, si riscontrano spesso casi in cui si presentano domande in modo inopportunamente ampio, lasciando i diritti inattivi. Tuttavia, proprio perché i costi di mantenimento sono bassi, si verificano facilmente domande di registrazione abusive o depositi speculativi di marchi in massa, il che comporta un aumento del carico di lavoro per gli esaminatori.

• Differenze nei tipi di marchi (oggetto di protezione): in Cina è possibile registrare i marchi sonori, mentre non sono ammessi quelli costituiti esclusivamente da colori, movimenti (animazioni), ologrammi, profumi e simili.Il Giappone ha abolito nel 2015 il divieto relativo ai marchi non tradizionali (colori, movimenti, ologrammi, suoni, marchi di posizione, ecc.) e attualmente è possibile registrare quasi tutti i tipi di marchi, ad eccezione degli odori. Di conseguenza, esistono tipi di marchi che possono essere registrati in Giappone ma non in Cina. Ad esempio, anche se in Giappone si detiene un diritto di marchio relativo esclusivamente al colore, in Cina non è possibile ottenere una protezione analoga.In questi casi, è necessario ricorrere a soluzioni alternative, come la protezione tramite un marchio figurativo sotto forma di logo o design della confezione. Inoltre, in Cina non esiste il sistema giapponese dei «caratteri standard»; nel certificato di registrazione vengono riportati esattamente i caratteri e la grafica presenti al momento della domanda. Se si pensa, secondo la concezione giapponese, che «marchio denominativo = copertura di qualsiasi tipo di carattere», si rischia di incorrere in insidie.

• Diritto di uso anteriore e tutela dei marchi notori: in Giappone, i marchi notori anche se non registrati sono tutelati, ad esempio, dalla Legge sulla concorrenza sleale; inoltre, ai sensi della Legge sui marchi, la presentazione di una domanda non autorizzata relativa a un marchio notorio all’estero costituisce motivo di rigetto (articolo 4, comma 1, punto 19 della Legge sui marchi: disposizione relativa alla tutela dei marchi notori stranieri).Anche in Cina esistono **determinate disposizioni di tutela per i «marchi notori non registrati»** (articolo 13 della Legge cinese sui marchi), ma le condizioni per la loro applicazione sono molto rigide e, in particolare in passato, si sono verificati numerosi casi in cui marchi stranieri non famosi sono stati registrati in anticipo da terzi.Con la modifica del 2019, anche la Cina ha aggiunto una disposizione secondo cui «le domande presentate in malafede e prive di scopo di utilizzo devono essere respinte» (articolo 4 della Legge sui marchi), rafforzando così la propria posizione volta a escludere le domande malintenzionate, indipendentemente dal fatto che il marchio sia noto o meno.In effetti, prima e dopo l’entrata in vigore della modifica, oltre 16.000 domande di registrazione di marchi presentate in malafede sono state respinte in base a tale disposizione.D’altra parte, in Giappone non esistono in linea di principio mezzi per impedire che un marchio altrui, non noto né famoso, venga depositato per primo; anche se la propria azienda ne presentasse successivamente una domanda, questa verrebbe ostacolata dal principio del «registro a richiesta». Sotto questo aspetto, si può affermare che la Cina stia cercando di contrastare le domande di registrazione in malafede in modo più rigoroso rispetto al Giappone**. Tuttavia, nella realtà le domande di registrazione in malafede sono ancora numerose e il governo cinese sta rafforzando le misure di contrasto.

• Soggetti legittimati a presentare istanza di decadenza per inutilizzo: come già menzionato, in Cina chiunque può presentare istanza di decadenza per inutilizzo. In Giappone, invece, tale diritto è riservato esclusivamente alle parti interessate (articolo 50 della Legge sui marchi) e un terzo del tutto estraneo alla questione non può presentare istanza per semplice curiosità. A causa di questa differenza, in Cina si verificano spesso casi in cui un agente, ai fini della verifica della disponibilità del marchio, presenti istanza di decadenza per conto del proprio cliente.Inoltre, in Cina il procedimento di annullamento si svolge nell’ambito di un iter amministrativo (Ufficio dei marchi – Commissione di revisione – Tribunale), mentre in Giappone segue un percorso che va dalla Commissione di giudizio dell’Ufficio dei brevetti alla Corte d’appello per la proprietà intellettuale.

Come illustrato sopra, esistono differenze tra i due Paesi in termini di gestione dell’esame e delle opposizioni, costi procedurali e ambito di registrazione. In sintesi, in Cina sono fondamentali una «risposta tempestiva», l’«acquisizione di diritti più ampi» e «misure difensive tempestive». D’altra parte, vi sono anche vantaggi quali «costi contenuti» e la «possibilità di registrazione parziale».Nel prossimo capitolo illustreremo i punti a cui prestare particolare attenzione nella pratica, alla luce di quanto sopra esposto.

7. Aspetti pratici da tenere in considerazione in materia di marchi in Cina

Infine, illustreremo i punti pratici relativi all’acquisizione e al mantenimento dei diritti sui marchi in Cina. Si tratta delle difficoltà che le imprese giapponesi tendono ad affrontare quando sviluppano i propri marchi in Cina, nonché delle relative contromisure e delle precauzioni da adottare.

Misure contro le domande in malafede e le registrazioni anticipate

In Cina non si esauriscono mai i casi di domande di registrazione anticipate (registrazioni abusive) di marchi altrui. Si verificano anche casi in cui nomi di località turistiche famose o nomi di prodotti vengono registrati come marchi da terzi; ad esempio, «Amanohashidate» (località panoramica di Kyoto) e **«Muji» (famoso marchio giapponese)** sono stati registrati come marchi in Cina da terzi, causando problemi.Inoltre, in Cina è diventato un fenomeno diffuso il business in cui i broker presentano un gran numero di domande di registrazione per marchi stranieri che sembrano destinati a diventare popolari, al fine di assicurarsene i diritti e rivenderli in seguito al marchio ufficiale a prezzi elevati. Per proteggere il proprio marchio da tali domande di registrazione in malafede, è necessaria una strategia che tenga conto sia dell’aspetto “offensivo” che di quello “difensivo”**.

• Deposito tempestivo (chi prima arriva, meglio alloggia): se esiste la possibilità di commercializzare i propri prodotti o servizi in Cina, è una regola fondamentale depositare il marchio prima ancora di lanciarli sul mercato. “Pensarci dopo che il prodotto ha avuto successo” è troppo tardi; vi sono numerosi casi in cui, quando si è tentato di depositare il marchio dopo che era diventato popolare, questo era già stato registrato da altri. Come accennato in precedenza, poiché la Cina adotta il principio del “primo deposito”, depositare il marchio il più rapidamente possibile rappresenta la migliore difesa.In particolare, quando si annuncia l’ingresso nel mercato cinese o si partecipa a fiere internazionali, è fondamentale assicurarsi il marchio prima di tali eventi. Anche nel caso in cui non si riesca a presentare la domanda in tempo, è importante adottare misure preventive, come ad esempio avvalersi del **diritto di priorità della Convenzione di Parigi (entro 6 mesi)**.

• Collaborazione e monitoraggio con un agente locale: in Cina, le imprese e i privati stranieri non possono depositare direttamente una domanda di registrazione del marchio, ma devono espletare le procedure tramite un’agenzia di rappresentanza in materia di marchi (agente) autorizzata dal governo cinese. È utile selezionare un agente locale affidabile e incaricarlo di monitorare regolarmente il Bollettino dei marchi.Se si riesce a individuare tempestivamente la presentazione di una domanda di marchio simile da parte di terzi, è possibile presentarla un’opposizione in fase di pubblicazione per impedirne la registrazione. Inoltre, anche nel caso in cui il marchio sia già stato registrato, è possibile valutare rapidamente le contromisure da adottare, quali un procedimento di nullità o un’azione legale ai sensi della legge sulla concorrenza sleale. È opportuno predisporre un sistema di comunicazione fluido con il proprio agente locale.

• Utilizzo delle modifiche legislative contro le domande in malafede: con la riforma della legge sui marchi del 2019 è stato espressamente sancito che «le domande di registrazione di marchi presentate in malafede e non finalizzate all’uso» devono essere respinte. Inoltre, sono state introdotte sanzioni per le domande in malafede e disposizioni punitive nei confronti degli studi di consulenza che accettano tali domande.Sulla base di tali disposizioni, è ora possibile richiedere il rigetto in fase di esame per i marchi palesemente speculativi o vessatori, oppure ottenerne la cancellazione tramite opposizione o procedimento di nullità, invocando la violazione dell’articolo 4. Ad esempio, i casi in cui un singolo richiedente presenti centinaia di domande di registrazione possono essere più facilmente esclusi grazie a queste nuove disposizioni.Anche nella pratica, si ricorre alla tattica di sostenere, nelle istanze di opposizione o nelle richieste di dichiarazione di nullità, che «la controparte è un broker di marchi e sta presentando la domanda senza alcuna intenzione di utilizzarla», al fine di ottenere il favore delle autorità. Tuttavia, poiché per dimostrare la malafede sono necessarie prove relative allo stato delle domande presentate dalla controparte e alla realtà delle sue attività, il supporto di esperti è indispensabile.

• Difesa contrattuale: è frequente che si verifichino controversie in cui i partner commerciali cinesi (agenti, rivenditori, produttori per conto terzi, ecc.) presentino o registrino arbitrariamente il marchio della propria azienda (sebbene l’articolo 15 della Legge cinese sui marchi vieti le domande abusive da parte di agenti o soggetti coinvolti nelle transazioni, in realtà si tratta di una disposizione che dà spesso luogo a controversie).Per prevenire ciò, al momento di stipulare un contratto con un’impresa locale è opportuno specificare chiaramente l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, quali i marchi, e inserire una clausola che vieti alla controparte di depositare il marchio. Anche nel caso in cui la controparte dovesse depositare il marchio per prima, in alcuni casi è possibile contestarne la validità sulla base di tale clausola.Inoltre, anche in caso di costituzione di una joint venture, è necessario definire chiaramente l’attribuzione del marchio e l’ambito della licenza d’uso, nonché definire in anticipo una strategia, ad esempio se il marchio debba essere registrato a nome della società a capitale misto o a nome della sede centrale.

Utilizzo del Protocollo di Madrid (domanda internazionale di registrazione del marchio)

Oltre alla presentazione diretta della domanda in Cina, esiste la possibilità di presentare una domanda di registrazione internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid (Madrid Protocol). Sia il Giappone che la Cina sono Stati membri di questo sistema ed è possibile designare la Cina tramite l’OMPI sulla base di un marchio giapponese. Di seguito vengono illustrati i punti salienti relativi all’utilizzo del Protocollo di Madrid.

• Vantaggi: con la domanda ai sensi del Protocollo di Madrid è possibile richiedere contemporaneamente la protezione in più paesi con un’unica domanda.La procedura è più semplice rispetto all’affidarsi a singoli rappresentanti in ciascun Paese e consente una gestione raggruppata dei costi. In particolare, qualora vi siano più di 10 designazioni, la presentazione diretta della domanda in Cina comporta costi aggiuntivi, mentre con la domanda internazionale è possibile designare più di 10 Paesi senza costi ufficiali aggiuntivi.Inoltre, mentre una domanda presentata a livello nazionale in Cina può richiedere in media quasi tre anni per la registrazione, nel caso del Accordo di Madrid la protezione entra automaticamente in vigore entro 18 mesi in assenza di una notifica di rigetto; di conseguenza, è possibile ottenere gli effetti della registrazione in tempi più rapidi (*tuttavia, come illustrato di seguito, permane la possibilità di presentare opposizione anche dopo 18 mesi).

• Svantaggi e aspetti da tenere in considerazione: poiché la registrazione internazionale si basa sul contenuto della domanda e della registrazione presentate in Giappone, i prodotti designati in Giappone vengono applicati tali e quali anche in Cina. Come menzionato in precedenza, poiché in Giappone e in Cina l’ambito di somiglianza dei prodotti e le denominazioni differiscono, la sola designazione giapponese potrebbe comportare lacune nella protezione in Cina.Ad esempio, qualora in Giappone fosse specificato solo «abbigliamento», al momento della designazione della Cina potrebbe verificarsi il problema che i cappelli non siano coperti. Poiché nella domanda internazionale non è possibile modificare i contenuti della designazione per ciascun Paese, per adeguare la designazione alla Cina è necessario prestare attenzione già al momento della presentazione della domanda in Giappone.In alcuni casi, si può prendere in considerazione una strategia che preveda di ampliare volutamente la domanda di base in Giappone, in modo da renderla adeguata alla protezione in Cina. Al contrario, qualora ciò risulti difficile, si dovrebbe valutare la possibilità di presentare una domanda separata direttamente in Cina. Nel caso di una domanda di registrazione internazionale, la flessibilità in materia di correzioni per carenze documentali è inferiore rispetto a una domanda diretta, e le comunicazioni con gli esaminatori cinesi, avvenendo tramite l’OMPI, comportano un ritardo.

• Risposta a rigetti e opposizioni: anche tramite il sistema di Madrid, qualora l’Ufficio cinese dei marchi individuasse motivi di rigetto, la notifica di rigetto verrà inviata tramite l’OMPI. In tal caso, sarà necessario incaricare un rappresentante locale per gestire la questione e l’onere finale non differirà da quello previsto in caso di domanda diretta.Occorre inoltre prestare attenzione al fatto che, anche dopo il decorso dei 18 mesi e l’entrata in vigore della registrazione, potrebbero comunque essere effettuati separatamente la pubblicazione e la presentazione di opposizioni. In altre parole, non vale la regola «18 mesi senza notizie = tranquillità»: se durante il successivo periodo di pubblicazione di tre mesi un soggetto interessato presenta un’opposizione, si finirà comunque per entrare in contenzioso.Inoltre, la registrazione internazionale comporta il rischio di perdere efficacia in concomitanza con l’estinzione del marchio giapponese di base entro cinque anni (cosiddetto «central attack»). Si prega di valutare l’opportunità di ricorrere a tale procedura caso per caso, tenendo conto sia del vantaggio di poter gestire in modo unitario anche i marchi al di fuori della Cina, sia del rischio connesso a eventuali problemi relativi al proprio marchio nazionale.

Traduzione in cinese e valutazione del marchio nella lingua locale

Un aspetto che le aziende giapponesi tendono a trascurare quando lanciano un marchio in Cina è il nome del marchio in cinese.Sebbene vi siano casi in cui si utilizzino direttamente marchi in caratteri latini o in giapponese (kana e kanji), i consumatori e i media cinesi tendono spesso ad attribuire e utilizzare nomi in cinese che risultino più facili da pronunciare a livello locale. Se l’azienda non provvede a predisporre un nome del marchio in cinese adeguato, sussiste il rischio che terzi attribuiscano un nome di propria iniziativa e lo diffondano, o che tale nome venga addirittura registrato come marchio. Di seguito sono riportati i punti salienti.

• L’importanza del nome in cinese: nel mercato cinese, un nome nella lingua locale influisce notevolmente sull’immagine del prodotto e sulla sua diffusione. Ad esempio, «可口可乐 (Kòukǒulè)» è il nome cinese di Coca-Cola e, con il significato di «molto gustoso e divertente», ha contribuito a migliorare l’immagine del marchio.Inoltre, Starbucks ha adottato il marchio in caratteri cinesi “星巴克 (Xing Ba Ke)”, combinando abilmente il suono e il significato (星 = stella). Questi sono ottimi esempi di aziende che hanno ideato autonomamente un nome locale e registrato un marchio in cinese contemporaneamente a quello in caratteri latini.D'altra parte, se le aziende straniere avviano la propria attività senza prestare attenzione al nome in cinese, può accadere che i consumatori o i media attribuiscano autonomamente un soprannome, che viene poi registrato come marchio da terzi. Nomi come «苹果» (Apple) o «耐克» (Nike) sono stati assicurati tempestivamente dalle aziende stesse, ma un ritardo in tal senso può causare problemi.

• Anticipazione dei marchi in caratteri cinesi: nel caso delle aziende giapponesi, sebbene i nomi dei marchi siano spesso in alfabeto latino o in katakana, si verificano casi in cui i marchi tradotti o traslitterati in caratteri cinesi vengono acquisiti da terzi.Ad esempio, il marchio di abbigliamento giapponese «Muji» utilizza anch’esso un logo in caratteri cinesi, ma in Cina un’altra azienda ha registrato per prima il marchio in caratteri cinesi «Muji» in alcune categorie di prodotti, dando origine in seguito a una controversia (un caso in cui Muji è stata citata in giudizio per violazione del diritto di marchio in relazione a prodotti come la biancheria da letto e ha perso la causa).In questo modo, anche se la grafia in kanji è identica, può verificarsi una situazione di confusione dovuta al fatto che i titolari dei diritti siano diversi. Come misura preventiva, è importante stabilire tempestivamente il nome in cinese del proprio marchio e registrare il marchio in kanji nelle categorie principali.Per quanto riguarda le modalità di scelta del nome in caratteri kanji, esistono diverse strategie: ① la traslitterazione che privilegia la pronuncia (ad esempio: «Toyota» → «豊田/丰田»), ② la traduzione che privilegia il significato (ad esempio: «可口可乐» = Coca-Cola),③ una combinazione di suono e significato (ad esempio: «耐克» = Nike, dove il suono è simile a «Nike» e il significato trasmette un’immagine positiva legata alla «resistenza»). Si raccomanda di consultare i responsabili del marketing locali per scegliere il nome più appropriato.

• Protezione dei marchi correlati: i contraffattori possono registrare marchi non solo con il nome del marchio stesso, ma anche con caratteri cinesi leggermente modificati o con caratteri diversi dalla pronuncia simile. Starbucks e Coca-Cola si difendono registrando sistematicamente tutti i principali nomi simili.Se le risorse lo consentono, per maggiore sicurezza è opportuno indagare anche su possibili varianti grafiche, abbreviazioni o nomi colloquiali del proprio marchio e bloccarli il più possibile. In particolare, poiché in cinese sono frequenti i casi in cui la pronuncia è la stessa ma la grafia è diversa (i cosiddetti «omonimi con caratteri diversi»), è necessario prendere in considerazione anche i principali omonimi con caratteri diversi (ad esempio: 可口可乐 vs. 口可口楽, ecc.). Tuttavia, se si copre un ambito troppo ampio in modo indiscriminato, aumenta il rischio di revoca per mancato utilizzo; è quindi necessario trovare un equilibrio, ad esempio limitandosi ai nomi che si prevede di utilizzare entro cinque anni.

• Misure oltre al marchio: in Cina anche i nomi di dominio (ad esempio i domini .cn) e i nomi degli account sui social media rappresentano aspetti rilevanti ai fini della tutela del marchio. È auspicabile assicurarsi tempestivamente, oltre al marchio, anche i principali domini e account sui social media. La chiave del successo consiste nel valutare questa strategia globale di tutela del marchio sin dalle prime fasi dell’espansione in Cina.

Quanto sopra costituisce una spiegazione esaustiva del sistema dei marchi in Cina. Sebbene la Cina sia un mercato caratterizzato da un numero enorme di domande di registrazione e da una forte concorrenza, è possibile tutelare efficacemente il proprio marchio cogliendo i punti chiave del sistema e agendo in modo appropriato. Vi invitiamo ad acquisire tempestivamente i diritti e a gestirli in modo continuativo, affinché ciò possa essere di grande utilità per la vostra attività in Cina.Se necessario, collaborate con esperti locali e tenetevi aggiornati sulle ultime modifiche legislative e sulla giurisprudenza.!