Con la rapida espansione del commercio elettronico transfrontaliero, la minaccia rappresentata dai prodotti contraffatti e piratati che circolano oltre confine sta assumendo una gravità senza precedenti. Il numero di casi di sequestro di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane giapponesi supera i 30.000 all’anno e si stima che l’ammontare dei danni raggiunga l’ordine di grandezza di diverse decine di miliardi di yen.Per i titolari dei marchi, la lotta alla contraffazione non è più una «misura auspicabile», ma una sfida gestionale che incide direttamente sulla continuità aziendale.
Le misure di contrasto alla frontiera doganale, ovvero il «sistema di richiesta di blocco delle importazioni», rappresentano uno strumento estremamente efficace per impedire l’ingresso dei prodotti contraffatti nel mercato nazionale prima che questi vi entrino. Nel presente articolo illustreremo in modo sistematico le conoscenze necessarie per la lotta alla contraffazione alla frontiera, dalle ultime tendenze in materia di blocchi al funzionamento del sistema, passando per le fasi concrete della procedura e i vantaggi derivanti dal ricorso a esperti.
Indice
Le dogane giapponesi vantano risultati di prim’ordine a livello mondiale nel controllo alla frontiera delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Il numero di sequestri effettuati negli ultimi anni si è mantenuto costantemente a livelli elevati, a testimonianza della competenza del personale doganale e dell’efficacia del sistema di controllo.
📊 Situazione dei sequestri di merci che violano la proprietà intellettuale (dati principali)
Particolarmente degno di nota è il fatto che, con la diffusione del commercio elettronico transfrontaliero, si stia registrando un’impennata nell’afflusso di prodotti contraffatti tramite piccole spedizioni e invii postali internazionali indirizzati a privati.A differenza delle tradizionali importazioni in grandi container, le spedizioni di piccole dimensioni sono numerose e la verifica di ciascuna di esse richiede tempo, il che comporta un aumento del carico di lavoro per le autorità doganali. Ciononostante, il fatto che si mantenga un elevato numero di sequestri dimostra l’efficacia delle misure di controllo alle frontiere del Giappone.
I prodotti soggetti a sequestro sono molto vari e spaziano in un ampio ventaglio di settori, che va oltre i prodotti di lusso per includere articoli di uso quotidiano e dispositivi elettronici. Anche i tipi di diritti di proprietà intellettuale violati si stanno diversificando, con i diritti di marchio in prima linea.
| Categorie di prodotti | Principali forme di violazione | Caratteristiche e tendenze |
|---|---|---|
| Borse, portafogli, abbigliamento | Violazione dei diritti di marchio | Le imitazioni di marchi di lusso sono le più numerose. Si registra una crescente raffinatezza |
| Orologi e accessori | Violazione dei diritti di marchio | In circolazione copie precise di orologi di marca di alto valore |
| Apparecchiature elettroniche e accessori per smartphone | Violazione dei diritti di marchio e di brevetto | Sono presenti numerosi prodotti di scarsa qualità che non soddisfano gli standard di sicurezza |
| Prodotti farmaceutici e cosmetici | Violazione dei diritti di marchio | Conseguenze dirette per la salute. Elevato rischio legato a ingredienti sconosciuti |
| Articoli di merchandising e giocattoli | Violazione dei diritti d'autore e dei diritti di marchio | Aumento delle violazioni del diritto d’autore relative ad anime e videogiochi |
| Componenti automobilistici | Violazione dei diritti di marchio e di disegno industriale | Gravi problemi di sicurezza. Rischio di incidenti |
| Alimenti e integratori alimentari | Violazione dei diritti di marchio | Compresa la falsificazione dell’origine. Si compromette la fiducia dei consumatori |
Per quanto riguarda la ripartizione dei diritti violati, la violazione dei diritti di marchio rappresenta la maggioranza assoluta; tuttavia, negli ultimi anni si registra una tendenza all’aumento delle ingiunzioni basate su diritti di brevetto, diritti di disegno o modello, diritti d’autore e sulla legge contro la concorrenza sleale. In particolare, le ingiunzioni basate sui diritti di brevetto nei confronti di prodotti che imitano invenzioni tecniche stanno acquisendo sempre maggiore importanza nella tutela del vantaggio tecnologico delle imprese.
In passato, l’importazione di prodotti contraffatti dall’estero da parte di privati per uso personale non era soggetta a regolamentazione, in quanto non rientrava nella definizione di «importazione a titolo professionale». Tuttavia, a seguito della diffusione esplosiva del commercio elettronico transfrontaliero, l’afflusso di prodotti contraffatti che sfruttava questa lacuna è aumentato vertiginosamente, diventando un problema grave.
⚠️ Punti salienti della modifica della legge doganale del 2022
A seguito della modifica della legge doganale del 2022 (Reiwa 4), i prodotti contraffatti (che violano i diritti di marchio e di disegno o modello) spediti direttamente da operatori esteri a privati residenti in Giappone sono diventati oggetto di sequestro e smaltimento, anche se destinati all’uso personale.Si tratta di una riforma rivoluzionaria volta a impedire l’afflusso di prodotti contraffatti attraverso il commercio elettronico transfrontaliero, entrata in vigore a partire da ottobre 2022. Ora le autorità doganali sono in grado di intervenire anche nei casi in cui in precedenza si sosteneva che «non vi fossero problemi poiché destinati all’uso personale».
Questa modifica legislativa rappresenta un progresso estremamente significativo per i titolari dei marchi. In un contesto in cui cresce il numero di consumatori che acquistano prodotti contraffatti a basso costo su siti di e-commerce transfrontaliero, l’ampio ampliamento dell’ambito di applicazione dei controlli alle frontiere ha permesso di mettere in atto un sistema in grado di bloccare in modo più efficace l’afflusso di prodotti contraffatti sul territorio nazionale. I titolari dei diritti dovrebbero sfruttare al massimo questo nuovo quadro giuridico.
«Siamo consapevoli della circolazione di prodotti contraffatti, ma non disponiamo delle risorse necessarie per intervenire» oppure «Il danno è di entità limitata, quindi aspettiamo di vedere come evolve la situazione»: decisioni di questo tipo, in una prospettiva a lungo termine, causano gravi danni alle aziende. Di seguito illustriamo i tre rischi principali derivanti dal non intervenire contro i prodotti contraffatti.
🚨 La spirale di danno al marchio
Quando sul mercato circolano prodotti contraffatti di scarsa qualità, i consumatori li scambiano per prodotti originali e rimangono delusi dalla loro scarsa qualità. Se sui social media si diffondono recensioni negative, l’immagine del marchio, costruita nel corso di molti anni, rischia di crollare in un istante.Inoltre, la presenza di prodotti contraffatti compromette la «rarità» e il «carattere esclusivo» del marchio, indebolendo la motivazione stessa all’acquisto dei prodotti originali. Il valore del marchio è uno dei beni immateriali più importanti e, una volta persa, la fiducia richiede costi e tempi ingenti per essere recuperata.
🚨 Perdita economica diretta
I prodotti contraffatti sottraggono potenziali clienti ai prodotti originali, causando una perdita diretta di fatturato. Soprattutto nei mercati altamente sensibili al prezzo, i clienti tendono a orientarsi verso prodotti contraffatti a basso costo, con una conseguente diminuzione evidente dei volumi di vendita dei prodotti originali.Ancora più grave è la «spirale negativa» in cui i produttori di prodotti contraffatti reinvestono i profitti per realizzare prodotti contraffatti sempre più sofisticati e ampliare la propria rete di distribuzione. Quanto più si trascura il problema, tanto più aumentano i costi delle misure di contrasto, con conseguente perdita irreversibile di quote di mercato.Secondo le stime dell’OCSE, le perdite economiche globali causate dai prodotti contraffatti e piratati raggiungono ogni anno l’ordine di grandezza di diversi trilioni di dollari.
🚨 Rischi per la vita umana
Tra i prodotti contraffatti non sono rari quelli pericolosi che non soddisfano gli standard di sicurezza. I cosmetici contraffatti possono contenere sostanze nocive, i dispositivi elettronici contraffatti presentano rischi di incendio o di scossa elettrica, mentre i ricambi automobilistici contraffatti possono causare un’inefficace azione dei freni, provocando problemi che riguardano direttamente la vita e l’incolumità fisica dei consumatori.Per quanto riguarda i farmaci contraffatti, vi sono casi in cui non contengono principi attivi o in cui sono stati aggiunti componenti nocivi, il che rappresenta un rischio grave che mette a repentaglio la vita. Qualora si verificasse un incidente legato a tali prodotti, anche se causato da prodotti contraffatti, il titolare del marchio subirebbe un danno alla reputazione e, in alcuni casi, potrebbe persino essere chiamato a rispondere per responsabilità da prodotto (PL).
Questi tre rischi sono interconnessi e, quanto più vengono trascurati, tanto più i danni si ampliano in modo esponenziale. Proprio la convinzione che «per ora va tutto bene» rappresenta il rischio maggiore, mentre l’adozione tempestiva di misure preventive costituisce la chiave per ridurre al minimo i danni. Nel prossimo capitolo illustreremo in dettaglio il «sistema di richiesta di sospensione delle importazioni», che costituisce una delle misure più efficaci.
Il sistema di richiesta di sospensione delle importazioni è un meccanismo mediante il quale i titolari di diritti di proprietà intellettuale presentano una richiesta alle autorità doganali affinché sospendano l’importazione di merci che violano i propri diritti.Ai sensi dell’articolo 69-13 della Legge doganale, sono oggetto di tale regime i diritti di brevetto, di modello di utilità, di disegno o modello, di marchio, di diritto d’autore, di diritti connessi al diritto d’autore e di diritto del costitutore, oltre ai diritti previsti dalla Legge sulla concorrenza sleale.
📋 Struttura di base del sistema di richiesta di blocco delle importazioni
La caratteristica principale di questo sistema è che, una volta accettata la richiesta, le dogane di tutto il Paese effettuano la sorveglianza per conto del titolare dei diritti. Il titolare dei diritti non è tenuto a recarsi personalmente nei porti o negli aeroporti; saranno infatti i funzionari doganali, in qualità di professionisti, a individuare e sequestrare le merci contraffatte nell’ambito delle loro quotidiane attività di sdoganamento.
✅ Rapporto costo-efficacia eccezionale
Esistono vari strumenti per contrastare la contraffazione, quali i blitz sul mercato, le richieste di rimozione dalle piattaforme di e-commerce, le azioni civili e le denunce penali; tuttavia, la richiesta di blocco delle importazioni rappresenta uno degli strumenti con il miglior rapporto costo-efficacia. La richiesta in sé è gratuita e, una volta accolta, garantisce la sorveglianza da parte delle dogane di tutto il Paese per un periodo di quattro anni.Rispetto alle azioni civili, i costi sono notevolmente inferiori e, inoltre, poiché consente di bloccare i prodotti contraffatti «prima» che entrino nel mercato, è possibile prevenire il danno al marchio.
💡 Immaginate di disporre di «agenti di sorveglianza gratuiti» su tutto il territorio nazionale
Presentare una richiesta di sospensione delle importazioni ha lo stesso effetto di disporre gratuitamente, presso tutte le dogane del Paese, di “agenti di sorveglianza specializzati nella tutela del Suo marchio”. I funzionari doganali ispezionano ogni giorno migliaia di spedizioni e, tra queste, individuano le merci sospettate di violazione dei diritti sulla base della richiesta presentata.Se si richiedesse un servizio di sorveglianza equivalente a società di investigazione o di sicurezza private, i costi sarebbero ingenti. Non c’è motivo per non avvalersi di questo sistema.
Tuttavia, affinché la richiesta venga accolta, è necessario preparare la documentazione adeguata e, anche dopo l’accoglimento, è richiesto un sistema in grado di rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento da parte delle autorità doganali. Nel prossimo capitolo illustreremo il flusso procedurale concreto e i punti chiave per il successo.
La procedura di richiesta di blocco delle importazioni si articola sostanzialmente in tre fasi. Esaminiamo in dettaglio i punti da tenere presenti in ciascuna di esse.
✅ Punti chiave per l’acquisizione dei diritti
🚨 Rischi legati alla mancata registrazione
Se i diritti di proprietà intellettuale non sono registrati, non è possibile presentare un’istanza di divieto di importazione. Non è possibile presentare istanza mentre il marchio o il disegno industriale è in fase di deposito; è infatti necessario che i diritti siano stati registrati.Inoltre, se l’ambito di applicazione dei diritti è troppo ristretto, in alcuni casi potrebbe non essere possibile ottenere il provvedimento di sequestro nei confronti di prodotti contraffatti che presentano modifiche ingegnose. È indispensabile procedere all’acquisizione strategica dei diritti in un’ottica di contrasto alla contraffazione. Quando un marchio straniero entra nel mercato giapponese, l’acquisizione dei diritti in Giappone deve essere considerata una priorità assoluta.
✅ Principali elementi da includere nella domanda
💡 I «punti di identificazione» sono la chiave del successo
Uno degli elementi più importanti che determinano l’esito positivo o negativo di una denuncia è la qualità dei «punti di identificazione». Poiché i funzionari doganali devono ispezionare grandi quantità di merci in un tempo limitato, sono indispensabili informazioni chiare e pratiche che consentano di stabilire, osservando un determinato elemento, se si tratti di un prodotto originale o di una contraffazione.Ad esempio, fornite punti di identificazione il più possibile concreti e visivamente comprensibili, quali la qualità delle cuciture, le sottili differenze nella disposizione o nel carattere del logo, il materiale delle etichette o il metodo di stampa, nonché la struttura del numero di prodotto. La presenza di fotografie comparative tra prodotti originali e contraffatti può aiutare ulteriormente i funzionari doganali nella loro valutazione.
✅ Flusso della procedura di accertamento e punti chiave per la gestione
Quando la dogana individua merci sospettate di violazione, viene avviata la «procedura di accertamento». Nel corso di tale procedura, la dogana ascolta le opinioni sia del titolare dei diritti che dell’importatore, al fine di accertare se le merci in questione costituiscano o meno una violazione.
Una risposta rapida e accurata nel corso del procedimento di accertamento incide direttamente sull’esito del provvedimento inibitorio. In particolare, qualora l’importatore sostenga che «non sussista violazione», il titolare del diritto dovrà presentare una confutazione convincente e prove a sostegno. Se la risposta in questa fase risulta insufficiente, esiste il rischio che i prodotti contraffatti, pur essendo stati individuati, ottengano l’autorizzazione allo sdoganamento.
Sebbene la richiesta di sequestro delle importazioni possa essere presentata dal titolare del diritto autonomamente, affidandosi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale che conosca approfonditamente sia la legislazione in materia di proprietà intellettuale sia le prassi doganali, è possibile sfruttare al massimo l’efficacia del sistema. Di seguito vengono illustrati i quattro principali vantaggi di affidarsi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale.
Vantaggio 1: Progettazione strategica dell’acquisizione dei diritti
Il consulente in materia di proprietà intellettuale fornisce assistenza nella creazione di un portafoglio di diritti strategico, in un'ottica di contrasto alla contraffazione. È in grado di fornire proposte ottimali da un punto di vista specialistico su quali diritti acquisire e in quale ambito, nonché su quale strategia di deposito sia efficace a seconda delle caratteristiche dei prodotti contraffatti.La progettazione dei diritti volta a massimizzare l’efficacia delle misure di prevenzione alla fonte – quali la selezione dei prodotti e dei servizi designati per i marchi, l’utilizzo di disegni e modelli parziali o correlati, nonché le modalità di redazione delle rivendicazioni di brevetto – è un ambito complesso che solo un esperto è in grado di gestire.
Vantaggio 2: Redazione di istanze di alta qualità
La qualità della richiesta di intervento è direttamente correlata alla decisione di accettazione da parte delle autorità doganali e all’efficacia delle successive misure di contrasto. Il consulente in materia di brevetti descrive accuratamente il contenuto dei diritti, dimostra i fatti di violazione in forma giuridicamente corretta e definisce elementi identificativi di facile utilizzo per il personale doganale nell’ambito delle loro attività operative.In particolare, la definizione dei punti di identificazione richiede una profonda comprensione dei processi di produzione dei prodotti originali e dei sistemi di gestione della qualità, nonché conoscenze specialistiche basate sull’analisi delle tendenze relative ai prodotti contraffatti. Il coinvolgimento di un consulente in brevetti migliora il tasso di accettazione delle richieste e aumenta l’efficacia dei provvedimenti inibitori.
Vantaggio 3: Risposta rapida e accurata nella procedura di accertamento
Una volta avviata la procedura di accertamento, è necessario presentare prove e memorie adeguate entro un termine limitato. Affidandosi a un consulente in brevetti, sarà possibile rispondere in modo rapido e accurato alle notifiche delle autorità doganali, aumentando così la probabilità di ottenere l’accertamento della violazione. In particolare, nei casi in cui l’importatore contesti la violazione, è indispensabile la capacità di elaborare una contestazione legale.Inoltre, il supporto di un consulente in brevetti risulta di grande aiuto anche nel caso in cui si richieda il parere di un comitato di esperti in merito a questioni tecniche controverse.
Vantaggio 4: Realizzazione di una strategia globale contro la contraffazione
Il consulente in materia di brevetti non si limita alla richiesta di blocco delle importazioni, ma possiede la capacità di progettare e attuare una strategia globale di contrasto alla contraffazione. È in grado di elaborare e promuovere una strategia di applicazione dei diritti onnicomprensiva che combini tutti i canali, dalle misure di controllo alla frontiera doganale, ai controlli sul mercato interno, all’eliminazione delle violazioni sulle piattaforme e-commerce, fino all’esercizio dei diritti all’estero.La lotta alla contraffazione non può basarsi su un unico strumento; solo coordinando organicamente più misure è possibile ottenere risultati significativi.
Le misure di contrasto alla contraffazione alla frontiera, in particolare il sistema di richiesta di sospensione delle importazioni, rappresentano uno degli strumenti più efficaci in termini di rapporto costo-beneficio a disposizione dei titolari dei marchi. Come dimostrano gli oltre 30.000 casi di sospensione all’anno, le dogane giapponesi sono attivamente impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e accolgono con favore le richieste presentate dai titolari dei diritti.
Ora che, a seguito della modifica della legge doganale del 2022, è stato ampliato l’ambito di applicazione dei provvedimenti contro i prodotti contraffatti provenienti dal commercio elettronico transfrontaliero, l’importanza di avvalersi di questo sistema è maggiore che mai. Trascurare il problema dei prodotti contraffatti comporta gravi rischi quali il danno al valore del marchio, la perdita di fatturato e problemi relativi alla sicurezza dei consumatori.
Acquisizione strategica dei diritti, redazione di denunce di alta qualità, gestione accurata delle procedure di certificazione: per garantire l’efficace attuazione di tali misure, si raccomanda di rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto della proprietà intellettuale che abbia una profonda conoscenza delle pratiche doganali.Quanto prima si interviene contro i prodotti contraffatti, tanto maggiori saranno i risultati ottenuti e tanto minori saranno i costi. Anziché rimandare con un «mi occuperò della questione prima o poi», agire immediatamente rappresenta il primo passo per proteggere il Suo marchio.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste i clienti in un'ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione dei Patentisti Asiatici (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).