«La data di lancio del nuovo prodotto si avvicina, ma la registrazione del marchio potrebbe non essere pronta in tempo»
; «Vorremmo accelerare la registrazione del marchio su Amazon, ma la procedura di esame standard richiede troppo tempo»
; «Desideriamo consolidare i nostri diritti il prima possibile, prima che altre aziende possano imitarci»
In un’epoca in cui il ritmo degli affari è sempre più serrato, i «tempi di attesa» legati alla registrazione dei marchi possono rappresentare un grave rischio gestionale. Di norma, dal deposito della domanda di registrazione alla registrazione definitiva trascorre un periodo di oltre sei mesi, ma non sono rari i casi in cui questo ritardo si riveli fatale.
In tali circostanze, il sistema da utilizzare è quello dell’«esame accelerato dei marchi».
Se utilizzato correttamente, questo sistema consente di ridurre notevolmente il periodo di esame, che normalmente richiede da alcuni mesi a quasi un anno, portandolo in media a circa due mesi (o, nei casi più rapidi, a poco più di un mese).
In questo articolo, un avvocato specializzato in marchi illustrerà in modo approfondito, dal punto di vista di un esperto, il funzionamento del sistema di esame accelerato, i rigorosi requisiti per l’utilizzo, i costi necessari e il motivo per cui è opportuno rivolgersi a un avvocato specializzato in marchi.
Indice
Innanzitutto, esaminiamo gli effetti concreti dell’esame anticipato, in particolare in termini di riduzione dei tempi.
Ogni giorno l’Ufficio Brevetti riceve un numero enorme di domande di registrazione di marchi provenienti da tutto il Giappone. Poiché gli esaminatori trattano tali domande, in linea di principio, in «ordine di ricezione», se non si intraprende alcuna azione, occorrono in media circa 6–8 mesi prima che venga notificato il risultato.
Inoltre, qualora nel corso della procedura si ricevesse una «notifica dei motivi di rigetto», sarà necessario presentare una controdeduzione o adottare altre misure; non è raro, pertanto, che trascorra più di un anno prima della registrazione definitiva.
D’altra parte, se si presenta una richiesta di esame accelerato e si ritiene che i requisiti siano soddisfatti, la posizione in lista d’attesa viene anticipata in via prioritaria.
Di conseguenza, il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l’emissione del primo risultato dell’esame si riduce in media a meno di due mesi.A seconda del caso, può capitare che la decisione di registrazione venga emessa entro un mese dalla presentazione della domanda, consentendo di ottenere i diritti con una velocità da tre a quattro volte superiore rispetto all’esame ordinario.
Nella fase di avvio di un’attività, questa «differenza di pochi mesi» si traduce direttamente in un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza e in una maggiore sicurezza per lo sviluppo del marchio.
Oltre al semplice fatto che «il certificato di registrazione viene recapitato più rapidamente», vi sono tre importanti vantaggi pratici dal punto di vista aziendale.
Negli ultimi anni, per la vendita su siti di e-commerce (in particolare Amazon), la «registrazione del marchio su Amazon» sta diventando un requisito imprescindibile. Effettuando tale registrazione, diventa possibile personalizzare in modo dettagliato le pagine dei prodotti (contenuti A+), creare un negozio dedicato al marchio e utilizzare la pubblicità sponsorizzata del marchio.
Punto chiave
: per la registrazione del marchio su Amazon è necessario un numero di marchio in fase di richiesta o già registrato. In particolare, il fatto che i diritti siano consolidati (registrati) è fondamentale per l’affidabilità dell’account e per la capacità di gestire eventuali problemi. L’esame accelerato può essere considerato lo strumento più efficace per partire con il piede giusto nella propria attività di e-commerce.
Non appena i prodotti della propria azienda iniziano ad avere successo sul mercato, sussiste il rischio che compaiano immediatamente prodotti contraffatti.
Se il diritto di marchio non è «registrato», è difficile presentare richieste di cessazione o di risarcimento danni aventi efficacia giuridica. Con lo stato «in fase di deposito», anche se si invia una diffida ad altre aziende, queste potrebbero ignorarla sostenendo che «non si dispone ancora dei diritti».
Ottenendo la registrazione dei diritti in tempi rapidi grazie all’esame accelerato, si è pronti ad adottare immediatamente misure legali nei confronti dei contraffattori. Mantenersi in una posizione che consenta l’esercizio dei propri diritti costituisce un potente deterrente nei confronti dei concorrenti.
La situazione in cui «si è depositato un marchio, ma sei mesi dopo è stato respinto» rappresenta lo scenario peggiore per un’azienda. Se si dovesse cambiare il nome del marchio dopo aver già realizzato l’insegna, stampato le confezioni e sviluppato il sito web, si verificherebbero danni ingenti (costi irrecuperabili), quali la sostituzione delle insegne o il ritiro dei prodotti dal mercato.
Questo è un punto fondamentale
Ricorrendo all’esame accelerato, si ottiene chiarezza fin dalle prime fasi dell’attività su «se questo marchio sia utilizzabile o meno», consentendo di investire nel proprio marchio in tutta tranquillità.
Un esperto valuterà gratuitamente se la Sua azienda soddisfa i requisiti per l’esame accelerato.
L’esame accelerato non è accessibile a chiunque lo richieda. L’Ufficio Brevetti dà priorità ai casi che presentano “urgenza” o “realtà aziendale concreta”, pertanto ha stabilito determinati requisiti.
I requisiti principali, che rendono il servizio facilmente accessibile alle piccole e medie imprese e alle start-up, sono i seguenti.
Si tratta del requisito più accessibile e incisivo. Se
il richiedente è una «piccola o media impresa» o un «lavoratore autonomo», l’esame accelerato viene concesso purché il marchio sia utilizzato (o in fase di preparazione per l’uso) su «almeno uno» dei prodotti o servizi designati.
Anche nel caso in cui «si sia presentata la domanda per magliette e borse, ma attualmente si vendano solo magliette», ricorrendo a questo requisito è possibile ottenere l’esame accelerato per tutti i diritti, comprese le borse.
Questo requisito si applica, ad esempio, nel caso in cui il richiedente sia una grande impresa.
Si applica quando il richiedente stesso sta già utilizzando (o sta preparando l’uso in misura considerevole) il marchio su «tutti» i prodotti e servizi designati al momento della domanda.Se è incluso
anche un solo prodotto per il quale si pensa “potrei utilizzarlo in futuro, quindi lo includo”, questo requisito non viene soddisfatto. In tal caso, è necessario ridurre (eliminare) i prodotti designati.
Si tratta dei casi in cui il marchio oggetto della domanda sia già in uso e sussista una «urgenza» come quella descritta di seguito.
In particolare, il requisito relativo all’«espansione all’estero» risulta particolarmente utile per le aziende che operano a livello globale.
Nella richiesta di esame accelerato (presentazione della memoria esplicativa), l’elemento più importante è la «prova che attesti l’effettivo utilizzo».
Non è sufficiente affermare semplicemente «lo stiamo utilizzando»; è obbligatorio presentare documentazione oggettiva.
Nello specifico, vengono ammessi come prove i seguenti documenti:
Si tratta di materiale stampato in cui compaiono il marchio e il prodotto. È preferibile che vi siano indicazioni che consentano di risalire alla data di creazione o di distribuzione.
Attualmente, si tratta delle prove più comunemente presentate. Si tratta di stampe del proprio sito web o delle pagine di vendita su piattaforme quali Rakuten o Amazon.
Tuttavia, non è sufficiente limitarsi a stampare semplicemente le immagini.
[Elementi obbligatori per le prove relative ai siti web]
Se tali requisiti non vengono soddisfatti, la prova verrà respinta. Si raccomanda particolare attenzione alle impostazioni di intestazione e piè di pagina del browser (visualizzazione dell’URL e della data) durante la stampa, poiché è facile trascurarle.
Costituiscono una prova convincente dell’effettivo svolgimento della transazione commerciale.
È necessario che il nome del marchio sia chiaramente indicato sui documenti. Qualora fossero riportati solo il “codice merce” o il “numero di modello”, sarà necessario allegare ulteriore documentazione (ad esempio un catalogo) che consenta di collegare tale numero di modello al prodotto (marchio) a cui si riferisce.
Anche se la vendita non è ancora iniziata, se si riconosce che «i preparativi per l’uso sono a uno stadio avanzato», si può beneficiare dell’esame accelerato.
Nello specifico, rientrano in questa categoria il piano aziendale che descrive un programma di vendita concreto, l’ordine di stampa di opuscoli inviato a una tipografia e l’ordine di realizzazione di un sito web inviato a un’agenzia di web design. I semplici appunti interni tendono a non essere riconosciuti come prove valide.
Qual è il costo da sostenere per avvalersi dell’esame accelerato?
Potrebbe sembrare sorprendente, ma la presentazione della domanda di esame accelerato per un marchio non comporta il pagamento di alcuna tassa aggiuntiva (tassa di bollo) all’Ufficio dei Brevetti.
È possibile presentare la domanda pagando esclusivamente la normale tassa di deposito. Questo rappresenta un vantaggio esclusivo dei marchi rispetto all’esame accelerato dei brevetti (nel caso dei brevetti, a seconda delle circostanze, potrebbero essere previsti costi di ricerca, ecc.).
Sebbene le tasse da versare all’Ufficio Brevetti siano gratuite, qualora si affidi la procedura a un consulente in brevetti, si dovranno sostenere costi aggiuntivi per la redazione della «Memoria esplicativa relativa all’esame accelerato».
Per ottenere l’esame accelerato, è necessario redigere e presentare documenti specialistici, oltre alla normale documentazione di deposito. Tali documenti devono contenere una spiegazione giuridica che dimostri il soddisfacimento dei requisiti, nonché la selezione e l’allegato di prove adeguate.
In linea con le tariffe di mercato, molti studi applicano un costo aggiuntivo compreso tra 20.000 e 50.000 yen, oltre alle normali tasse di deposito.
Tuttavia, se considerato come un investimento per risparmiare alcuni mesi di tempo, si può affermare che il ritorno in termini commerciali sia ampiamente giustificato.
Esiste un termine simile, ovvero «esame Fast Track». Si tratta anch’esso di un sistema che accelera l’esame, ma è nettamente diverso dall’esame anticipato.
| Caratteristiche | Esame anticipato | Esame Fast Track |
|---|---|---|
| Procedura di richiesta | Necessaria (dichiarazione motivata) | Non richiesto (applicazione automatica) |
| Prova dell’utilizzo | Necessaria | Non richiesto |
| Tempi di esame | Circa 1,9 mesi (il più rapido) | Circa 6 mesi (leggermente più veloce del normale) |
| Prodotti designati | È necessario applicare delle limitazioni in base ai dati di utilizzo effettivi | Modalità di selezione dall’elenco |
Sebbene il Fast Track presenti il vantaggio di «non richiedere alcuna procedura di richiesta», l’effetto di riduzione dei tempi è limitato.
La scelta più appropriata consiste nel distinguere
tra le due opzioni: si opterà per l’esame accelerato se si desidera «ottenere il brevetto il più rapidamente possibile» o se sussistono «circostanze particolari»,
mentre si opterà per la procedura Fast Track se si ritiene che «sia sufficiente un leggero anticipo nei tempi, senza voler sostenere costi aggiuntivi o ulteriori oneri».
Sebbene l’esame anticipato presenti numerosi vantaggi, vi sono anche alcuni aspetti da tenere in considerazione.
Nel caso in cui si ricorra al «Requisito ② (uso su tutti i prodotti)», potrebbe essere necessario rimuovere (correggere) dai prodotti designati quelli non effettivamente utilizzati.
Anche nel caso di prodotti il cui lancio sia previsto in futuro, se al momento non è possibile fornire prove a sostegno, si può verificare la necessità di escluderli dall’ambito di protezione.
Per i prodotti per i quali si desidera «ottenere il diritto a titolo precauzionale per il futuro, pur non essendo attualmente in vendita», è necessario compiere una scelta strategica: presentare una domanda ordinaria separata oppure rinunciare all’esame accelerato.
Qualora, a seguito dell’esame accelerato, si riceva una «notifica dei motivi di rigetto», il termine per la risposta (termine per la presentazione delle osservazioni) potrebbe essere fissato a un periodo più breve rispetto al normale. Poiché è richiesta una replica
tempestiva e la redazione di proposte di correzione, è estremamente difficile gestire la situazione senza il supporto di un professionista.
Spesso ci viene chiesto: «È possibile gestire l’esame anticipato da soli?». Per rispondere in sintesi: «È possibile, ma non lo consigliamo».
Il motivo risiede nel rapporto tra impegno richiesto e rischi connessi.
La «dichiarazione motivata» non consiste semplicemente nel scrivere «è urgente». È necessario spiegare dal punto di vista giuridico a quale requisito si fa riferimento e allegare la documentazione probatoria adeguata.
In particolare, per la presentazione di prove relative a siti web, è necessario attenersi alle minuziose norme operative dell’Ufficio Brevetti, quali le modalità di indicazione degli URL e la nitidezza delle immagini.In caso di carenze, verrà emessa un’ordinanza di rettifica, il che comporterà un ulteriore dispendio di tempo.
L’elemento più importante per superare l’esame accelerato è la coerenza tra i «prodotti e servizi designati» e le «prove». Un
consulente in brevetti è in grado di valutare immediatamente se, ad esempio, «con questa documentazione probatoria, questo prodotto designato verrà accettato, mentre sarebbe più facile ottenere l’approvazione se si eliminasse quest’altro» oppure «questo prodotto risulterà coerente con le prove se se ne modifica la formulazione».Per ridurre gli scambi
superflui e puntare alla registrazione seguendo il percorso più breve, è indispensabile avvalersi delle competenze di un esperto.
Il fatto che l’esame accelerato fornisca rapidamente i risultati significa che, in caso di rigetto, i termini per la ripresentazione della domanda o la modifica del nome si avvicinano rapidamente.
Proprio per questo motivo, è necessario effettuare meticolosamente, nella fase precedente alla presentazione della domanda, un’indagine sulla registrabilità (ricerca sui marchi precedenti) per verificare se «questo marchio verrà accettato?».Il consulente in materia di marchi fornisce un supporto completo per definire una strategia di deposito adeguata all’esame accelerato.
D. È possibile richiedere l’esame accelerato anche dopo aver presentato la domanda?
R. Sì, è possibile.
Non è necessario che la richiesta sia presentata contestualmente alla domanda. Qualora, dopo la presentazione della domanda, si verifichino circostanze quali «ho deciso di affrettare la procedura» o «sono comparsi prodotti contraffatti», è possibile richiedere l’esame accelerato in un secondo momento presentando una «dichiarazione motivata».
D. È possibile usufruire di questo servizio anche se si è un lavoratore autonomo?
R. Certamente.
Il servizio è disponibile sia per le persone giuridiche che per i privati. Se dispone di prove relative alle attività svolte sul sito web o sui social media, può presentarle come documentazione a sostegno. Anzi, in molti casi i lavoratori autonomi possono trarre vantaggio dal fatto di poter ricorrere ai «requisiti per le piccole e medie imprese» (è sufficiente l’utilizzo su una parte dei prodotti).
D. È corretto affermare che il marchio è «in uso» anche se non è ancora stato registrato?
A. Sì, non vi è alcun problema.
Anche se il diritto di marchio non è ancora sorto, l’uso del marchio in sé è libero (purché non vi sia violazione dei diritti altrui). Nell’ambito dell’esame accelerato, è necessario dimostrare il «fatto che il marchio sia già in uso».
L’esame accelerato nella registrazione dei marchi è uno strumento efficace per eliminare l’incertezza commerciale e garantire una solida protezione del marchio in tempi brevi.
Se non è sicuro di soddisfare i requisiti o ha dubbi su quali prove presentare, La invitiamo a contattarci per una prima consulenza. Le proporremo la strategia di deposito e il piano di esame accelerato più adatti alla situazione aziendale
della Sua società.
Per i marchi vale il principio “primo arrivato, primo servito”.
Prima che un concorrente si appropri dei diritti per un soffio, si avvalga dell’esame accelerato per proteggere il Suo prezioso marchio.
Ci illustri innanzitutto le sfide attuali.
Le proporremo il piano più adatto.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti provenienti da un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).