Tutela dei marchi che includono nomi geografici come Osaka e Tokyo

Registrabilità dei marchi contenenti nomi di località quali Osaka e Tokyo

Nel corso dello sviluppo di un marchio, potrebbero presentarsi occasioni in cui si utilizza un marchio contenente un “nome di località”. Quali problemi potrebbero sorgere nel caso in cui si intenda ottenere la tutela di un marchio di questo tipo?

Poiché un marchio deve fungere da segno distintivo dei prodotti o dei servizi, i “nomi di località” in sé non possono essere registrati come marchi.

Analogamente, anche i marchi composti da un «nome di località» e da una «denominazione generica di prodotti o servizi» (denominata «denominazione generica») non possono, in linea di principio, essere registrati.

Si tratta di marchi che non costituiscono un segno distintivo, o che lo sono in misura estremamente limitata; inoltre, poiché si ritiene che non sia equo consentire a un singolo soggetto di detenere in esclusiva marchi composti da «nomi di località» o da «nomi di località + denominazioni comuni» – termini che chiunque vorrebbe utilizzare in modo descrittivo – la loro registrazione non è consentita dalla legge.

Come rendere famoso un marchio e ottenerne la registrazione

Tuttavia, anche nel caso di marchi di questo tipo, in alcuni casi è possibile ottenere, in via eccezionale, la tutela dei diritti continuandone l’uso per un certo periodo. Anche se inizialmente si tratta di un marchio con scarso carattere distintivo e poco idoneo a fungere da segno distintivo, se, a seguito di un lungo periodo di utilizzo, tale marchio viene riconosciuto dai consumatori (utenti) come indicazione di provenienza, esso viene registrato.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge sui marchi, è necessario presentare prove quali un uso pluriennale, attività pubblicitarie e risultati di vendita per dimostrare che il marchio sia ampiamente riconosciuto tra i consumatori.

Metodo di registrazione del marchio sotto forma di logo

Ottenere una notorietà a livello nazionale non è facile, ma se il marchio viene trasformato in un logo in misura significativa, la registrazione risulta più agevole. Trasformando il marchio da semplice testo a logo dal design accattivante, è possibile compensare lo scarso carattere distintivo della parte testuale.

Il problema dell’errata percezione della qualità nei marchi costituiti da «nome di località» + «neologismo»

D’altra parte, è possibile ottenere la registrazione senza problemi per un marchio costituito da un «nome di località» più un «neologismo» (o un termine analogo). Tuttavia, in questo caso potrebbe essere necessario definire con cura i prodotti designati per evitare che si verifichi un «erroneo riconoscimento della qualità del prodotto o del servizio».

Ad esempio, se il marchio contiene la parola «Osaka», i consumatori tenderanno naturalmente a ritenere che il prodotto sia stato fabbricato a Osaka o che sia fornito a Osaka. Se, nonostante la presenza della parola «Osaka», il prodotto fosse in realtà fabbricato a Tokyo, ciò causerebbe un errore di percezione da parte dei consumatori riguardo alla qualità o alla provenienza.

Si noti che, effettuando una ricerca sui marchi contenenti la parola «Osaka» sulla piattaforma di informazioni sui brevetti (J-PlatPat), ne vengono individuati in numero talmente elevato da non poter essere elencati tutti. Tra questi vi sono anche marchi in cui i prodotti designati non sono limitati con la dicitura «prodotto a Osaka...».Si tratta di marchi in cui, sebbene sia presente la parola «Osaka», il marchio nel suo complesso è ritenuto un neologismo; in altre parole, si ritiene che il consumatore non possa erroneamente ritenere che si tratti di un prodotto «prodotto a Osaka».

Confronto tra tre approcci

Si mettono a confronto i tre principali approcci per la registrazione di marchi contenenti nomi di località. Poiché ciascuno presenta vantaggi e svantaggi, è importante scegliere la strategia più adeguata alla situazione.

Tutela dei marchi regionali (marchi collettivi regionali)

Riteniamo che molti marchi contenenti nomi di località siano, per loro natura, legati ai marchi regionali. La legge sui marchi prevede un sistema finalizzato alla tutela dei marchi regionali, denominato «marchio collettivo regionale».

Presentando una domanda come marchio collettivo regionale, è possibile ottenere la registrazione anche senza aver raggiunto una notorietà a livello nazionale. La registrazione è concessa se il marchio gode di una notorietà significativa, tenendo conto della tipologia di prodotti o servizi e dei canali di distribuzione.

Se l’obiettivo non è quello di un singolo individuo, ma di promuovere a livello regionale il marchio di un prodotto tipico, si raccomanda di avvalersi del marchio collettivo regionale.

A titolo di curiosità, anch’io, in qualità di autore del presente articolo, in passato mi sono occupato, in qualità di consulente in brevetti in qualità di rappresentante, della domanda di registrazione di un marchio collettivo regionale. All’epoca si trattava dei marchi «Tokyo Ni-hachi Soba» e «Tokyo Ni-hachi Soba», costituiti dalla combinazione di «Tokyo» e «Ni-hachi Soba». Anche questi sono stati registrati senza intoppi e sono tuttora protetti.

Sistema di protezione delle indicazioni geografiche (IG)

Come sistema di tutela della proprietà intellettuale regionale, oltre al marchio collettivo regionale, esiste il cosiddetto «sistema di tutela delle indicazioni geografiche (IG)». Sebbene possa sembrare un sistema simile a quello del marchio collettivo regionale, questo è di competenza del Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca e la sua protezione riguarda esclusivamente i prodotti agricoli, forestali e ittici, nonché i prodotti alimentari e le bevande.Poiché è necessario un periodo di utilizzo (produzione) di circa 25 anni, gli ostacoli da superare sono elevati.

Riepilogo

Come si può notare, la registrazione dei marchi contenenti nomi geografici presenta una situazione piuttosto complessa. È fondamentale scegliere l’approccio più adeguato in base alle circostanze.

Se desiderate ottenere la tutela di un marchio contenente un «nome di località» o registrare un marchio collettivo regionale o il sistema di protezione delle indicazioni geografiche (IG), non esitate a contattarci.

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