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Osservazioni di terzi sulle domande di brevetto: guida al sistema giapponese

Scritto da Takefumi Sugiura | 2026/05/03

Che cos’è il sistema di segnalazione?

Indice

  1. Che cos’è il sistema di segnalazione?
  2. Periodo e soggetti interessati per la comunicazione delle informazioni
  3. Metodi efficaci per la comunicazione delle informazioni
  4. L’importanza del supporto da parte di esperti
  5. Come comportarsi qualora le informazioni fornite riguardino una propria domanda di brevetto
  6. Sintesi

Il sistema di segnalazione consente di fornire agli esaminatori e ai giudici informazioni relative, ad esempio, alla mancanza di novità o di attività inventiva nell’invenzione oggetto di una domanda di brevetto. Avvalendosi di tale sistema, è possibile impedire la concessione di brevetti invalidi e mantenere un ambiente di concorrenza leale sul mercato.

Figura 1: Processo complessivo del sistema di segnalazione di informazioni sui brevetti – Flusso che va dalla presentazione da parte del segnalante (che può rimanere anonimo) all’Ufficio Brevetti fino all’esito dell’esame

Principali vantaggi della segnalazione

  • È possibile contrastare le domande di brevetto presentate dai concorrenti
  • È possibile impedire preventivamente la concessione di brevetti non validi
  • È possibile fornire elementi di valutazione all’esaminatore
  • È possibile fornire informazioni in forma anonima

Periodo e oggetto della segnalazione

Dopo la presentazione della domanda di brevetto, è possibile fornire informazioni in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che sia stata presentata o meno una richiesta di esame. Nello specifico, è possibile fornire informazioni nei seguenti momenti:

  • Prima dell’avvio dell’esame
  • Dopo la prima notifica dei motivi di rigetto
  • Dopo la correzione da parte del richiedente
  • Dopo la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto

I motivi di rigetto oggetto della comunicazione di informazioni sono i seguenti:

  • Mancanza di novità (articolo 29, comma 1, della Legge sui brevetti)
  • Mancanza di attività inventiva (articolo 29, comma 2, della Legge sui brevetti)
  • Domanda anteriore con ambito di protezione più ampio (articolo 29-2 della Legge sui brevetti)
  • Domanda anteriore (articolo 39 della Legge sui brevetti)
  • Violazione dei requisiti di descrizione della memoria descrittiva (articolo 36, comma 4, punto 1, della Legge sui brevetti)
  • Violazione dei requisiti di descrizione delle rivendicazioni (articolo 36, comma 6, della Legge sui brevetti)
  • ecc.

Metodi efficaci per la fornitura di informazioni

1. Redazione del modulo di presentazione di pubblicazioni ecc.

La comunicazione delle informazioni avviene mediante la presentazione del «Modulo di presentazione di pubblicazioni e simili». Nel modulo devono essere indicati i seguenti elementi:

  • Numero di domanda della domanda di brevetto in questione
  • Dati bibliografici delle pubblicazioni da presentare
  • Motivo della presentazione (motivo per cui la domanda di brevetto presenta motivi di rigetto)

2. Come redigere in modo efficace la sezione «Motivi della presentazione»

Nella sezione «Motivi della presentazione» si devono indicare i motivi per cui si ritiene che la domanda di brevetto presenti motivi di rigetto. Affinché la comunicazione di informazioni risulti efficace, è importante tenere conto dei seguenti punti:

  • Spiegare in modo conciso e logico, concentrandosi sui punti essenziali
  • Fornire spiegazioni in linea con quanto riportato nei criteri di esame e nel manuale
  • Indicare i riferimenti alle pubblicazioni e illustrare in modo conciso il contenuto divulgato
  • Qualora si intenda negare l’originalità sulla base di più pubblicazioni, illustrare anche il contesto e il ragionamento logico relativo a tali pubblicazioni
  • Utilizzare una tabella comparativa per mettere a confronto, elemento per elemento, l’invenzione oggetto della presente domanda con quella contenuta nella pubblicazione o altro documento

Ad esempio, nel negare l’originalità, si dovranno illustrare i punti di corrispondenza, i punti di divergenza, la motivazione logica e i motivi per cui non si dovrebbero prendere in considerazione gli effetti vantaggiosi rispetto all’invenzione citata.

3. Modalità di presentazione

La trasmissione delle informazioni può avvenire secondo le seguenti modalità:

  • Presentazione online tramite il software per la presentazione delle domande via Internet (consigliata: la domanda giunge all’esaminatore entro un giorno)
  • Per posta
  • Presentazione presso lo sportello dell’Ufficio Brevetti

In caso di presentazione online, è possibile fornire informazioni in modo più efficace creando un «allegato» in formato PDF contenente le informazioni da inserire nel campo «Motivo della presentazione» e utilizzando interruzioni di riga, formattazione del testo, tabelle e simili per fornire spiegazioni.

L’importanza del supporto da parte di esperti

Chiunque può fornire informazioni; tuttavia, per garantire un’efficace comunicazione delle stesse, è necessaria una conoscenza specialistica della legge sui brevetti e dei criteri di esame. Affidandosi a uno studio di consulenza in materia di brevetti, si ottengono i seguenti vantaggi:

Vantaggi derivanti dall’affidarsi a uno studio di consulenza in materia di brevetti

  1. Analisi specialistica: gli esperti in materia di brevetti analizzeranno la domanda di brevetto in questione, individuando i motivi di rigetto validi
  2. Redazione efficace dei documenti: si redigono documenti logici e persuasivi, in grado di convincere l’esaminatore
  3. Selezione adeguata della documentazione: vengono selezionati i documenti di tecnica anteriore più pertinenti e presentati combinandoli in modo efficace
  4. Gestione in forma anonima: se necessario, si provvede in vece del cliente alle procedure di fornitura di informazioni in forma anonima
  5. Monitoraggio dell’iter di esame: monitoriamo lo stato dell’esame dopo la presentazione delle informazioni e, se necessario, proponiamo ulteriori interventi

Come reagire qualora venga richiesta la presentazione di informazioni in merito a una propria domanda di brevetto

Qualora venga fornita un’informazione relativa alla propria domanda di brevetto, è fondamentale verificarne il contenuto e reagire in modo adeguato. Avvalendosi del supporto di uno studio di consulenza in materia di brevetti, è possibile adottare le seguenti misure:

  1. Analisi delle informazioni fornite e valutazione dell’impatto
  2. Redazione di atti di rettifica, se necessario
  3. Contestazione mediante la redazione di memorie e istanze efficaci
  4. Proposta di strategie di comunicazione aggiuntive, quali i colloqui con l’esaminatore

Conclusioni

Il sistema di comunicazione di informazioni costituisce uno strumento estremamente potente nell’ambito della strategia brevettuale. Fornendo informazioni efficaci in merito alle domande di brevetto presentate dai concorrenti, è possibile impedire la concessione di diritti di brevetto che potrebbero influire sull’attività della propria azienda. D’altra parte, qualora venissero fornite informazioni relative alle domande presentate dalla propria azienda, una risposta adeguata consente di salvaguardare le possibilità di ottenere i diritti.

Per svolgere efficacemente tali procedure, si raccomanda di avvalersi del supporto di uno studio legale specializzato in brevetti. Grazie alla consulenza strategica in materia di proprietà intellettuale e alla delega delle procedure, sarà possibile tutelare con efficacia la propria attività.

Per qualsiasi consulenza in materia di domande di brevetto o di comunicazione di informazioni, non esitate a contattare il nostro studio. Saremo lieti di supportare la vostra strategia in materia di proprietà intellettuale.

*Il presente articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza legale né un parere giuridico su casi specifici. Per consulenze concrete, si prega di rivolgersi a un avvocato o a un consulente in materia di brevetti specializzato.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).