«Desideriamo rendere più efficienti le attività relative alla proprietà intellettuale» «Desideriamo ridurre i costi legati ai brevetti» — non sono poche le aziende che si trovano ad affrontare tali sfide. Le attività relative alla proprietà intellettuale, quali le domande di brevetto, la registrazione dei marchi e la gestione e il mantenimento dei diritti, rappresentano una risorsa gestionale fondamentale a sostegno della competitività aziendale; tuttavia, richiedono un elevato livello di specializzazione e, se si cerca di gestirle esclusivamente all’interno dell’azienda, comportano un dispendio di tempo, costi e rischi superiori a quanto si possa immaginare.
Nel presente articolo illustreremo metodi concreti per ottenere contemporaneamente una maggiore efficienza operativa e una riduzione dei costi, affidando le attività relative alla proprietà intellettuale a consulenti in materia di brevetti o a studi legali specializzati. Forniremo informazioni complete e utili per la pratica, che spaziano dai rischi legati alla gestione autonoma della proprietà intellettuale ai casi di successo nell’utilizzo di risorse esterne, fino ai criteri fondamentali per la scelta di uno studio legale che garantisca risultati positivi.
Indice
Molte aziende ritengono che «se ci occupiamo internamente di tutte le attività relative alla proprietà intellettuale, i costi dovrebbero risultare inferiori», ma la realtà è esattamente l’opposto. Cercando di gestire la proprietà intellettuale esclusivamente con risorse interne, si accumulano costi e rischi difficilmente individuabili. Di seguito illustreremo tre problemi tipici.
La redazione dei documenti per la domanda di brevetto richiede una conoscenza approfondita della legge sui brevetti e dei criteri di esame.Se i tecnici o il personale amministrativo interno si occupano della questione “imitando ciò che vedono”, possono insorgere problemi quali la mancata indicazione delle rivendicazioni (ambito di protezione del brevetto), la mancanza di spiegazioni nella descrizione tecnica o un’indagine insufficiente sullo stato dell’arte; ciò comporta costi legati alla risposta alle notifiche di rigetto e una riduzione dell’ambito di protezione del diritto.
Di conseguenza, si è costretti a presentare ripetutamente atti di correzione, il che non solo comporta costi e tempi aggiuntivi, ma spesso comporta anche la perdita di un ambito di protezione più ampio che si sarebbe potuto ottenere.
Si riscontrano moltissimi casi in cui il personale che dovrebbe concentrarsi sulle attività aziendali principali, quali la ricerca e lo sviluppo o le vendite, si ritrova invece oberato dalla redazione di documenti relativi alla proprietà intellettuale e dalla gestione delle scadenze. Le attività relative alla proprietà intellettuale non sono «lavori che si possono svolgere di sfuggita», ma richiedono un impegno costante, dalla preparazione della domanda alla concessione del brevetto, fino alla sua gestione e mantenimento.
Il fatto che ingegneri e dirigenti, che dovrebbero concentrarsi sulle attività principali, vedano il proprio tempo assorbito dalle attività relative alla proprietà intellettuale comporta una perdita di opportunità, quali un rallentamento della ricerca e sviluppo o ritardi nell’avvio di nuove iniziative. Sebbene questo aspetto sia difficilmente percepibile, costituisce un fattore che ostacola notevolmente la crescita aziendale.
Nelle aziende in cui le attività relative alla proprietà intellettuale sono affidate a specifici dipendenti, sussiste il rischio che tali attività si arrestino completamente in caso di trasferimento o dimissioni del responsabile. Non è infatti raro che lo stato di avanzamento delle domande in corso, le informazioni sulle scadenze dei singoli diritti, la cronologia dei fatti passati e le motivazioni delle decisioni siano conservate esclusivamente nella memoria del singolo responsabile o in file locali.
Attenzione: rischio di perdita dei diritti dovuto alla dipendenza da singoli individui
Si sono verificati casi concreti in cui, a causa del dimissioni improvvise o di un congedo prolungato del responsabile, sono state dimenticate le scadenze di rinnovo di brevetti o marchi, con conseguente estinzione dei diritti. Il recupero di un diritto una volta decaduto è difficile e può comportare ingenti danni. La dipendenza da singoli individui nella gestione della proprietà intellettuale rappresenta un rischio gestionale che le aziende non possono trascurare.
Attenzione ai «costi nascosti»
I costi legati alla gestione interna non si limitano alle sole spese per il personale. Se si sommano i «costi nascosti» – quali le spese aggiuntive dovute a rielaborazioni, la perdita di opportunità e la riduzione dei ricavi futuri derivanti dalle licenze a causa della limitazione dell’ambito dei diritti – in molti casi il costo totale risulta superiore rispetto all’esternalizzazione. È importante non lasciarsi influenzare dalla sola riduzione dei costi immediati, ma valutare la situazione in base al costo complessivo.
Affidando le attività relative alla proprietà intellettuale a consulenti in materia di brevetti o a studi di consulenza in materia di brevetti, è possibile liberare risorse interne e migliorare notevolmente la qualità e la rapidità delle operazioni. Di seguito vi presentiamo i tre punti fondamentali per l’ottimizzazione.
Punto chiave: ottimizzazione del processo di deposito
I consulenti in brevetti conoscono a fondo l’intero processo di deposito, dall’ascolto delle informazioni relative all’invenzione alla ricerca sullo stato dell’arte, dalla redazione della descrizione tecnica alla gestione delle fasi intermedie (risposta ai motivi di rigetto). Grazie alla loro vasta esperienza pratica, sono in grado di elaborare e attuare strategie volte all’ottenimento di diritti di alta qualità attraverso il percorso più breve.Il vantaggio principale consiste nel garantire un’estensione dei diritti significativamente più ampia e in tempi decisamente più rapidi rispetto a quanto si otterrebbe procedendo per tentativi all’interno dell’azienda.
Punto chiave: esternalizzazione della gestione delle scadenze
Gli studi di consulenza in materia di brevetti gestiscono in modo centralizzato, tramite sistemi dedicati, le complesse scadenze relative a depositi, esami e pagamento delle tasse annuali. Grazie a un sistema di doppio controllo e agli avvisi del sistema, è possibile ridurre il rischio di dimenticare le scadenze quasi a zero. Ciò consente di prevenire con certezza la peggiore delle ipotesi: «la perdita dei diritti a causa di una dimenticanza nel rinnovare il brevetto».
Punto chiave: istituzione di un sistema di formazione interna
I consulenti in materia di brevetti forniscono inoltre supporto nell’organizzazione di corsi di formazione interni sulla proprietà intellettuale e di sessioni dedicate all’individuazione delle invenzioni.Consentendo ai tecnici di comprendere «cosa è brevettabile», si previene la perdita di invenzioni e si rafforza strategicamente il portafoglio di proprietà intellettuale. Il coinvolgimento continuo di esperti esterni contribuisce ad elevare il livello di alfabetizzazione in materia di proprietà intellettuale all’interno dell’azienda, migliorando così la capacità dell’intera organizzazione in questo ambito.
Sintesi dei punti chiave per l’ottimizzazione
L’essenza dell’efficienza derivante dall’esternalizzazione ai consulenti in materia di brevetti risiede in un’adeguata ripartizione dei ruoli, secondo il principio: «Affidare le attività specialistiche ai professionisti e consentire all’azienda di concentrarsi sulle attività principali». Di conseguenza, si ottengono contemporaneamente tre effetti: il miglioramento della qualità delle domande di brevetto, la stabilizzazione della gestione delle scadenze e il potenziamento delle competenze interne in materia di proprietà intellettuale, con un notevole aumento della produttività dell’intera azienda.
Sebbene vi sia la percezione che «affidarsi a soggetti esterni comporti dei costi», in realtà, nella maggior parte dei casi, ciò porta a una riduzione dei costi se considerata nel suo complesso. Di seguito illustriamo in modo concreto tale meccanismo, basandoci sui seguenti quattro motivi.
Grazie a una ricerca approfondita sullo stato dell’arte condotta dal consulente in brevetti prima del deposito, è possibile individuare in anticipo le invenzioni con scarse prospettive di brevettabilità. Evitando depositi superflui, si possono ridurre notevolmente le spese di deposito, di richiesta di esame e di gestione delle fasi intermedie.
Effetto di riduzione dei costi: semplicemente evitando una singola domanda superflua, è possibile risparmiare da alcune centinaia di migliaia di yen a oltre 1 milione di yen in spese sostenute dal momento della domanda fino al conseguimento del diritto. Per le aziende che presentano più domande all’anno, l’accuratezza della ricerca preliminare si riflette direttamente sulle spese.
Man mano che il numero dei brevetti detenuti aumenta, capita spesso di continuare a pagare le annualità (spese di mantenimento dei brevetti) anche per diritti che hanno ormai una scarsa rilevanza per l’attività aziendale. Un consulente in brevetti può assisterLa nell’inventario del portafoglio di proprietà intellettuale, distinguendo i diritti da mantenere da quelli di cui è possibile disporre, consentendo così di ottimizzare i costi di mantenimento annuali.
Effetto di riduzione dei costi: le tasse di mantenimento dei brevetti diventano sempre più onerose con il passare degli anni. In alcuni casi, è possibile ridurre i costi di mantenimento di oltre alcune centinaia di migliaia di yen all’anno semplicemente rivedendo cinque brevetti non necessari.
Per le piccole e medie imprese e le start-up, l’Ufficio Brevetti e i vari enti locali mettono a disposizione programmi di sovvenzioni e contributi relativi alla proprietà intellettuale. I consulenti in materia di brevetti conoscono bene tali programmi e sono in grado di fornire assistenza, dall’individuazione dei programmi a cui la vostra azienda può accedere alla preparazione dei documenti necessari per la richiesta.
Risparmio sui costi: grazie all’utilizzo di regimi di esenzione o di sovvenzioni, in alcuni casi è possibile ridurre le spese di deposito e di richiesta di esame fino a un terzo o alla metà. Le aziende che, per ignoranza, si fanno carico dell’intero importo sono invitate a consultare un consulente in brevetti.
Assumendo personale interno dedicato alla proprietà intellettuale, i costi del personale si configurano come costi fissi mensili. Al contrario, l’esternalizzazione a un consulente in brevetti comporta costi basati sui singoli incarichi, che possono quindi essere gestiti come costi variabili in base al numero di domande di brevetto e al volume di lavoro. Per le aziende soggette a fluttuazioni nel volume di lavoro, questa flessibilità rappresenta un grande vantaggio.
Confronto tra gestione interna e esternalizzazione
| Elementi di confronto | Gestione interna | Affidamento a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale |
|---|---|---|
| Tempo richiesto | Lungo (con numerosi tentativi ed errori) | Breve (ottimizzazione basata sull’esperienza) |
| Costo totale | Elevato (compresi i costi nascosti) | Adeguato (investimento commisurato ai risultati) |
| Rischio | Elevato (dipendenza da singole persone, errori nella gestione delle scadenze) | Basso (gestione del sistema e doppio controllo) |
| Qualità dei diritti | Instabile (riduzione dei diritti dovuta alla mancanza di esperienza) | Elevata (garanzia di un'ampia portata dei diritti) |
| Struttura dei costi | Costi fissi (principalmente costi del personale) | Costi variabili (in base ai progetti) |
| Scalabilità | Bassa (è necessario aumentare il personale) | Elevata (capacità di adattarsi in modo flessibile al numero di progetti) |
Di seguito vengono presentati alcuni casi di aziende che hanno effettivamente realizzato l’ottimizzazione delle operazioni e la riduzione dei costi grazie all’esternalizzazione a consulenti in materia di brevetti.
Caso 1: Azienda A del settore manifatturiero (50 dipendenti)
Problema: il responsabile del reparto tecnico si occupava anche delle attività relative alla proprietà intellettuale, ma la redazione dei documenti di deposito richiedeva un tempo ingente, compromettendo le sue mansioni principali di gestione dello sviluppo. La gestione delle scadenze avveniva tramite Excel, con il rischio costante di omissioni negli aggiornamenti.
Misure adottate: affidamento in blocco delle attività di deposito delle domande e della gestione delle scadenze a uno studio di avvocati specializzati in brevetti. È stato istituito un sistema in cui gli avvocati specializzati in brevetti effettuano visite periodiche per raccogliere informazioni sulle invenzioni.
Risultati: Le attività relative alla proprietà intellettuale svolte dal responsabile sono state ridotte da circa 40 ore al mese a 5 ore. Lo svolgimento dei progetti di sviluppo ha subito un’accelerazione e il lancio dei nuovi prodotti è stato anticipato di 3 mesi. Inoltre, grazie alle ricerche preliminari condotte dal consulente in brevetti, è stato possibile evitare due domande di brevetto con scarse prospettive di successo, realizzando un risparmio annuo di circa 1,5 milioni di yen.
Caso 2: Start-up IT B (15 dipendenti)
Problema: nel settore SaaS in rapida crescita, l’ottenimento di brevetti software era una necessità urgente per differenziarsi dalla concorrenza; tuttavia, non disponendo di competenze interne in materia di proprietà intellettuale, l’azienda non sapeva da dove iniziare.
Misure adottate: è stato selezionato come partner uno studio di consulenza in materia di brevetti specializzato nel settore IT. È stato affidato allo studio un incarico completo, dalla definizione della strategia di proprietà intellettuale all’individuazione delle invenzioni, alla presentazione delle domande e all’ottenimento dei diritti. Anche l’utilizzo dei sussidi è stato reso possibile grazie alla proposta del consulente in brevetti.
Risultati: in un anno sono stati ottenuti tre brevetti relativi alle tecnologie di base. Grazie all’utilizzo dei sussidi, è stato possibile ridurre di circa il 40% i costi di deposito delle domande. L’ottenimento dei brevetti ha costituito un elemento persuasivo nei confronti degli investitori, consentendo di portare a termine con successo anche la raccolta di fondi di serie A.Senza assumere personale interno dedicato alla proprietà intellettuale, è stato possibile realizzare un sistema di gestione della proprietà intellettuale di alta qualità a un costo pari a circa un terzo delle spese di personale su base mensile.
L’esternalizzazione a un consulente in brevetti o a uno studio legale offre notevoli vantaggi, ma se si sceglie uno studio non adatto alla propria azienda, non si otterranno i risultati sperati. Si raccomanda di basare la scelta sui seguenti tre punti.
Punto 1: Conosce a fondo il settore tecnologico della propria azienda?
Ogni studio di consulenza in materia di brevetti ha i propri settori di specializzazione. È fondamentale scegliere uno studio che abbia una comprovata esperienza nel settore tecnologico della propria azienda, che si tratti di ingegneria meccanica, chimica, informatica o software. Durante il primo colloquio, si raccomanda di verificare l’esperienza in materia di depositi di domande in settori affini e le aree di competenza dello studio. La capacità di comprendere l’essenza della tecnologia è determinante per la qualità dei diritti acquisiti.
Punto 2: Qualità e frequenza della comunicazione
Le attività relative alla proprietà intellettuale richiedono una stretta collaborazione con il consulente in materia di brevetti. La qualità della comunicazione – ad esempio, «se le risposte alle domande sono tempestive», «se i termini tecnici vengono spiegati in modo comprensibile» e «se vengono forniti rapporti e proposte periodici» – è di fondamentale importanza in una partnership a lungo termine. Oltre all’impressione ricavata dal primo colloquio, è importante valutare anche la rapidità e la cortesia delle comunicazioni effettive.
Punto 3: Trasparenza del sistema tariffario
È opportuno evitare gli studi in cui il sistema tariffario non è chiaro. Scegliete uno studio che presenti in modo trasparente i costi relativi a ciascuna fase, quali le spese di deposito, i costi delle procedure intermedie e le spese di gestione dei canoni. Un preventivo dettagliato fornito in anticipo e condizioni chiare relative all’insorgere di costi aggiuntivi costituiscono una prova di affidabilità. Inoltre, dal punto di vista del rapporto costo-efficacia, è importante valutare non solo il prezzo, ma anche il «ritorno sull’investimento».
Ricapitoliamo i punti salienti di questo articolo.
L’esternalizzazione delle attività relative alla proprietà intellettuale non è una semplice misura di riduzione dei costi, bensì una decisione gestionale strategica volta a consentire all’azienda di sfruttare al massimo le risorse limitate e accelerare la crescita aziendale. Perché non iniziare con una consulenza gratuita, discutendo le sfide della vostra azienda in materia di proprietà intellettuale con un esperto?
Per quanto riguarda l’ottimizzazione dell’efficienza operativa e la riduzione dei costi in materia di proprietà intellettuale, la invitiamo a richiedere
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Ascolteremo le vostre esigenze in materia di proprietà intellettuale e vi proporremo il piano di esternalizzazione più adatto.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione di domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).