Panoramica del sistema dei design in Corea

Definizione di disegno o modello e oggetto di tutela

Ai sensi della legge coreana sulla tutela dei disegni e modelli, la definizione di disegno o modello è la seguente: «la forma, il motivo, il colore o una combinazione di questi elementi di un prodotto (oggetto materiale) che suscita un’impressione estetica attraverso la vista».Pertanto, affinché un disegno o modello possa essere protetto, esso deve essere concretizzato in un oggetto (per «oggetto» si intende un bene materiale e mobile, negoziabile in modo indipendente). Ad esempio, i beni immobili quali gli edifici, i beni immateriali quali l’acqua, l’aria o la luce, nonché gli oggetti privi di una forma definita, come i granelli di zucchero, non rientrano nella definizione di «oggetto» e non possono essere registrati come disegni o modelli.D’altra parte, dal 2001 è possibile registrare anche disegni e modelli parziali relativi a parti di un oggetto (ad esempio: il tallone di un calzino, il collo di una bottiglia, il manico di un bicchiere, ecc.).Il disegno o modello deve essere percepibile ad occhio nudo (requisiti di distintività e visibilità); non sono ammessi alla registrazione i disegni o modelli costituiti esclusivamente da forme volte a garantire una funzione (forme di pura bellezza funzionale), quelli contrari al pubblico ordine e al buon costume, né quelli simili a bandiere nazionali, onorificenze e simili.

L’ambito dei disegni e modelli oggetto di tutela è stato ampliato negli ultimi anni. In precedenza, ai sensi della legge sui disegni e modelli, il termine «disegno o modello» era limitato a quelli applicati a prodotti materiali, mentre le immagini non legate a prodotti materiali (ad esempio ologrammi o immagini AR/VR) non erano oggetto di tutela.Tuttavia, con la modifica legislativa del 2021, il «disegno o modello grafico» (Graphic Image) è stato aggiunto alla definizione di disegno o modello, e ora rientrano nell’ambito di protezione anche i disegni o modelli relativi a interfacce grafiche utente (GUI) e immagini proiettate che non sono direttamente visualizzate o registrate su un prodotto.Grazie a questa modifica, è ora possibile proteggere con il diritto di disegno industriale anche i design relativi a nuovi settori tecnologici non direttamente collegati a oggetti fisici, quali immagini proiettate mediante tecnologie digitali, ologrammi e design di schermate in AR/VR.

Procedura dalla domanda alla registrazione

La procedura di deposito di una domanda di disegno o modello in Corea si svolge sostanzialmente secondo il seguente iter (*In Corea, a differenza dei brevetti e delle soluzioni di utilità, non è necessaria la richiesta di esame della domanda; le domande di disegno o modello presentate vengono automaticamente sottoposte a esame).

1. Presentazione della domanda: dopo aver preparato la domanda (descritta di seguito) e i documenti necessari, quali i disegni, si presenta la domanda di disegno o modello all’Ufficio coreano dei brevetti (KIPO). È prassi comune presentare la domanda in formato elettronico. Nel caso in cui la domanda venga presentata da imprese o persone fisiche straniere, coloro che non dispongono di un indirizzo in Corea devono nominare un rappresentante locale (consulente in brevetti).

2. Esame di forma: dopo la presentazione, viene effettuato innanzitutto l’esame di forma, durante il quale si verifica che i documenti di domanda soddisfino i requisiti formali.Ad esempio, in caso di «tipo di domanda non specificato», «mancanza del nome e dell’indirizzo del richiedente nella domanda», «mancanza dei disegni allegati» o «lingua della domanda diversa dal coreano», la domanda verrà respinta e la data di deposito non sarà riconosciuta. Una volta superato l’esame di forma, viene assegnato un numero di domanda e si passa all’esame di merito.

3. Esame di merito (o esame parziale): il sistema coreano dei disegni e modelli prevede due modalità di esame: il sistema di esame completo (SES) e il sistema di esame parziale (PSES). La categoria di esame viene determinata in base ai prodotti specificati (settore merceologico).I disegni e modelli relativi a prodotti industriali generici sono sottoposti a esame di merito, nel corso del quale l’esaminatore valuta i requisiti sostanziali quali la novità e l’originalità.D’altra parte, determinati settori soggetti alle tendenze della moda e caratterizzati da cicli di vita dei prodotti brevi (ad esempio abbigliamento, tessuti, articoli di cancelleria, contenitori per alimenti, ecc.) sono soggetti a un esame di merito parziale (esame parziale), che consente di ottenere rapidamente la tutela tramite una procedura semplificata.

   • Esame sostanziale parziale: oltre ai requisiti formali, l’esaminatore verifica in modo sommario se «un designer medio del settore possa facilmente creare il disegno o modello in questione a partire da modelli già ben noti e comuni» e, a meno che non risulti palesemente banale o di dominio pubblico, emette rapidamente un parere favorevole alla registrazione. I prodotti oggetto di tale procedura sono principalmente quelli relativi alla moda e agli articoli di tendenza, secondo la classificazione coreana dei disegni e modelli (basata sulla classificazione di Locarno).(esempi specifici: Classe 1 «Prodotti alimentari», Classe 2 «Abbigliamento e articoli personali», Classe 3 «Articoli da viaggio», Classe 5 «Tessuti e teli», Classe 9 «Contenitori da imballaggio», Classe 11 «Gioielli», Classe 19 «Articoli di cancelleria e per belle arti», ecc.).In questi settori è possibile un trattamento rapido, con tempi che vanno da pochi giorni a poche settimane dalla presentazione della domanda alla registrazione; inoltre, con la riforma del 2020, le classi interessate sono state ampliate. Poiché nelle domande di esame parziale viene omesso l’esame sostanziale, la decisione di registrazione viene ottenuta in media da 10 giorni a 3 mesi dalla presentazione della domanda (l’esame sostanziale ordinario richiede circa 6-8 mesi).

   • Esame di merito: tutte le domande di disegno o modello diverse da quelle sopra indicate seguono il principio dell’esame di merito, in base al quale l’esaminatore effettua un esame dettagliato in merito alla novità, all’originalità e all’eventuale conflitto con domande anteriori. Non è necessaria alcuna procedura di richiesta di esame; le domande vengono esaminate automaticamente in ordine di presentazione. A seconda del numero di domande presentate, il periodo necessario per l’esame è generalmente di circa un anno.Qualora si desideri ottenere la tutela in tempi rapidi, è possibile presentare una richiesta di esame accelerato a determinate condizioni (ad esempio, qualora la domanda sia stata resa pubblica per avvertire terzi o in caso di urgenza dovuta alla circolazione di prodotti contraffatti).

4. Risposta alla fase intermedia: qualora, a seguito dell’esame di merito, emergano motivi di rigetto (ovvero punti in cui non sono soddisfatti i requisiti di registrazione), l’esaminatore emetterà una notifica dei motivi di rigetto. Il richiedente potrà rispondere entro il termine stabilito, ad esempio presentando una memoria o apportando correzioni ai disegni.Se l’esaminatore ritiene soddisfacente la memoria, l’esame viene superato. Qualora il disegno o modello subisca modifiche a seguito delle rettifiche, la data di presentazione delle stesse può essere considerata come nuova data di deposito (è stato inoltre introdotto un sistema che consente all’esaminatore di correggere d’ufficio evidenti errori materiali).Qualora l’esaminatore emetta infine una decisione di rigetto (rigetto definitivo), il richiedente può presentare ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di ricorso in materia di brevetti (IPTAB) entro 30 giorni dalla data di notifica della copia della decisione (prorogabile fino a due mesi).Qualora la decisione non venga ribaltata in sede di ricorso, è possibile adire la Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale (Tribunale dei Brevetti) e, in ultima istanza, la Corte Suprema.

5. Registrazione e pubblicazione: una volta superato l’esame, viene emessa una decisione di registrazione (decisione di autorizzazione alla registrazione da parte dell’Ufficio Brevetti). A seguito della decisione di registrazione, il diritto di disegno o modello sorge previo pagamento della tassa di registrazione prevista, e la pubblicazione della registrazione del disegno o modello viene inserita nella Gazzetta Ufficiale (Bollettino dei disegni e modelli).In Corea del Sud non esiste un sistema di pubblicazione preventiva né di opposizione per i disegni e modelli sottoposti a esame di merito (casi SES). D’altra parte, per i casi di registrazione rapida mediante esame parziale, è previsto un termine di tre mesi dalla pubblicazione del Bollettino di registrazione per presentare opposizione (opposizione alla registrazione).I terzi possono presentare opposizione entro tale termine per chiedere l’annullamento della registrazione (una volta scaduto il termine di opposizione, la questione verrà contestata mediante un procedimento di nullità); inoltre, la legge modificata del 2025 prevede l’introduzione di un termine supplementare entro il quale sarà possibile presentare opposizione entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino, ma solo nel caso in cui si sia ricevuta una diffida per violazione.Inoltre, su richiesta del richiedente, è possibile procedere alla pubblicazione anticipata della domanda in fase di esame (pubblicazione del Bollettino dei disegni e modelli). Una volta pubblicato il Bollettino, il richiedente può inviare a terzi una lettera di avvertimento indicante che la domanda è pendente e può anche richiedere un indennizzo a titolo di garanzia per eventuali atti di utilizzazione da parte di terzi verificatisi dopo la pubblicazione, in vista di future richieste di risarcimento danni.

6. Dopo la registrazione: una volta che il diritto di disegno o modello è sorto a seguito del pagamento della tassa di registrazione, l’Ufficio Brevetti rilascia il certificato di registrazione del disegno o modello. La durata del diritto di disegno o modello è quella descritta di seguito; il diritto viene mantenuto mediante il pagamento annuale della tassa di registrazione fino alla scadenza del termine.A seguito della nascita del diritto, le parti interessate possono richiedere un procedimento di nullità per contestare la validità della registrazione. Inoltre, se il richiedente lo desidera, è possibile avvalersi, contestualmente alla registrazione, del regime del disegno o modello segreto, in modo da ottenere la tutela del diritto mantenendo il disegno o modello riservato per un massimo di tre anni dalla registrazione (è necessario presentare la richiesta di disegno o modello segreto nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e il pagamento della tassa di registrazione).Anche durante il periodo di riservatezza del disegno o modello, la consultazione è consentita in determinati casi (ad esempio, previo consenso del titolare del diritto o su richiesta del tribunale).

Documenti necessari per la domanda e requisiti formali

I documenti necessari per la domanda di registrazione di un disegno o modello sono i seguenti:

• Modulo di domanda (domanda di registrazione): occorre indicare il nome e l’indirizzo del richiedente e dell’autore (nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, il nome del rappresentante), la data di presentazione, la denominazione dell’oggetto del disegno o modello e, se del caso, la rivendicazione del diritto di priorità di Parigi (qualora si rivendichi tale diritto, occorre specificare la data e il Paese della domanda precedente). Il modulo di domanda deve essere redatto in lingua coreana.

• Disegni o fotografie: si deve presentare una serie di disegni che illustrino la forma del disegno o modello. È consentito presentare, in sostituzione dei disegni, anche fotografie o campioni reali. I disegni devono solitamente comprendere, nel caso di oggetti tridimensionali, sette viste (vista obliqua, vista frontale e posteriore, viste laterali destra e sinistra, vista in pianta e vista dal basso); se necessario, si allegheranno anche sezioni trasversali e simili.Nel caso di oggetti piatti (ad esempio, motivi su tessuti), sono sufficienti due viste, una del lato anteriore e una del lato posteriore. Nei disegni è presente uno spazio in cui indicare brevemente la denominazione dell’oggetto, la descrizione del disegno o del modello e i punti salienti della creazione (elementi caratteristici). Tuttavia, nel sistema dei disegni e modelli la divulgazione avviene principalmente tramite i disegni, pertanto le spiegazioni testuali dettagliate non rivestono la stessa importanza che hanno nelle descrizioni dei brevetti.

• Documenti relativi al diritto di priorità (qualora si rivendichi il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi): copia autenticata della domanda precedente (certificato di priorità) e relativa traduzione in lingua coreana. È possibile presentarli anche successivamente, entro tre mesi dalla data di deposito della domanda, senza necessità di allegarli al momento del deposito.

• Procura: da presentare in caso di deposito della domanda tramite un rappresentante (se necessario, può essere integrata in un secondo momento).

Il modulo di domanda e i disegni sono obbligatori al momento del deposito; in loro assenza, la domanda non sarà riconosciuta come formalmente valida. Tra gli altri requisiti formali da soddisfare al momento del deposito figurano la «classificazione dei prodotti (indicazione dei nomi dei prodotti oggetto del disegno o modello)» e l’obbligo per i soggetti che non possiedono un indirizzo in Corea di nominare un rappresentante.

La Corea adotta, in linea di principio, il principio «un disegno o modello per ogni domanda». Tuttavia, in via eccezionale, per i prodotti venduti in set che presentano un’immagine coordinata (ad esempio: set di stoviglie, set completo di pezzi degli scacchi, ecc.) è possibile ottenere la protezione complessiva con un’unica domanda come disegno o modello di insieme.Inoltre, in Corea del Sud è consentita, a determinate condizioni, la presentazione di una domanda collettiva per più disegni e modelli: se i prodotti rientrano nella stessa classe di classificazione, è possibile presentare in un’unica domanda fino a un massimo di 100 disegni e modelli.*In precedenza, era consentito presentare fino a 20 disegni o modelli per singola domanda solo per quelli non soggetti a esame; tuttavia, con la modifica del 2014, il limite è stato esteso a un massimo di 100 disegni o modelli per ciascun gruppo di somiglianza, indipendentemente dal fatto che siano soggetti a esame o meno.Nel caso di una domanda multipla di disegni e modelli, questi vengono distinti attribuendo un numero progressivo a ciascuno di essi nei disegni. Questo sistema di domanda collettiva offre il vantaggio di poter gestire in modo aggregato le varianti di design correlate (sebbene sia richiesta una tassa di registrazione per ciascun disegno o modello).

Criteri di esame quali novità e originalità

L’articolo 33 della Legge sui disegni e modelli stabilisce i seguenti requisiti per la registrazione.

• Caratteri di disegno o modello: innanzitutto, l’opera presentata deve rientrare nell’ambito giuridico del «disegno o modello». In altre parole, deve trattarsi del design esteriore di un oggetto costituito da forme, motivi e colori, in grado di suscitare un senso estetico. Gli elementi che non conferiscono un valore estetico attraverso la vista (ad esempio, forme puramente funzionali) o che non si riferiscono a un oggetto concreto non sono registrabili in questa fase.

• Utilizzabilità industriale: il disegno o modello deve essere industrialmente producibile in serie. In altre parole, deve trattarsi di un disegno o modello che possa circolare sul mercato come prodotto commerciale. Anche se dotati di forte originalità, come nel caso di opere d’arte o oggetti artistici puri, gli oggetti che non possono essere prodotti in serie come prodotti industriali non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto sul disegno o modello.

• Novità: non devono esistere, prima della presentazione della domanda, disegni o modelli identici o simili già noti al pubblico.La Corea adotta il principio di novità assoluta secondo gli standard internazionali; pertanto, perdono la novità tutti i disegni e modelli diventati di dominio pubblico o di uso pubblico prima della domanda, indipendentemente dal fatto che si tratti di casi nazionali o internazionali, nonché quelli riportati in pubblicazioni o resi accessibili al pubblico tramite Internet o altri mezzi. Poiché la valutazione tiene conto anche dell’ambito di somiglianza, anche un disegno o modello che differisca solo in alcuni dettagli da uno esistente, ma che nel complesso risulti simile, viene considerato privo di novità.Inoltre, la legislazione coreana prevede anche il **principio della priorità (status di priorità esteso)**; qualora esista un disegno simile depositato in precedenza da un terzo, la domanda successiva verrà respinta anche se non è stata ancora resa pubblica (si tratta di una disposizione volta a impedire che una domanda successiva costituisca una copia del disegno depositato in precedenza).

• Originalità (non ovvietà): il disegno non deve essere banale. Si tratta di un concetto simile al carattere innovativo nel diritto dei brevetti; non possono essere registrati disegni che presentino differenze tali da poter essere facilmente ideate da un esperto del settore (un normale designer del settore in questione), ad esempio combinando più disegni già noti al momento del deposito della domanda.La legislazione coreana prevede in particolare che «il disegno o modello non debba essere facilmente ricavabile da combinazioni di forme, motivi e colori ben noti in Corea nel settore in questione». Ad esempio, un disegno che si limiti ad aggiungere una decorazione banale a un prodotto esistente può essere giudicato privo di originalità.

• Ordine pubblico e buon costume – Motivi di inammissibilità: l’articolo 33 della legge sui disegni e modelli stabilisce inoltre che non possono essere registrati i disegni e modelli che potrebbero turbare l’ordine pubblico o il buon costume, quelli simili alla forma di un prodotto di terzi che potrebbero dare adito a confusione con l’attività di tali terzi, quelli identici o simili a bandiere nazionali,stemma nazionale o a un emblema famoso, nonché i disegni e modelli costituiti esclusivamente da forme indispensabili per garantire la funzionalità del prodotto. Anche le domande che rientrano in tali categorie vengono respinte.

L’esaminatore valuterà, attraverso ricerche sui disegni e modelli precedenti e altre procedure, se tali requisiti siano soddisfatti. Per quanto riguarda in particolare la novità, la Corea del Sud, analogamente al Giappone, prevede un periodo di grazia di sei mesi durante il quale non si verifica la perdita di novità.Anche nel caso in cui il disegno o modello sia stato divulgato dal richiedente stesso prima della presentazione della domanda, oppure si sia verificata una perdita di novità a causa di divulgazione o esposizione da parte di terzi, se la domanda viene presentata entro 12 mesi dalla data di divulgazione, si considera, in via eccezionale, che la novità non sia stata persa. Tuttavia, per beneficiare di tale disposizione, la precedente normativa richiedeva di dichiararlo al momento della presentazione della domanda e di presentare la documentazione probatoria entro 30 giorni.Con la riforma del 2023, i requisiti procedurali sono stati notevolmente alleggeriti: è ora possibile invocare l’eccezione di novità in qualsiasi momento della fase di esame (compresa la fase di procedimento di nullità o di contenzioso) e il termine di presentazione è stato abolito. Si noti inoltre che, per quanto riguarda i propri disegni e modelli già resi pubblici in altri paesi, l’eccezione non si applica in caso di pubblicazione su bollettini ufficiali o simili.

Durata e efficacia del diritto di disegno o modello

La durata del diritto di disegno o modello è stabilita, a seguito della modifica del 2014, in «20 anni dalla data di deposito della domanda». Prima della modifica era di «15 anni dalla data di registrazione», ma in seguito all’adesione al sistema internazionale dell’Aia sono stati estesi i termini e modificati i criteri di calcolo.Poiché il calcolo include anche il periodo trascorso dalla domanda alla registrazione, la durata effettiva del diritto è di circa 18-19 anni (a seconda della durata dell’esame). Ad esempio, nel caso in cui la registrazione avvenga dopo un esame della durata di un anno, il periodo residuo a partire dalla data di registrazione è di circa 19 anni. Non esistono sistemi di proroga o rinnovo dopo la scadenza e, trascorsi 20 anni, il diritto di disegno o modello si estingue.

L’efficacia del diritto di disegno o modello (diritto esclusivo) si estende al disegno o modello registrato e a quelli ad esso simili. Il titolare del diritto di disegno o modello ha il diritto esclusivo di sfruttare a fini commerciali il disegno o modello registrato (o quelli che rientrano nell’ambito di somiglianza), ovvero di produrlo, venderlo, importarlo ed esportarlo, e può impedire lo sfruttamento non autorizzato da parte di terzi.Qualora un soggetto diverso dal titolare del diritto di disegno o modello produca, venda o utilizzi tale disegno o modello, o un disegno o modello simile, senza autorizzazione, si configura una violazione del diritto di disegno o modello, che può essere oggetto di un provvedimento inibitorio e di risarcimento danni (come illustrato di seguito).Il titolare del diritto di disegno o modello, oltre a esercitare personalmente tale diritto, può anche concedere una licenza d’uso a terzi. Ai sensi della legislazione coreana, analogamente a quanto previsto per i diritti di brevetto, è possibile costituire diritti di sfruttamento esclusivo (diritti di sfruttamento ordinario esclusivi) o diritti di sfruttamento ordinario. È inoltre consentita la cessione a terzi (la quale richiede la registrazione presso l’Ufficio dei brevetti).

D’altra parte, l’efficacia del diritto di disegno o modello presenta anche alcune limitazioni. Ad esempio, il diritto di uso anteriore: a chi abbia creato autonomamente un disegno o modello identico o simile a quello oggetto della domanda di registrazione e lo abbia utilizzato a fini commerciali prima della presentazione della domanda stessa, può essere riconosciuto il diritto di continuare a utilizzarlo nella propria attività anche dopo la registrazione (diritto di sfruttamento ordinario per uso anteriore).Inoltre, analogamente ai brevetti, il diritto di disegno o modello può essere oggetto di esecuzione d’ufficio (utilizzo senza autorizzazione da parte del governo) o di esecuzione su decisione (esecuzione coatta volta a garantire la concorrenza leale) nell’interesse pubblico.Sebbene non esista un sistema che consenta alle parti interessate di richiedere un’autorizzazione all’utilizzo nel caso in cui il titolare del diritto sul disegno o modello non lo eserciti per un lungo periodo (sentenza di concessione di un diritto di sfruttamento ordinario per mancata attuazione), possono essere applicate disposizioni analoghe a quelle relative ai brevetti.

Violazione del diritto di disegno o modello e misure di tutela

L’esercizio a fini commerciali di un disegno o modello identico o simile – indipendentemente dalle differenze nei dettagli – a un disegno o modello registrato di terzi, senza l’autorizzazione del titolare del diritto, costituisce una violazione del diritto di disegno o modello. In caso di violazione del diritto di disegno o modello, il titolare del diritto può richiedere rimedi in sede civile e penale.

• Richiesta di ingiunzione (ingiunzione civile): il titolare del diritto di disegno o modello può chiedere al tribunale che l’autore della violazione cessi o prevenga l’atto di violazione (articolo 120 della Legge sui disegni e modelli).In particolare, è possibile richiedere un’ordinanza di cessazione che imponga la sospensione della produzione, della vendita, dell’importazione e dell’esportazione dei prodotti contraffatti, nonché la distruzione delle scorte e la rimozione degli impianti. La richiesta di cessazione può essere presentata a titolo preventivo anche qualora l’atto di violazione non sia attualmente in corso, purché sussista un rischio imminente di violazione.

• Richiesta di risarcimento danni: è possibile richiedere all’autore della violazione il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione (Codice civile e articolo 121 della Legge sui disegni e modelli).Qualora risulti difficile provare l’ammontare del danno, la legislazione coreana prevede diversi metodi di calcolo presuntivo (ad esempio, se il titolare del diritto avesse venduto i prodotti contraffatti, il danno si calcola come «diminuzione del volume delle vendite dell’azienda × profitto»; se invece non li avesse venduti, l’ammontare del danno è considerato pari al «profitto realizzato dall’autore della violazione», ecc.).Con le recenti modifiche legislative, la Corea del Sud ha introdotto anche un sistema di risarcimento danni forfettario, che consente al tribunale di stabilire un importo adeguato, entro un limite massimo di 30 milioni di won, nei casi in cui risulti difficile calcolare l’ammontare del danno in modo ordinario.

• Risarcimento punitivo (risarcimento dei danni punitivo): in Corea del Sud, al fine di rafforzare la deterrenza nei confronti delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, esiste un sistema di risarcimento punitivo che consente di aumentare l’importo del risarcimento fino a un multiplo dell’ammontare del danno in caso di violazione dolosa (violazione intenzionale).Con la riforma del 2019 tale sistema è stato esteso anche alla violazione dei diritti sui disegni e modelli, consentendo inizialmente un risarcimento fino a un massimo di tre volte l’importo del danno. Inoltre, in seguito alla riforma legislativa del 2024, è stato deciso di innalzare il limite massimo a cinque volte l’importo del danno, analogamente a quanto previsto per i brevetti e i segreti commerciali; le disposizioni di modifica della legge sui disegni e modelli entreranno in vigore il 22 luglio 2025.Di conseguenza, l’ammontare del risarcimento per la violazione dei diritti di disegno industriale in Corea del Sud ha raggiunto livelli superiori a quelli degli Stati Uniti e del Giappone. Nell’applicazione effettiva, vengono presi in considerazione elementi quali la gravità della violazione e l’entità del danno, e spetta al tribunale determinare il moltiplicatore del risarcimento.

• Sanzioni penali: la violazione del diritto di disegno o modello costituisce un reato non perseguibile a querela di parte e, in caso di dolo, può essere soggetta a sanzioni penali. La legge coreana sui disegni e modelli prevede che chi violi il diritto di disegno o modello (o il diritto di sfruttamento esclusivo) sia punito con la reclusione fino a sette anni o con una multa fino a 100 milioni di won (articolo 220 della legge).Qualora l’atto sia stato commesso da un amministratore o da un dipendente di una persona giuridica, anche la persona giuridica stessa può essere soggetta a sanzioni (disposizione di doppia punibilità). Negli ultimi anni sono aumentati i casi in cui vengono presentate denunce penali nei confronti dei produttori di prodotti contraffatti.

• Sequestro doganale: al fine di impedire l’importazione dall’estero di prodotti con design contraffatti, il titolare del diritto di design può presentare una richiesta di sequestro alla dogana. Una volta effettuata la registrazione presso la dogana (sistema di sequestro delle importazioni per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale), la dogana provvederà al sequestro e alla distruzione dei prodotti contraffatti al momento dell’importazione o dell’esportazione. Tale misura viene utilizzata in modo particolarmente attivo nel settore della moda e degli articoli vari.

Combinando opportunamente questi mezzi di tutela, il titolare del diritto di disegno o modello può impedire l’aggravarsi dei danni causati dalla violazione dei propri diritti e ottenere un risarcimento economico. I tribunali coreani, nel valutare la somiglianza dei disegni o modelli, adottano costantemente un approccio basato sulla «bellezza estetica dell’aspetto del prodotto che attira l’attenzione del consumatore», valutando se i prodotti siano sostanzialmente identici attraverso un’osservazione d’insieme.È importante tenere presente che, anche in presenza di differenze nei dettagli, se l’estetica percepita dall’osservatore è comune, i design vengono riconosciuti come «simili».

Recenti modifiche legislative e giurisprudenza rilevante

Il sistema dei disegni e modelli coreano ha subito importanti aggiornamenti negli ultimi anni. Di seguito sono riassunte in ordine cronologico le principali modifiche legislative e le sentenze più rilevanti.

• Luglio 2014: la Corea del Sud ha aderito all’Atto di Ginevra della Convenzione dell’Aia, introducendo il sistema di domanda internazionale di disegno o modello. Contemporaneamente, ha apportato una profonda revisione alla legge sulla tutela dei disegni e modelli,

  • la durata del diritto sul disegno o modello è stata estesa da «15 anni dalla data di registrazione» a «20 anni dalla data di deposito della domanda»,

  • ha abolito il precedente «sistema dei disegni e modelli simili» (sistema in base al quale un disegno o modello simile a quello principale veniva registrato come domanda separata e, in caso di nullità del disegno o modello principale, anche quello simile decadrebbe) e ha istituito il «sistema dei disegni e modelli correlati».I disegni e modelli correlati sussistono come diritti indipendenti dal disegno o modello principale (i disegni e modelli correlati permangono anche se il disegno o modello principale viene dichiarato nullo) e il loro periodo di protezione è stato fissato fino alla stessa data di scadenza del disegno o modello principale. Il termine per la presentazione della domanda relativa ai disegni e modelli correlati era di un anno dalla data di deposito della domanda relativa al disegno o modello principale (*prorogato con la modifica del 2023 di cui si dirà in seguito).

  • Sono stati notevolmente ridotti i prodotti soggetti al sistema di registrazione senza esame (esame parziale). Prima della modifica, era possibile registrare senza esame una vasta gamma di settori, quali alimenti, abbigliamento, biancheria da letto, articoli di cancelleria e icone per computer; dopo la modifica, invece, l’oggetto della registrazione senza esame è stato limitato ad alcune classi, quali abbigliamento (classe 2), tessuti(classe 5) e articoli di cancelleria (classe 19) (alimenti, biancheria da letto, tende, icone per computer ecc. sono stati sottoposti a esame). Si noti inoltre che il termine «senza esame» è stato modificato in «esame parziale» a seguito della riforma.

  • Ampliamento delle domande collettive di registrazione di più disegni e modelli: la possibilità di presentare una domanda collettiva, che in precedenza era limitata a un massimo di 20 disegni e modelli per gli articoli esenti da esame, è stata estesa a un massimo di 100 disegni e modelli all’interno della stessa classe di prodotti (indipendentemente dal fatto che siano soggetti a esame o meno).

  • Per quanto riguarda le eccezioni alla perdita di novità dei disegni e modelli, prima della modifica era obbligatorio presentare la richiesta di applicazione e la relativa prova al momento del deposito della domanda; con la modifica, invece, è ora possibile far valere l’applicazione delle eccezioni anche durante il processo di esame (ad esempio, è stato reso più flessibile il sistema, consentendo di far valere l’eccezione relativa alla divulgazione pubblica entro sei mesi durante la fase di esame, l’opposizione o il procedimento di nullità).

• 2019–2020: nell’ambito del rafforzamento dei rimedi civili nel settore della proprietà intellettuale, è stato introdotto il sistema di risarcimento punitivo (risarcimento triplicato) per la violazione dei diritti sui disegni e modelli (entrata in vigore prevista intorno al 2020).Inoltre, è stato aggiunto alla legge sui disegni e modelli il sistema di risarcimento danni previsto dalla legge (con un limite massimo di 30 milioni di won), consentendo così un rimedio più flessibile nei casi in cui risulti difficile provare il danno. È stato inoltre abolito il requisito della denuncia per il reato di violazione dei disegni e modelli, consentendo alla Procura di procedere all’incriminazione anche in assenza di denuncia da parte del titolare del diritto (misure penali volte al rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale).

• 2020: sono state apportate modifiche alla legge sui disegni e modelli e ai criteri di esame, con l’attuazione di alcuni miglioramenti pratici.

  • Ampliamento dell’ambito di applicazione dell’esame parziale: l’ambito di applicazione dell’esame parziale (senza esame), che era stato ridotto con la modifica del 2014, è stato nuovamente ampliato per rispondere alle esigenze del mercato.Con la modifica entrata in vigore il 1° dicembre 2020, sono state aggiunte alla lista dei prodotti soggetti all’esame sostanziale parziale anche la Classe 1 (prodotti alimentari), la Classe 3 (ombrelli, borse da viaggio e simili), la Classe 9 (contenitori) e la Classe 11 (gioielli e simili).

  • Alleggerimento dei requisiti relativi ai disegni: per le domande di registrazione relative al design di font (caratteri tipografici), mentre in precedenza era necessario presentare disegni con esempi di composizione tipografica, dopo la modifica è stato consentito anche il deposito del file del font stesso.Inoltre, in caso di correzione dei disegni dopo la presentazione della domanda, mentre in precedenza era necessario ripresentarli nello stesso formato della presentazione iniziale (ad esempio, JPEG se originariamente in JPEG), attualmente è consentito presentarli in un formato diverso.

  • Semplificazione dei documenti relativi al diritto di priorità: l’Ufficio brevetti coreano ha ampliato il sistema di attestazione del diritto di priorità tramite codice di accesso digitale (DAS), che consente di omettere la presentazione del certificato di priorità nei confronti di determinati paesi e organismi.A partire dal 2020, tale sistema si applica a numerosi paesi e organismi, tra cui Giappone, Stati Uniti, Cina e EUIPO; per rivendicare il diritto di priorità da tali soggetti, è sufficiente comunicare il codice DAS anziché presentare un documento cartaceo.

• Ottobre 2021: è entrata in vigore la legge modificata sui disegni e modelli, approvata l’anno precedente, che ha consentito di ampliare l’oggetto della protezione.Nello specifico, alla definizione di disegno o modello, precedentemente limitata ai «prodotti», è stata aggiunta la nozione di «immagine», rendendo così registrabili per la prima volta i disegni o modelli di immagini elettroniche non registrati né visualizzati su prodotti (ad esempio: immagini proiettate, schermate AR/VR, interfacce grafiche utente (GUI) trasmesse via Internet, ecc.).Grazie a questa modifica, i disegni e modelli di immagini immateriali, la cui tutela era già in fase di sviluppo in Giappone (riforma del 2019) e in Europa e negli Stati Uniti, sono stati inclusi nell’ambito di protezione anche in Corea del Sud, rispondendo così alle esigenze creative del settore digitale più all’avanguardia.Si precisa che i criteri di esame dettagliati relativi ai disegni e modelli di immagini sono attualmente in fase di definizione e si prevede che la valutazione della somiglianza con i disegni e modelli di oggetti esistenti (ad esempio, il confronto in termini di novità e originalità con le interfacce grafiche utente visualizzate su oggetti) costituirà un punto controverso in futuro.

• Dicembre 2023: è prevista l’entrata in vigore della legge sui disegni e modelli modificata del 2023 (promulgata nel maggio dello stesso anno). I principali punti di modifica sono i seguenti.

  • Proroga del termine per la presentazione delle domande di disegni e modelli correlati: per quanto riguarda il sistema dei disegni e modelli correlati, il termine per la presentazione delle domande, finora fissato a un anno dalla data di deposito del disegno o modello principale, verrà esteso a tre anni.Ciò consentirà di depositare e proteggere le varianti di design di un prodotto di successo per un periodo di tempo più lungo (in Giappone, la riforma del 2020 aveva già comportato un sostanziale prolungamento del termine per i disegni e modelli correlati; la presente misura si avvicina a tale regime).

  • Abolizione del termine per la rivendicazione delle eccezioni alla mancanza di novità: per quanto riguarda l’applicazione delle suddette eccezioni alla mancanza di novità (periodo di grazia), dopo la modifica sarà possibile rivendicarle in qualsiasi momento.Sebbene la normativa vigente garantisse già una certa flessibilità, consentendo di far valere l’eccezione dalla fase di esame fino alla fase del procedimento di nullità, la modifica eliminerà i limiti temporali previsti dal testo di legge; in tal modo, il titolare del diritto potrà far valere l’eccezione anche a posteriori, ad esempio nel caso in cui il convenuto sollevi un’eccezione di nullità nel corso di un’azione per contraffazione. Tuttavia, rimane in vigore l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’eccezione per i casi di notorietà derivante dalla pubblicazione in un bollettino ufficiale di un altro Paese.

  • Alleggerimento delle procedure di rivendicazione del diritto di priorità: prima della modifica, la rivendicazione del diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi doveva essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda, e la presentazione dei documenti era obbligatoria entro termini rigorosi.Con la modifica, è stata introdotta una misura di salvaguardia che consente di accettare la rivendicazione del diritto di priorità e la presentazione del certificato entro due mesi dalla scadenza del termine di priorità, qualora sussistano motivi inderogabili. Inoltre, nel caso in cui, in una domanda di registrazione di disegni e modelli in blocco, la rivendicazione del diritto di priorità sia stata omessa per alcuni disegni e modelli, sarà possibile apportare correzioni aggiuntive entro tre mesi. Si tratta di modifiche volte ad aumentare la flessibilità procedurale per i richiedenti stranieri.

• Novembre 2025 (previsto): la legge modificata del maggio 2025 (la cui entrata in vigore è prevista per il 28 novembre dello stesso anno) introduce modifiche volte principalmente a prevenire l’abuso del sistema di esame parziale e a risolvere le controversie relative all’attribuzione dei diritti.

  • Aggiunta di motivi di rigetto per la registrazione con esame parziale: finora le domande soggette a esame parziale venivano registrate senza essere respinte, a meno che non presentassero vizi formali o non si trattasse di disegni palesemente noti.A seguito della modifica, l’esaminatore potrà respingere la domanda anche se oggetto di esame parziale, qualora manchi chiaramente di novità o sia in conflitto con una domanda anteriore. Si tratta di una misura volta a contrastare gli abusi volti a ottenere la tutela di disegni e modelli già noti sfruttando le lacune del sistema di pubblicazione.

  • Aggiunta di un termine per la presentazione di opposizione nei confronti delle registrazioni con esame parziale: attualmente, il termine per presentare opposizione contro un disegno o modello registrato con esame parziale è di tre mesi dalla pubblicazione del Bollettino delle registrazioni; tuttavia, con la modifica verrà introdotta una misura di tutela che consentirà ai terzi, che ne siano venuti a conoscenza solo in seguito a una diffida per violazione, di presentare opposizione entro tre mesi dalla data di ricezione della diffida (con un limite massimo di un anno dalla pubblicazione del Bollettino).In questo modo, anche nel caso in cui un produttore di prodotti contraffatti abbia ottenuto per primo la registrazione tramite esame parziale, i terzi che abbiano utilizzato un disegno o modello simile inconsapevolmente potranno beneficiare più facilmente di tale misura di tutela.

  • Nuovo sistema contenzioso in materia di attribuzione dei diritti: secondo la normativa vigente, qualora un terzo presentasse o registrasse senza autorizzazione un disegno o modello di cui un altro soggetto fosse il legittimo titolare, il vero titolare era tenuto innanzitutto a far invalidare tale registrazione mediante un procedimento di nullità, per poi presentare nuovamente la domanda a proprio nome.La legge modificata istituisce un nuovo sistema che consente al vero autore o titolare del diritto di presentare direttamente ricorso dinanzi al tribunale per richiedere il trasferimento dei diritti relativi al disegno o modello registrato. Qualora il tribunale riconosca tale persona come titolare del diritto, potrà emettere un’ordinanza di trasferimento del diritto sul disegno o modello registrato dall’attuale intestatario al legittimo titolare. Ciò apre la strada a un rimedio per il titolare del diritto senza che questi debba affrontare la complessa procedura di nullità e nuova domanda di registrazione.

• Precedente giurisprudenziale rilevante: sentenza della Corte Suprema del 2023 (limitazione della difesa «Freedom to Operate»)
  Tra i precedenti giurisprudenziali recenti, riveste particolare rilevanza la sentenza emessa dalla Corte Suprema nel febbraio 2023, che limita la portata della «difesa Freedom to Operate (FTO)» nelle cause di violazione dei disegni e modelli.In precedenza, nella prassi giudiziaria coreana si tendeva a riconoscere in una certa misura l’eccezione secondo cui il convenuto (la parte accusata di violazione) sosteneva che «il design del proprio prodotto fosse simile a un design già noto al pubblico in un momento anteriore rispetto al design registrato dall’attore; pertanto, non rientrava nell’ambito di protezione del diritto sul design dell’attore (= non costituiva violazione)».Tuttavia, nella sentenza della Corte Suprema del 2023 (numero di causa 2021Hu10473 ecc.),la Corte Suprema ha stabilito che, qualora l’attore abbia acquisito il diritto di design invocando legittimamente l’eccezione di perdita di novità in relazione al proprio design pubblicato in passato, non è ammessa la difesa del convenuto che, basandosi su tale design pubblicato, sostenga che «il design dell’attore è simile a un design più antico e dovrebbe quindi poter essere utilizzato liberamente».La Corte Suprema, sottolineando i requisiti procedurali previsti dalla legge sui disegni e modelli in materia di eccezioni alla novità (presentazione della domanda entro sei mesi e presentazione di certificati, ecc.) nonché l’esistenza di disposizioni sul diritto di uso anteriore volte a tutelare i terzi che abbiano utilizzato in buona fede un disegno o modello di dominio pubblico, ha ritenuto che riconoscere con troppa facilità la libertà di utilizzo rispetto a un diritto validamente acquisito sia contrario allo spirito della legge.Grazie a questa sentenza, è stato chiarito che «anche qualora esistano disegni precedenti simili a quello dell’attore, fintantoché quest’ultimo abbia legittimamente acquisito il diritto sul disegno o modello, i terzi non possono giustificare l’uso non autorizzato»; si può quindi affermare che la tutela dei titolari di diritti sui disegni e modelli sia stata ulteriormente rafforzata.In futuro, questa sentenza sarà oggetto di grande attenzione in quanto precedente importante che influenzerà le strategie difensive dei convenuti nelle cause di violazione del diritto di disegno o modello.

Confronto con il sistema giapponese dei disegni e modelli

Infine, si illustrano i punti in comune e le differenze tra il sistema dei disegni e modelli giapponese e quello coreano. Entrambi i paesi adottano il principio della priorità della domanda e il principio della registrazione, e sebbene il quadro di riferimento fondamentale delle leggi sui disegni e modelli sia simile, sussistono alcune differenze istituzionali. Nella tabella sottostante sono riassunti i principali punti di confronto.

Come illustrato sopra, sebbene il quadro di riferimento di base sia comune, si riscontrano caratteristiche peculiari della Corea del Sud, quali il sistema di registrazione rapida (esame parziale), la possibilità di presentare una domanda unica per più disegni e modelli e il risarcimento punitivo. D’altra parte, il Giappone ha ampliato l’oggetto di protezione e la durata della tutela con la riforma del 2020 e, negli ultimi anni, si sta assistendo a un progressivo allineamento dei sistemi tra i due Paesi.Quando le imprese intendono acquisire e utilizzare diritti di disegno o modello in Corea del Sud e in Giappone, è fondamentale definire una strategia tenendo conto di tali differenze. Si raccomanda di consultare le linee guida degli uffici brevetti nazionali (KIPO in Corea del Sud e JPO in Giappone) e informazioni giuridiche attendibili, al fine di garantire un’adeguata protezione dei disegni o modelli tenendo conto delle ultime tendenze.

Materiale di riferimento: informazioni pubbliche dell’Ufficio coreano dei brevetti (KIPO), informazioni sulla revisione della legge coreana sui disegni e modelli (studio legale Kim & Chang), commenti dello studio legale Lee & Ko, articoli dello studio legale Hanol Law, notizie dell’APAA e altro.