Nel sistema dei marchi di Hong Kong, l’ambito dei diritti varia a seconda che al momento della registrazione del marchio venga specificato o meno il colore. L’utilizzo con colori diversi viene riconosciuto come “uso effettivo”? Come viene trattato in caso di cancellazione per mancato uso o di opposizione? Nel presente articolo si illustra in modo sistematico il trattamento dell’uso con colori diversi ai sensi della legge sui marchi di Hong Kong, dal punto di vista delle norme, della giurisprudenza e della prassi.
Indice
Nel sistema dei marchi di Hong Kong è possibile depositare e registrare un marchio con un colore specifico oppure presentarlo senza specificare alcun colore in particolare. Qualora al momento del deposito non venga rivendicato (specificato) alcun colore, tale colore non sarà considerato una caratteristica ai fini della registrazione del marchio e, in sede di esame, il colore non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione del carattere distintivo.
In caso di registrazione in bianco e nero: poiché non si è limitati a colori specifici, in linea di principio non sussistono problemi nell’utilizzo effettivo, indipendentemente dal colore utilizzato.
D’altra parte, qualora si rivendichi un colore specifico come elemento costitutivo del marchio (ad esempio: «Si rivendicano il rosso e il giallo come elementi costitutivi del presente marchio»), tale colore verrà considerato ai fini della registrazione come caratteristica distintiva rilevante del marchio.Pertanto, nel caso di un marchio per il quale siano stati specificati i colori al momento della registrazione, l’utilizzo di colori diversi da quelli registrati potrebbe costituire un problema in quanto modifica delle modalità di utilizzo del marchio.
Punto saliente dell’articolo 52 del Regolamento sui marchi di Hong Kong (Cap. 559): è espressamente indicato che anche «l’uso in una forma che presenti differenze rispetto alla forma registrata, purché tali differenze non compromettano il carattere distintivo» rientra nella nozione di «uso». In altre parole, anche se il colore è diverso, purché non comprometta il carattere distintivo del marchio, è possibile che sia riconosciuto giuridicamente come «uso».
A Hong Kong, qualora un marchio registrato non venga utilizzato in modo effettivo per un periodo consecutivo di almeno tre anni, sussiste il rischio che terzi ne richiedano la cancellazione per inutilizzo (revoca della registrazione) (articolo 52, paragrafo 2, lettera (a), del Regolamento sui marchi).
Nota: affinché un uso sia riconosciuto come «uso effettivo» (genuine use), le modalità effettive di utilizzo del marchio devono essere sostanzialmente identiche a quelle del marchio registrato.
Tuttavia, la legislazione di Hong Kong ammette lievi modifiche formali e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), dell’Ordinanza, se il marchio viene utilizzato «in una forma diversa, purché non modifichi la forma registrata né le sue parti essenziali», anche tale utilizzo viene riconosciuto come uso effettivo.
| Modalità di utilizzo | Se viene riconosciuto come uso effettivo |
|---|---|
| Registrazione in bianco e nero → Utilizzo a colori | È altamente probabile che venga riconosciuto (il colore è un elemento non distintivo) |
| Registrazione a colori → Utilizzo in bianco e nero | Se la forma e i caratteri del logo sono identici, è possibile che venga riconosciuto |
| Registrazione a colori → Utilizzo con colori diversi | È possibile che venga ammesso se l’elemento distintivo principale non sia il colore |
| Se il colore costituisce l’elemento distintivo principale → Modifica del colore | Esiste il rischio che l’uso non venga riconosciuto come autentico |
Qualora gli elementi distintivi principali del marchio siano la forma e la disposizione dei simboli o dei caratteri, e il colore in sé non rivesta un’importanza determinante nell’identificazione della provenienza del prodotto, si riterrà che l’identità del marchio sia mantenuta anche se utilizzato con colori diversi rispetto a quelli indicati al momento della registrazione.Infatti, anche nella prassi di esame dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Hong Kong (Intellectual Property Department) si ritiene che «un marchio registrato in bianco e nero possa essere utilizzato anche a colori».
Anche nell’ambito delle opposizioni o delle controversie relative ai marchi (ad esempio, cause per violazione) può sorgere la questione della differenza cromatica tra il marchio registrato e le modalità effettive di utilizzo.
Dalle FAQ dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Hong Kong
«Anche se un marchio anteriore sia stato registrato in bianco e nero, il titolare ha la facoltà di utilizzarlo a colori. L’esito di un’opposizione dipende dal confronto tra il marchio anteriore (nella forma registrata o in quella effettivamente utilizzata) e il marchio oggetto della domanda successiva. Qualora si intenda basare la propria argomentazione sull’uso effettivo del marchio anteriore, è necessario presentare le prove relative a tale uso».
Da questa risposta alle FAQ si evince che la semplice differenza di colore al momento dell’uso difficilmente costituisce un ostacolo alla rivendicazione del diritto di priorità. Se si presentano prove relative alla forma effettivamente utilizzata, questa verrà presa in considerazione come prova dell’uso del marchio anteriore, anche se il colore è diverso.
Giurisprudenza della Corte di cassazione di Hong Kong (CFA)
In una causa in materia di marchi, un’azienda aveva registrato, come serie di marchi, sia la versione in bianco e nero che quella a colori dello stesso marchio. La Corte di ultima istanza ha statuito quanto segue:
«Nel caso di marchi registrati come serie, qualora differiscano solo per il colore, la tonalità cromatica costituisce un elemento non distintivo ai fini dell’identificazione e non incide in modo sostanziale sull’identità del marchio»
Attenzione, tuttavia: il tribunale ha al contempo suggerito che, qualora il titolare del marchio intenda sostenere che il colore costituisca una caratteristica distintiva propria, non dovrebbe procedere con leggerezza alla registrazione in serie delle versioni in bianco e nero e a colori. Poiché la registrazione in serie del colore comporta che esso venga considerato «non rilevante ai fini distintivi», è necessario prestare attenzione nel caso in cui un colore specifico costituisca l’elemento fondamentale del marchio.
Alla luce di quanto sopra, si riassumono di seguito i punti da tenere presenti quando si utilizza un marchio registrato a Hong Kong in una forma cromatica diversa da quella registrata.
Impatto sul carattere distintivo del colore
Valutare da cosa derivi il principale carattere distintivo del marchio
Coerenza delle modalità di utilizzo
È auspicabile un utilizzo fedele alla forma registrata
Preparazione delle prove
È fondamentale registrare e conservare gli esempi di utilizzo
1. Influenza del colore sul carattere distintivo
Qualora la forma stessa dei simboli o dei caratteri possieda un forte carattere distintivo e il colore costituisca solo un elemento decorativo, la modifica del colore avrà un impatto minimo sul carattere distintivo e sarà più facilmente riconosciuta come prova di uso effettivo. D’altra parte, qualora il colore stesso costituisca il nucleo dell’immagine del marchio (ad esempio, il logo con un colore specifico di un’azienda famosa), la modifica di tale colore potrebbe influire sul carattere distintivo.
Raccomandazione: registrare sin dall’inizio più versioni cromatiche come marchio di serie
2. Coerenza delle modalità di utilizzo e entità delle modifiche
È auspicabile che l’uso del marchio sia il più fedele possibile alla forma registrata. Oltre al colore, l’apportare modifiche significative, quali il carattere tipografico o i dettagli delle figure, aumenta il rischio che il marchio venga considerato «distinto dal marchio registrato».
Raccomandazione: ridurre i rischi futuri registrando in serie sia la versione in bianco e nero che quella a colori
3. Preparazione delle prove
Le prove dell’uso effettivo sono di fondamentale importanza per difendersi da un’azione di cancellazione per mancato uso o per presentare opposizione nei confronti di terzi. Nel procedimento di cancellazione per mancato uso, è necessario dimostrare l’uso commerciale per un periodo di tre anni. Anche nel caso in cui il marchio venga utilizzato in varianti cromatiche, è necessario raccogliere un numero sufficiente di esempi di utilizzo (fotografie, materiale pubblicitario, registrazioni commerciali, ecc.) per dimostrare che le caratteristiche principali del marchio sono identiche a quelle del marchio registrato.
Sintesi
A Hong Kong, anche l’utilizzo in colori diversi da quelli del marchio registrato è considerato con elevata probabilità come «uso», purché ciò non comprometta il carattere distintivo del marchio. Tuttavia, occorre prestare attenzione nei casi in cui la caratteristica fondamentale del marchio sia proprio il colore stesso; se necessario, si dovrebbe prendere in considerazione la protezione tramite marchi di serie o la presentazione di domande aggiuntive.Poiché un marchio registrato in bianco e nero copre l’uso in qualsiasi colore, è auspicabile ottenere sin dall’inizio la registrazione in bianco e nero qualora si preveda di utilizzarlo esclusivamente in nero.
Riferimenti e fonti: Regolamento sui marchi di Hong Kong (Cap. 559), «Domande e risposte sul Regolamento sui marchi» dell’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong, Manuale operativo per l’esame dei marchi dell’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong «Marchi a colori», Commento alla sentenza della Corte di cassazione di Hong Kong (Hogan Lovells), Commento dello studio legale Benny Kong & Tsai.
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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).