Embora o sistema de patentes de desenho industrial (Design Patent) dos Estados Unidos compartilhe a estrutura básica do sistema de registro de desenhos industriais do Japão, existem diferenças importantes na aplicação dos critérios de exame e nas regras de exercício dos direitos. Neste artigo, comparamos e explicamos detalhadamente os sistemas de desenhos industriais dos Estados Unidos e do Japão a partir de sete perspectivas: requisitos de registro, procedimentos de pedido, prazo de proteção, requisitos de violação, indenização por danos, pedidos internacionais e requisitos de desenhos.Organizamos de forma abrangente os pontos que as empresas japonesas devem ter em mente ao obter e utilizar direitos de desenho nos Estados Unidos.
Índice
A patente de desenho industrial nos Estados Unidos está prevista como parte da Lei de Patentes e exige que se trate de um “desenho novo, original e decorativo para um produto manufaturado”. Especificamente, é necessário cumprir os três requisitos a seguir.
1. Novidade (Novelty)
É avaliada do ponto de vista de um “observador comum” (ordinary observer). Um desenho que, em sua totalidade, transmita a mesma impressão de um desenho que já era de conhecimento público antes da data de depósito do pedido válido é considerado desprovido de novidade. Uma característica dos Estados Unidos é que a novidade é avaliada mesmo que o campo (uso ou tipo) do produto de comparação seja diferente.
2. Não-obviedade (Non-obviousness)
Equivalente à “não facilidade de criação” do Japão, exige-se que o desenho ou modelo não seja facilmente concebível por um designer comum da área em questão, tendo em vista os desenhos ou modelos anteriores.
3. Caráter decorativo (Ornamentality)
Exige-se que o desenho ou modelo não seja uma forma derivada puramente da função, mas que possua ornamentação estética. Caso a forma do produto seja indispensável para sua função e não possua nenhum elemento decorativo, ele não será objeto de patente de desenho ou modelo.
Período de graça (Grace Period): Nos Estados Unidos, se a divulgação for feita pelo próprio criador dentro de um ano, a exceção à perda de novidade é aplicada automaticamente, sem necessidade de procedimentos. Fontes, ícones e exibições na tela também podem ser protegidos como “desenhos de produtos manufaturados”, sendo que uma característica marcante é o escopo relativamente amplo da proteção de desenhos.
Na Lei de Desenhos Industriais do Japão, a novidade e a não facilidade de criação (equivalente à não obviedade dos Estados Unidos) também são requisitos para o registro. De acordo com o Artigo 3º da Lei de Desenhos Industriais, desenhos idênticos ou semelhantes a desenhos já conhecidos publicamente antes do pedido não podem ser registrados, e desenhos que possam ser facilmente criados também são rejeitados.
No Japão, o design é definido como “a forma, o padrão e a cor (ou combinação) de um produto (incluindo partes) que evocam uma sensação estética através da visão”, e formas puramente funcionais que não evocam uma sensação estética (estética) não são objeto de proteção.
Diferença importante em relação aos Estados Unidos: no Japão, pressupõe-se que a finalidade e a função dos produtos comparados sejam idênticas ou semelhantes. Mesmo que a forma seja a mesma, se os produtos tiverem finalidades e funções totalmente diferentes (por exemplo, uma medalha e um chocolate com o mesmo design), o desenho ou modelo será considerado não semelhante. Por outro lado, nos Estados Unidos, a novidade e a não obviedade são avaliadas independentemente do setor do produto.
O Japão também possui um período de carência baseado na auto-divulgação, e uma reforma legislativa recente tornou possível a aplicação de exceções para auto-divulgações ocorridas no prazo de um ano antes do pedido (anteriormente, seis meses). No entanto, no Japão, são necessários procedimentos específicos no momento do pedido (como solicitação de aplicação de exceção e apresentação de documentos comprovativos), o que difere dos Estados Unidos, onde a aplicação é automática e não requer procedimentos.
Além disso, embora o Japão também tenha passado a permitir a proteção de designs gráficos (exibições de tela e ícones em si) com a reforma legislativa de 2020, historicamente, o país tem dado ênfase à natureza material do produto. Em geral, embora os requisitos de registro em si sejam, em linhas gerais, comuns aos Estados Unidos e ao Japão, existem características institucionais específicas, como a forma de interpretar o produto, a aplicação do período de carência e a especificação dos requisitos de decoratividade.
Ao solicitar uma patente de desenho industrial nos Estados Unidos, o formulário a ser utilizado é semelhante ao de um pedido de patente. Os documentos necessários para o pedido são os seguintes.
Formulário de solicitação (Application): contém informações sobre o requerente e o inventor (criador)
Desenhos (Drawings): Recomenda-se o uso de desenhos a linha precisos + sombreamento
Reivindicações: normalmente apenas uma. Descrita com a frase padrão “The ornamental design for <nome do produto>, as shown and described.”
Declaração juramentada do inventor (Oath/Declaration): documento em que o inventor declara sob juramento ser o criador do desenho industrial
Declaração de Divulgação de Informações (IDS): Divulgação de literatura de desenhos anteriores relevantes de que o requerente tenha conhecimento
Atenção à obrigação de apresentação da IDS: Ao contrário do que ocorre no Japão, os requerentes nos Estados Unidos têm a obrigação de divulgar desenhos anteriores. O descumprimento dessa obrigação pode ser considerado conduta desleal (inequitable conduct), podendo restringir o exercício dos direitos mesmo após o registro.
Nos Estados Unidos, o princípio é de um pedido por desenho, mas, caso se determine que vários desenhos pertencem a um único conceito criativo, pode ser permitido incluir múltiplas formas de realização (Embodiments) em um único pedido. Se o examinador determinar que o requisito de unidade não foi cumprido, será emitida uma exigência de restrição (Restriction Requirement), sendo necessário dividir o pedido ou restringir o escopo das reivindicações.
Se desenhos semelhantes forem registrados separadamente, pode ocorrer que a solicitação posterior cite a anterior como motivo de rejeição por falta de não obviedade; para lidar com isso, há casos em que se recorre à “terminal disclaimer” (procedimento para fazer com que o prazo de validade da solicitação posterior termine na mesma data que o da solicitação anterior).
Nos Estados Unidos, os desenhos industriais também seguem o sistema de exame substantivo. Após o depósito do pedido, um examinador especializado em desenhos industriais do USPTO investiga os desenhos anteriores e examina a novidade, a não obviedade e o caráter estético, entre outros aspectos. O período de exame é, em média, de 8 a 12 meses, e o resultado do primeiro exame (ação do escritório) é notificado nesse prazo.
Principais custos do registro de desenho industrial nos EUA (para grandes empresas)
No momento do pedido: total de aproximadamente US$ 1.000 a US$ 1.500 (taxa básica de pedido de US$ 250 + taxa de pesquisa de US$ 160 + taxa de exame de US$ 160, etc.)
No momento do registro (concessão da patente): cerca de US$ 1.000 (previsão de aumento para US$ 1.300 em 2025)
Pequenas e microempresas (Small/Micro Entity): existe um sistema de redução de 50% ou 25%
Taxa de manutenção: Desnecessária (não há obrigação de pagamento de taxas durante o período de validade)
No Japão, está estabelecido um procedimento independente sob a Lei de Desenhos Industriais para o pedido de registro de desenho industrial. O pedido deve conter o nome do desenho (nome do produto), informações sobre o criador e o requerente, além da apresentação de desenhos ou fotografias (com as reformas recentes, passou a ser possível apresentar pedidos com fotografias ou desenhos em CG).
Nos pedidos de registro de desenho industrial no Japão, não é necessário incluir reivindicações, pois os próprios desenhos apresentados definem o escopo dos direitos. Além disso, o princípio é de “um pedido, um desenho”, e, basicamente, não é possível incluir vários desenhos em um único pedido, como nos Estados Unidos. Caso se deseje proteger várias variações do desenho, é necessário apresentar pedidos individuais.
No entanto, existe o sistema de desenhos ou modelos relacionados, sendo possível vincular e obter direitos sobre designs semelhantes ao desenho ou modelo principal como desenhos ou modelos relacionados (o prazo para o pedido de desenhos ou modelos relacionados foi ampliado com a reforma de 2020). Além disso, desenhos ou modelos parciais também podem ser registrados como uma classe de pedido independente; ao contrário dos Estados Unidos, não é permitido fazer alterações ou correções para se tornar um desenho ou modelo parcial posteriormente, sendo necessário apresentar os desenhos como desenhos ou modelos parciais no momento do pedido.
O Japão também segue o sistema de registro com exame de mérito, e o prazo até a notificação do exame preliminar é, em média, de 6 a 7 meses; em casos sem complicações, é comum chegar à decisão de registro em cerca de 8 a 12 meses a partir do depósito do pedido. Não é necessário solicitar o exame, pois ele é realizado simultaneamente ao depósito do pedido.
Principais custos do registro de desenho industrial no Japão
Taxa de depósito: 16.000 ienes
Taxa de registro: 8.500 ienes por ano x 3 anos = 25.500 ienes (pagamento único)
Taxa anual a partir do 4º ano: 16.900 ienes por ano (pagamento anual até o 25º ano)
Taxa de manutenção: necessária (por até 25 anos)
Sistema de sigilo de desenhos e modelos: No Japão, existe um sistema que permite manter em sigilo os desenhos e modelos publicados no boletim oficial por um período máximo de 3 anos a partir do registro. Por outro lado, nos Estados Unidos, os desenhos e modelos em processo de solicitação são, em princípio, mantidos em sigilo (sendo divulgados somente após a concessão da patente), de modo que o sigilo é automaticamente mantido desde a solicitação até o registro.
O prazo de validade da patente de desenho industrial nos Estados Unidos é de 15 anos a partir da data de emissão da patente (data de registro).Anteriormente era de 14 anos, mas com a reforma legislativa de 2015 (reforma decorrente da adesão à Convenção de Haia), foi estendido para 15 anos. Durante esse período, não são necessárias taxas de manutenção anuais, e a proteção continua sem custos adicionais desde o depósito do pedido até o término do direito. Além disso, como o pedido de desenho industrial não é divulgado a menos que seja concedido como patente, a contagem regressiva de 15 anos começa a partir do momento da concessão.
O prazo de validade dos direitos de desenho industrial no Japão foi prolongado recentemente, passando a ser de 25 anos a partir da data do pedido (lei alterada em vigor desde 1º de abril de 2020. Para pedidos anteriores, o prazo é de “20 anos a partir da data de registro”). Como o ponto de partida para o cálculo do prazo de validade é a data do pedido, a proteção é garantida por um período máximo de 25 anos, incluindo o tempo necessário para o exame e o registro. No Japão, é necessário pagar anuidades, sendo importante observar que os direitos se extinguem em caso de falta de pagamento.
Pontos importantes sobre o prazo de proteção: enquanto a patente de desenho industrial dos EUA tem prazo curto (15 anos), mas não exige esforço de manutenção, o direito de desenho industrial no Japão tem prazo longo (25 anos), mas requer manutenção anual.
A possibilidade de violação de uma patente de desenho nos EUA é avaliada pelo teste do “observador comum (ordinary observer)”. Trata-se do critério de avaliar se um comprador comum, que adquiriria o produto em questão, poderia confundir o design do produto suspeito com o produto protegido pela patente de desenho ao vê-lo.
Essa avaliação de semelhança com base na observação global é um teste tradicional desde a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Gorham Co. v. White (1871) e foi reafirmada no caso Egyptian Goddess, em 2008. Nessa decisão, o tradicional teste do “ponto de novidade” foi considerado desnecessário, e foi apresentado um método para determinar se os produtos são substancialmente idênticos quando analisados como um todo, levando em consideração a existência de desenhos ou modelos anteriores.
Características do escopo dos direitos nos Estados Unidos
- Apenas as partes representadas por linhas contínuas nos desenhos constituem o escopo dos direitos. As partes representadas por linhas tracejadas não são reivindicadas como direitos
- Em princípio, não se aplica a teoria da equivalência; o design visualmente perceptível em si é tudo o que importa
- A ênfase é dada à impressão visual gerada pelo design como um todo, em vez das diferenças nos detalhes
- Mesmo que o produto suspeito tenha uma finalidade diferente daquela reivindicada na patente, pode ser considerado uma violação se houver identidade substancial do desenho
A determinação da violação de direitos de desenho industrial no Japão é feita com base na “identidade ou semelhança” entre o desenho registrado e o desenho suspeito (Art. 23 da Lei de Desenhos Industriais). Essa determinação é realizada em duas etapas.
Primeira etapa: semelhança dos produtos - pressupõe-se que a finalidade e a função do produto suspeito e do desenho ou modelo registrado sejam idênticas ou semelhantes. Caso os produtos sejam totalmente diferentes, o desenho ou modelo não será considerado semelhante, independentemente do grau de semelhança das formas.
Segunda etapa: semelhança da forma — Quando se reconhece que os produtos são idênticos ou semelhantes, comparam-se os elementos constitutivos e as características da forma de ambos os desenhos, a fim de determinar se a impressão estética geral é comum. Tende-se a dar maior ênfase à semelhança das partes essenciais do desenho (as características que, em termos de design, chamam especialmente a atenção do cliente).
Requisito exclusivo do Japão: no Japão, a violação do direito de desenho industrial é reconhecida quando ambos os requisitos — “identidade/semelhança dos produtos” e “identidade/semelhança da forma” — são satisfeitos. O fato de que a violação não se configura se os produtos forem diferentes é um requisito exclusivo do Japão e uma grande diferença em relação aos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, é possível solicitar uma ordem de cessação (ordem de proibição do ato de violação) ou indenização por danos em caso de violação de patente de desenho industrial. Vale destacar a reparação adicional contra a violação de patente de desenho industrial prevista no Artigo 289 da Lei de Patentes dos Estados Unidos.
Artigo 35 USC 289 (Confisco do lucro total)
Estabelece que “o infrator deve pagar ao titular do direito o lucro total (Total Profit) obtido com a venda dos produtos objeto da infração”. Trata-se de uma medida de reparação poderosa, também conhecida como confisco do lucro total obtido com os produtos infratores (regra da totalidade).
Além disso, em casos de violação dolosa, também é possível aplicar indenização punitiva (indenização de até três vezes o valor). Ao notificar o registro do desenho industrial à alfândega, também é possível utilizar o sistema de apreensão de produtos falsificados na fase de importação.
Processo Apple vs. Samsung: foi reconhecido que os smartphones fabricados pela Samsung infringiam a patente de desenho industrial da Apple (design da estrutura do iPhone, etc.), e um veredicto do júri calculou uma indenização colossal de cerca de 1,05 bilhão de dólares. Por fim, a indenização por violação de desenho industrial paga pela Samsung à Apple foi reduzida para cerca de 500 milhões de dólares, e as partes chegaram a um acordo.Em 2016, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o termo “artigo de fabricação” (Article of manufacture) do Artigo 289 não se refere necessariamente ao produto acabado como um todo, podendo também ser interpretado como correspondente a uma parte do produto.
No Japão, a reparação civil por violação de direitos de desenho industrial consiste no direito de pedir a cessação da violação e no direito de pedir indenização por danos, um esquema praticamente idêntico ao da violação de direitos de patente. O cálculo do valor da indenização por danos pode ser comprovado de forma seletiva por meio de uma das seguintes opções.
1. Lucro cessante do titular do direito
2. Lucro do infrator (excluindo, no entanto, a parte que exceda a capacidade de produção do titular do direito)
3. Valor equivalente à taxa de exploração (taxa de licença)
O valor total do lucro do infrator não é indenizado integralmente; quando o desenho ou modelo diz respeito a apenas uma parte do produto, o grau de contribuição desse elemento é levado em consideração. Em processos judiciais sobre desenhos e modelos no Japão, o valor da indenização por danos geralmente varia de alguns milhões a dezenas de milhões de ienes. Além disso, no Japão também há penalidades criminais, e violações graves de direitos de desenho ou modelo podem ser punidas com pena de prisão de até 10 anos ou multa de até 10 milhões de ienes (para pessoas jurídicas, multa de até 300 milhões de ienes) (Artigo 69 da Lei de Desenhos e Modelos).
Nos Estados Unidos, o caso Apple vs. Samsung, mencionado anteriormente, elevou de uma só vez a importância dos direitos de desenho industrial, e, desde então, as patentes de desenho industrial têm sido utilizadas ativamente também no setor de alta tecnologia. Além disso, recentemente, no caso LKQ Corp. v. GM, foram discutidos os critérios para avaliar a não obviedade das patentes de desenho industrial.Em 2024, o Tribunal Pleno do Tribunal Federal de Apelações (CAFC) decidiu que o teste Rosen-Durling, utilizado há muitos anos, pode ser invalidado na medida em que contrarie o espírito da decisão KSR da Suprema Corte, e determinou que, doravante, deve ser aplicada uma avaliação de não obviedade flexível, semelhante à das patentes de invenção.
No Japão, como jurisprudência notável recente sobre violação de desenhos industriais, casos como o “Caso do Desenho da Bolsa” demonstraram métodos para a identificação das partes essenciais do desenho e para a avaliação da semelhança.Com a reforma de 2020, que tornou possível a estratégia de prorrogação de direitos por meio de desenhos ou modelos relacionados, surgiram novos pontos de discussão, como a distinção entre o desenho ou modelo principal e os relacionados em processos de violação. De modo geral, os Estados Unidos possuem um sistema jurídico em que, sob o regime de júri, podem ocorrer indenizações de valores astronômicos, enquanto o Japão se caracteriza por um julgamento estável, com uma seção especializada (Tribunal de Justiça de Propriedade Intelectual). No entanto, existe uma grande diferença entre os sistemas no que diz respeito ao valor das indenizações e ao poder de dissuasão.
Tanto os Estados Unidos quanto o Japão aderiram em 2015 à Convenção de Haia, o sistema de registro internacional de desenhos e modelos. As empresas podem utilizar o pedido internacional de Haia para solicitar a proteção de desenhos e modelos em vários países (países signatários) com um único pedido. Ao apresentar um pedido internacional incluindo os Estados Unidos (USPTO) ou o Japão (JPO) como países designados, após a análise formal pela Secretaria Internacional da OMPI, o pedido é encaminhado aos órgãos oficiais de cada país designado.
Como tanto os Estados Unidos quanto o Japão são países que realizam exame de mérito por examinadores, mesmo no caso de um pedido internacional, são realizados exames de novidade e não obviedade, da mesma forma que nos pedidos nacionais, e, se houver motivos para recusa, é emitida uma notificação de recusa (refusal). Em princípio, a notificação sobre a existência ou não de recusa deve ser feita dentro de 12 meses a partir da data de publicação internacional e, caso não haja notificação de recusa, o desenho industrial será registrado.
Vantagens
- É possível gerenciar direitos de desenho industrial em vários países com um único pedido
- O pagamento da taxa de pedido é feito de uma só vez, reduzindo a necessidade de apresentação de documentos duplicados em cada país
- Útil para pedidos em bloco que incluem vários países, como o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), Coreia do Sul e China
É preciso ter cuidado com a uniformização dos desenhos: como o formato de apresentação dos desenhos exigido varia de país para país, é necessário que um único conjunto de desenhos atenda aos padrões de todos os países designados. Os desenhos criados no momento do pedido no Japão podem não atender aos padrões dos Estados Unidos e, se mantidos como estão, podem ser rejeitados nos Estados Unidos; portanto, é necessário considerar a correção dos desenhos antes do pedido internacional.
Como, em princípio, o pedido de Haia impõe restrições rigorosas à correção de desenhos após o depósito, recomenda-se que as empresas japonesas, ao depositarem primeiro um pedido de desenho industrial no mercado interno e, em seguida, utilizarem esses desenhos para um pedido de Haia designando os Estados Unidos, elaborem desenhos válidos internacionalmente desde o momento do depósito no Japão. Especialmente se for designar os Estados Unidos, é possível evitar problemas de impossibilidade de correção posteriormente ao preparar, já na fase do pedido no Japão, desenhos no estilo americano (com vistas suficientes e representação de sombreamento).
Embora o sistema de Haia permita incluir até 100 desenhos em um único pedido internacional, em países como os Estados Unidos e o Japão, onde a legislação nacional estabelece o princípio de “um pedido por desenho”, existe a possibilidade de o pedido ser rejeitado por violação da unidade. Na prática, a medida recomendada para pedidos de Haia que incluem os Estados Unidos e o Japão é seguir o princípio de “um pedido por desenho”.
Em pedidos de registro de desenhos industriais pelo Sistema de Haia que designem os Estados Unidos, o requerente do pedido internacional é considerado o inventor do desenho industrial nos termos da legislação americana, sendo necessário apresentar posteriormente uma declaração juramentada (oath) ao USPTO. O pedido direto com reivindicação de prioridade com base na Convenção de Paris (pedido pela via de Paris nos Estados Unidos dentro de seis meses após o pedido no Japão) também continua sendo um meio comum. A escolha entre utilizar o Sistema de Haia ou fazer um pedido direto deve ser feita levando em consideração o número de países designados, os custos e a carga processual.
Os desenhos são o cerne do pedido de patente de desenho industrial, e o USPTO exige desenhos detalhados e de alta qualidade.
Itens básicos exigidos para desenhos nos EUA
- Além das seis vistas (frente, verso, laterais esquerda e direita, parte superior e inferior), recomenda-se a apresentação de vistas em perspectiva
- Desenhar com traços normais (linhas pretas) e aplicar sombreamento para expressar a sensação de profundidade, bem como as irregularidades e curvas da superfície
- Cada desenho deve ser coerente com os demais, sendo necessário representar formas consistentes em todos os desenhos
- As partes desenhadas com linhas tracejadas (Broken lines) são interpretadas como “partes não reivindicadas” e não estão incluídas no escopo dos direitos
- Fotos e imagens geradas por computador (CG) são, em princípio, inaceitáveis (em casos excepcionais, é necessário apresentar um pedido de autorização)
No que diz respeito às vistas em corte, recomenda-se não apresentá-las caso as irregularidades da superfície sejam visíveis através do sombreamento. Isso porque as vistas em corte também são consideradas desenhos válidos para a interpretação dos direitos, e a inclusão de cortes desnecessários pode limitar indevidamente o escopo dos direitos. Além disso, fotografias coloridas apresentam desvantagens, como a limitação do escopo dos direitos àquela cor específica, e não é permitido misturar desenhos a traço com fotografias.
No Japão, também é exigida, em princípio, a apresentação de desenhos em seis vistas (desenhos em seis direções) para pedidos de registro de desenho industrial. Além dos desenhos da frente, de trás, dos lados esquerdo e direito, da parte superior e da parte inferior, é comum anexar uma vista em perspectiva, caso se trate de um objeto tridimensional.
Características dos desenhos no Japão
- O sombreamento não é obrigatório (não há problema se a forma puder ser claramente compreendida apenas com o desenho a linha)
- No caso de formas simétricas, é possível um tratamento flexível, como a omissão de uma das vistas laterais
- Em desenhos de partes, as partes não reivindicadas são representadas por linhas tracejadas. No entanto, isso deve ser decidido no momento do pedido, não sendo permitida a alteração das linhas tracejadas posteriormente
- Também é possível registrar desenhos ou modelos com base em fotografias (utilizado para desenhos ou modelos complexos, como padrões de tecidos)
- Também é possível apresentar desenhos de referência (desenhos que mostram o estado de uso ou antes e depois da deformação) (não incluídos no escopo dos direitos)
Pontos importantes no pedido internacional: há casos em que os desenhos aceitos no Japão não são válidos nos Estados Unidos. Por exemplo, uma vista da parte traseira que foi omitida no pedido japonês pode ser considerada indispensável nos Estados Unidos, exigindo-se a sua inclusão, ou pode ser solicitada a adição de sombreamento ou a apresentação de uma vista ampliada. Para desenhos industriais que se pretende proteger internacionalmente, recomenda-se a elaboração dos desenhos tendo em mente os padrões dos Estados Unidos desde o início.
Especificamente, preparar desenhos a linha com sombreamento e seis vistas completas, e utilizá-los também no pedido no Japão, facilitará a posterior expansão para os Estados Unidos. Os desenhos são a essência do direito de desenho industrial, e o know-how especializado é indispensável para a elaboração de desenhos que sejam aceitos sem problemas tanto nos Estados Unidos quanto no Japão.
Com base no conteúdo acima, resumimos as principais diferenças entre o sistema de patentes de desenhos industriais dos EUA e o sistema de desenhos industriais do Japão.
| Perspectiva | EUA (patente de desenho industrial) | Japão (Registro de Desenho Industrial) |
|---|---|---|
| Requisitos de registro | Novidade (independente do setor do produto), não obviedade (mudança para a aplicação do critério KSR), caráter decorativo (formas com finalidade exclusivamente funcional estão excluídas). Fontes, GUI etc. também são passíveis de proteção. Período de carência de 1 ano (sem necessidade de procedimento). | Novidade (comparação tanto do produto quanto da forma), dificuldade de criação, requisito de estética. O desenho industrial é indissociável do produto (não se aplica a produtos com uso ou função diferentes). Período de carência de 1 ano (requer procedimento). |
| Procedimento de solicitação | Reivindicação (artigo 1) obrigatória, desenho de linhas precisas + sombreamento recomendado, obrigação de apresentação de declaração juramentada e IDS. Em princípio, 1 desenho/modelo por pedido (exemplos de execução múltiplos são permitidos sob condições). Exame de 8 a 12 meses. Custo de cerca de US$ 1.000 a US$ 1.500 no momento do pedido, cerca de US$ 1.000 no momento da emissão. Não há taxa de manutenção anual. | Não são necessárias reivindicações (os desenhos definem o escopo dos direitos), não são necessárias declarações juramentadas nem IDS. Um desenho por pedido (existe um sistema de desenhos relacionados). Exame de 6 a 10 meses. Taxa de depósito de 16.000 ienes, taxa de registro de 25.500 ienes (para 3 anos). Taxa de manutenção anual necessária (por um período máximo de 25 anos). |
| Período de proteção | 15 anos a partir da data de registro. Não há necessidade de pagamento de anuidades intermediárias. Confidencialidade da solicitação até o registro. | 25 anos a partir da data do pedido (reforma de 2020). É necessário pagar anuidades anualmente. Existe o sistema de desenhos e modelos secretos (máximo de 3 anos de sigilo). |
| Requisitos de violação | Teste do observador comum (comparação da aparência geral). Possibilidade de comparação independentemente do tipo de produto. Proteção apenas das partes delineadas. Em princípio, não há alegação de equivalência. | Avaliação com base nos conceitos de identidade e semelhança. É pré-requisito que os produtos sejam idênticos ou semelhantes. É dada ênfase à semelhança das partes essenciais do desenho ou modelo. É possível exercer os direitos sobre desenhos ou modelos relacionados de forma separada. |
| Indenização por danos | Conforme o Artigo 289, confisco do lucro total dos produtos infratores. Indenização tripla em caso de violação dolosa. Exemplo de indenização de cerca de 500 milhões de dólares no caso Apple vs Samsung. A apreensão na alfândega também é válida. | Cálculo com base no lucro cessante, no lucro do infrator e no valor equivalente à taxa de utilização. Considera-se a taxa de contribuição do desenho ou modelo. Valores entre alguns milhões e dezenas de milhões de ienes são comuns. Também podem ser aplicadas sanções penais (prisão de até 10 anos, etc.). |
| Pedido internacional | Aderiu à Convenção de Haia em 2015. Exame de mérito também em pedidos internacionais (no prazo de 12 meses). Rejeição se os desenhos não atenderem aos padrões dos EUA. É necessária a apresentação separada de declaração juramentada. Também é possível o pedido pela via de Paris (prazo de prioridade de 6 meses). | Adesão à Convenção de Haia em 2015. O JPO realiza o exame de mérito (no prazo de 12 meses). No Japão, não é necessário incluir sombreamento, mas é permitido incluí-lo em caso de pedido simultâneo nos EUA. O pedido pela via de Paris também é comum (no prazo de 6 meses após o pedido nacional). |
| Requisitos dos desenhos | Desenhos detalhados com linhas e sombreamento são praticamente obrigatórios. Divulgação completa por meio de vistas em seis faces e vistas em ângulo. Verificação rigorosa da consistência entre os desenhos. Partes não reivindicadas devem ser representadas por linhas tracejadas (em alguns casos, é possível transformar em linhas tracejadas posteriormente). Fotos, em princípio, não são permitidas. | Desenhos básicos são aceitos (sem necessidade de sombreamento). Objetos simétricos podem ter partes omitidas. Linhas tracejadas são definidas no momento do pedido (não podem ser alteradas posteriormente). Fotos e desenhos em CG também são aceitos. Os desenhos japoneses podem não atender aos padrões dos EUA. |
A partir da comparação acima, percebe-se que, embora o sistema de patentes de desenho industrial dos EUA e o sistema japonês tenham estruturas básicas semelhantes, existem diferenças importantes na aplicação dos critérios de exame e nas regras de exercício dos direitos.Quando empresas japonesas obtêm e utilizam direitos de desenho industrial nos Estados Unidos, é necessária uma estratégia que leve em consideração os rigorosos padrões de elaboração de desenhos específicos dos Estados Unidos e os riscos em caso de violação (indenizações elevadas). Por outro lado, o Japão também vem buscando a harmonização internacional por meio da reforma legislativa de 2020, que incluiu a extensão do prazo de proteção e a ampliação da proteção de desenhos gráficos, sendo necessário continuar acompanhando as tendências dos sistemas de ambos os países.
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AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Propriedade Intelectual do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).