De acordo com a Lei de Marcas do Paquistão (Regulamento de Marcas de 2001), “marca” refere-se a qualquer sinal que possa ser representado graficamente (por meio de figuras) e que permita distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de terceiros, incluindo letras, nomes, nomes próprios, assinaturas, figuras, números, desenhos, títulos, rótulos, bilhetes, formas de embalagem de produtos, cores, sons, etc.Em suma, desde que se trate de um sinal destinado a distinguir os produtos ou serviços da empresa dos de terceiros, não apenas as marcas tradicionais, como palavras, logotipos e figuras, mas também combinações de cores, formas tridimensionais de produtos e sons podem ser objeto de proteção. No entanto, para obter o registro de marca, é necessário que haja capacidade de distinção (capacidade de diferenciar os produtos da empresa dos de terceiros); termos descritivos normalmente utilizados por terceiros na publicidade de seus próprios produtos ou serviços, nomes geográficos genéricos e sobrenomes comuns não podem ser registrados.Além disso, são rejeitados os sinais que contrariem a ordem pública e os bons costumes, bem como aqueles que possam induzir terceiros em erro. Desta forma, no Paquistão, qualquer sinal com capacidade de distinção pode ser amplamente protegido como marca, e o sistema de registro abrange não apenas marcas de produtos, mas também marcas de serviços, marcas coletivas, marcas de certificação e indicações geográficas, entre outras.
Índice
A base legal do sistema de marcas no Paquistão é a Portaria de Marcas de 2001 (Trade Marks Ordinance, 2001) e suas normas de execução, as Regras de Marcas de 2004 (Trade Mark Rules, 2004). A Portaria de Marcas de 2001 entrou em vigor em abril de 2004 e foi promulgada como uma lei abrangente de marcas, substituindo a anterior Lei de Marcas de 1940.A administração de marcas é de competência do Instituto de Propriedade Intelectual do Paquistão (IPO Pakistan), e o Registro de Marcas (Trade Marks Registry), órgão subordinado a ele, é responsável pelo pedido, exame e registro de marcas. O escritório principal do Registro de Marcas está localizado em Karachi, mas existem filiais do Instituto de Propriedade Intelectual em várias cidades, como Lahore e Islamabad, e, nos últimos anos, o sistema passou a aceitar pedidos online.
No âmbito dos tratados internacionais, o Paquistão é signatário da Convenção de Paris e da OMC (Acordo TRIPS), tendo também aderido ao Protocolo de Madri (Protocolo de Madri) em 2021. Por isso, as empresas estrangeiras podem utilizar o sistema de Madri para obter proteção de marcas no Paquistão como país designado (detalhes a seguir).Além disso, embora a proteção de marcas no Paquistão siga, em princípio, o sistema de prioridade do primeiro requerente, também são reconhecidos certos direitos decorrentes do uso, mesmo para marcas não registradas (como a proteção de marcas notoriamente conhecidas e a prevenção de falsificação). No entanto, caso surja um conflito com terceiros enquanto a marca ainda não estiver registrada, o ônus da prova se torna mais pesado, exigindo comprovação de uso prolongado e notoriedade; portanto, para as empresas, há grandes vantagens em registrar a marca.
Resumo do procedimento de registro: O pedido de registro de marca é apresentado ao Departamento de Registro de Marcas do IPO do Paquistão. Em 2023, foi introduzido um sistema de registro online, permitindo que o requerente ou seu representante faça o pedido eletronicamente pela internet. O registro em papel (envio dos documentos de registro por correio ou entrega em mãos) também continua sendo aceito, permitindo que o requerente escolha o método mais conveniente.A classificação aplicada no momento do pedido é a Classificação Internacional de Nice (até a Classe 45), sendo que os produtos são classificados nas Classes 1 a 34 e os serviços nas Classes 35 a 45. No Paquistão, segue-se o princípio de “um pedido, uma classe”, não sendo permitidos pedidos multiclase. Portanto, caso se deseje obter proteção em várias classes, é necessário apresentar pedidos separados para cada classe.
Documentos e informações necessários: Os principais itens e documentos a serem apresentados no momento do pedido são os seguintes.
Informações do requerente: Informações básicas, como nome do requerente (nome da pessoa jurídica ou nome da pessoa física), endereço e nacionalidade
Representação da marca: representação específica da marca a ser registrada (sequência de caracteres, no caso de marcas nominativas; arquivo de imagem JPEG, no caso de marcas figurativas, etc.)
Lista de produtos e serviços: lista específica dos produtos ou serviços para os quais a marca será utilizada (indicados juntamente com a classificação de Nice)
Declaração sobre o uso: Declaração sobre o estado de uso da marca, indicando se está “atualmente em uso no Paquistão” ou se há “intenção de uso” (*no caso de uso atual, indicar também o ano da primeira utilização). No Paquistão, é possível apresentar o pedido mesmo sem histórico de uso anterior, mas há um campo no formulário de inscrição para indicar se a marca está em uso; caso esteja, esse fato deve ser declarado.
Informações do representante e procuração: Caso o procedimento de registro seja delegado a um representante local (advogado ou agente de patentes), deve-se indicar o nome e endereço do representante e apresentar a procuração (Formulário TM-48). No caso de empresas estrangeiras ou não residentes, é obrigatório realizar o procedimento por meio de um representante de marcas local. A procuração deve ser assinada pelo requerente e autenticada por um cartório, mas não é exigida a autenticação consular (é possível, opcionalmente, obter a autenticação consular).
Documentos de direito de prioridade (se aplicável): Ao apresentar um pedido reivindicando o direito de prioridade com base na Convenção de Paris, deve-se apresentar uma cópia autenticada dos documentos de direito de prioridade (o prazo para apresentação é de até três meses a partir da data do pedido).
Taxas: O pedido de marca está sujeito a taxas oficiais (taxas oficiais). Desde a revisão de 2019, a taxa de pedido é fixada em 3.000 rúpias paquistanesas por classe (cada classe adicional também custa 3.000 rúpias), sendo necessário, além disso, o pagamento da taxa de registro emitida após a aceitação do pedido (a taxa de registro é atualmente de 9.000 rúpias).Além dessas taxas oficiais, se o procedimento for delegado a um agente, serão cobrados honorários profissionais adicionais. De acordo com informações do Departamento de Propriedade Intelectual do Reino Unido, os custos gerais do pedido (taxas oficiais + honorários advocatícios, etc.) podem chegar a cerca de 70.000 a 100.000 rúpias por pedido. Como normalmente leva cerca de dois anos desde o pedido até o registro, recomenda-se iniciar os preparativos para o pedido com antecedência, de acordo com o plano de negócios.
Recomendação de pesquisa prévia: para evitar conflitos com marcas de outras empresas, é importante realizar uma pesquisa prévia no registro de marcas antes do depósito, verificando a existência de marcas idênticas ou semelhantes. No IPO do Paquistão, é possível solicitar oficialmente uma pesquisa de marcas; basta anexar duas amostras da marca ao formulário designado (Formulário TM-55) e solicitar a pesquisa de semelhança mediante o pagamento de uma taxa de 1.000 rúpias por classe.Além disso, o escritório do IPO oferece um serviço pago (300 rúpias) que permite a consulta do banco de dados de marcas por 15 minutos, sendo possível realizar pesquisas não oficiais. Realizar o pedido após identificar os riscos potenciais de conflito por meio dessas pesquisas de verificação prévia constitui um ponto importante de gestão de riscos práticos para as empresas.
Exame de formalidades: Após o recebimento do pedido, o Escritório de Registro de Marcas realiza, em primeiro lugar, o exame de formalidades. Nesse exame, são verificados requisitos formais, como se os dados necessários estão corretamente preenchidos, se a documentação exigida está completa e se não há falta de pagamento de taxas. Caso haja irregularidades, são emitidas instruções de correção; se as correções forem feitas de acordo com as instruções, o exame prossegue.
Exame de mérito: Se os requisitos formais forem atendidos, passa-se então para o exame de mérito (exame de conteúdo). O examinador avalia se a marca atende aos requisitos de registro estabelecidos pela lei. Os principais pontos de análise são os seguintes.
Existência de capacidade distintiva: se a marca é excessivamente descritiva ou se é um nome genérico (na ausência de capacidade distintiva, constitui motivo de recusa).Por exemplo, marcas compostas apenas por termos que indicam diretamente a qualidade, a eficácia ou a origem do produto, ou por nomes de uso comum, não podem ser registradas, pois são “termos necessários a outros operadores para descrever seus próprios produtos ou serviços”. No entanto, mesmo que a capacidade de distinção não seja suficiente no momento do pedido, o registro pode ser concedido se for possível comprovar a aquisição de capacidade de distinção por uso (Significado Secundário).
Conflito com direitos anteriores de terceiros: verifica-se se marcas idênticas ou semelhantes já foram registradas (ou solicitadas) para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. Isso constitui um motivo de recusa relativo, e o examinador pesquisa o banco de dados de marcas para confirmar se há pedidos anteriores ou registros conflitantes. Caso seja encontrada uma marca anterior conflitante, normalmente é emitida uma notificação de recusa com essa justificativa.
Ordem pública e bons costumes / Caráter enganoso: Marcas cuja composição ou significado sejam contrários à ordem pública e aos bons costumes (por exemplo, expressões obscenas) ou que possam induzir o consumidor em erro quanto à qualidade ou origem dos produtos ou serviços (por exemplo, marcas que incluam nomes de locais sem relação com a origem) não serão registradas, constituindo um motivo de recusa absoluta.
O prazo de análise depende do número de pedidos e da disponibilidade dos examinadores, mas geralmente o resultado da primeira análise é notificado dentro de alguns meses a um ano após o depósito do pedido (nos últimos anos, com a digitalização, o processo tem se tornado mais rápido, e há casos em que o resultado da primeira análise é divulgado em cerca de três meses).Caso o examinador identifique motivos de recusa, é emitida uma notificação de recusa (Office Action), e o requerente tem a oportunidade de responder, apresentando uma contestação ou correção, dentro do prazo estipulado após o recebimento da notificação (normalmente 2 meses, com possibilidade de prorrogação de até 3 meses). Se forem apresentadas contestações ou correções adequadas dentro do prazo de resposta e o examinador as aceitar, os motivos de recusa serão eliminados.Por exemplo, caso seja apontado um conflito com uma marca anterior, há casos em que o pedido é aceito mediante a redução dos produtos designados ou a inclusão de uma renúncia (declaração de não reivindicação de direitos) na marca. Por outro lado, se o examinador não alterar sua decisão mesmo após a apresentação da contestação, ou se não houver resposta dentro do prazo, o pedido será rejeitado. Mesmo em caso de rejeição, o requerente pode, se discordar, interpor recurso de anulação da decisão (revisão judicial da decisão) junto ao Tribunal Superior.
Publicação e oposição: Ao passar pela análise de mérito, a marca é considerada elegível para registro (acceptance) e, antes do registro, é publicada no Diário de Marcas (Trademarks Journal). No Paquistão, o Diário de Marcas é publicado mensalmente em formato eletrônico, e as marcas aprovadas na análise são publicadas nesse diário, que tem caráter oficial. O objetivo da publicação é dar às partes interessadas a oportunidade de apresentar oposição.O prazo para oposição é de dois meses (60 dias) a partir da data da publicação, durante o qual terceiros podem apresentar oposição ao registro da marca. Além disso, o prazo de dois meses para oposição pode ser prorrogado, conforme necessário, por um mês, até duas vezes, havendo a possibilidade de aceitar oposições por um período máximo de quatro meses a partir da data da publicação.
Procedimento de oposição: quem desejar apresentar oposição (partes interessadas, como concorrentes) deve enviar o formulário de oposição (Notice of Opposition) ao Departamento de Registro de Marcas dentro do prazo. É necessário descrever especificamente os motivos (fundamentos) da oposição no formulário, sendo que os principais motivos de oposição incluem os seguintes.
Motivos relativos: a marca solicitada é idêntica ou semelhante a uma marca já registrada pelo requerente, e os produtos e serviços designados também são idênticos ou semelhantes; portanto, se for registrada, causará confusão (violação do direito de prioridade ou do direito de uso anterior).
Motivos absolutos: a marca em si não possui caráter distintivo, é excessivamente descritiva ou constitui um nome genérico, entre outros, não atendendo aos requisitos absolutos de registro previstos na Lei de Marcas.
Fins ilícitos ou má-fé: o pedido de registro da marca se baseia em intenções ilícitas, como imitação ou aproveitamento indevido (um exemplo típico é o pedido de registro que se apropria indevidamente de uma marca notória do requerente).
Outras violações de direitos: o uso ou registro da marca infringe direitos de terceiros, tais como direitos autorais, direitos de nome comercial, direitos de imagem ou disposições de proteção de emblemas e insígnias oficiais. Em particular, pedidos semelhantes a marcas notoriamente conhecidas (objeto de proteção do Artigo 6.º-2 da Convenção de Paris) ou marcas que possam ser confundidas com o nome de outra empresa também podem constituir motivos de oposição.
Caso seja apresentada uma oposição, uma cópia da mesma será enviada pelo Departamento de Registros de Marcas ao requerente. O requerente deve apresentar uma contestação (counter-statement) à oposição no prazo de 30 dias após o recebimento (prorrogável até 60 dias, se houver motivo justificado). Se a contestação não for apresentada dentro do prazo, o pedido de registro da marca será considerado abandonado (ou seja, a oposição será considerada deferida).
Caso o requerente apresente a contestação, uma cópia da mesma será então enviada ao oponente. O oponente poderá apresentar uma réplica (rejoinder), se necessário, e normalmente apresentará alegações adicionais por escrito no prazo de 30 dias.Posteriormente, o Departamento de Marcas solicita a apresentação de provas a ambas as partes. As provas são apresentadas na forma de provas documentais, como declarações juramentadas (afidávits), e geralmente seguem a ordem de apresentação das provas pelo oponente, seguida da refutação pelo requerente. Caso ainda haja pontos em disputa após a fase de análise documental, o Departamento de Marcas marca uma data para a audiência (audiência oral), dando a ambas as partes a oportunidade de apresentar alegações e provas diretamente.Após a audiência, o examinador (registrador de marcas) profere uma decisão com base nas alegações e provas de ambas as partes e notifica a decisão por escrito. Caso a oposição seja deferida, o registro da marca em questão será recusado. Se a oposição for indeferida (vitória do requerente), a marca segue para o processo de registro.
Recurso contra a decisão de oposição: caso haja discordância com a decisão proferida pelo Registro de Marcas (Registrador) sobre a oposição, a parte vencida poderá interpor recurso (Appeal) junto ao Tribunal Superior dentro do prazo estabelecido.No Paquistão, além do Departamento de Propriedade Intelectual, há **tribunais exclusivos para direitos de propriedade intelectual (Tribunais de Propriedade Intelectual)** estabelecidos em cada estado, e a revisão das decisões do registrador de marcas é tratada pela seção de propriedade intelectual do Tribunal Superior. Dessa forma, o sistema de oposição é um processo importante que reflete a opinião de terceiros antes do registro, e, na prática, as empresas são obrigadas a monitorar os anúncios oficiais de seus concorrentes e, se necessário, apresentar oposição para proteger seus direitos.
Decisão de registro e taxa de registro: Quando o prazo de publicação no Diário Oficial expira e não houver nenhuma oposição, ou se a oposição for definitivamente indeferida, a marca receberá a decisão de registro. O Departamento de Registros emitirá uma notificação de cobrança da taxa de registro (demanda note) ao requerente, que deverá pagar a taxa de registro prevista (9.000 rúpias, conforme mencionado anteriormente) no prazo de um mês após o recebimento da notificação.Assim que o pagamento da taxa de registro for confirmado, a marca será oficialmente inscrita no registro e será emitido o Certificado de Registro (Registration Certificate). O certificado de registro conterá a representação gráfica da marca, o número de registro, a data de registro, o nome do registrante e os produtos e serviços designados, concluindo assim o processo de registro.
Momento da geração do direito: No Paquistão, o prazo de validade do direito de marca é fixado em 10 anos a partir da data do pedido. Por isso, embora o direito substantivo (direito de uso exclusivo) surja após a conclusão do registro, sua eficácia se estende retroativamente até a data do pedido.Por exemplo, mesmo que tenham se passado dois anos entre o depósito do pedido e o registro, uma vez concluído o registro, é possível solicitar uma liminar com base na prioridade do próprio pedido, mesmo que terceiros tenham começado a utilizar a mesma marca em produtos similares no período entre a data do depósito e a data do registro (embora sejam consideradas separadamente situações em que o terceiro já utilizasse a marca de forma contínua desde antes da data do depósito).De qualquer forma, o direito exclusivo sobre a marca registrada surge retroativamente à data do pedido, e o proprietário (titular) da marca registrada tem o direito de usar essa marca de forma exclusiva em relação aos produtos e serviços designados. Se um terceiro usar, sem autorização, uma marca idêntica ou que possa causar confusão, isso constituirá uma violação, e será possível solicitar a cessação da violação e indenização por danos (para mais detalhes, consulte a seção sobre exercício de direitos, descrita a seguir).
Efeitos do registro: Ao titular da marca registrada são conferidos os seguintes efeitos e benefícios legais.
O titular da marca registrada tem o direito de usar a marca de forma exclusiva em relação aos produtos e serviços designados e pode proibir o uso da marca em questão ou de marcas semelhantes sem sua autorização. Como o registro implica a presunção de direito, fica mais fácil obter uma ordem de cessação no tribunal.
O certificado de registro de marca serve como prova presuntiva da titularidade do direito, facilitando a comprovação da condição de titular em caso de litígio.
A marca registrada também serve como premissa para a adoção de diversas medidas de proteção administrativa, como medidas de interdição de importação na alfândega (a existência ou não do registro é levada em consideração, por exemplo, na repressão a produtos falsificados pela Comissão de Concorrência do Paquistão e pelas autoridades reguladoras de medicamentos).
Torna-se possível apor a marca “Registered™” (símbolo ®) em produtos e anúncios, o que tem o efeito de aumentar a confiabilidade da marca. No entanto, é proibido exibir o símbolo ® na fase de não registro (existem disposições penais contra indicações falsas), sendo comum utilizar símbolos como ™ ou ℠ antes do registro.
Prazo de validade e renovação: O prazo de validade do registro de marca no Paquistão é de 10 anos a partir da data do pedido. É possível renovar o prazo de validade mediante a realização dos procedimentos previstos antes do término dos 10 anos, não havendo limite para o número de renovações, podendo ser renovado quantas vezes forem necessárias a cada 10 anos. O procedimento de renovação é aceito a partir de 6 meses antes da data de vencimento e, mediante o pagamento da taxa de renovação, é possível manter os direitos por mais 10 anos.Mesmo que se esqueça de renovar, existe uma medida de reparação que permite a renovação mediante o pagamento de uma taxa adicional, desde que seja feita dentro do prazo de carência de 6 meses após o vencimento (após o término do prazo de carência, o registro será cancelado). As marcas registradas que não forem renovadas perderão a validade com o término do prazo, e os direitos serão extintos. Por isso, é fundamental que as empresas gerenciem os prazos de renovação de suas marcas importantes e realizem os procedimentos de renovação dentro do prazo.
Obrigação de uso e cancelamento por falta de uso: No Paquistão, se uma marca não for utilizada por cinco anos consecutivos após o registro, o registro da marca poderá ser cancelado (excluído) mediante requerimento de terceiros. Especificamente, após o término do prazo de cinco anos a partir da data de conclusão do registro, se a falta de uso sem motivo justificado persistir, as partes interessadas podem apresentar um pedido de cancelamento do registro da marca ao Tribunal de Propriedade Intelectual.Se a cancelamento por falta de uso for deferida, a marca será excluída do registro e os direitos serão extintos sem efeito retroativo. Essas disposições têm como objetivo eliminar as “marcas inativas” — aquelas que são registradas e deixadas de lado — e proteger apenas as marcas efetivamente utilizadas no mercado. Por isso, é recomendável que as empresas, após obterem o registro da marca, comecem a utilizá-la de forma contínua o mais cedo possível, a fim de consolidá-la como marca no mercado. É importante estar ciente de que, caso a marca fique sem uso por cinco anos sem motivo justificado, haverá risco de cancelamento.
Outros motivos de cancelamento: além da falta de uso, o registro de marca pode ser invalidado ou cancelado devido a circunstâncias que venham a ser apuradas após o registro. Por exemplo, caso motivos de recusa absolutos ou relativos tenham sido ignorados no momento do registro (por ser, na verdade, descritiva, por entrar em conflito com uma marca anterior, etc.), é possível que partes interessadas instaurem um processo de invalidação (ação de cancelamento de registro) para invalidar o registro.Além disso, o fato de a marca ter se tornado um nome genérico (nome comum) ou de, após o registro, a marca em si ter passado a ser utilizada de forma contrária à ordem pública e aos bons costumes também pode constituir motivo de cancelamento. Ademais, caso o próprio titular deseje renunciar ao direito de marca, ele pode solicitar a cancelamento voluntário do registro (renúncia ao registro) junto ao IPO do Paquistão, a fim de cancelar o registro. Dessa forma, é importante continuar a utilizar e gerenciar a marca de maneira adequada após o registro, bem como realizar os procedimentos de renovação ou renúncia ao direito, conforme necessário.
Avaliação da violação: quando uma marca idêntica ou confusamente semelhante à marca registrada for utilizada, sem a permissão do titular, em produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos designados no registro, isso constitui uma violação do direito de marca. Por exemplo, se um terceiro utilizar um sinal “substancialmente idêntico ou confusamente semelhante” à marca registrada em relação a produtos ou serviços incluídos no escopo do registro, isso constituirá uma violação.Além disso, caso a marca registrada seja uma marca notória (well-known mark), mesmo que o uso seja em relação a produtos ou serviços não semelhantes, atos que causem confusão quanto à origem junto ao consumidor ou que diluam a credibilidade da marca podem ser passíveis de liminar como violação em sentido amplo. No entanto, no caso de marcas não registradas, não é possível alegar violação do direito de marca nos termos da lei; nesse caso, deve-se buscar reparação civil por “passing off” (concorrência desleal).Mesmo que não registradas, marcas estrangeiras de grande notoriedade podem ser protegidas pelo Artigo 86 do Regulamento; no entanto, devido ao elevado ônus da prova, é mais fácil evitar a violação se a marca for registrada.
Medidas civis: Em caso de violação de direitos de marca, o titular dos direitos pode buscar reparação por meio de ação civil.No Paquistão, com base na Lei de Propriedade Intelectual de 2012, foram criados Tribunais de Propriedade Intelectual (IP Tribunal) em cada província, e os processos de violação de marca são, em princípio, de competência desses tribunais especializados (apenas na província de Sindh [Karachi], o Tribunal Superior tem jurisdição em primeira instância). Em processos de violação, a principal medida de reparação é, em primeiro lugar, a cessação do ato de violação por meio de uma ordem de cessação (injunção), podendo-se, além disso, requerer indenização por danos decorrentes da violação e a restituição de lucros indevidos (accounting).Em casos de violação particularmente evidente, pode ocorrer que uma ordem de cessação seja emitida como medida cautelar provisória simultaneamente à ajuizamento da ação, e a apresentação do certificado de registro aumenta a probabilidade de se obter uma medida de cessação rápida. O tribunal (ou o Tribunal de Propriedade Intelectual) profere sentença com base nas alegações e provas de ambas as partes e, caso a violação seja reconhecida, é proferida uma ordem de cessação definitiva ou uma sentença que determina o valor da indenização por danos. Caso haja discordância com a sentença, a parte vencida pode recorrer ao Tribunal Superior.
Medidas criminais: A Lei de Marcas e o Código Penal do Paquistão também prevêem sanções penais para atos de violação de marcas de natureza dolosa. Por exemplo, o ato de falsificar ou imitar intencionalmente uma marca registrada de terceiros para aplicá-la em produtos ou vendê-los (a chamada fabricação e venda de produtos piratas ou falsificados) constitui crime penal, passível de pena de prisão de até dois anos ou multa.Além disso, o ato de fabricar ou possuir máquinas ou equipamentos destinados a aplicar marcas de terceiros em produtos sem autorização também pode ser punido com pena de prisão de até três anos. Ademais, é proibido indicar falsamente em produtos ou anúncios que uma marca não registrada é uma marca registrada (por exemplo, uso indevido da indicação “Registered” ou do símbolo ®), e os infratores estão sujeitos a sanções como multas.Os processos criminais são utilizados principalmente como meio de combate a infratores reincidentes e falsificadores reincidentes; ao apresentar queixa criminal ou denúncia à polícia, o titular do direito pode esperar um efeito dissuasivo por meio de medidas coercitivas, como investigação, apreensão e acusação.
Fiscalização na fronteira pela alfândega: Para impedir a circulação de produtos falsificados, o Paquistão possui um sistema de fiscalização na fronteira por parte da alfândega (autoridades aduaneiras) para coibir a violação de direitos de propriedade intelectual.O titular da marca pode apresentar um pedido por escrito à alfândega, solicitando que os produtos importados que utilizem sua marca sem autorização sejam tratados como produtos de importação proibida. Quando o pedido é aceito e as informações sobre os direitos são registradas no banco de dados das autoridades alfandegárias, a alfândega apreende e retém as cargas suspeitas de serem falsificações da marca em questão assim que as descobre durante a inspeção de importação.Em 2017, foi adicionado um capítulo sobre proteção da propriedade intelectual ao regulamento aduaneiro, e o mecanismo de cooperação entre a alfândega, o IPO Paquistão (banco de dados de marcas registradas) e a Direção-Geral de Execução de Direitos de Propriedade Intelectual (Directorate General of IPR Enforcement) para a detecção e apreensão de produtos infratores foi reforçado. Com isso, as empresas passaram a poder impedir a entrada de produtos falsificados nas fronteiras, utilizando o registro de marca como alavanca.
Conforme descrito acima, no Paquistão é possível fazer valer os direitos de marca e combater as violações utilizando diversos meios, incluindo **civis, criminais e administrativos (alfandegários)**. É importante que as empresas escolham as medidas adequadas de acordo com a gravidade dos danos e, quando necessário, colaborem com advogados especializados locais e autoridades para proteger suas marcas.
O Paquistão aderiu ao Protocolo de Madri (Madrid Protocol) em 24 de maio de 2021, tornando-se um dos países signatários do referido protocolo (na época, 108 países). Com isso, os titulares de marcas no Paquistão passaram a poder utilizar o sistema de registro internacional de Madri para solicitar, simultaneamente, a proteção de marcas em mais de 100 outros países e regiões signatários por meio de um único pedido internacional.Da mesma forma, quando empresas estrangeiras desejam obter direitos de marca no Paquistão, podem incluir o Paquistão como país designado por meio do Protocolo de Madri. Por exemplo, no caso de uma empresa japonesa, ao apresentar um pedido de Madri com base no pedido básico (ou registro) de seu próprio país e adicionar “Paquistão” como país designado, é possível buscar a proteção de marca no Paquistão de forma relativamente simples, sem a necessidade de recorrer a um agente local.
No entanto, mesmo ao utilizar o Sistema de Madrid, existem requisitos e pontos a serem observados específicos do Paquistão. Especificamente, o governo do Paquistão declarou, no momento da adesão, que “é necessária uma declaração de intenção de uso da marca ao designar o país no Sistema de Madrid”. Isso significa que, ao incluir o Paquistão como país designado no pedido internacional, o requerente deve declarar explicitamente que “tem a intenção de usar a marca em questão no território do Paquistão”.Além disso, foi declarada uma observação informando que, mesmo que seja registrado um contrato de licença (autorização de uso) no Registro Internacional (banco de dados de registros internacionais da OMPI), tal registro em si não tem validade jurídica no território do Paquistão. Portanto, ao conceder a terceiros o direito de uso da marca por meio de um contrato de licença, é necessário considerar separadamente procedimentos como o registro do titular do direito de uso no Paquistão.
O prazo de exame do Escritório de Marcas do Paquistão para designações de pedidos internacionais é de até 18 meses; caso o examinador encontre motivos para recusa, uma notificação de recusa provisória será enviada por meio do Escritório Internacional (OMPI). O requerente (solicitante da designação) deve responder ao Escritório de Marcas do Paquistão, apresentando uma declaração ou correções, no prazo de dois meses após o recebimento da notificação (é possível solicitar prorrogação do prazo, dependendo da situação).Se os motivos de recusa forem resolvidos com sucesso, o registro internacional será reconhecido como protegido no Paquistão, e a OMPI emitirá uma notificação de registro complementar a esse respeito.Conforme descrito acima, como o Paquistão é atualmente um Estado signatário do Protocolo de Madri, as empresas japonesas podem utilizar, além do pedido direto (pedido ao IPO Pakistan por meio de um agente local), a via do Protocolo de Madri. Como os custos e as características dos procedimentos diferem em cada caso, é recomendável escolher o método de pedido adequado de acordo com a estratégia de marcas da empresa.
Por fim, resumimos alguns pontos práticos a serem observados pelas empresas que buscam proteção de marcas no Paquistão.
Utilização de um agente local: Quando uma empresa estrangeira registra uma marca no Paquistão, é obrigatória a participação de um agente de marcas registrado local (advogado ou agente de patentes). Desde os procedimentos em inglês e o preenchimento de formulários específicos do país até a gestão pós-registro, a contratação de um agente local experiente permite um registro e manutenção de direitos sem complicações. Selecione um escritório especializado em propriedade intelectual de confiança e certifique-se de que a emissão da procuração (Formulário TM-48) e todas as comunicações ocorram de forma tranquila.
Tratamento de marcas em idiomas estrangeiros: caso a marca registrada seja escrita em caracteres de um idioma estrangeiro diferente do urdu ou do inglês (por exemplo, japonês ou chinês), é necessário anexar sua tradução e transcrição fonética (transcrição em alfabeto romano). Como no Paquistão a análise e o registro são realizados nos idiomas oficiais, inglês ou urdu, é necessário esclarecer o significado e a pronúncia das marcas em idiomas que não sejam compreendidos localmente.Além disso, ao utilizar a marca no mercado local, considere a proteção de uma versão da marca escrita em urdu, se necessário. Como há casos em que nomes de marcas estrangeiras são transcritos para o alfabeto urdu para facilitar a familiarização dos consumidores, registrar marcas importantes tanto na grafia em alfabeto romano quanto na grafia em urdu permite evitar a apropriação indevida de marcas transcritas por terceiros.
Exibição adequada da marca: Ao exibir a marca em produtos ou anúncios, procure fazer a exibição adequada antes e depois do registro. Para marcas com pedido de registro em andamento, é prática comum utilizá-las acompanhadas dos símbolos ™ (marca comercial) ou ℠ (marca de serviço), e usar o símbolo ® (marca registrada) após a conclusão formal do registro. Conforme mencionado anteriormente, é proibido por lei colocar o símbolo ® em marcas não registradas, e a violação está sujeita a penalidades.Por outro lado, após o registro, a inclusão do símbolo ® permite divulgar o fato do registro, o que tem um certo efeito na prevenção de violações. No entanto, embora a falta de indicação não impeça imediatamente o exercício dos direitos, é recomendável indicar o registro de forma adequada em produtos, sites e outros meios após o registro, para evitar que os infratores aleguem que “não sabiam que a marca estava registrada”.
Manutenção dos direitos e acumulação de provas de uso: Conforme mencionado acima, no Paquistão, o registro pode ser cancelado após 5 anos de não uso. Portanto, após obter o registro da marca, é importante iniciar o uso local o mais rápido possível e acumular e guardar continuamente provas de uso (como fotos de produtos vendidos localmente, materiais publicitários e documentos comerciais).Caso um terceiro solicite o cancelamento por falta de uso, será necessário apresentar essas provas de uso para garantir a manutenção dos direitos. Além disso, mesmo que não seja possível utilizar a marca por algum tempo devido a motivos comerciais, a existência de documentos que demonstrem a intenção de uso e planos de expansão no mercado poderá ser considerada uma justificativa válida.
Transferência de direitos e licenciamento: No caso de transferência de direitos de marca em decorrência de reestruturação empresarial ou venda da marca, é necessário realizar imediatamente o registro de transferência do titular do registro de marca (procedimento de mudança de titularidade).Ao apresentar os documentos necessários ao IPO do Paquistão e alterar o titular no registro, os requisitos legais para oposição a terceiros serão cumpridos. Da mesma forma, ao licenciar uma marca para outra empresa, como no Paquistão o registro da licença no registro internacional não tem validade, consulte um especialista para verificar se é possível, se necessário, registrar o usuário no país (por meio do sistema de Usuário Registrado, etc.). A gestão adequada dos direitos permite reduzir o risco de disputas futuras e de caducidade dos direitos.
Monitoramento das atividades dos concorrentes: Para proteger a marca da sua empresa, é importante monitorar se os concorrentes estão registrando ou utilizando marcas semelhantes. Verifique regularmente o Diário de Marcas do IPO do Paquistão e, caso haja publicação de marcas semelhantes, considere a apresentação de uma oposição. Além disso, colete informações para verificar se não há marcas que possam causar confusão no mercado e, se necessário, tome medidas rapidamente, como o envio de cartas de advertência ou a propositura de ações de cessação.Embora o Paquistão não seja um mercado gigantesco, como a ocorrência de produtos falsificados e a apropriação indevida de marcas são possíveis, é recomendável monitorar os aspectos relacionados aos direitos em colaboração com um agente local.
Acima, explicamos de forma abrangente o sistema de marcas do Paquistão, desde a definição até o pedido, exame, registro, manutenção dos direitos, medidas contra violações, pedidos internacionais e pontos a serem observados na prática.Embora o Paquistão possua um sistema de marcas registradas influenciado pelo sistema jurídico britânico, nos últimos anos tem avançado na adaptação aos padrões globais, com a adesão ao Protocolo de Madri e a introdução do registro eletrônico. Para as empresas japonesas, trata-se de um sistema cujos procedimentos são relativamente fáceis de compreender; no entanto, como a aplicação prática apresenta particularidades locais, certifique-se de consultar as informações oficiais mais recentes e os conselhos de especialistas locais confiáveis para traçar uma estratégia de marcas registradas adequada.
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Marcas do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Industrial do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Industrial (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).