Para obter o registro de desenho industrial na Malásia, é necessário, em primeiro lugar, que o desenho se enquadre na definição de desenho industrial, ou seja, que seja uma “característica de forma, padrão ou motivo aplicada a um objeto (produto) por meio de um processo de produção industrial”. Nos termos da Lei de Desenhos Industriais, “objeto” significa produtos manufaturados ou artesanatos (incluindo aqueles cujas partes, mesmo que sejam apenas uma parte, sejam fabricadas e comercializadas separadamente). Além disso, é exigida a novidade, sendo necessário que o desenho seja novo em todo o mundo.Com a reforma da lei em 2013, o critério de novidade foi alterado da tradicional “novidade nacional” para “novidade mundial”. Portanto, os desenhos ou modelos que tenham sido divulgados ou tornados de conhecimento público no país ou no exterior antes do depósito do pedido, em princípio, não podem ser registrados. Além disso, é requisito para o registro que o desenho ou modelo não seja contrário à ordem pública e aos bons costumes.
Índice
Requisitos como a não facilidade de criação (passo criativo) ou a individualidade não são exigidos na Malásia. Desde que seja novo, é possível registrar um desenho ou modelo mesmo que seja claramente comum. No entanto, formas decorrentes exclusivamente da função, princípios de estrutura, formas determinadas para combinação com outros produtos (as chamadas partes “must-fit”) e similares estão excluídos da proteção de desenhos ou modelos. Por exemplo, formas ocultas no interior do produto e normalmente invisíveis, ou formas indispensáveis para o funcionamento do produto, não são reconhecidas como desenhos ou modelos.Além disso, a disposição dos circuitos integrados também é protegida por uma lei separada, não sendo, portanto, objeto de proteção da Lei de Desenhos Industriais.
O fluxo do procedimento de pedido consiste em preencher os dados necessários no formulário de pedido, anexar desenhos e fotografias e, em seguida, realizar-se-á uma análise de formalidades (verificação dos requisitos formais) e uma investigação de novidade.Na Malásia, não há exame de mérito (exame além da novidade) para pedidos de desenho industrial; em princípio, o registro é concedido com base apenas na verificação dos requisitos formais. No entanto, o examinador pode apontar problemas substantivos (como a existência de um desenho anterior evidente), e, nesse caso, é concedida a oportunidade de responder por meio de parecer ou correção dentro de três meses a partir da notificação. Se não houver problemas, o certificado de registro é emitido cerca de 9 a 12 meses após o pedido.
Reivindicação de direito de prioridade: Como a Malásia é signatária da Convenção de Paris, é possível reivindicar o direito de prioridade e apresentar o pedido dentro de 6 meses a partir de um pedido de registro de desenho industrial em outro país, incluindo o Japão. Ao reivindicar o direito de prioridade, é necessário apresentar o certificado de prioridade (cópia autenticada) dentro de aproximadamente 3 meses após o pedido.
Documentos necessários: No momento do pedido, deve-se preencher o formulário com as informações do requerente, do criador (designer), o nome do desenho ou modelo e a classificação de Locarno, além de anexar desenhos ou fotografias que representem o desenho ou modelo. Além disso, é necessário pagar as taxas e emolumentos previstos e apresentar uma procuração (Power of Attorney).A procuração deve ser apresentada no momento do pedido, sendo suficiente apenas a assinatura do requerente, sem necessidade de autenticação notarial (existe um formulário padrão do Instituto de Patentes). Além disso, é necessário apresentar um documento que comprove a transferência de direitos do criador para o requerente (certificado de cessão ou, no caso de invenção de serviço, comprovante de vínculo empregatício) e uma **declaração de novidade (statement)**.A “declaração de novidade” mencionada acima deve descrever verbalmente as características inovadoras do desenho ou modelo em questão; caso se aplique uma exceção à perda de novidade (conforme descrito a seguir), esse fato deve ser explicitado e comprovado por meio de uma declaração juramentada (Statutory Declaration).
Um único pedido com múltiplos desenhos: Na Malásia, é possível incluir vários desenhos em um único pedido. No entanto, nesse caso, todos os desenhos devem pertencer à mesma classe da classificação de Locarno ou constituir um mesmo conjunto (produtos em conjunto). Por exemplo, artigos que são utilizados e vendidos como um conjunto, como conjuntos de louças ou séries de móveis, podem ser incluídos em um único pedido como um conjunto.Não há limite para o número de desenhos ou modelos incluídos em um único pedido; cada um recebe um número de registro distinto e é examinado individualmente. Não há isenção de taxas, e cada desenho ou modelo adicional está sujeito à cobrança da taxa prevista (*o sistema de isenção será abordado posteriormente). Além disso, embora o requerente deva ser o mesmo para todos os desenhos ou modelos, o criador (designer) e a existência ou não de direito de prioridade podem variar de acordo com cada desenho ou modelo.
Publicação e Anúncio: Na Malásia, a publicação no Boletim de Desenhos e Modelos Industriais ocorre no momento do registro. Após o depósito do pedido, após a análise de formalidade e quando for concedida a decisão de registro sem problemas, o desenho ou modelo registrado é anunciado e publicado no Diário Oficial (IP Journal).O conteúdo do pedido não é divulgado entre o momento do depósito e o registro, e não existe um sistema de desenho industrial confidencial (sistema de adiamento da divulgação). Nesse ponto, não é possível, na legislação atual, que o pedido seja divulgado após um determinado período a partir do depósito, como no Japão, nem utilizar o sistema de adiamento da divulgação (desenho industrial confidencial) previsto na Convenção sobre Direitos de Desenho Industrial. No entanto, em projetos de emenda recentes, está sendo considerada a introdução de um adiamento da divulgação (confidencialidade do pedido) de até 30 a 36 meses.
O desenho industrial (Industrial Design) protegido pela Lei de Desenhos Industriais da Malásia refere-se às “características de forma, padrão e motivo” de um produto que causam uma impressão estética através da visão. É necessário que tal seja aplicado ao produto por meios industriais, sendo objeto de proteção o design incorporado a produtos industriais ou artesanatos, e não obras de arte puras.O conceito de cor (cromatismo) não está incluído no design, e a cor em si não é considerada objeto de proteção. Por isso, é preferível que os desenhos ou fotografias sejam apresentados em preto e branco; mesmo que sejam apresentados em cores, considera-se que a cor não afeta o âmbito dos direitos.
Objetos não protegidos: conforme mencionado anteriormente, formas ou princípios estruturais destinados exclusivamente a garantir a funcionalidade do produto, bem como formas indispensáveis para a conexão ou montagem com outros produtos, não são reconhecidos como desenhos ou modelos. Além disso, edifícios e paisagens em si, formas de animais e plantas, caracteres, etc., também não se enquadram nos desenhos ou modelos industriais (esses são considerados em outros marcos jurídicos, como obras de arte ou marcas registradas).Além disso, designs extremamente minúsculos e não visíveis a olho nu também não podem ser considerados desenhos ou modelos, a menos que sejam efetivamente reconhecíveis visualmente. No entanto, mesmo que o produto seja pequeno, o registro é possível desde que ele possa ser claramente representado nos desenhos.
Desenho parcial: Na Malásia, o regime de desenhos parciais não está expressamente previsto na lei. O objeto do registro de desenho é, basicamente, o produto como um todo, e o princípio é que não é possível isolar apenas uma parte do produto para registrá-la como desenho. Por exemplo, mesmo que se deseje proteger apenas a forma de uma parte do produto, legalmente, tal parte só pode ser considerada um “artigo” — ou seja, uma peça fabricada e vendida de forma independente — e, nesse caso, é necessário apresentar o pedido considerando essa peça em si como um único artigo.Devido a essa restrição, é difícil proteger diretamente apenas uma parte do produto com um direito de desenho industrial, como no caso dos chamados desenhos parciais; por isso, quando necessário, utiliza-se uma prática de destacar a parte em questão com linhas tracejadas, etc., dentro do escopo do direito (consulte os requisitos de desenho descritos a seguir). Nas discussões sobre reformas recentes, foram feitas propostas para incorporar conceitos como **“peças de produtos compostos”**, a fim de aproximar-se da proteção internacional de desenhos parciais.
Conjuntos de produtos: Por outro lado, o design de conjuntos (sets) é passível de proteção. Conjunto refere-se a “vários artigos que possuem características semelhantes ou comuns e que normalmente são vendidos ou utilizados em conjunto”, abrangendo, por exemplo, conjuntos de talheres ou de utensílios para chá. Se cada componente do conjunto tiver um conceito de design unificado, é possível obter o registro de forma agrupada em um único pedido (nesse caso, também se aplica o sistema de “um pedido, vários designs” mencionado acima).
GUI e design de tela: De acordo com a definição da Lei de Desenhos e Modelos da Malásia, o design deve ser “aplicado” a um produto na forma de forma, padrão etc. Por isso, há uma interpretação de que designs de bens intangíveis, como ícones na tela ou GUI (Interface Gráfica do Usuário), não se enquadram, em princípio, na definição de desenho ou modelo. De fato, há quem aponte que não há suporte legal devido à falta de clareza sobre “o que constitui uma GUI aplicada a um produto e por meio de quais meios industriais ela é aplicada”.No entanto, nos últimos anos, a Agência de Propriedade Intelectual da Malásia (MyIPO) tem reconhecido, na prática, o registro de desenhos de ícones e GUIs, e pedidos e registros estão sendo efetivamente realizados. Por exemplo, há casos em que o design da exibição na tela de um monitor é aceito ao ser registrado como um padrão aplicado a “parte de um produto acabado (aparelho eletrônico)”. Contudo, aponta-se que a validade desses desenhos de GUI poderá ser contestada no momento da execução efetiva.Além disso, em futuras reformas legislativas, há propostas para incluir **“desenhos não físicos”** (desenhos intangíveis, como imagens projetadas ou desenhos de AR/VR) na definição, e está sendo considerada uma ampliação alinhada às tendências internacionais de proteção.
O período de carência (período de exceção à perda de novidade) na Malásia é definido como os seis meses anteriores à data do pedido. No entanto, os motivos para se beneficiar dessa exceção são limitados. De acordo com a Lei de Desenhos Industriais, nos casos a seguir, mesmo que a divulgação tenha ocorrido nos seis meses anteriores à data do pedido, o desenho não perde a novidade:
Quando se trata de um desenho ou modelo apresentado em uma exposição oficial ou reconhecida. Por exemplo, desenhos ou modelos divulgados em exposições internacionais aprovadas pelo governo se enquadram nessa categoria.
Quando se trata de um desenho ou modelo divulgado ou publicado por ato ilícito de terceiros que não sejam o requerente (ou seu sucessor). Trata-se de casos em que terceiros divulgam ou vazam o desenho ou modelo sem a permissão do requerente.
Se se enquadrar em qualquer uma das situações acima, considera-se que o requisito de novidade é satisfeito, desde que o pedido seja apresentado no prazo de 6 meses a partir da divulgação. No entanto, é importante observar que as divulgações realizadas voluntariamente pelo próprio requerente (por exemplo, em catálogos ou sites) não se enquadram nesta exceção.Enquanto em países como o Japão é reconhecida uma exceção de perda de novidade por um determinado período mesmo em casos de divulgação pelo próprio designer, na Malásia isso se aplica apenas aos casos limitados acima. Por esse motivo, é necessário ter o máximo cuidado com o momento da divulgação do desenho ou modelo e, caso ocorra uma divulgação nas circunstâncias acima, é imprescindível comunicar esse fato no momento do depósito do pedido. Concretamente, é exigido o envio de uma declaração juramentada (Statutory Declaration) descrevendo as circunstâncias da divulgação, bem como a apresentação de documentos comprovativos, como certificados de participação em feiras, se for o caso.
Além disso, antes da reforma de 2013, a Lei de Desenhos Industriais da Malásia não definia claramente o período de carência, e havia uma interpretação de que este se limitava apenas à “divulgação não autorizada por terceiros”. Embora a reforma tenha explicitado o caso de exposições oficiais, o âmbito de aplicação continua restrito; portanto, é aconselhável evitar ao máximo a divulgação prévia antes do depósito do pedido.
No que diz respeito ao sistema de redução ou isenção de taxas relacionadas ao pedido e manutenção de desenhos e modelos, a Malásia não possui um sistema específico de redução ou isenção de taxas anuais voltado para pequenas e médias empresas, como existe no Japão. Todos os requerentes devem pagar as mesmas taxas. Além disso, mesmo quando um único pedido inclui vários desenhos e modelos, não há desconto por desenho adicional, sendo cobrada uma taxa adicional prevista para cada desenho.As taxas oficiais foram revisadas em 2012 e aumentadas de maneira geral, mas nenhuma medida especial de redução ou isenção foi anunciada desde então.
No entanto, nos procedimentos realizados por meio dos serviços online da Agência de Propriedade Intelectual da Malásia (MyIPO), as taxas administrativas podem ser mais baixas do que nas inscrições em papel.Por exemplo, em 2023, os procedimentos online para patentes e desenhos industriais foram reformulados, e passou a ser cobrada uma taxa adicional de acordo com o número de páginas quando procedimentos que podem ser realizados online são feitos em papel. Portanto, na prática, o uso do pedido eletrônico pode levar a uma ligeira redução de custos. Além disso, embora haja casos em que são concedidos subsídios para pedidos de desenhos industriais como medida de apoio às pequenas e médias empresas comum aos países da ASEAN, trata-se de uma medida temporária e não de uma isenção ou redução como parte de um regime jurídico permanente.
Além disso, após o registro do desenho industrial, se a taxa de renovação não for paga dentro do prazo, é possível efetuar o pagamento retroativo dentro de seis meses, mas será cobrada uma taxa adicional por atraso. Como essa taxa de atraso também não é passível de isenção ou redução, é necessário ter cuidado com o gerenciamento dos prazos.
A apresentação de uma procuração (Power of Attorney) é obrigatória para o depósito de um pedido de registro de desenho industrial na Malásia. Caso o requerente realize os procedimentos por meio de um representante local, é necessário apresentar o original da procuração assinada juntamente com os documentos do pedido. Quanto ao formato, existe um modelo estabelecido pelo Instituto de Propriedade Intelectual (MyIPO) (Form ID, etc.), que normalmente é providenciado pelo representante.A procuração deve indicar claramente o requerente (no caso de pessoa jurídica, o nome da empresa e o cargo) e conter uma declaração de que o requerente delega ao agente a responsabilidade pelo pedido e pelos procedimentos. A **assinatura** deve ser feita pelo próprio requerente ou por um representante autorizado.
Na Malásia, a procuração não requer reconhecimento de firma nem autenticação consular, sendo válida apenas com a assinatura. Após a assinatura, o original deve ser enviado ao agente local; recentemente, também tem se tornado possível a apresentação por meio de formulário eletrônico. Com a ampliação dos procedimentos online em 2023, foi implementado um sistema para a apresentação eletrônica do formulário de procuração.
Além disso, quanto aos documentos de sucessão de direitos de desenho ou modelo, caso o requerente não seja o próprio criador (por exemplo, quando a empresa é a titular dos direitos), será exigida a apresentação de comprovante de cessão de direitos ou de que se trata de uma invenção de serviço. Embora, estritamente falando, esses sejam documentos distintos da procuração, na prática são documentos importantes que devem ser apresentados simultaneamente.Por exemplo, no caso de um design criado por um funcionário, isso é resolvido mediante a apresentação de uma declaração de que, nos termos do contrato de trabalho, os direitos sobre o desenho ou modelo pertencem à empresa (normalmente sem necessidade de reconhecimento de firma).
Em princípio, a procuração deve ser apresentada para cada caso específico, e não existe na Malásia o sistema de procuração geral. Uma vez apresentada, a procuração é válida para todos os procedimentos relacionados ao pedido e ao registro (pagamento de taxas de registro, renovação, notificação de mudança de nome, etc.). No entanto, como é necessária uma nova procuração para cada novo pedido, caso se solicite a tramitação de vários casos, serão necessárias tantas assinaturas quantos forem os casos.
A apresentação de desenhos (ou fotografias) é obrigatória para o pedido de registro de desenho industrial. Em princípio, os desenhos devem mostrar a aparência do produto acabado em seis vistas. Ou seja, recomenda-se a preparação de “vista em perspectiva, vista frontal, vista traseira, vista em planta (vista superior), vista inferior, vista lateral direita e vista lateral esquerda”.O tamanho dos desenhos (ou fotografias) é limitado para facilitar a visualização pelo examinador, devendo caber dentro de 12,5 cm de altura × 9,0 cm de largura. O número de cópias a apresentar é de um conjunto, mas, no caso de pedidos eletrônicos, os dados devem ser enviados digitalmente.
É possível apresentar fotografias, mas, na prática, considera-se preferível o uso de **desenhos a linha (desenhos lineares)**. Isso se deve ao fato de que, em fotografias monocromáticas, os detalhes podem ficar pouco nítidos. Embora a apresentação de desenhos ou fotografias coloridas não seja rejeitada, as cores não têm significado, pois não afetam o escopo dos direitos. Por isso, mesmo quando se pretende representar as características do design em cores, é comum utilizar imagens convertidas para preto e branco no momento do depósito do pedido.
Quanto ao método de representação nos desenhos, assim como em outros países, é permitido o uso de linhas tracejadas (pontilhadas) e sombreamento.As partes em linha tracejada são utilizadas para destacar as partes novas do desenho ou modelo que se pretende registrar. No entanto, como não existe um sistema de desenho ou modelo parcial, as partes desenhadas com linha tracejada são interpretadas como indicando “partes não novas (partes existentes)” e, portanto, excluídas do escopo dos direitos. Na fase de exame, pode ocorrer que o uso de linhas tracejadas ou sombreados seja apontado como inadequado; por isso, é exigida a elaboração de desenhos claros, como, por exemplo, desenhar apenas as partes que se deseja realmente proteger com linha contínua e as demais com linha tracejada.
Em princípio, não é permitido incluir linhas de dimensão ou letras nos desenhos. Números e símbolos não relacionados ao desenho também não são permitidos. A regra é que as explicações necessárias sejam incluídas no pedido ou na descrição, e que o desenho em si não contenha informações além da representação. No caso de padrões complexos, é possível apresentar desenhos ampliados, mas, mesmo nesse caso, eles devem caber dentro do quadro de tamanho mencionado anteriormente.
É importante que os desenhos atendam aos requisitos acima e que a essência do desenho ou modelo possa ser claramente compreendida a partir deles. Na Malásia, o escopo dos direitos de desenho ou modelo é basicamente determinado pelas formas e outros elementos representados nos desenhos. Portanto, falhas nos desenhos podem ser fatais, e, na prática, recomenda-se que um agente local verifique os desenhos antes do depósito do pedido.
O prazo de validade do direito de desenho industrial na Malásia é de, no máximo, 25 anos. O período de registro inicial é de 5 anos a partir da data do pedido, podendo ser prorrogado por 5 anos a cada 5 anos, até um máximo de 4 prorrogações. Especificamente, tomando como ponto de partida a data do pedido (ou a data de prioridade, caso haja reivindicação de prioridade), o primeiro a quinto ano constituem o primeiro período de proteção; se a taxa de renovação for paga antes do término desse período, o direito será prorrogado para o sexto a décimo ano, e assim por diante, até um máximo de 20 a 25 anos.Os direitos expiram ao completar 25 anos, não havendo possibilidade de prorrogação ou medidas de extensão do prazo de validade além desse período.
Antes da reforma legislativa de 2013, o prazo era limitado a 15 anos (5 anos + 2 renovações), mas com a reforma passou a ser possível prorrogar até 25 anos. Essa prorrogação foi harmonizada com os prazos de proteção de desenhos e modelos de outros países, como a UE e o Reino Unido (máximo de 25 anos). Além disso, o procedimento de renovação é realizado mediante o pagamento da taxa de renovação até a data de vencimento do prazo de validade, a cada 5 anos.É possível renovar mediante pagamento retroativo (com sobretaxa) dentro do prazo de carência de 6 meses, mas, após esse prazo, o direito extingue-se.
A data de início do prazo de validade é a data do pedido, e mesmo que demore para ser registrado, o prazo não se altera. Por exemplo, se o pedido for apresentado em 1º de janeiro de 2025 e a decisão de registro for emitida em 1º de dezembro do mesmo ano, o primeiro período de 5 anos será de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2029.Caso se reivindique o direito de prioridade, a legislação atual considera a data de prioridade como a data do pedido para o cálculo do prazo; no entanto, há uma proposta de alteração, a ser discutida em futuras revisões, para que o cálculo seja feito a partir da data do pedido nacional, independentemente da data de prioridade.
Conteúdo do direito: É reconhecido o direito de exclusividade sobre o desenho ou modelo registrado, sendo proibida a utilização (fabricação, venda, importação e exportação, etc.) por terceiros, sem autorização, do desenho ou modelo registrado ou de um desenho ou modelo substancialmente semelhante a ele em produtos.O titular do direito de desenho ou modelo pode ajuizar uma ação civil caso outrem esteja infringindo seu direito de desenho ou modelo, ou esteja realizando atos que possam constituir infração. A ação é julgada pelo Tribunal Superior (Seção Especializada em Propriedade Intelectual), e o requerente poderá solicitar a cessação da fabricação e venda pelo suposto infrator, bem como indenização por danos.
Prova e efeitos: se o titular do direito de desenho industrial conseguir provar a violação no julgamento, o tribunal poderá emitir uma ordem de cessação (ordem de interrupção da prática de atos de violação) e, além disso, ordenar o pagamento de indenização por danos ou a restituição dos lucros (restituição de lucros indevidos). O valor da indenização será calculado com base nos danos comerciais (lucros cessantes) sofridos pelo titular do direito em decorrência da violação e no valor equivalente aos lucros obtidos pelo infrator.O titular do direito também pode solicitar ao tribunal, em vez de indenização por danos, a “account of profits” (cálculo e restituição dos lucros do infrator). Além disso, o tribunal pode, se necessário, ordenar a destruição ou a entrega dos produtos infratores e de seus equipamentos de fabricação.
Disposição característica: A Lei de Desenhos Industriais da Malásia contém uma disposição de exceção relativa ao infrator de boa-fé (innocent infringer). Caso o réu comprove que “não tinha conhecimento de que o desenho em questão estava registrado no momento da prática do ato e que esgotou todos os meios razoáveis para verificar a existência do registro”, o tribunal pode abster-se de proferir uma sentença de indenização por danos ou de restituição de lucros. No entanto, mesmo nesse caso, pode ser emitida uma ordem de proibição para impedir futuras violações.Para impedir essa defesa de boa-fé, recomenda-se que o titular do direito de desenho industrial divulgue amplamente o número de registro do desenho industrial em produtos e catálogos, ou publique um anúncio de registro em jornais de grande circulação (existe uma prática segundo a qual, se o anúncio for publicado em jornais locais, a alegação de “não ter conhecimento” não será aceita).
Prescrição e medidas cautelares: O prazo para a propositura de ação civil por violação (prazo de prescrição) é de 5 anos a partir da data em que a violação ocorreu. Portanto, se o caso for deixado sem solução por um longo período após a descoberta, existe o risco de que o direito de reclamar seja extinto. Além disso, na fase pré-judicial, é possível requerer, se necessário, uma ordem de cessação provisória (medida cautelar ou injunção) como medida provisória.Nos casos em que possam ocorrer danos irreparáveis decorrentes da violação, pode-se obter uma ordem de cessação provisória ex parte (sem notificação à parte contrária) simultaneamente à propositura da ação. Ao mesmo tempo, podem ser utilizadas medidas de reparação originárias do direito britânico, como o **mandado Anton Piller (ordem de entrada e apreensão para preservação de provas) para impedir a destruição de provas, e a Mareva injunction (ordem de congelamento de bens) para impedir a dispersão dos bens do réu**.
Processo de invalidação (cancelamento do direito): Embora não exista um sistema de oposição contra o direito de desenho industrial, é possível requerer a **invalidação (cancelamento do registro)** a qualquer momento. As partes interessadas podem alegar a invalidação do desenho industrial registrado perante o Tribunal Superior e, caso a decisão judicial determine que o desenho não preenche os requisitos de registro (por exemplo, por ser um desenho já conhecido ou por não se enquadrar na definição), o registro será invalidado retroativamente.Em um processo de violação, o réu também pode alegar a invalidade do desenho ou modelo por meio de uma reconvenção. Devido a esse mecanismo de contestação da validade no tribunal, é importante observar que, em um processo de violação, a validade e a violação são julgadas em conjunto.
Atualmente, não há previsão de fiscalização ou repressão administrativa direta para casos de violação de direitos de desenho industrial na Malásia. Ou seja, ao contrário do que ocorre com direitos autorais e marcas registradas, não existem na Lei de Desenhos Industriais disposições relativas a penalidades criminais ou apreensão coercitiva por órgãos públicos.Para que a polícia ou o departamento de fiscalização de propriedade intelectual do Ministério do Comércio e do Consumidor (MDTCC) intervenham, os casos devem se limitar principalmente à falsificação de marcas registradas ou à pirataria de direitos autorais, que estão sujeitos a penalidades criminais; é difícil apreender produtos apenas com base na violação de direitos de desenho industrial. Portanto, o titular do direito de desenho industrial precisa buscar, por conta própria, a proibição e a indenização por danos por meio de ação civil.
No entanto, como meio indireto, existe a possibilidade de invocar a Lei de Descrições Comerciais (Trade Descriptions Act). Essa lei define o crime de “indicação falsa”; por exemplo, o ato de apor uma marca registrada de outrem em um produto sem autorização pode ser passível de processo criminal como indicação falsa. No que diz respeito aos desenhos e modelos, se houver uma indicação que induza o consumidor em erro, pode-se considerar a aplicação da lei, mas normalmente trata-se de uma questão de marca registrada ou indicação de origem, e a aplicação não se estende ao desenho ou modelo em si.Nos casos em que produtos que infringem direitos de desenho industrial também envolvem violação de direitos de marca ou falsificação de qualidade, é possível considerar a prática de cooperar com os titulares de direitos de marca para solicitar a apreensão pela alfândega ou denunciar o caso à polícia. No entanto, a realidade é que os órgãos administrativos têm dificuldade em agir com base apenas nos direitos de desenho industrial. Por isso, como medida contra produtos falsificados, o procedimento consiste em obter uma ordem de cessação no âmbito civil e, em seguida, realizar a apreensão por meio de um oficial de justiça (mandado de execução).
Nos últimos anos, o governo da Malásia também vem avançando em estudos para reforçar a eficácia dos direitos de desenho industrial. Na proposta de emenda à Lei de Desenhos Industriais de 2022, foi apresentada uma cláusula que introduz sanções penais para a violação de direitos de desenho industrial. Trata-se de uma tentativa de aumentar o efeito dissuasivo por meio da imposição de multas e penas de prisão. Caso seja concretizada, será possível processar criminalmente os infratores intencionais, o que se espera que tenha o efeito de preencher as lacunas atuais.No entanto, em 2025, essa reforma ainda não havia sido implementada, permanecendo a situação sem medidas penais. Portanto, pode-se dizer que, no momento, **não há fiscalização administrativa**.
Situação de adesão ao Acordo de Haia: em 2025, a Malásia ainda não é signatária do Acordo de Haia, o sistema de registro internacional de desenhos e modelos. Por isso, não é possível realizar um pedido internacional de desenho ou modelo designando a Malásia por meio do Acordo de Haia, nem utilizar um desenho ou modelo da Malásia como pedido de base para o registro internacional. Para obter proteção de desenho ou modelo na Malásia, é necessário realizar diretamente na Malásia um pedido pela via de Paris, com base na Convenção de Paris, a partir do Japão ou de outros países.
No entanto, o governo da Malásia tem como objetivo aderir à Convenção de Haia, em consonância com as metas do Plano de Ação da ASEAN para a Propriedade Intelectual (2016-2025). Os preparativos para a adesão estão em andamento desde cerca de 2015, e em 2022 foi divulgada uma proposta de emenda à Lei e aos Regulamentos de Desenhos Industriais.Essa proposta de emenda inclui medidas de harmonização com os padrões internacionais, tais como a ampliação da definição de desenho ou modelo (proteção de design de interiores e exteriores, bem como de designs intangíveis), a revisão do cálculo do prazo de validade (uniformização com base na data de depósito, em vez da data de prioridade), a opção de introdução de exame de mérito e a introdução de um sistema de adiamento de publicação (por até 36 meses). Essas alterações visam a aceitação de pedidos de registro sob a Convenção de Haia e a harmonização dos níveis de proteção com os de outros países.
Embora a data de adesão ainda não esteja oficialmente definida, dentro da região da ASEAN, espera-se que a Malásia adira em um futuro próximo, seguindo a Tailândia (adesão em 2023) e o Vietnã (adesão em 2020).Após a adesão, será possível designar a Malásia em pedidos internacionais de Haia, o que trará a vantagem de simplificar os procedimentos de depósito para as empresas japonesas. No entanto, mesmo após a adesão à Convenção de Haia, as normas detalhadas da legislação nacional (por exemplo, desenhos ou modelos parciais e a existência ou não de exame) não se tornarão imediatamente idênticas às de outros países, sendo de se esperar que haja um período de transição por enquanto. Ao utilizar pedidos internacionais, será necessário ter cuidado para cumprir os requisitos específicos da legislação da Malásia, em colaboração com um agente local.
Relação com a prioridade de Paris: mesmo atualmente, sem a adesão à Convenção de Haia, o sistema de prioridade baseado na Convenção de Paris pode ser plenamente utilizado.Desde que seja feito dentro de seis meses após o depósito do pedido de desenho industrial no Japão, é possível reivindicar a novidade retroativamente à data do pedido no Japão, mediante a apresentação de um certificado de prioridade ao depositar o pedido na Malásia. Por outro lado, também é possível depositar pedidos no Japão ou em outros países com base no pedido da Malásia, sendo necessário, nesse caso, depositar os pedidos em cada país dentro do prazo de prioridade de seis meses. Após a adesão à Convenção de Haia, as opções de pedidos internacionais e pela via de Paris aumentarão, mas, de qualquer forma, é importante observar que, atualmente, apenas a via de Paris está disponível.
Por fim, resumimos a seguir, em forma de tabela, as principais diferenças entre os sistemas de desenhos industriais do Japão e da Malásia.
| Item | Malásia | Japão (referência) |
|---|---|---|
| Sistema de exame | Sem exame (o registro é possível apenas com exame de formalidade e verificação de novidade). Em princípio, não há exame de mérito (※sua introdução está sendo considerada em uma reforma recente). | Com exame (após o exame de forma, segue-se o exame de mérito para a decisão de registro). A não obviedade da criação também é objeto de exame. |
| Requisitos de registro | Novidade (padrão mundial) obrigatória. Não é exigida a não obviedade da criação. Não são permitidas violações da ordem pública e dos bons costumes. Formas que tenham exclusivamente finalidade funcional são excluídas. | Necessidade de novidade e dificuldade de criação. A novidade é avaliada com base na existência ou não de utilização pública (padrão mundial). Existem disposições que excluem a beleza funcional. |
| Desenho ou modelo parcial | Não há regime (não é permitido apenas para partes. No entanto, é permitido se for um artigo independente como peça). Existe prática de distinguir as partes antigas e novas com linhas tracejadas. | Existe o sistema (é possível registrar o desenho ou modelo de uma parte do objeto). Deve-se indicar no pedido que se trata de um desenho ou modelo parcial e, no desenho, definir a parte traçada com linha contínua como o escopo dos direitos. |
| Vários desenhos em um único pedido | Possível (desenhos pertencentes à mesma classe de Locarno ou ao mesmo conjunto). Não há limite de número de desenhos, mas é necessária uma taxa adicional. | Em princípio, um desenho por pedido (conjuntos são considerados um único desenho). Existe o regime de desenhos relacionados (é possível vincular desenhos semelhantes em pedidos separados), mas não é permitido incluir vários desenhos em um único pedido. |
| Exceções à perda de novidade | 6 meses (limitado: apenas para exibição em feiras oficiais ou divulgação indevida por terceiros). A divulgação voluntária pelo próprio requerente está excluída. | 1 ano (abrangente: abrange toda a divulgação pelo requerente ou outros). Aplica-se amplamente, incluindo apresentações em congressos e participação em feiras. |
| Taxa de registro e isenções | Pagamento único referente a 5 anos. Não há isenção para pequenos empresários. Taxa fixa também na renovação. Há uma ligeira redução nas taxas para procedimentos eletrônicos. | Taxa de registro (taxa de registro inicial) e anuidade de manutenção. Existe um sistema de isenção para pequenas e médias empresas (medidas de redução da taxa de pedido de reexame e da anuidade, sob certas condições). |
| Prazo de validade | 5 anos a partir da data do pedido + 5 anos × 4 renovações = máximo de 25 anos. | 20 anos a partir da data de registro (uniforme, sem prorrogação). *Houve discussão sobre a prorrogação para 25 anos na reforma da lei de 2020, mas não foi concretizada (atualmente é de 20 anos). |
| Requisitos dos desenhos | Recomenda-se a apresentação de 6 vistas (incluindo vista oblíqua). Tamanho máximo de 12,5 × 9 cm. As cores não são protegidas. São permitidas fotografias, mas recomenda-se o uso de preto e branco. | Desenhos em 6 vistas (podem ser omitidos, se necessário). Não há especificações de tamanho (conforme apropriado). É permitido o envio de desenhos coloridos (as cores também estão incluídas no escopo dos direitos). Fotos, em princípio, não são permitidas (enviar em CG, etc.). |
| Recurso | Não há (terceiros podem requerer um julgamento de invalidação no tribunal). | Há oposição ao registro (após a publicação, as partes interessadas podem apresentar oposição ao Instituto de Patentes). Também existe o sistema de julgamento de nulidade. |
| Recursos contra a violação | Ação civil: é possível requerer liminar, indenização por danos, restituição de lucros, etc. Há restrições à indenização para infratores de boa-fé. Não há sanções penais. Não há sistema de apreensão aduaneira. | Ação civil: pedido de liminar, indenização por danos, etc. Não há disposições especiais relativas a infratores de boa-fé (indenização em caso de dolo ou negligência). Não há sanções penais por violação de direitos de desenho industrial (não há disposições penais na Lei de Desenhos Industriais). Não há sistema de apreensão aduaneira (apenas para marcas e direitos autorais). |
| Pedidos internacionais | Não é signatário da Convenção de Haia (apenas é possível utilizar a via da prioridade de Paris). Adesão prevista para cerca de 2025. | Adesão à Convenção de Haia em 2015. É possível designar o Japão em pedidos de registro internacional. Também é possível apresentar pedidos de Haia a partir do Japão. |
Boletim informativo da Henry Goh “Industrial Designs in Malaysia” (publicado em 5 de agosto de 2019, atualizado em 27 de novembro de 2024). Artigo explicativo sobre o sistema
de desenhos industriais na Malásia. Contém informações sobre as práticas operacionais mais recentes relativas a requisitos de registro, objeto de proteção, prazo de validade, impossibilidade de registro de desenhos parciais, período de carência, práticas relativas a desenhos e tratamento de GUI, entre outros.
Perguntas e Respostas sobre a prática de propriedade intelectual (blog) “Questions regarding the design law/practice in Malaysia” (dezembro de 2011, Intellectual Property Asia)
Artigo em formato de perguntas e respostas sobre o regime de desenhos e modelos, elaborado por um agente local da Malásia. Abrange informações práticas, como a definição de novidade e suas exceções, tipos e tamanhos de desenhos necessários, existência de procuração e de desenhos parciais, e prazo de validade (na época, 15 anos).
Boletim informativo do escritório de advocacia Skrine “Know Your Rights: Industrial Designs” (dezembro de 2010) – Explicação do Skrine, um dos principais
escritórios de advocacia da Malásia. São explicados os critérios para determinar a violação de direitos de desenho industrial (identidade ou semelhança substancial), a defesa do infrator de boa-fé, medidas de reparação civil, como liminares e preservação de provas, bem como a existência ou não de sanções penais para os diversos direitos de propriedade intelectual (não há sanções penais para desenhos industriais).
Lawyerment (site de informações jurídicas) “What are the available remedies for industrial design infringement?” (24 de maio de 2014) Explicação jurídica sobre as medidas de
reparação disponíveis para o titular do direito em caso de violação de desenho industrial. Resume as disposições pertinentes da Lei de Desenhos Industriais de 1996, incluindo as medidas de reparação que o tribunal pode ordenar (cessação, indenização por danos, transferência de lucros), medidas a serem tomadas em caso de risco de violação e disposições que limitam a indenização por danos contra infratores de boa-fé.
Benchmark Litigation “Assessing the Malaysian IP landscape – Industrial designs practice updates” (junho de 2023) Artigo sobre as últimas tendências do
sistema de propriedade intelectual da Malásia. O artigo explica as propostas de emenda à Lei de Desenhos Industriais de 2022 e menciona os itens de emenda legislativa para a adesão à Convenção de Haia (ampliação da definição de desenho industrial, introdução de exame de mérito, suspensão da publicação e criação de sanções penais), bem como as iniciativas para resolver os atrasos no exame de pedidos de desenhos industriais.
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Propriedade Intelectual do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Presta assistência a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).