O regime de desenhos e modelos do México foi amplamente reformulado pela nova Lei de Propriedade Industrial, que entrou em vigor em 2020, e foi elevado a padrões internacionais. Neste artigo, explicamos o panorama geral do regime para profissionais japoneses, incluindo os requisitos de registro de desenhos e modelos (design industrial) no México, os procedimentos de solicitação, o prazo de proteção e a relação com a Convenção de Haia.
Índice
Para obter o registro de um desenho industrial no México, é necessário cumprir dois requisitos principais: novidade e aplicabilidade industrial. Exige-se que o desenho seja novo em todo o mundo (ou seja, que possua uma aparência original e claramente distinta em comparação com desenhos já conhecidos); ele não poderá ser registrado se for considerado substancialmente idêntico a uma combinação de desenhos existentes ou a um desenho de domínio público. Além disso, é condição que o desenho possa ser efetivamente produzido industrialmente ou artesanalmente (aplicabilidade industrial).
Além disso, a proteção do desenho ou modelo limita-se à aparência estética do produto (características decorativas); caso a forma seja determinada por razões puramente funcionais (ou seja, uma forma que dependa exclusivamente da função), não é possível obter proteção como desenho ou modelo. Por exemplo, partes da estrutura ou da forma que tenham como única finalidade cumprir a função técnica do produto não podem ser protegidas por direitos de desenho ou modelo, e tais elementos inventivos devem ser considerados no âmbito de patentes ou modelos de utilidade.
O procedimento de pedido de registro de desenho industrial no México segue, em linhas gerais, o processo de pedido de patente e decorre da seguinte forma.
O prazo necessário desde o depósito do pedido até o registro é estimado em cerca de um ano e meio a dois anos, em casos sem complicações (esse prazo varia de acordo com a complexidade do caso e a existência ou não de oposições). Nos últimos anos, a eficiência do processo tem melhorado com a introdução do depósito eletrônico.
O objeto de proteção (definição de desenho industrial) está claramente definido na lei. A Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial do México (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial) classifica os objetos protegidos como desenhos industriais (design industrial) nos dois tipos a seguir.
Conforme exposto acima, no México, os desenhos e modelos relacionados à aparência estética dos produtos são objeto de direitos de desenho e modelo. Somente os desenhos e modelos registrados são passíveis de proteção; não existe no México um regime de proteção para desenhos e modelos não registrados, como o observado no sistema de desenhos e modelos da Comunidade Europeia. Ao obter o direito de desenho e modelo, é concedido o direito exclusivo de solicitar a proibição e indenização por danos contra terceiros que fabricarem, utilizarem, comercializarem ou importarem o desenho e modelo registrado sem autorização.
É possível a sobreposição entre o direito de desenho industrial e outros direitos de propriedade intelectual, podendo-se considerar sua proteção em paralelo com a proteção por direitos autorais ou marcas registradas. Desenhos artísticos podem ser protegidos por direitos autorais e, caso a forma do produto em si possua capacidade de identificação, também há a possibilidade de proteção como marca tridimensional. No entanto, como cada um deles possui requisitos e efeitos diferentes, é necessária uma decisão estratégica sobre qual direito utilizar para obter proteção.
A Lei de Desenhos Industriais do México estabelece uma disposição de exceção à perda de novidade (período de carência), segundo a qual, mesmo que o desenho tenha sido divulgado antes do depósito do pedido, ele não será considerado como tendo perdido a novidade sob certas condições.Especificamente, se o criador do desenho (designer) ou seu sucessor divulgar o desenho ao público (por meio de publicação, exibição, utilização ou participação em feiras, etc.) dentro de um prazo de 12 meses a partir da data do pedido (ou da data de prioridade, caso haja reivindicação de prioridade), considera-se que tal divulgação não prejudica a novidade do desenho.
O período de carência é de 12 meses. Mesmo que o próprio designer divulgue o produto em apresentações ou feiras, ou publique o desenho na internet, se o pedido de registro de desenho industrial for apresentado no México dentro de um ano a partir dessa data, a perda de novidade por divulgação própria será suspensa. No entanto, na prática, é mais seguro apresentar o pedido antes da divulgação, sem depender do período de carência.
Para que essa exceção seja aplicada, é condição que o autor da divulgação seja o próprio titular do direito (embora não haja disposição expressa sobre a divulgação ou vazamento não autorizado por terceiros, entende-se que, normalmente, o vazamento resultante de ato de concorrência desleal também pode ser objeto de proteção). A legislação mexicana não define claramente os requisitos processuais para a aplicação do período de carência, e acredita-se que isso seja avaliado de forma substantiva durante o processo de exame, conforme necessário.
Os desenhos (ou fotografias) apresentados no pedido de registro de desenho industrial também estão sujeitos a certos requisitos e cuidados práticos.
O prazo de validade do direito de desenho industrial no México é calculado a partir da data do pedido. Quando o registro do desenho industrial é concedido, é concedido um prazo de proteção retroativo de 5 anos a partir da data do pedido. Como esse prazo de 5 anos começa automaticamente na data do pedido, no momento do registro os direitos relativos aos primeiros 5 anos já estão garantidos.
Pontos importantes sobre o prazo de proteção: válido por 5 anos a partir da data do pedido no registro inicial. A partir daí, é possível renovar a cada 5 anos, com um máximo de 4 renovações (sendo possível manter o direito de desenho industrial por um período total de até 25 anos a partir da data do pedido). Após 25 anos, o direito de desenho industrial expira e o desenho passa a ser de domínio público.
Na legislação mexicana anterior, o prazo de validade do desenho ou modelo era de 15 anos (sem renovação), mas a prorrogação do prazo foi concretizada por meio da reforma legislativa de 2018 e da nova Lei de Propriedade Industrial, em vigor desde 2020. Com isso, tornou-se possível obter proteção por um período máximo de 25 anos, alinhando-se aos países europeus e americanos e ao Sistema Internacional de Haia.Quanto ao procedimento de renovação, basta pagar a taxa de renovação antes do vencimento de cada período de 5 anos; caso se esqueça do prazo, pode ser concedido um certo período de carência (período de graça) (normalmente, pagamentos atrasados em até 6 meses são aceitos mediante o pagamento de uma sobretaxa).
O México é signatário da Convenção de Paris, sendo possível reivindicar o direito de prioridade mediante a apresentação de um pedido no México dentro de seis meses a partir da data do primeiro pedido de registro de desenho industrial em um país estrangeiro, incluindo o Japão. Para reivindicar o direito de prioridade, é necessário declarar a data de prioridade e o país de origem do pedido de prioridade no momento da apresentação do pedido no México e, posteriormente, apresentar, no prazo de três meses, um certificado oficial do pedido de prioridade (documentos de prioridade; cópia autenticada pelo Instituto de Patentes do país de origem). Caso os documentos de prioridade não estejam em espanhol, será exigida a apresentação de uma tradução para o espanhol.Além disso, é necessário pagar uma taxa prevista ao IMPI para cada reivindicação de prioridade.
O prazo para reivindicar a prioridade é de seis meses, e o prazo para apresentação dos documentos de prioridade é de três meses. É necessário ter cuidado, pois, caso esses requisitos não sejam cumpridos dentro dos prazos, a prioridade não será reconhecida, o que pode prejudicar a avaliação da novidade.
No México, é adotado um sistema de publicação antecipada para pedidos de desenho industrial. Após a aprovação do exame de forma, o conteúdo do pedido é publicado imediatamente no Diário Oficial (Boletim de Propriedade Industrial) e, em princípio, não existe um sistema que permita manter o pedido em sigilo.É possível apresentar oposição dentro de um prazo determinado a partir da publicação (três meses, de acordo com a legislação atual), e o conteúdo do desenho ou modelo torna-se de conhecimento público em um estágio inicial. Por isso, caso esteja previsto o registro de uma marca ou a divulgação de uma obra de autoridade antes do pedido, recomenda-se uma estratégia de antecipar o pedido de desenho ou modelo, levando em consideração o risco de que tais atos de divulgação prejudiquem a novidade do desenho ou modelo.
A alteração ou correção do conteúdo de um pedido de desenho industrial após o seu depósito está, em princípio, limitada ao âmbito do conteúdo divulgado no momento do depósito. A adição de novos desenhos ou a alteração da forma do desenho industrial não são permitidas, pois constituem uma alteração do resumo do conteúdo do pedido. Por outro lado, caso sejam apontadas observações durante o exame formal ou de mérito, são permitidas correções que não alterem substancialmente o âmbito do desenho industrial, tais como a correção de erros de digitação menores ou a adição de explicações para maior clareza.
Por exemplo, são casos típicos a correção de números de referência errados nos desenhos ou adições para complementar o significado das partes indicadas por linhas tracejadas na descrição. Além disso, caso o examinador aponte que há violação do requisito de unidade, é possível dividir o pedido e transferir parte do desenho para um pedido separado.Além disso, no México, é possível alterar o nome do desenho ou as informações do requerente constantes no pedido; no entanto, a mudança de titularidade após o depósito do pedido (mudança de requerente) é, em princípio, limitada aos casos de cessão e requer registro no IMPI.
Embora não exista no México uma distinção institucional semelhante ao “desenho parcial” do Japão, é possível, na prática, apresentar um pedido de registro de desenho que proteja apenas uma parte do produto. Nesse caso, utiliza-se a técnica de desenhar apenas a parte sobre a qual se reivindica o direito com uma linha contínua, e o restante com uma linha tracejada, dentro de um desenho que represente o produto como um todo. Ao indicar claramente na descrição que a parte tracejada não é a parte para a qual se busca o registro do desenho, é possível obter direitos apenas sobre a parte indicada com a linha contínua.
Por exemplo, se se desejar proteger apenas o design dos ícones da tela de um smartphone, pode-se apresentar o pedido representando o contorno do corpo do smartphone com uma linha tracejada e a parte dos ícones com uma linha contínua colorida. Desta forma, mesmo que se trate de elementos de design parciais, é possível obter proteção efetiva por meio de um desenho bem elaborado.
No México, é possível incluir vários desenhos (modalidades) em um único pedido de registro de desenho industrial. No entanto, isso se limita aos casos em que se reconheça que esses vários desenhos estão intimamente relacionados entre si e constituem um único conceito de design. O examinador analisa os pontos em comum de cada desenho incluído no pedido e decide se os requisitos de unidade (unicidade) são atendidos.
Por exemplo, variações de cadeiras baseadas no mesmo conceito (como a presença ou ausência de braços) podem ser agrupadas em um único pedido. Caso o pedido seja apresentado com combinações que não atendam ao requisito de unidade, será solicitada a divisão do pedido durante o processo de exame. Além disso, no México não existe um sistema de vinculação por meio de pedidos separados para cada desenho, como o sistema de desenhos relacionados do Japão. Não há vinculação oficial entre os pedidos divididos, e cada um deles constitui um direito independente.
A reparação por violação de direitos de desenho industrial no México é realizada principalmente por meio de procedimentos administrativos.O Instituto Mexicano da Propriedade Industrial (IMPI) é o órgão responsável pela proteção dos direitos de propriedade intelectual e tem competência para determinar a existência de violação de direitos de desenho ou modelo e emitir ordens de cessação, entre outras medidas. O Artigo 213, XV, da Lei de Propriedade Industrial do México estabelece que “a reprodução ou imitação de um desenho ou modelo registrado sem o consentimento do titular” constitui violação dos direitos de propriedade industrial.
O ato de fabricar e comercializar produtos muito semelhantes a um desenho ou modelo registrado constitui violação, mesmo que haja algumas diferenças no design, desde que seja considerado imitação.O titular do direito de desenho ou modelo, ao descobrir um produto suspeito de violação, pode apresentar ao IMPI um pedido administrativo de cessação (denúncia de violação). Após investigação, se a violação for reconhecida, o IMPI pode emitir uma ordem de cessação contra o infrator, exigindo a suspensão da fabricação e da venda, e, em alguns casos, pode impor medidas como apreensão ou confisco do produto e aplicação de multa. A decisão sobre a violação por meio de procedimento administrativo geralmente leva cerca de um ano para ser concluída, dependendo do caso.
Além da reparação administrativa pelo IMPI, o titular do direito de desenho ou modelo também pode requerer a execução coercitiva de uma ordem de cessação ou a indenização por danos por meio de ação civil. No entanto, no México, é comum que o IMPI primeiro determine a existência ou não de violação administrativa e que esse resultado seja refletido na ação civil de indenização; portanto, uma característica marcante é que a fiscalização é centrada na via administrativa, em comparação com outros países. Além disso, as violações de direitos de desenho ou modelo geralmente não são passíveis de sanções penais.Além disso, a alfândega (autoridade aduaneira), na qualidade de órgão auxiliar do IMPI, coopera na interdição de produtos falsificados com base em solicitações do IMPI.
No México, existe um mecanismo de duas etapas que, embora tenha como eixo a reparação administrativa, recorre também, em última instância, à reparação judicial (processo judicial) para garantir o exercício dos direitos. O titular do direito deve, em primeiro lugar, apresentar uma denúncia de violação ao IMPI e, caso discorde do resultado, contestá-lo por meio de recurso administrativo ou ação judicial perante o Tribunal Federal. Para o exercício rápido dos direitos, é importante realizar a preservação de provas dos produtos violadores o mais cedo possível e apresentar a denúncia ao IMPI de forma adequada.
Convenção de Haia: O México aderiu à Convenção de Haia (Convenção de Genebra de 1999), que entrou em vigor em 6 de junho de 2020. Os requerentes de países signatários da Convenção de Haia, incluindo o Japão, podem obter proteção de desenhos e modelos no México por meio de um único pedido internacional de desenho e modelo apresentado através da OMPI.
Recentemente, o México aderiu à Convenção de Haia (Convenção de Genebra de 1999), um sistema internacional de registro de desenhos e modelos. A carta de aceitação da adesão foi depositada na OMPI em 6 de março de 2020, e a Convenção de Haia entrou em vigor no México em 6 de junho do mesmo ano. Quando um pedido de registro internacional que designe o México é publicado e enviado ao IMPI por meio da OMPI, o IMPI examina seu conteúdo da mesma forma que faria com um pedido nacional.
Ao aderir à Convenção de Haia, o México estabeleceu várias declarações e anexos. Os principais pontos são os seguintes.
Quando uma empresa japonesa deseja obter proteção de desenho industrial no México, existem duas opções: (1) o pedido direto (apresentado ao IMPI por meio de um agente local) e (2) a designação do México no pedido internacional de Haia. No caso da segunda opção, embora haja vantagens como a centralização do processo e a possibilidade de apresentar o pedido em inglês, é recomendável contar com o apoio de um especialista devido à complexidade das respostas às notificações e ao tratamento de divisões.
A seguir, apresentamos uma tabela que resume os principais itens relativos ao sistema de desenhos industriais do México.
| Item | Resumo (sistema de desenhos industriais do México) |
|---|---|
| Objeto de proteção | Aparência decorativa de produtos industriais ou artesanais. São abrangidos desenhos bidimensionais (desenhos de desenhos industriais) e tridimensionais (modelos de desenhos industriais). Formas puramente funcionais não são objeto de proteção. |
| Requisitos de registro | É necessário que haja novidade (diferenciar-se claramente de desenhos ou modelos já conhecidos) e aplicabilidade industrial. A forma e o padrão não devem ser muito semelhantes a desenhos ou modelos existentes. Características que dependam exclusivamente da função não são registráveis. |
| Exceções à perda de novidade | Se o pedido for apresentado dentro de 12 meses a partir da divulgação pelo criador (titular do direito), essa divulgação não prejudica a novidade (período de carência). Isso inclui a exibição em feiras ou a publicação no site da própria empresa. |
| Procedimento de pedido | Após a apresentação do pedido ao IMPI, segue-se a análise formal → publicação do pedido → período de oposição (3 meses após a publicação) → análise de mérito → decisão de registro e pagamento da taxa de registro, com o consequente surgimento do direito. Em condições normais, o registro ocorre em cerca de 1 ano e meio a 2 anos a partir do pedido. |
| Requisitos dos desenhos | Deve-se apresentar uma representação detalhada do desenho ou modelo por meio de desenhos ou fotografias. Incluir várias vistas necessárias para ilustrar adequadamente a forma geral e os padrões do produto. Anexar uma descrição dos desenhos para esclarecer as partes que não são reivindicadas, como as indicadas por linhas tracejadas. |
| Período de proteção | Válido por 5 anos a partir da data do pedido. Pode ser renovado a cada 5 anos, podendo ser prorrogado por um período máximo de 25 anos. A renovação é permitida até 4 vezes (totalizando 25 anos). |
| Direito de prioridade | Com base na Convenção de Paris, é possível reivindicar o direito de prioridade mediante o depósito do pedido no prazo de 6 meses a partir da data do pedido anterior em países estrangeiros, como o Japão. É necessário declarar o país e a data no momento do depósito do pedido e apresentar o certificado de prioridade (com tradução para o espanhol) no prazo de 3 meses. |
| Desenho parcial | Não há disposições expressas sobre o regime de desenhos parciais. No entanto, é possível obter direitos sobre um desenho parcial representando apenas a parte do produto que se deseja proteger com linhas contínuas e as demais partes com linhas tracejadas, etc., nos desenhos. |
| Pedido de múltiplos desenhos | É possível (podem-se registrar múltiplas variantes). Contudo, apenas desenhos que pertençam a um único conceito de design. Caso não sejam cumpridos os requisitos de unidade, será solicitada a divisão do pedido. Não existe um sistema de desenhos relacionados. |
| Violação e aplicação da lei | As medidas administrativas são predominantes. O IMPI decide se há violação (imitação) e, caso seja reconhecida, impõe a suspensão da fabricação e venda, bem como ordens de cessação e multas. Normalmente, a decisão é proferida cerca de um ano após a petição. |
| Pedido internacional (Haia) | Membro (em vigor desde junho de 2020). É possível designar o México a partir do Japão por meio de um pedido de La Haye. Os critérios de exame e procedimentos do IMPI são os mesmos dos pedidos nacionais. O requisito de uniformidade também se aplica aos pedidos internacionais. Não é possível adiar a publicação. |
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX - Advogado Representante
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Industrial do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Industrial (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).