Em Taiwan, não é necessário comprovar o uso para obter o direito de marca, mas se a marca não for utilizada dentro de três anos após o registro, ela estará sujeita a cancelamento (Artigo 63 da Lei de Marcas). O importante aqui é que, para que seja reconhecido como “uso da marca registrada”, a marca efetivamente utilizada deve ser idêntica à marca registrada, de acordo com os conceitos sociais geralmente aceitos.O Artigo 64 da Lei de Marcas de Taiwan estabelece que “mesmo que a marca efetivamente utilizada difira um pouco da marca registrada, se não houver perda de identidade na percepção do consumidor comum, ela será considerada como uso da marca registrada”. Em outras palavras, o titular do direito de marca tem a obrigação de utilizá-la de acordo com a forma registrada, mas pequenas diferenças em detalhes como tamanho, tipo de letra, disposição e cores são permitidas, desde que não prejudiquem a principal capacidade de identificação da marca.Se a alteração for de tal natureza que o consumidor possa reconhecê-la como a mesma marca dentro dos limites gerais das transações comerciais, será considerada como “uso da marca registrada”.
Índice
A avaliação dessa “identidade” é feita caso a caso, sendo o ponto-chave verificar se as principais características de identificação da marca (elementos essenciais que sustentam o poder de distinção) não foram alteradas. Por exemplo, em uma marca nominativa, mesmo que se altere parcialmente a fonte ou se ajuste o tamanho e a proporção, a identidade é mantida desde que a sequência de caracteres em si permaneça a mesma.Da mesma forma, no caso de logotipos, se a composição básica do design for a mesma, pequenas alterações na combinação de cores ou nos detalhes podem ser permitidas. Por outro lado, se a parte principal da marca for omitida ou alterada significativamente, a identidade será naturalmente perdida, e o uso não será reconhecido como o da marca registrada. Portanto, para o titular da marca, é importante na prática manter, tanto quanto possível, a identidade entre a marca registrada e a marca efetivamente utilizada.
O uso de uma marca registrada com logotipo colorido em cores diferentes, como apenas preto, requer especial atenção na avaliação da identidade. De acordo com as diretrizes do Departamento de Propriedade Intelectual de Taiwan (TIPO), caso a marca seja utilizada em cores diferentes daquelas registradas, deve-se avaliar individualmente se a marca utilizada possui identidade com a marca registrada. Especificamente, são apresentados os seguintes princípios.
Se a marca registrada for em preto e branco ou em uma única cor: mesmo que outras cores sejam adicionadas no uso real, se isso for apenas uma diferença formal e não alterar substancialmente as principais características identificativas da marca, o uso será reconhecido como o da marca registrada. Por exemplo, mesmo que um logotipo registrado em preto e branco seja exibido em azul, se os elementos essenciais para a identificação, como a forma dos desenhos ou das letras, forem os mesmos, considera-se que não há problema, pois o consumidor em geral reconhecerá a mesma marca.
Caso a marca registrada tenha sido registrada com uma combinação específica de várias cores e as cores em si constituam elementos essenciais para a identificação: se, no uso efetivo, for utilizada apenas em preto ou com uma combinação de cores diferente, é altamente provável que a impressão que a marca causa ao consumidor seja diferente daquela no momento do registro, não sendo considerada idêntica. Em outras palavras, quando as cores são elementos que caracterizam a imagem da marca, a alteração dessas cores resulta na perda da identidade, e o uso não será reconhecido como “uso da marca registrada”.
Resumindo, a permissão para usar uma marca registrada com cores em uma combinação diferente depende do impacto que a alteração de cor causa no poder de distinção da marca. Se o impacto da alteração de cor no poder de distinção da marca for insignificante, isso será permitido; no entanto, se a cor em si for determinante para a impressão da marca, isso pode ser considerado muito arriscado.
O TIPO de Taiwan apresenta critérios claros sobre o uso de marcas registradas com cores diferentes. Conforme mencionado anteriormente, a política é a seguinte: registro em preto e branco → uso em cores é, em princípio, reconhecido como idêntico; registro em cores → uso com cores diferentes não é, basicamente, reconhecido como idêntico. Esses critérios valorizam os conceitos sociais gerais e o reconhecimento do consumidor; em resumo, o critério de julgamento é “mesmo que a cor mude, o consumidor perceberá que se trata da mesma marca?”.
Como exemplos concretos de análise, as “Observações sobre o uso de marcas registradas” do TIPO apresentam casos ilustrados de fácil compreensão. Por exemplo:
Exemplo A (identidade reconhecida): Forma da marca registrada = logotipo gráfico em preto; forma de uso real = exibição desse logotipo em vermelho. Como não há alteração na forma do logotipo em si, mas apenas na cor, o uso é considerado como o da marca registrada.
Exemplo B (identidade não reconhecida): Forma da marca registrada = logotipo composto por duas cores, azul e verde; forma de uso real = logotipo exibido em monocromático (preto).Trata-se de um caso em que a marca, cujo poder de distinção foi reconhecido no momento do registro incluindo a combinação de cores, foi utilizada com cores alteradas; como a imagem original da cor é prejudicada, não é considerada a mesma marca. Nesse caso, por mais que se acumule histórico de uso com o logotipo em preto, tal uso não será reconhecido como histórico de uso da marca registrada nas cores azul e verde.
Além disso, em Taiwan existe o sistema de “marcas de cor” (marcas compostas apenas pela cor em si ou por combinações de cores). No caso das marcas de cor, como a disposição específica das cores em si constitui o conteúdo do direito, em princípio não é permitido alterar as cores registradas para uso.Por exemplo, se uma faixa de duas cores posicionada em um local específico da embalagem do produto for registrada como marca de cor, a alteração da cor resultará em um sinal totalmente diferente, perdendo-se assim a identidade. Assim, em marcas cuja essência é a cor em si, a alteração da cor é proibida; no entanto, no que diz respeito às “marcas de logotipo colorido” (figuras ou letras + cor), que são o tema deste artigo, na prática, a decisão é tomada com cautela, com base no grau de impacto que a alteração da cor tem sobre o poder de identificação da marca.
Caso uma marca colorida tenha sido registrada, mas seja utilizada na prática com cores diferentes (por exemplo, apenas em preto), a empresa enfrenta os seguintes riscos na prática.
Risco de cancelamento por falta de uso (violação da obrigação de uso): se, por mais de três anos após o registro, a marca continuar sendo usada de forma que não possa ser considerada idêntica à marca registrada, existe o risco de que terceiros solicitem um processo de cancelamento por falta de uso. É extremamente perigoso se a marca nunca tiver sido usada com as cores exatas do registro. Caso receba um pedido de cancelamento, mesmo que apresente registros de uso em preto, pode ser julgado que “isso não é considerado uso da marca registrada (colorida)”, podendo resultar na perda do direito de marca.Na prática em Taiwan, embora o uso em cores seja reconhecido se a marca for registrada em preto e branco, observa-se que o risco de cancelamento aumenta quando uma marca registrada em cores é utilizada com tonalidades diferentes.
Limitação do escopo do direito de marca / Desvantagem no exercício do direito: marcas registradas com cores são interpretadas como direitos limitados às cores específicas registradas. Portanto, caso terceiros utilizem marcas semelhantes com cores diferentes, pode ser difícil determinar se é possível impedi-los com base nos seus direitos.Por exemplo, mesmo que a empresa tenha registrado um logotipo em azul e verde, se um terceiro estiver usando um logotipo monocromático com a mesma forma, existe o risco de que seja alegado que não há semelhança com base na diferença de cor (embora, na prática, haja muitos casos em que a semelhança é reconhecida mesmo com cores diferentes, desde que a forma seja idêntica; no entanto, em litígios, não se pode descartar a possibilidade de que a limitação da cor da marca registrada se torne um obstáculo).
Risco de perda inesperada de direitos (conflito com marcas de terceiros): há casos em que, ao utilizar a marca de forma diferente da marca registrada, ela acaba se tornando semelhante a uma marca de terceiros registrada anteriormente. A esse respeito, o Artigo 63, Parágrafo 1, Item 1 da Lei de Marcas de Taiwan estabelece que, quando o titular da marca a utiliza após alterá-la e, como resultado, ela se torna idêntica ou semelhante à marca registrada de terceiros, gerando risco de confusão, isso constitui motivo para o cancelamento da referida marca.Como exemplo real, houve um caso em que o titular de uma marca registrada em Taiwan como “FLYANT e figura” (logotipo contendo a figura de uma formiga) em cor preta alterou a cor da figura da formiga para vermelho e modificou parcialmente o design ao utilizá-la na prática, o que resultou em uma forma muito semelhante à marca de formiga vermelha que outra empresa já detinha, levando ao cancelamento do direito de marca.Nesse caso, a discrepância entre a marca registrada e a marca utilizada gerou um conflito com os direitos de terceiros, resultando na perda do próprio direito de marca — um caso que serve de lição. Portanto, ao utilizar uma marca em uma cor diferente daquela registrada, deve-se avaliar cuidadosamente o risco de conflito com marcas de outras empresas.
Como visto acima, fica claro que utilizar a marca de forma diferente da cor registrada apresenta alto risco tanto para a manutenção quanto para o exercício dos direitos. Especialmente para pequenas e médias empresas e startups, como é possível que haja mudanças no design do logotipo da marca ou o lançamento de variações de cores, é necessária uma abordagem planejada para evitar a situação de “ter registrado, mas não estar utilizando”.
Tendo em conta os riscos acima referidos, a decisão de limitar ou não as cores no momento do pedido de registro de marca é um ponto estratégico importante. Em geral, é necessário comparar e ponderar as vantagens de registrar uma marca sem limitação de cores (preto e branco/monocromática) com as vantagens de registrar deliberadamente um desenho colorido.
Vantagens de registrar sem limitação de cores (marca em preto e branco): se a marca for registrada em preto e branco (ou em uma cor específica), qualquer cor utilizada na prática será, em princípio, reconhecida como “uso da marca registrada”, permitindo uma resposta flexível a futuras mudanças no design ou à expansão para várias cores.Por exemplo, mesmo em estratégias de marca que envolvam a alteração da cor do logotipo de acordo com a estação do ano ou o meio de comunicação, isso dificilmente afetará a manutenção dos direitos. Além disso, como o escopo dos direitos tende a ser interpretado de forma mais ampla, há a vantagem de ser mais fácil lidar com situações em que terceiros tentem imitar a marca com cores diferentes. Na prática, também se considera que “caso haja a possibilidade de alterar as cores no futuro, recomenda-se o registro de uma marca em preto e branco, cujo escopo de direitos é mais amplo e permite uma aplicação mais flexível”.
Vantagens de registrar uma marca colorida: Dependendo do design, pode haver casos em que a capacidade de distinção só aumenta com a adição de cores. Na prática em Taiwan, há relatos de que, quando a capacidade de distinção é fraca devido a formas geométricas simples, os pedidos em preto e branco tendem a ser rejeitados, enquanto os pedidos em cores tendem a receber uma decisão de registro mais facilmente. Em outras palavras, em casos em que o logotipo em si carece de originalidade, mas a imagem da marca é formada por uma combinação específica de cores, há a vantagem de aumentar a probabilidade de registro ao optar por registrar exatamente com essas cores.Além disso, se a cor da marca da empresa estiver claramente definida e for reconhecida no mercado por essa cor, há também o aspecto de que se pode fortalecer as medidas contra produtos falsificados ao registrar os direitos incluindo essas cores. No entanto, mesmo nesse caso, é necessário estar preparado para unificar o uso real com as cores registradas. Se a política for usar o logotipo sempre com a mesma cor para manter a imagem da marca, não há problema; mas se houver a menor possibilidade de alterar a cor de acordo com a situação, o registro com cores específicas deve ser considerado com cautela.
Considere também o registro de múltiplas versões: caso haja margem no orçamento ou se desejar garantir a proteção total da marca, é eficaz registrar e obter a proteção tanto da versão em preto e branco quanto da versão colorida do mesmo design. Ao garantir amplos direitos com a versão em preto e branco e, ao mesmo tempo, registrar a versão colorida, há a vantagem de poder impedir o registro dessa cor específica por terceiros.Por exemplo, a Coca-Cola é conhecida pelo logotipo com letras brancas sobre fundo vermelho, mas também detém simultaneamente a marca registrada da versão em preto e branco. No entanto, para as pequenas e médias empresas em geral, é necessário considerar a relação custo-benefício; portanto, uma estratégia realista seria, basicamente, registrar a versão em preto e branco, que é mais versátil, e solicitar o registro da cor apenas nos casos em que for absolutamente necessário incluir a cor nos direitos.
Resumindo, o pedido “sem limitação de cores” é vantajoso do ponto de vista da flexibilidade e da estabilidade, mas, dependendo da garantia do caráter distintivo da marca e da estratégia de marca, o pedido com cores também pode ser adequado. Se o logotipo da empresa possuir originalidade que permita sua fácil identificação mesmo com mudanças de cor, o pedido em preto e branco é suficiente; por outro lado, se a imagem da marca estiver estabelecida com cores específicas, vale a pena registrar com essas cores. O importante é tomar essa decisão no momento do pedido, levando em conta a gestão após o registro.
Para os profissionais responsáveis pela gestão de marcas em Taiwan, a correspondência entre a marca registrada e a forma de uso real é um ponto que tende a ser esquecido. Embora existam conceitos semelhantes em outros países, como o Japão, em Taiwan é necessário ter um cuidado especial, uma vez que os riscos de cancelamento estão explicitamente previstos na legislação.
Conselhos práticos:
Verifique a forma da marca registrada indicada no certificado de registro: caso o logotipo da marca seja alterado ou renovado após o registro, certifique-se de comparar com o conteúdo do registro da marca. Se tiver dúvidas sobre se a alteração é insignificante, recomendamos consultar um especialista em Taiwan.
Armazenamento de provas e consistência no uso: acumule diariamente provas do uso da marca (materiais publicitários, embalagens, documentos comerciais etc.) e procure, na medida do possível, utilizá-la em cada produto ou serviço da mesma forma que a marca registrada. Caso seja solicitada uma ação de cancelamento, a melhor estratégia para evitar disputas desnecessárias sobre a identidade da marca é apresentar o histórico de uso da própria marca registrada.
Manutenção do registro de marcas coloridas: marcas registradas com cores devem, como premissa básica, continuar sendo utilizadas com as mesmas cores do registro. Quando houver uma proposta de alteração de design dentro da empresa, avalie o impacto sobre os direitos de marca e, se necessário, tome medidas como solicitar um novo registro da marca com as novas cores. Como não é possível primeiro alterar as cores utilizadas e depois solicitar a alteração do registro (※em Taiwan, não são permitidas alterações em marcas registradas; é necessário um novo pedido), é importante planejar a aquisição dos direitos com antecedência.
Por fim, como informação de referência, a leitura das explicações fornecidas pelo Departamento de Propriedade Intelectual de Taiwan e por escritórios especializados em propriedade intelectual de Taiwan aprofundará sua compreensão.O site oficial do TIPO publica notas de atenção sobre o uso de marcas registradas, e há também uma versão traduzida para o japonês. Além disso, em uma matéria do escritório de advocacia Wisdom International Law Firm, há uma explicação detalhada sobre um caso jurisprudencial (o caso Vitality Hole-in-One) em que a marca usada na prática diferia da marca registrada. Nela, são apresentados exemplos de que “a marca deve ser usada dentro dos limites reconhecidos como idênticos à marca registrada segundo os conceitos sociais” e de casos em que omissões parciais foram consideradas como perda de identidade, o que serve como referência prática.
Para as empresas que gerenciam marcas registradas em Taiwan, o tratamento das cores é uma questão importante que pode afetar a sobrevivência dos direitos. É essencial traçar uma estratégia consistente desde o momento do pedido de registro da marca até o seu uso, visando uma proteção de marca flexível e segura. Tendo em conta os pontos acima, prepare-se de forma completa para poder utilizar com tranquilidade marcas registradas com logotipos coloridos.
Referências e fontes: Departamento de Propriedade Intelectual de Taiwan, “Precauções para o uso de marcas registradas” (promulgado em 2008, revisado em 2012), Perguntas e Respostas do Escritório de Patentes JOU, Explicação do processo de marcas da OMPI, Notícias do Escritório de Advocacia Wisdom, entre outros.
AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX — Advogado Representante
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).