O direito de desenho industrial (patente de desenho) em Taiwan é um tipo de “direito de patente” que se equipara às patentes de invenção e aos modelos de utilidade, sendo regulamentado pela Lei de Patentes de Taiwan (promulgada em 1949 e posteriormente alterada em várias ocasiões). O órgão responsável é o Departamento de Propriedade Intelectual do Ministério da Economia (Agência de Patentes de Taiwan, TIPO), que se encarrega dos procedimentos administrativos relacionados ao pedido e ao registro de desenhos industriais.Nos termos da Lei de Patentes, um desenho industrial é definido como “a forma, o padrão, a cor ou a combinação destes elementos, total ou parcialmente, de um objeto, que constitua uma criação que apele à visão”, sendo um sistema que confere proteção de direitos ao design visual de um objeto. O objetivo do sistema é promover o desenvolvimento industrial, incentivando e protegendo a criação de designs e promovendo sua utilização.
Índice
No sistema de desenhos e modelos de Taiwan, os seguintes itens também estão incluídos no âmbito de proteção. Ou seja, é possível registrar desenhos e modelos de conjuntos (design unificado de vários itens que são habitualmente vendidos e utilizados como um conjunto), design de interfaces gráficas de usuário (GUI) e ícones de computador, bem como desenhos e modelos parciais (designs que abrangem parte de um produto).Além disso, caso um requerente possua vários desenhos ou modelos semelhantes, o sistema de desenhos ou modelos relacionados permite que estes sejam vinculados ao desenho ou modelo principal como desenhos ou modelos relacionados, para fins de proteção. No entanto, itens apreciados exclusivamente como obras de arte ou artesanato (que não podem ser utilizados industrialmente) e desenhos ou modelos contrários à ordem pública e aos bons costumes estão excluídos da proteção (consulte os requisitos de registro para mais detalhes).
Para obter o registro de desenho industrial em Taiwan, é necessário cumprir os requisitos substantivos estabelecidos na Lei de Patentes. Os principais requisitos de registro são os seguintes.
Um desenho ou modelo por pedido (unicidade): Em princípio, apenas um desenho ou modelo pode ser registrado por pedido (Artigo 129 da Lei de Patentes). Caso sejam apresentados vários desenhos ou modelos em um único pedido, será necessário corrigi-lo por meio de um pedido de divisão. Além disso, caso haja conflito entre vários pedidos relativos a desenhos ou modelos idênticos ou semelhantes, aplica-se o princípio do primeiro a registrar, e apenas o requerente que apresentou o pedido mais antigo poderá obter o registro.
Visibilidade: exige-se que o produto a que o desenho ou modelo se refere seja visível ao usuário ou consumidor em algum momento durante sua vida útil. Por exemplo, desenhos ocultos no interior do produto não são protegidos, mas desenhos de peças visíveis externamente, mesmo que temporariamente, ou cortes minúsculos visíveis ao microscópio (como o corte de joias ou a forma de LEDs) podem satisfazer este requisito.
Aplicabilidade industrial: O desenho ou modelo deve ser um projeto de artigo passível de produção em série industrialmente. Criações puramente artísticas ou artesanato (como obras de arte únicas que não se destinam à produção em série) não são industrialmente aplicáveis e, portanto, estão excluídas do registro de desenhos ou modelos.
Novidade: É exigido que, no momento do pedido, o desenho ou modelo não seja de conhecimento público ou de uso público no país ou no exterior, e que não seja idêntico ou semelhante a desenhos ou modelos registrados por terceiros dentro ou fora de Taiwan antes da data do pedido. Em resumo, é exigida novidade mundial, e a existência de desenhos ou modelos já divulgados ou de pedidos anteriores constitui um obstáculo ao registro. No entanto, mesmo que o desenho ou modelo tenha sido divulgado antes do pedido, são reconhecidas exceções à perda de novidade sob certos requisitos.Especificamente, se o desenho tiver sido divulgado por meio de **(1) publicação em revista, (2) participação em feiras organizadas ou autorizadas pelo governo, (3)** divulgação contra a vontade do requerente —, é possível registrar o próprio desenho dentro de um prazo de seis meses a partir da data da divulgação (período de carência de seis meses). Graças a esse sistema, é possível manter a novidade por um determinado período, mesmo após uma divulgação imprevista ou participação em feiras.
Não facilidade de criação (originalidade): É exigido também que o desenho ou modelo possua características criativas de tal forma que não possam ser facilmente concebidas por uma pessoa com conhecimentos normais no campo técnico a que pertence, a partir de desenhos ou modelos anteriores. Trata-se dos requisitos de originalidade e progressividade; se o desenho ou modelo se limitar a uma mera compilação de elementos comuns ou a alterações extremamente banais, não satisfaz esses requisitos.
Outros motivos de indeferimento: desenhos ou modelos que possam prejudicar a ordem pública ou os bons costumes, que incluam retratos de terceiros de conhecimento público ou personagens famosos, ou que utilizem obras de terceiros sem autorização, serão recusados com base em violação da ordem pública ou dos bons costumes. Além disso, o design de formas determinadas inevitavelmente apenas pela função do produto (formas puramente funcionais) é considerado inelegível para registro por carecer de valor estético como desenho ou modelo.
Desde que o pedido cumpra os requisitos acima e seja legalmente válido em termos de forma, é possível obter o registro de desenho industrial em Taiwan. Durante o exame, o examinador avalia substancialmente esses pontos (novidade, dificuldade de criação, conflito com a ordem pública e os bons costumes, etc.). Em particular, como Taiwan adota o sistema de exame substantivo para desenhos industriais, a conformidade com os requisitos é rigorosamente verificada após a investigação da existência de desenhos anteriores semelhantes.
Quanto à qualificação para o pedido, em Taiwan, tanto pessoas jurídicas quanto físicas, nacionais ou estrangeiras, podem solicitar o registro de desenho industrial; no entanto, requerentes com endereço ou escritório fora do território de Taiwan devem realizar o procedimento por meio de um agente de patentes local (advogado de patentes) (a nomeação de um agente é obrigatória). Esse é um sistema semelhante ao do Japão: quando empresas ou pessoas físicas estrangeiras solicitam o registro em Taiwan, elas devem apresentar uma procuração (Power of Attorney) a um agente autorizado pelo Departamento de Propriedade Intelectual de Taiwan para solicitar a realização do procedimento.É recomendável apresentar a procuração no momento do depósito do pedido, mas, mesmo em caso de omissão, a apresentação complementar é permitida desde que ocorra no prazo máximo de seis meses a partir da data do depósito.No que diz respeito ao idioma, **o chinês (caracteres tradicionais)** é a língua oficial de Taiwan, mas o depósito de pedidos em documentos redigidos em língua estrangeira também é provisoriamente permitido. Por exemplo, é possível depositar inicialmente o pedido com descrições e desenhos em japonês ou inglês para garantir a data de depósito e, posteriormente, dentro de um prazo de quatro meses (com possibilidade de prorrogação de dois meses), apresentar a tradução para o chinês, tornando-o assim um pedido formal. Este é um sistema útil para garantir uma data de depósito antecipada.
Quanto aos documentos a serem apresentados, é necessário, em primeiro lugar, o formulário de pedido (Formulário de Pedido de Patente de Desenho Industrial) preenchido de acordo com o modelo estabelecido. No formulário de pedido, devem ser indicados o nome, endereço e nacionalidade do criador (designer) e do requerente, a denominação do desenho industrial, a classificação segundo a Classificação de Locarno e, caso se reivindique direito de prioridade, essa informação (país de origem do pedido, data de depósito e número do pedido), entre outros dados. A descrição (manual) e o conjunto de desenhos também devem ser apresentados como anexos ao formulário de pedido.Na descrição, devem ser indicados o nome do produto a que o desenho ou modelo se refere, a finalidade do produto e uma explicação sobre o conteúdo da criação do desenho ou modelo. Especialmente no caso de desenhos ou modelos parciais, é necessário indicar também em que tipo de produto essa parte será incorporada. No entanto, em Taiwan, não é obrigatória uma descrição detalhada do desenho ou modelo como no Japão; apenas o nome do desenho ou modelo é um item de preenchimento obrigatório, sendo que a finalidade e a descrição detalhada do desenho ou modelo podem ser apresentadas de forma opcional.Quanto aos desenhos, é necessário utilizar figuras claras (desenhos a traço, fotografias, desenhos em CG, etc.) em conformidade com as normas de desenho técnico industrial, de modo a que um especialista na área possa compreender os detalhes do desenho ou modelo a partir de múltiplas perspectivas. Caso inclua designs de imagens, como GUI ou ícones, é necessário preparar desenhos adicionais ou vistas em perspectiva que mostrem adequadamente as transições de exibição na tela e as formas tridimensionais, podendo ser exigida a designação de múltiplas figuras representativas, conforme necessário.É necessário ter cuidado prático na elaboração dos desenhos, pois, por exemplo, no caso de um pedido a cores, devem ser apresentados desenhos a cores, e não é permitido adicionar apenas cores após um pedido a preto e branco (os desenhos apresentados no momento do pedido determinam o âmbito dos direitos).
Quanto à reivindicação de direito de prioridade, embora Taiwan não seja signatária da Convenção de Paris, é membro da OMC e, nos termos do Acordo TRIPS, oferece proteção de direito de prioridade equivalente à da Convenção de Paris. Portanto, é possível reivindicar o direito de prioridade se o mesmo desenho for registrado em Taiwan dentro de seis meses a partir da data do primeiro registro, com base em um pedido de registro de desenho industrial feito em um país que reconheça mutuamente o direito de prioridade com Taiwan ou em um país membro da OMC.Por exemplo, se um desenho ou modelo for registrado em Taiwan dentro de seis meses após o registro no Japão, a novidade e a originalidade serão avaliadas com base na data do registro japonês (o prazo de prioridade para desenhos e modelos é de seis meses).Ao reivindicar a prioridade, é necessário indicar no formulário de pedido o país, a data e o número do pedido de base, e apresentar o original do certificado de prioridade (cópia do boletim do pedido de base, etc.) dentro de 10 meses a partir da data mais antiga do pedido de base. O certificado pode ser apresentado em formato eletrônico e, no caso de um pedido baseado no Japão, pode ser substituído pela notificação do código de acesso emitida pelo JPO. Além disso, como não é possível adicionar a reivindicação de prioridade após o pedido, é importante observar que, caso se pretenda utilizar a prioridade, ela deve ser declarada obrigatoriamente no momento do pedido.
Além da apresentação em papel, o sistema de pedidos também permite a apresentação eletrônica. É possível enviar o formulário de pedido e outros documentos eletronicamente através do sistema de pedidos online da Direção de Propriedade Intelectual do Ministério da Economia, havendo ainda benefícios como descontos nas taxas (em 2023). A taxa de pedido é de NT$ 3.000 (cerca de 13.000 ienes) por pedido e deve ser paga no momento do pedido. A data de depósito é atribuída no dia em que o formulário de pedido, a descrição e os desenhos estiverem completos.Caso haja irregularidades nos documentos apresentados, é emitida uma ordem de correção durante a análise formal; no entanto, se a correção for feita dentro do prazo estipulado, a data de depósito original é mantida. O prazo de processamento entre o depósito e o registro é relativamente curto, sendo que o prazo médio de análise é de cerca de 6 meses para a primeira resposta e de cerca de 9 meses para a decisão final (decisão de registro ou decisão de rejeição). Isso é considerado rápido em comparação com outros países, e a obtenção de direitos de desenho industrial em Taiwan tende a ser um processo ágil.
Taiwan adota o princípio do exame de mérito para desenhos industriais. Após o depósito do pedido, após o exame de formalidades (verificação de lacunas nos documentos e requisitos formais) realizado pelo Instituto de Patentes, o processo passa automaticamente para o exame de mérito.Não existe um sistema de solicitação de exame como no Japão; o mecanismo é tal que, desde que o pedido seja apresentado, todos os casos são passíveis de exame. No exame de formalidades, são verificadas a ausência de informações no formulário de pedido, o não pagamento de taxas e a presença dos documentos necessários (procuração, documentos de direito de prioridade, etc.), e, caso haja irregularidades, é concedida a oportunidade de correção. Os pedidos que atendem aos requisitos de formalidade são encaminhados diretamente para o exame de mérito pelo examinador.
Na análise de mérito, o examinador avalia se os requisitos de registro mencionados anteriormente são atendidos. O examinador realiza uma pesquisa de desenhos ou modelos anteriores para determinar se há algum desenho ou modelo anterior que viole a novidade ou a não facilidade de criação, se há violação da ordem pública e dos bons costumes ou se se trata de uma forma puramente funcional. A existência de um pedido anterior semelhante constitui motivo de rejeição, e uma “Notificação de Motivos de Rejeição” é enviada ao requerente.O requerente que receber a notificação de motivos de recusa pode apresentar uma contestação ou correção, por meio de uma declaração de opinião ou documento de correção, dentro do prazo indicado na notificação (no prazo de 3 meses para residentes fora de Taiwan, com possibilidade de prorrogação única por mais 3 meses). Caso sejam feitas alterações nos desenhos ou na descrição por meio de correção, estas serão aceitas apenas na medida em que não excedam o escopo do desenho ou modelo indicado no momento do pedido, não sendo permitida a adição de novos elementos que ultrapassem esse escopo(correções que excedam o escopo podem constituir motivo de invalidade). O examinador analisará o conteúdo da resposta do requerente e, caso julgue que os motivos de recusa não foram eliminados, emitirá uma “decisão de recusa”. Por outro lado, se não houver motivos de recusa ou se todos forem eliminados, será emitida uma decisão de registro (decisão de concessão de patente), e o pedido será aprovado para registro.
Caso seja emitida uma decisão de rejeição, o requerente poderá, se não concordar com a decisão, solicitar um “reexame” ao Departamento de Propriedade Intelectual do Ministério da Economia no prazo de dois meses a partir da data de notificação da decisão. No reexame, outro examinador analisará novamente o caso e, se necessário, notificará os motivos de rejeição antes de proferir sua decisão.Caso a reavaliação mantenha a recusa, o requerente poderá interpor um “recurso administrativo” junto ao Ministério da Economia (órgão competente) no prazo de 30 dias a partir da data de notificação da decisão. Se a decisão não for revogada na instância de recurso administrativo (julgamento administrativo), o processo seguirá para uma ação administrativa (ação de propriedade intelectual) no Tribunal de Propriedade Intelectual, onde será proferida a decisão judicial final. Por meio desse fluxo, o requerente dispõe de meios de recurso em várias instâncias, garantindo assim um exame imparcial.
No que diz respeito aos critérios de exame, em novembro de 2020, os critérios de exame de desenhos e modelos foram revisados, e, além de o design de exteriores e interiores de edifícios ter sido explicitamente incluído como objeto de proteção, foram implementadas medidas como o tratamento de desenhos e modelos de imagens e ícones, a flexibilização dos requisitos para pedidos de divisão e a flexibilização dos requisitos de divulgação da descrição e dos desenhos. Com isso, ficou claro, por exemplo, que o design de interiores de edifícios (como o interior de lojas) também é passível de registro de desenho ou modelo.Além disso, com as reformas dos últimos anos (como a reforma em vigor desde 2013), foram introduzidos os desenhos ou modelos parciais e o design de telas, e os critérios de exame estabelecem regras operacionais detalhadas para lidar com esses novos objetos de proteção.Os critérios de exame de Taiwan adotam muitas abordagens semelhantes às da Lei de Desenhos Industriais do Japão, tornando-os fáceis de compreender para os profissionais da área. Isso inclui o fato de que, na avaliação da novidade e da originalidade, a semelhança é julgada com base na “impressão visual global”, bem como o tratamento de desenhos de formas que seguem a função como não patenteáveis.De modo geral, o sistema de exame de desenhos e modelos de Taiwan é operado de forma a conciliar a concessão segura de direitos com a exclusão de direitos inválidos, por meio de um exame rápido e substantivo.
Prazo de validade: O prazo de validade do direito de desenho industrial em Taiwan é fixado em 15 anos a partir da data do pedido de registro do desenho. O direito de desenho industrial surge na data da publicação do registro (= data em que o direito entra em vigor) e extingue-se ao término do prazo de 15 anos a partir da data do pedido. O prazo de validade, que anteriormente era de 12 anos, foi prorrogado pela reforma da Lei de Patentes de 2019, passando a ser atualmente de 15 anos.Essa extensão do prazo reforça a proteção dos direitos em comparação com a situação anterior a 2013. O direito de desenho industrial não possui um sistema de renovação intermediária (sistema de renovação de registro) como o do Japão; uma vez registrado, o direito é mantido automaticamente por um período máximo de 15 anos (não sendo possível a prorrogação ou renovação após o vencimento). No entanto, para manter o direito, é necessário o pagamento de anuidades (taxas de registro anuais); se a taxa de registro prevista não for paga anualmente a partir do segundo ano, o direito será extinto antes do prazo.As taxas anuais seguem um sistema de aumento gradual: 800 yuans por ano do 1º ao 3º ano, 2.000 yuans por ano do 4º ao 6º ano e 3.000 yuans por ano a partir do 7º ano, sendo possível o pagamento antecipado em parcela única de até 15 anos.Caso haja esquecimento no pagamento, existe uma medida de tolerância que permite a recuperação dos direitos mediante o pagamento retroativo (pagamento do dobro do valor) dentro de 6 meses a partir da data de registro. O gerenciamento oportuno do pagamento da anuidade é importante na prática.
Conteúdo do direito (alcance do direito de exclusividade): O direito de exclusividade concedido ao titular de um desenho ou modelo registrado é o direito de proibir exclusivamente a exploração comercial, sem autorização, do desenho ou modelo registrado e de desenhos ou modelos idênticos ou semelhantes a ele.Aqui, “exploração” refere-se a atos como fabricar, usar, vender, oferecer para venda (solicitar a venda) ou importar o desenho ou modelo registrado (Artigo 11, parágrafo 1, da Lei de Patentes), e todos os atos de comercializar ou distribuir o desenho do titular com fins lucrativos estão abrangidos pelo direito de exclusividade. Portanto, o titular do direito de desenho ou modelo pode solicitar a proibição não apenas de produtos copiados com o mesmo desenho por terceiros, mas também de produtos com desenhos semelhantes a ponto de causar uma impressão visual próxima.No entanto, a proteção do direito de desenho industrial limita-se estritamente ao desenho registrado e a desenhos visualmente idênticos ou semelhantes. Não se estende à regulamentação de casos em que terceiros criem desenhos que causem uma impressão totalmente diferente, e o âmbito técnico do direito de desenho industrial (âmbito de proteção) é determinado pela forma concreta representada nos desenhos.Na avaliação do escopo do direito, o critério é observar o design como um todo do ponto de vista do consumidor comum e determinar se a semelhança é suficiente para causar confusão ou equívoco no consumidor. Além disso, no que diz respeito aos desenhos ou modelos relacionados registrados pelo sistema de desenhos ou modelos relacionados, mesmo que haja sobreposição no escopo de semelhança com o desenho ou modelo principal, eles podem subsistir como direitos mutuamente independentes. Contudo, o prazo de validade dos desenhos ou modelos relacionados é o mesmo do desenho ou modelo principal, e quando o direito sobre o desenho ou modelo principal expirar, o direito sobre os desenhos ou modelos relacionados também expirará simultaneamente.
Além disso, nos termos da Lei de Patentes, está previsto que o exercício dos direitos relativos a invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais “é possível a partir da data da publicação”, e, no caso dos desenhos industriais, o direito de exclusividade surge simultaneamente à publicação do registro. Antes disso (durante o exame), não é possível exercer os direitos.Além disso, Taiwan adota o princípio do esgotamento internacional; portanto, no que diz respeito a produtos vendidos legalmente fora de Taiwan pelo titular do direito ou por alguém autorizado, a importação e venda desses produtos em Taiwan podem não constituir violação do direito de desenho industrial (na jurisprudência, há uma tendência a reconhecer o esgotamento internacional de direitos como o direito de patente). Esse ponto está relacionado à viabilidade da importação paralela e, portanto, é um aspecto a ser observado na prática.De modo geral, o direito de desenho industrial de Taiwan tem como objetivo impedir a circulação de produtos falsificados e garantir ao titular o direito exclusivo de utilização do desenho.
Em Taiwan, qualquer pessoa, e não apenas as partes interessadas, pode requerer um julgamento de invalidade contra um desenho ou modelo registrado. O julgamento de invalidade (julgamento de invalidade de patente de desenho ou modelo) é um procedimento realizado perante o departamento de julgamento do Instituto de Patentes (Departamento de Propriedade Intelectual do Ministério da Economia), que visa solicitar a anulação do registro caso existam motivos de invalidade (motivos previstos nos itens do Artigo 141 da Lei de Patentes) para o desenho ou modelo registrado. Um exemplo típico de motivo de invalidade que pode ser alegado é o não cumprimento dos requisitos de registro.Por exemplo, a falta de novidade ou de atividade inventiva do desenho ou modelo registrado, ou ainda a violação da ordem pública e dos bons costumes — motivos pelos quais o registro não é permitido pela Lei de Patentes —, bem como o fato de se tratar de uma forma puramente funcional, constituem motivos de invalidade.Além disso, casos em que, no momento do depósito, o pedido deveria conter apenas um desenho ou modelo, mas incluiu vários, sem ter sido devidamente dividido, ou falhas formais, como a divulgação incompleta dos desenhos e da descrição (quando partes essenciais do desenho ou modelo não foram suficientemente divulgadas), também podem constituir motivos de invalidade. Ademais, em casos em que o pedido foi depositado mediante a apropriação indevida do desenho ou modelo de outrem (pedido depositado por alguém que não é o verdadeiro titular do direito), as partes interessadas podem, em certos casos, alegar a invalidade.
O requerente do julgamento de nulidade deve apresentar provas que fundamentem os motivos de nulidade (publicações, fotografias ou desenhos de desenhos ou modelos anteriores, etc.). O julgamento é, em princípio, realizado por meio de procedimentos escritos, mas, se necessário, as partes podem ser ouvidas. Se, como resultado do julgamento, for reconhecida a existência de motivos de nulidade, o registro do desenho ou modelo será revogado, e o registro será considerado nulo retroativamente à data de início (sendo considerado como se nunca tivesse existido).Por outro lado, se os motivos de nulidade não forem reconhecidos, será proferida uma decisão de manutenção. Caso haja discordância com a decisão do julgamento, tanto o requerente quanto o titular do direito podem entrar com uma ação (ação administrativa) no Tribunal de Propriedade Intelectual para contestar a decisão.
A Lei de Patentes não estabelece prazo para a solicitação de julgamento de invalidade, sendo possível solicitá-lo a qualquer momento durante o prazo de validade do direito de desenho (não sendo possível após a extinção do direito). No entanto, existe uma prática em que, mesmo após a extinção do direito de desenho, é permitida a alegação de invalidade (defesa) em ações de indenização por danos decorrentes de violação ocorrida durante o prazo de validade, podendo, portanto, a existência de motivos de invalidade ser questionada mesmo em relação a direitos já extintos.Como meio de defesa do titular do direito, também é possível apresentar um pedido de correção em resposta a um pedido de julgamento de nulidade. O pedido de correção é um procedimento que visa reduzir ou limitar parte dos desenhos ou da descrição do registro de desenho industrial, com o objetivo de eliminar os motivos de nulidade.Em Taiwan, assim como no caso das patentes (invenções), é permitido solicitar um julgamento de correção durante o julgamento de invalidade para reduzir o conteúdo do direito e evitar a invalidação. No entanto, a correção não permite a ampliação do escopo do direito nem a adição de novos elementos, limitando-se a pequenas alterações nos desenhos ou correções de erros. Mesmo que a correção seja aceita e o direito seja mantido, o exercício do direito será feito com base nos desenhos corrigidos.
Conforme exposto acima, o sistema de invalidação de desenhos e modelos de Taiwan oferece a terceiros um meio de contestar de forma justa a validade dos direitos, permitindo a exclusão de registros com deficiências. No caso de um desenho ou modelo cuja invalidação tenha sido confirmada, se a causa for a existência de um pedido anterior, há também medidas de reparação que permitem ao verdadeiro titular do direito apresentar um novo pedido (por exemplo, um sistema que permite ao verdadeiro criador apresentar um novo pedido dentro de dois meses após a confirmação da invalidação, caso o desenho ou modelo tenha sido invalidado por ter sido objeto de um pedido anterior por outra pessoa).Do ponto de vista do equilíbrio entre a estabilidade dos direitos e o interesse público, o sistema de julgamento de invalidade desempenha um papel importante.
Definição de violação: A violação do direito de desenho industrial de Taiwan refere-se ao ato de utilizar, a título profissional, um desenho industrial registrado ou um desenho semelhante a ele sem a autorização do titular do direito. Especificamente, tal ato abrange a fabricação, o uso, a venda, a importação e exportação, bem como a oferta de venda de produtos que incorporem o desenho industrial registrado (Artigos 11 e 142 da Lei de Patentes).No caso de desenhos e modelos, essa “exploração” refere-se principalmente à fabricação e venda de produtos, sendo que o problema reside na utilização do próprio desenho ou modelo. Considera-se que há violação quando um produto de terceiros é, no seu conjunto, idêntico ao desenho ou modelo registrado da empresa ou causa uma impressão visual praticamente idêntica. No entanto, entende-se que não se trata de uma semelhança mínima, mas sim de uma semelhança suficiente para causar confusão ou equívoco nos consumidores.Embora a Lei de Patentes de Taiwan em si não defina critérios detalhados para a avaliação de violação de desenho industrial, na prática, a avaliação de semelhança é realizada por um método semelhante ao “teste de impressão visual global por um observador comum” dos Estados Unidos e da UE. A jurisprudência também estabelece que se deve comparar a aparência do produto suspeito com a do desenho industrial registrado por meio de “observação global e julgamento abrangente”, a fim de determinar se são idênticos ou semelhantes do ponto de vista do consumidor comum.Portanto, mesmo que alguns detalhes sejam diferentes, se os elementos de design em comum forem características exclusivas e não comuns no setor, e se a impressão geral for semelhante, é possível que a violação seja reconhecida. Por outro lado, se os únicos elementos em comum forem elementos comuns amplamente encontrados em desenhos e modelos existentes, tende a ser difícil que uma semelhança mínima seja considerada violação. Desta forma, a avaliação de violação em Taiwan é realizada com base na semelhança da estética geral, da mesma forma que no Japão.
Medidas de reparação: Em caso de violação do direito de desenho ou modelo, o titular do direito pode buscar reparação por meio de medidas civis e administrativas. Em primeiro lugar, como reparação civil, é possível solicitar uma liminar e indenização por danos com base no Código Civil e na Lei de Patentes de Taiwan. A liminar é um pedido que visa a cessação da prática de violação e a proibição de violações futuras; em alguns casos, o infrator é advertido por meio de carta registrada com aviso de recebimento antes da propositura da ação.Além disso, não apenas o produto acabado, mas também atos preparatórios da violação (por exemplo, armazenamento de estoque ou transferência de peças) podem ser objeto de liminar. No pedido de indenização por danos, o titular do direito exige do infrator a reparação do valor dos danos sofridos em decorrência da violação.O método de cálculo do valor dos danos está previsto no artigo 97 da Lei de Patentes e, tipicamente, o pedido é feito mediante a comprovação de: (1) o lucro cessante do titular do direito, (2) o valor do lucro obtido pelo infrator, ou (3) o valor de royalties razoáveis. No caso de violação dolosa, foi adicionada uma disposição que permite a condenação em indenização punitiva de 1 a 3 vezes o valor reconhecido (reforma de 2013).Além disso, é possível solicitar ao tribunal a destruição** ou apreensão dos produtos infratores e de seus equipamentos de fabricação. Essas medidas são requeridas pelo titular do direito em um processo civil (de competência do Tribunal de Propriedade Intelectual).
Medidas criminais: Em Taiwan, antigamente havia sanções criminais (multas ou prisão) previstas para a violação de direitos de patente e de desenho industrial; no entanto, a partir de 31 de março de 2003, a responsabilidade criminal pela violação de direitos de patente (invenção e modelo de utilidade) e de desenho industrial foi abolida.Atualmente, a violação de direitos de desenho industrial é tratada como ato ilícito civil, não sendo possível aplicar sanções por meio de denúncia criminal. É preciso ter cuidado com esse ponto, pois difere do Japão (onde a violação de direitos de desenho industrial é crime de ofício, sujeito a sanções penais). No entanto, em casos de violação maliciosa de segredos comerciais ou de direitos de marca registrada que violem outras leis, pode haver responsabilização criminal separada; contudo, a mera imitação de desenhos industriais não está sujeita a sanções penais.
Medidas administrativas: Embora seja raro, medidas de interceptação na alfândega com base na Lei Aduaneira, etc., passaram a ser possíveis para patentes e desenhos industriais, da mesma forma que para marcas registradas (reforma de 2014). Trata-se de um sistema que permite a alfândega impedir a importação ou exportação de mercadorias suspeitas de violação; o titular do direito de desenho industrial pode solicitar à alfândega, acompanhado de provas, a suspensão da importação de produtos infratores. Esse sistema foi introduzido em conjunto com as patentes de invenção e pode ser utilizado como um dos meios de exercício de direitos.
Com base no exposto, a violação de direitos de desenho industrial em Taiwan é combatida principalmente por meios civis, sendo a prevenção da violação por meio de liminar e a indenização por danos os dois pilares principais. É comum que o titular do direito primeiro emita uma advertência ao infrator, incentivando a cessação voluntária da violação e a conciliação; no entanto, caso não haja resposta, deve-se prontamente entrar com uma ação no Tribunal de Propriedade Intelectual e considerar a solicitação de medida cautelar (ordem de liminar).O Tribunal de Propriedade Intelectual de Taiwan é um tribunal especializado em propriedade intelectual, e os julgamentos são relativamente rápidos. Em ações de violação, é comum que o réu apresente uma alegação de nulidade (contestação da validade do desenho ou modelo registrado); no entanto, se um processo de nulidade tiver sido instaurado separadamente, ele será julgado paralelamente à ação. Após a obtenção de uma sentença favorável, passa-se ao procedimento de execução forçada, garantindo-se o descarte dos produtos infratores e o cumprimento da medida de proibição.De modo geral, o exercício dos direitos de desenho industrial em Taiwan possui uma estrutura semelhante à do Japão, proporcionando um ambiente propício para a adoção de medidas legais contra produtos falsificados.
Situação de adesão à Convenção de Haia: Taiwan (República da China) não é, atualmente, signatária da Convenção de Haia, o sistema de registro internacional de desenhos e modelos. Portanto, não é possível obter direitos de desenho e modelo designando Taiwan por meio de um pedido internacional de Haia; para solicitar proteção de desenho e modelo em Taiwan, é necessário apresentar um pedido diretamente em Taiwan. Esta situação é semelhante à de Hong Kong e Macau, sendo necessário ter em conta que não é possível utilizar a via de pedidos internacionais de desenho e modelo.Além disso, embora Taiwan não seja signatária do Acordo de Locarno no que diz respeito à classificação de desenhos e modelos, na prática adota a **Classificação de Locarno (Classificação Internacional de Desenhos e Modelos)**. Os documentos de pedido possuem campos para indicar as classes e subclasses da Classificação de Locarno, e o exame e a gestão são realizados de acordo com os padrões internacionais. No entanto, por não ser signatária do acordo, não há vinculação formal às revisões da Classificação de Locarno, mas, na prática, ela é aplicada de acordo com a classificação internacional mais recente.
Relação com pedidos estrangeiros: Conforme mencionado anteriormente, Taiwan também não é signatária da Convenção de Paris, mas, como membro da OMC, aplica o sistema de prioridade por meio do Acordo TRIPS. Ou seja, se for apresentado um pedido de desenho industrial em Taiwan dentro de seis meses com base em um pedido anterior em um país com o qual Taiwan mantém relações de reconhecimento mútuo de prioridade (países reconhecidos autonomamente por Taiwan) ou em um país membro da OMC, será reconhecida a prioridade de acordo com a Convenção de Paris.Como os principais países, incluindo o Japão, são membros da OMC, na prática recebem tratamento equivalente ao da prioridade de Paris. Além disso, Taiwan possui um sistema de propriedade intelectual independente da China (continental) e não há relação de prioridade entre os dois. Como os desenhos e modelos registrados na China continental não têm validade em Taiwan, é necessário apresentar um pedido separado em Taiwan para cobrir o mercado taiwanês (e vice-versa).Mesmo quando empresas de Taiwan desejam proteger um desenho ou modelo na China, é necessário apresentar o pedido junto ao Escritório Nacional de Propriedade Intelectual da China. É importante observar que, no contexto do chamado “um país, dois sistemas”, a China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan possuem, cada um, um sistema de desenhos e modelos próprio.
No que diz respeito à cooperação internacional, o Departamento de Propriedade Intelectual de Taiwan (TIPO) celebrou acordos com os institutos de patentes de vários países, incluindo o Exame Rápido (PPH) e a troca eletrônica de documentos de prioridade; a troca eletrônica de certificados de prioridade também é realizada com o Japão. Assim, ao reivindicar prioridade em Taiwan com base em um pedido japonês, a apresentação do certificado é simplificada mediante o uso do código de acesso do JPO.Além disso, Taiwan participa do PPH (Patent Prosecution Highway) para promover o uso mútuo dos resultados de exame e opera o sistema de exame antecipado de desenhos e modelos (PPH) com vários países, incluindo Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul. Por exemplo, é possível solicitar o exame antecipado em Taiwan para um desenho ou modelo registrado no Japão e obter o registro rapidamente (se os requisitos forem atendidos, o prazo até a Primeira Ação pode ser reduzido para cerca de alguns meses).
Em resumo, o único caminho para o depósito de um pedido de desenho industrial em Taiwan é o depósito direto, sendo necessário ter em atenção que não é possível utilizar o sistema de registro internacional. Caso se pretenda obter direitos em Taiwan para um desenho industrial depositado noutro país, recomenda-se que o pedido seja apresentado em Taiwan dentro do prazo de prioridade de 6 meses.Embora não seja signatária da Convenção de Haia, na prática a cooperação com outros países está avançada, e um ambiente relativamente favorável aos procedimentos foi estabelecido, mesmo para empresas japonesas. Para empresas que visam a expansão no mercado de Taiwan, é essencial considerar o depósito de um pedido de desenho industrial em Taiwan o mais cedo possível e avançar na obtenção dos direitos em cooperação com um agente local.
[Referências e fontes de informação]
Lei de Patentes de Taiwan (Lei de Patentes da República da China) e suas normas de execução
Site oficial do Departamento de Propriedade Intelectual do Ministério da Economia de Taiwan (TIPO)
Escritório de Advocacia Tai E International “Sobre a Determinação de Violação de Direitos de Desenho Industrial em Taiwan” (abril de 2025)
JETRO “Sistema de Direitos de Propriedade Intelectual em Taiwan” (última atualização em 2023)
Agência de Patentes do Japão · Banco de Dados de Informação sobre Propriedade Intelectual de Países Emergentes, etc. “Visão Geral do Sistema de Desenhos Industriais de Taiwan · Manual de Medidas contra a Imitação” (2021)
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX – Advogado Representante
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Possui profundo conhecimento em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).