Não é possível registrar a marca!? Especialistas explicam os casos em que o registro é recusado e os motivos

Olá, sou Kenbun Sugiura, advogado especializado em propriedade industrial. Nesta ocasião, explicarei detalhadamente alguns conceitos importantes sobre o registro de marcas, especialmente no que diz respeito às “marcas que não podem ser registradas”. Não são raros os casos em que, mesmo após o depósito do pedido, este é rejeitado durante o exame. Por isso, explicarei quais marcas não podem ser registradas, apresentando os motivos e exemplos concretos.

*A linguagem utilizada não é técnica, mas sim voltada para o público em geral.

Três grandes categorias de marcas que não podem ser registradas

De acordo com a Lei de Marcas, há casos em que uma marca não pode ser registrada, principalmente pelas três razões a seguir:

1. Marcas sem capacidade de distinguir produtos ou serviços próprios de terceiros (Artigo 3.º da Lei de Marcas)
2. Aquelas que contrariam o interesse público (Artigo 4.º da Lei de Marcas)
3. Aquelas que podem causar confusão com marcas de terceiros (Artigo 4.º da Lei de Marcas)

Vamos examinar cada uma delas em detalhes.

1. Marcas sem capacidade de distinguir produtos ou serviços próprios de terceiros

A função essencial da marca é distinguir os próprios produtos e serviços dos de terceiros. Nos casos a seguir, como essa função não pode ser cumprida, o registro não é permitido.

① Marcas que consistem apenas em denominações genéricas (Art. 3, § 1, Inc. 1)

Os nomes genéricos de produtos ou serviços devem poder ser utilizados por qualquer pessoa.

Exemplo: Não é possível registrar uma marca com o nome “alumínio” ou “almi” para o produto “alumínio”.

② Marcas registradas de uso habitual no setor (Art. 3, § 1, item 2)

Mesmo que um nome tenha se tornado de uso comum entre os profissionais do mesmo setor, ele não deve ser de uso exclusivo de uma pessoa específica.

Exemplo: “Masamune” não pode ser registrado como marca de saquê, pois é uma denominação de uso habitual no setor.

③ Simples indicação de origem, qualidade, etc. (Art. 3, § 1, inc. 3)

Sinais que indicam apenas a origem ou a qualidade de um produto, ou o local de prestação e a qualidade de um serviço, também não possuem capacidade de distinção.

Exemplo:

• “Tokyo” (origem) em “doces”
• “Camisa” com “Costura especial” (qualidade)
• “Serviço de alimentação” com “Ginza, Tóquio” (local de prestação)

④ Nomes ou denominações comuns (Art. 3, § 1, inc. 4)

Nomes comuns, como aqueles que aparecem em grande número na lista telefônica, ou denominações como “S.A. XX”, carecem de capacidade de distinção.

Exemplos: Yamada, Suzuki, Tanakaya, Sato Shoten

⑤ Símbolos extremamente simples e comuns (Art. 3, § 1, inc. 5)

Símbolos ou caracteres excessivamente simples são considerados como tendo baixo poder de distinção.

Exemplos:

• Um único caractere do alfabeto japonês
• Números
• Figuras comuns (○, △, □)
• 1 ou 2 letras do alfabeto

⑥ Outros elementos sem capacidade de distinção (Art. 3, § 1, inc. 6)

Exemplos:

• Simples padrões de fundo
• Slogans ou frases de efeito genéricas
• Era atual

Exceção: Caráter distintivo adquirido pelo uso (Art. 3, § 2)

No entanto, se, devido ao uso prolongado, os consumidores passarem a associá-la a uma determinada empresa ou produto, poderá ser registrada excepcionalmente. Por exemplo, “Melão de Yubari” é, em princípio, uma combinação de nome de localidade e nome de produto, mas adquiriu capacidade de identificação após muitos anos de uso e foi registrada.

Para comprovar isso, são necessários os seguintes documentos:

• Provas da marca registrada e dos produtos/serviços efetivamente utilizados
• Dados relativos ao período de uso, região, volume de produção, número de veiculações publicitárias, etc.

2. Marcas que possam causar confusão com emblemas de órgãos públicos ou que sejam contrárias ao interesse público

Símbolos com significado público ou que sejam contrários ao interesse público também não podem ser registrados.

① Bandeiras nacionais, o brasão da flor de cristo, condecorações, etc. (Artigo 4, Parágrafo 1, Item 1)

Símbolos relacionados à dignidade do Estado não devem ser utilizados como marcas registradas.

② Emblemas de organizações internacionais e da Cruz Vermelha, etc. (itens 2 a 5)

Símbolos de credibilidade internacional e humanitários também são protegidos.

Exemplos: logotipo da Agência Internacional de Energia Atômica, Cruz Vermelha, Cruz de Genebra

③ Emblemas notórios que representam o Estado ou autarquias locais (alínea 6)

Exemplos: emblemas de prefeituras e municípios, logotipo da Agência de Trânsito de Tóquio

④ Marcas que contrariam a ordem pública e os bons costumes (n.º 7)

Marcas obscenas, discriminatórias, que causam repulsa ou cujo uso é proibido por lei, entre outras.

⑤ Marcas que induzem em erro quanto à qualidade dos produtos ou serviços (art. 16)

Marcas que causam uma impressão diferente do conteúdo não podem ser registradas do ponto de vista da proteção ao consumidor.

Exemplos:

• “Cerveja” e “Whisky ○○”
• “Panda Almond Chocolate” em “doces” (caso não contenha amêndoas)

3. Marcas que possam ser confundidas com marcas de terceiros

Do ponto de vista da proteção dos direitos de terceiros, marcas como as seguintes também não podem ser registradas.

① Nomes, denominações, nomes artísticos etc. de terceiros (Art. 8)

Os nomes de pessoas físicas ou jurídicas existentes não podem ser registrados como marcas sem o consentimento dessas pessoas.

Exemplos: nomes, fotos ou ilustrações de pessoas famosas

② Marcas idênticas ou semelhantes a marcas notoriamente conhecidas de terceiros (art. 10)

Marcas idênticas ou semelhantes a marcas amplamente conhecidas em um determinado setor ou região não podem ser registradas para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.

③ Identidade ou semelhança com marcas registradas de terceiros (art. 11)

Marcas idênticas ou semelhantes a marcas já registradas não podem ser registradas para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes (princípio da prioridade do pedido).

④ Risco de confusão com a atividade de terceiros (art. 15)

Mesmo que os produtos ou serviços sejam diferentes, não é possível registrar marcas que possam induzir em erro, fazendo crer que há uma relação com uma marca notória.

⑤ Pedido com fins ilícitos (art. 19)

Não são permitidos pedidos com o objetivo de adquirir marcas conhecidas no exterior ou de diluir o valor de marcas notórias.

Resumo: Pontos a verificar antes do pedido de registro de marca

Ao considerar o registro de uma marca, verifique previamente os seguintes pontos:

1. Possui capacidade de distinção?: Pesquise em dicionários e na internet
2. Não é contrário ao interesse público: pesquise no J-PlatPat, em dicionários ou na Internet
3. Não infringe direitos de terceiros: pesquise marcas anteriores no J-PlatPat, etc.

O pedido de registro de marca parece simples à primeira vista, mas, na verdade, apresenta muitas armadilhas. Em vez de reagir após receber uma notificação de recusa, consultar um especialista antecipadamente permite uma obtenção de direitos mais tranquila.

Se tiver alguma dúvida sobre marcas registradas, por favor, envie-a na seção de comentários. Na próxima edição, pretendemos explicar detalhadamente sobre “como obter capacidade de distinção por meio do uso”.

*Este artigo tem como objetivo fornecer informações gerais; para casos específicos, consulte um advogado especializado em marcas registradas ou outro profissional da área.