Proteção de marcas que incluem nomes de cidades como Osaka e Tóquio | Explicação de um advogado especializado em marcas

Registrabilidade de marcas que incluem nomes de locais, como Osaka e Tóquio

Ao desenvolver uma marca, pode haver situações em que se utilize uma marca que inclua um “nome de localidade”. Que problemas podem surgir ao se registrar uma marca desse tipo?

Como as marcas devem servir como identificação de produtos e serviços, os “nomes de lugares” em si não podem ser registrados como marcas.

Da mesma forma, marcas compostas por um “nome de localidade” e um “nome genérico de produto ou serviço” (denominado “nome comum”) também não podem, em princípio, ser registradas.

Essas marcas não servem simplesmente como identificadores, sendo extremamente difíceis de serem reconhecidas como tal; além disso, existe a ideia de que não é justo permitir que um indivíduo tenha o monopólio de marcas compostas por “nomes de lugares” ou “nomes de lugares + denominações genéricas” — termos que qualquer pessoa provavelmente gostaria de usar de forma descritiva —, pelo que o seu registro não é permitido por lei.

Como tornar uma marca famosa e registrá-la

No entanto, mesmo no caso de marcas como essas, pode haver exceções em que é possível obter direitos de propriedade se elas forem utilizadas continuamente por um certo período. Mesmo que, inicialmente, seja uma marca com baixo poder de distinção e difícil de servir como identificador, se, devido ao longo período de uso, ela passar a ser reconhecida pelos consumidores (usuários) como indicação de origem, ela será registrada.

Especificamente, de acordo com o disposto no Artigo 3, Parágrafo 2, da Lei de Marcas, é necessário apresentar provas de uso ao longo de muitos anos, publicidade e vendas, entre outras, para comprovar que a marca é amplamente reconhecida entre os consumidores.

Método de registrar a marca como logotipo

Não é fácil obter notoriedade em nível nacional, mas se a marca for bastante transformada em logotipo, fica mais fácil registrá-la. Ao criar um logotipo com design, em vez de uma marca composta apenas por letras, é possível compensar a baixa capacidade de identificação da parte textual.

Problema de equívoco quanto à qualidade em marcas registradas compostas por nome de localidade + neologismo

Por outro lado, é possível obter os direitos sem problemas para marcas compostas por “nome de localidade” + “termo inventado” (ou termos semelhantes). No entanto, nesse caso, pode ser necessário definir os produtos designados de forma a evitar que ocorra “equívoco quanto à qualidade do produto ou do serviço”.

Por exemplo, se a marca incluir a palavra “Osaka”, o consumidor normalmente reconhecerá que o produto foi produzido ou é fornecido em Osaka. Se, apesar de conter a palavra “Osaka”, o produto for produzido em Tóquio, isso causará uma confusão quanto à qualidade ou à origem do produto no consumidor.

Além disso, ao pesquisar marcas que incluem “Osaka” na Plataforma de Informações sobre Patentes (J-PlatPat), são detectadas inúmeras marcas. Entre elas, há marcas cujos produtos designados não estão limitados da forma “de Osaka”. Trata-se de marcas que, embora tenham a palavra “Osaka” anexada, são reconhecidas como um neologismo no seu conjunto, ou seja, marcas que se julga que o consumidor não interpretará erroneamente como sendo “de Osaka”.

Comparação das três abordagens

Comparamos as três principais abordagens para registrar marcas que incluem nomes de locais. Como cada uma tem suas vantagens e desvantagens, é importante escolher a estratégia adequada à situação.

Proteção de marcas regionais (marcas coletivas regionais)

Acredito que muitas marcas que incluem nomes de locais estejam, por natureza, relacionadas a marcas regionais. A Lei de Marcas possui um sistema destinado à proteção de marcas regionais, denominado “marca coletiva regional”.

Ao solicitar o registro como marca coletiva regional, é possível obter o registro mesmo sem ter reconhecimento nacional. O registro será concedido se a marca for suficientemente conhecida, levando em consideração o tipo de produtos ou serviços e os canais de distribuição.

Se o objetivo for a criação de uma marca de produtos típicos envolvendo toda a região, e não apenas um indivíduo, utilize a marca coletiva regional.

A propósito, eu, o autor deste artigo, também já atuei no passado como advogado especializado em marcas coletivas regionais, sendo responsável pelo pedido de registro dessas marcas. Naquela ocasião, tratava-se das marcas “Tokyo Ni-Hachi Soba” e “Tokyo Ni-Hachi Soba”, que combinavam “Tokyo” com “Ni-Hachi Soba”. Essas marcas também foram registradas com sucesso e continuam protegidas até hoje.

Sistema de Proteção de Indicações Geográficas (IG)

Como sistema de proteção da propriedade intelectual regional, além da marca coletiva regional, existe o chamado “Sistema de Proteção de Indicação Geográfica (IG)”. Embora possa parecer um sistema semelhante à marca coletiva regional, este é de competência do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca, e seu objeto de proteção se limita a produtos agrícolas, florestais e pesqueiros, bem como a alimentos e bebidas. Como é necessário um histórico de uso (produção) de aproximadamente 25 anos, o nível de exigência é alto.

Resumo

Como se pode ver, a questão da obtenção de direitos sobre marcas que incluem nomes de lugares é um pouco complexa. É importante escolher a abordagem mais adequada de acordo com a situação.

Se você deseja obter direitos sobre uma marca que inclua um “nome de localidade” ou registrar uma marca coletiva regional ou o sistema de proteção de indicação geográfica (IG), entre em contato conosco.

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