A prática de patentes nos Estados Unidos possui uma estrutura “híbrida”, na qual o Título 35 (35 U.S.C.) constitui o núcleo, enquanto o 37 C.F.R. (Regulamento de Execução), o MPEP (Manual de Práticas de Exame), além da jurisprudência (Suprema Corte e CAFC) e das orientações do USPTO, regulamentam de forma multifacetada o escopo dos direitos, o exame e os litígios.
Quatro pontos essenciais a serem considerados na prática de patentes nos EUA
A “lei primária” do sistema de patentes dos EUA é o 35 U.S.C. (Patent Act), cujos pontos centrais são o §101 (objeto patenteável), o §102 (novidade e estado da técnica), o §103 (não obviedade) e o §112 (requisitos da descrição), entre outros.A aplicação dos procedimentos é concretizada pelo 37 C.F.R. (Regulamento de Execução) e pelo MPEP (Manual of Patent Examining Procedure), consultado por examinadores e profissionais da área (ex.: formulários e prazos para reivindicação de prioridade, IDS, renúncia e restabelecimento, etc.).
As funções administrativas, como concessão de patentes e registro de marcas, bem como o fornecimento de informações, são atribuídas por lei a esse órgão como entidade responsável. Na prática, as três funções a seguir formam as “regras efetivas” de operação do sistema:
| Fórum | Jurisdição e características | Fundamento |
|---|---|---|
| Tribunal Federal de Primeira Instância | Competência exclusiva em ações de violação de patente (os tribunais estaduais não têm competência) | 28 U.S.C. §1338 |
| CAFC (Tribunal Federal de Apelações do Circuito) | Linhas gerais da revisão judicial das decisões de exame e julgamento (PTAB) | Em termos de estrutura do sistema |
| ITC (Comissão de Comércio Internacional dos EUA) | Fórum separado especializado em medidas cautelares (ordens de exclusão) no âmbito da prática de violação de direitos de propriedade intelectual relativos a produtos importados | 19 U.S.C. §1337 |
A escolha do tipo de pedido é indissociável do momento da divulgação, do grau de maturidade da pesquisa e desenvolvimento, do plano financeiro e do plano de obtenção de dados. Organizaremos com base no critério “com base em que se estabelece a data de prioridade para entrar no processo de exame nos EUA”.
| Item | Pedido Provisório (Provisional) | Pedido não provisório (Nonprovisional) | Transição para os EUA via PCT |
|---|---|---|---|
| Posição jurídica | Pode servir de base para o direito de prioridade nacional (no âmbito do § 119) | Porta de entrada para o exame nos EUA (diretamente ligada aos requisitos do §112, etc.) | Início da fase nacional nos termos do §371 |
| Prazo de prioridade estimado | Em princípio, deve passar para o estágio não provisório dentro de 12 meses | Quando envolvendo prioridade estrangeira (Convenção de Paris), o prazo de 12 meses é a norma | O prazo para a transição para os EUA é, em princípio, de 30 meses a partir da data de prioridade |
| Volume da documentação | A qualidade da “divulgação que sustenta as reivindicações futuras” é determinante (não é possível adicionar novos elementos) | É obrigatória uma descrição que cumpra o §112(a) + elaboração das reivindicações | Coerência entre o texto original (PCT) e os requisitos dos EUA (tradução para o inglês, declaração juramentada, taxas) |
| Taxa governamental (Large) | $325 | $350 básicos + taxas de pesquisa, exame e emissão | Fase nacional básica de US$ 350, etc. + pesquisa e exame |
| Casos de uso típicos | Garantia de data antecipada, previsão de adição de dados, atendimento a investidores | Análise e obtenção de direitos antecipadas, ponto de partida para divisão e continuidade | Paralelismo entre países, ganho de tempo, redesenho com base em pesquisa internacional |
Partindo do pressuposto de um pedido não provisório (nonprovisional), o conjunto de documentos práticos é composto pelo seguinte:
| Documentos | Pontos práticos |
|---|---|
| Descrição (specification) | O cumprimento dos requisitos de descrição (§112(a)), incluindo descrição escrita, habilitação e melhor modo, é o “ponto mais importante de gestão de risco na prática dos EUA” |
| Reivindicações (claims) | Antecipando interpretações e ataques de invalidade em etapas posteriores (OA, litígios, PTAB), projetar simultaneamente a profundidade das definições de termos, exemplos e formas de realização, bem como a “hierarquia de reivindicações” |
| Juramento/declaração (oath/declaration) | Estrutura de assinatura e juramento do inventor (§115, 37 C.F.R.) |
| ADS (Application Data Sheet) | Apresentação padronizada de dados bibliográficos, reivindicação de prioridade, etc. (37 C.F.R. 1.76) |
| Taxas | Estrutura em camadas: taxa básica + pesquisa + exame + emissão + taxa por reivindicações excedentes, etc. |
Os “eventos determinantes” institucionais são divididos em: (i) publicação após 18 meses (§122, com exceções), (ii) prazo de resposta à OA (SSP + prorrogação), (iii) concessão e emissão, (iv) anuidades de manutenção. Regalmente, a resposta à OA conta com um sistema de prorrogação (37 C.F.R. 1.136), sendo que, caso não seja possível responder antecipadamente, é necessário pagar uma taxa de prorrogação.
PTA (Ajuste do Prazo de Validade da Patente): caso o atraso no exame ultrapasse um determinado limite, pode ocorrer um ajuste no prazo de validade da patente com base em atrasos superiores a três anos (contudo, atrasos por parte do requerente são deduzidos).
Supondo uma utilidade típica (não provisória), extraíram-se apenas os itens básicos (taxas por reivindicações excedentes, taxas de tamanho, tradução, IDS, RCE etc. são tratadas separadamente).
| Categoria | Taxa de pedido provisório | Não provisória: Taxa de pedido básica | Taxa de pesquisa | Taxa de exame | Taxa de emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande | $325 | $350 | $770 | $880 | $1.290 |
| Pequeno | $130 | $140 | $308 | $352 | $516 |
| Micro | $65 | $70 | $154 | $176 | $258 |
Desconto para Pequenas/Micro Entidades: como há fundamentos institucionais (por exemplo, redução de 60% para pequenas entidades), é mais seguro tratar a determinação e a manutenção da qualificação (impactos de licenças, empresas relacionadas, cessões, etc.) como uma “obrigação contínua”.
As anuidades são projetadas legalmente com base em “3 anos e 6 meses/7 anos e 6 meses/11 anos e 6 meses”, e possuem uma estrutura em três camadas: carência de 6 meses, sobretaxa e aceitação de atrasos (não intencionais) sob determinadas condições.
| Período | Anuidade (Grande / Pequena / Micro) | Período de carência / Atrasos / Sobretaxas | Prazo estimado para aceitação de atrasos após o período de carência (pedido) |
|---|---|---|---|
| 3,5 anos | $2.150 / $860 / $430 | $540 / $216 / $108 | Exemplo: atraso de até 2 anos $2.260 (Large), etc. |
| 7,5 anos | $4.040 / $1.616 / $808 | $540 / $216 / $108 | Idem |
| 11,5 anos | $8.280 / $3.312 / $1.656 | $540 / $216 / $108 | Idem |
| Texto da lei | Requisitos | Pontos práticos |
|---|---|---|
| §101 | Objeto da patente: processos, máquinas, manufaturas, composições de matéria, etc. | Conceitos abstratos, leis naturais e objetos naturais são excluídos. O método de duas etapas de Alice/Mayo é o centro da prática de exame |
| §102 | Novidade: não deve haver conhecimento público, uso público, comercialização, publicação ou patenteamento anteriores à data efetiva de depósito | Após a AIA, aplica-se o princípio do “primeiro inventor a registrar”. Há um período de carência (1 ano) |
| §103 | Progressividade: a diferença em relação à técnica anterior não deve ser óbvia para um especialista na área | Após o KSR, a avaliação de “bom senso, motivação e previsibilidade” é flexível |
| §112 | Requisitos de descrição: descrição escrita / viabilidade / melhor modo / clareza | Após o caso Amgen, a exigência de enablement para o gênero funcional tornou-se mais rigorosa |
Risco duplo: como §101 e §112 “dificultam preencher as lacunas um do outro”, é preciso ter cuidado com o risco de, se houver excesso de abstração em §101, a invenção não ser sustentada em §112; e, mesmo que §112 seja reforçado, a invenção cair na categoria de conceito abstrato em §101.
| Precedentes | Questão central | Aplicação na prática |
|---|---|---|
| Alice (2014) |
Conceito abstrato (software/método de negócios) | De acordo com os dois passos de Mayo, a mera implementação de conceitos abstratos e o uso geral de computadores dificilmente constituem um “conceito inventivo”. O segredo está em estruturar as reivindicações seguindo o modelo “problema técnico → meio técnico → efeito técnico” |
| Mayo (2012) |
Leis naturais e correlação entre diagnóstico e tratamento | Leis naturais + “aplicá-las” não são suficientes; é necessário limitar-se a uma aplicação inventiva específica. Em biotecnologia/diagnóstico, é importante um projeto que vincule a um procedimento, processo ou sistema de medição concreto |
| Myriad (2013) |
Produto da natureza (product of nature) e cDNA | A simples isolação de DNA existente na natureza tende a ser considerada inelegível para patente. O cDNA pode ser tratado como algo diferente do “próprio produto natural”. É necessário combinar simultaneamente a composição artificial (modificação, projeto de sequência, atribuição de função, limitação de uso) com a praticabilidade prevista no §112 |
| KSR (2007) |
Estrutura de avaliação da não obviedade | Rejeita a rigidez formal do "TSM" e avalia de forma flexível o senso comum do especialista na área, a motivação do projeto e a previsibilidade da combinação. É importante que o projeto demonstre "com provas" resultados inesperados, ensino contrário e impedimentos à combinação |
| Amgen v. Sanofi (2023) |
Enablement (gênero funcional) | Exige divulgação suficiente para que o especialista na área possa implementar “todo o escopo da reivindicação”, sendo rigoroso com reivindicações de gênero que abrangem amplamente por função. Com a consciência do número de exemplos representativos, da diversidade estrutural e do grau de dependência da triagem, aumentam as estratégias de dados robustos e divisão de reivindicações |
O cerne da violação é a exploração não autorizada (fabricação, uso, oferta de venda, venda, importação) (§271(a)), havendo tipos derivados, como a indução à violação (§271(b)). Em um processo judicial, os três elementos a seguir são apresentados em paralelo:
Interpretação de reivindicações segundo o critério Phillips: o CAFC apresenta um quadro de interpretação que parte da redação da reivindicação e valoriza as evidências intrínsecas, como a descrição e o histórico do exame. Em vez de criar um “dicionário favorável” para fins de litígio, é importante que as definições e o desenho das formas de realização sejam consistentes desde o momento do depósito do pedido.
| Disposições | Conteúdo | Pontos práticos |
|---|---|---|
| §283 | Medida cautelar (injunction) | O tribunal pode conceder uma liminar de acordo com o princípio da equidade |
| §284 | Indenização por danos | A possibilidade de triplicação da indenização também está prevista na lei (os requisitos para a triplicação são concretizados pela jurisprudência) |
| §285 | Honorários advocatícios | Excepcionalmente, em “casos excepcionais”, são concedidos honorários advocatícios razoáveis à parte vencedora |
| §286 | Prescrição | Limitação de reparação para infrações ocorridas há mais de 6 anos |
| §287 | Marcação e notificação | A falta de marcação adequada do produto pode limitar a reparação de danos |
Três pontos de consideração no planejamento: (1) a linha de produtos deve ter a marcação em ordem desde o início; (2) o planejamento da notificação de violação (notice) — quando, a quem, com base em qual reivindicação e em qual forma de realização — deve estar alinhado com processos judiciais, ITC e PTAB; (3) não se deve ignorar os pontos “fracos” da argumentação, tendo em vista a transferência de custas (§285).
A ITC pode servir como um fórum estratégico para obter medidas de reparação, como ordens de exclusão (exclusion order), contra produtos importados. A base jurídica está no 19 U.S.C. §1337 (Seção 337).
Pontos fortes da ITC
A AIA introduziu uma estrutura para contestar de forma multifacetada a validade das reivindicações após a concessão por meio de procedimentos administrativos, e o PTAB tornou-se o órgão central de julgamento. As decisões do PTAB (como o FWD de IPR/PGR) possuem, por força do sistema, uma estrutura que permite o recurso para o CAFC.
| Procedimento | Requerente | Taxas governamentais (principais) | Objetivo principal |
|---|---|---|---|
| IPR (Inter Partes Review) |
Em princípio, terceiros (normalmente o suposto infrator) | Requerimento (≤20 reivindicações) $23.750 + após a aprovação $28.125 |
Ação de nulidade paralela no tribunal de primeira instância, obtenção de suspensão, moeda de troca nas negociações |
| PGR (Post Grant Review) |
Em princípio, terceiros | Requerimento (≤20 reivindicações) $25.000 + após a concessão $34.375 |
Ação de invalidação abrangente antecipada (requisitos de admissão e período de vigência diferentes do IPR) |
| CBM (sistema histórico) |
Área restrita | Na tabela de taxas, o mesmo quadro que o PGR | Ataques pós-concessão no setor financeiro, etc. (consulte casos anteriores) |
Armadilhas do orçamento: é preciso ter cuidado com o fato de que, além da taxa de requerimento, os custos da revisão da AIA incluem uma “taxa pós-instituição” (post-institution fee) separada.
As taxas de manutenção são necessárias principalmente para patentes de utilidade (e reemissões de patentes de utilidade), e estão regulamentadas as datas de vencimento legais (3 anos e 6 meses, 7 anos e 6 meses, 11 anos e 6 meses), o prazo de carência de 6 meses e a aceitação de pagamentos atrasados em caso de atrasos não intencionais.
Quanto à desistência e reativação do processo de pedido, o foco recai sobre o pedido de reativação com base no 37 C.F.R. 1.137 (atraso não intencional), e o USPTO especifica os documentos necessários (resposta exigida, taxa, declaração de atraso não intencional, etc.).Quanto ao prazo de validade da patente, o §154 estabelece a estrutura do prazo e o PTA (ajuste por atraso). No caso de medicamentos e similares, a prorrogação (PTE) decorrente da conformidade com regulamentações é prevista no §156.
Prazos para reivindicação de prioridade (armadilhas): O MPEP indica, em princípio, prazos como a “regra dos 4 meses/16 meses” (o que ocorrer mais tarde entre 4 meses a partir do depósito nos EUA ou 16 meses a partir do depósito no exterior) para reivindicações de prioridade estrangeira, esclarecendo que não há possibilidade de prorrogação. Como recorrer a medidas corretivas posteriores (pedidos) aumenta significativamente os custos e a incerteza, deve-se implementar a obtenção e apresentação de ADS e documentos de prioridade no momento do depósito.
A transição do PCT para os EUA está, em princípio, projetada para entrar na fase nacional 30 meses após a data de prioridade, e o procedimento do lado americano é regulamentado pela §371. Na reivindicação de direitos com base em um pedido internacional, podem ser exigidas, conforme necessário, cópias autenticadas, traduções para o inglês, etc. (§365).
| Área | Tendência |
|---|---|
| §101 (Software/IA) | Publicação no Diário Oficial do PEG de 2019 e atualizações subsequentes. Em 2024, serão apresentadas orientações auxiliares para a avaliação de elegibilidade, incluindo IA |
| Inventor de IA | Após a publicação das orientações de 2024, orientações revisadas e substituídas em 2025. A IA é uma ferramenta, e o inventor é uma pessoa física |
| Biotecnologia (§112 – habilitação) | Na sequência do caso Amgen v. Sanofi, o critério de habilitação para o gênero funcional tornou-se mais rigoroso. O USPTO também publicou um memorando explicativo sobre a prática de exame |
| Operações do PTAB | A regra final do MTA (2024) e a proposta de regra sobre a operação do sistema de IPR (2025) foram publicadas no Diário Oficial, e a estrutura do sistema (descoberta, coordenação de processos paralelos, práticas de correção) continua sendo atualizada |
| Estatísticas do ano fiscal de 2025 | A taxa de instauração e a distribuição de resultados foram publicadas, permitindo que a “probabilidade de chegar ao fim do processo” seja incorporada à avaliação dos casos |
Na prática de patentes nos EUA, o desenho de reivindicações que leve em conta o triângulo §101, §103 e §112, bem como a profundidade da descrição com foco no critério Phillips, determinam o sucesso ou o fracasso nos procedimentos de exame, litígio e PTAB.Desde a interação entre o Tribunal Federal de Primeira Instância, a ITC e o PTAB, passando pelos requisitos de reparação de liminar, indenização e marcação (§283–§287), até a gestão de anuidades e os prazos de formalidade de prioridade, os pontos que as empresas japonesas devem dominar tanto na “ofensiva” quanto na “defesa” são amplos e variados.Uma resposta estratégica baseada nas tendências mais recentes da linha de jurisprudência Alice/Mayo/Myriad/KSR/Amgen e nas orientações do USPTO está diretamente ligada à maximização do valor da propriedade intelectual no mercado dos Estados Unidos.
O escritório de propriedade intelectual Ebolix oferece amplo suporte para pedidos de patente e exercício de direitos em países importantes, incluindo os Estados Unidos. Desde a elaboração de estratégias para pedidos provisórios e via PCT até a resposta a Notificações de Observações (OA), procedimentos perante o PTAB e resposta a ações judiciais por violação, nossos advogados de patentes, com vasta experiência prática e em colaboração com representantes locais, estão à sua disposição.
*Este artigo foi elaborado com o objetivo de fornecer informações gerais com base no Title 35 U.S.C., 37 C.F.R., MPEP, documentos públicos do USPTO e jurisprudência do CAFC, na versão vigente em abril de 2026. Para decisões específicas sobre casos individuais, recomendamos a consulta a especialistas, incluindo advogados especializados em patentes dos EUA.
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Patentes do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Presta assistência a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. É versado em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Patentes do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Patentes (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).