A marca registrada é, ao mesmo tempo, um “escudo” que protege o valor da marca da empresa e uma “arma” que permite construir uma vantagem competitiva no mercado. No entanto, mesmo compreendendo sua importância, não são raros os casos em que, na prática, as empresas caem em armadilhas inesperadas. Neste artigo, apresentaremos, por meio de exemplos, os padrões típicos de falhas relacionadas a marcas registradas e exploraremos lições para evitar a repetição desses erros.
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O café de gestão independente “Morning Bell” era um estabelecimento tradicional, apreciado na região há mais de 10 anos. O proprietário, o Sr. A, nunca havia pensado em registrar a marca e continuava operando com a crença ingênua de que “o nome da minha loja é meu”.
No entanto, certo dia, ele recebeu uma carta registrada com aviso de recebimento da grande rede de cafés B. A empresa B havia registrado a marca “ABCD XYZ” e exigia que o café do Sr. A parasse de usar o nome. O Sr. A argumentou que “foi a gente que começou a usar primeiro”, mas a empresa B não cedeu, alegando que “foi a nossa empresa que obteve o registro da marca primeiro”.
A Lei de Marcas do Japão adota o “princípio do primeiro requerente”. Trata-se do princípio de que, caso haja vários pedidos de registro para marcas idênticas ou semelhantes, o registro será concedido àquele que o solicitou primeiro. Em outras palavras, por mais que haja um histórico de uso de longa data, se outra pessoa tiver obtido o registro da marca antes, em princípio não será possível reivindicar os direitos sobre ela.
O Sr. A tinha margem para uma defesa baseada no “direito de uso anterior”. Trata-se do direito de continuar a usar a marca quando ela já era utilizada, sem fins de concorrência desleal, antes do pedido de registro de marca de terceiros e, como resultado, é amplamente reconhecida entre os consumidores. No entanto, não é fácil provar essa “notoriedade”. Mesmo que seja famosa na região local, se não for possível provar a notoriedade na área de atuação da empresa B, é possível que o direito de uso anterior não seja reconhecido.
A ideia de que “por estar usando, tenho o direito” é perigosa. Assim que começar a usar um nome de marca, nome de loja ou nome de serviço, deve-se registrar a marca o mais cedo possível. Considere o registro de marca como essencial, especialmente na fase em que o negócio começa a decolar ou quando se começa a considerar a expansão de lojas ou a franquia. Economizar nos custos de registro e, como resultado, acabar tendo que pagar posteriormente enormes custos de rebranding ou taxas de licença seria um contrassenso.
A marca de vestuário C registrou a marca “NEXTERA” na classe 25 (vestuário). A marca cresceu de forma satisfatória e, com o tempo, passou a abranger também produtos de couro, como bolsas e carteiras.
Alguns anos depois, quando a empresa C tentou entrar de fato no mercado de produtos de couro, descobriu-se que outra empresa, a D, já havia registrado a marca “EFGOP” na classe 18 (bolsas, sacolas e produtos de couro). A empresa D, sabendo da existência da empresa C, havia feito o pedido de registro intencionalmente nessa classe. A empresa C não pôde vender produtos de couro com o nome de sua marca e foi obrigada a negociar com a empresa D.
O registro de marca tem validade para cada classe de produtos e serviços designada. A empresa C tinha proteção para vestuário, mas não havia tomado providências em relação aos produtos de couro (classe 18), o que criou uma lacuna nos direitos. A empresa D aproveitou-se dessa brecha.
Existem 45 classes de marcas no Japão, e é necessário selecionar as classes levando em conta não apenas o escopo atual dos negócios da empresa, mas também as possibilidades de expansão futura.
Ao solicitar o registro de uma marca, deve-se considerar os produtos e serviços designados não apenas com base no conteúdo atual dos negócios, mas também levando em conta os planos de negócios de médio e longo prazo. Especialmente quando se prevê a diversificação da marca, garantir uma ampla cobertura das classes relacionadas contribui para a prevenção de problemas futuros. Embora haja uma questão de custo, vale a pena considerar o registro em várias classes para as marcas principais como um “investimento defensivo”. Além disso, é importante revisar periodicamente o portfólio de marcas da empresa e realizar novos pedidos de registro de acordo com as mudanças nos negócios.
A empresa de cosméticos E comercializava uma marca de cuidados com a pele popular no Japão. A notoriedade da marca cresceu em vários países asiáticos por meio de comentários nas redes sociais, e as vendas no comércio eletrônico transfronteiriço também aumentaram. Quando finalmente decidiu estabelecer uma filial local para entrar de fato no mercado chinês, um problema veio à tona.
Uma marca idêntica ao nome da marca da empresa E já havia sido registrada na China por terceiros. Esse terceiro (o chamado “corretor de marcas registradas”) sabia que a marca da empresa E estava ganhando popularidade na China e se antecipou para garantir o registro da marca. A empresa E foi forçada a negociar uma compra por um valor elevado para poder operar na China usando o nome da sua própria marca.
Trata-se de um problema conhecido como “squatting de marcas registradas” (apropriação indevida de marcas). A China e outros países adotam o princípio do “primeiro a registrar”, de modo que, mesmo que uma marca seja famosa no Japão, será difícil obter os direitos se ela tiver sido registrada anteriormente no local.
Embora exista na China um sistema para invalidar “pedidos de registro de má-fé”, o ônus da prova é elevado, e os processos judiciais exigem tempo e custos. A empresa E acabou sendo obrigada a, paralelamente, avançar nas negociações para a aquisição da marca em questão, mesmo tendo solicitado um julgamento de invalidação.
Para marcas que tenham, mesmo que minimamente, planos de expansão internacional, o registro da marca no local deve ser feito “antes de vender”, e não “depois de vender”. Especialmente na China, no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, a apropriação indevida de marcas é comum, e marcas que se tornaram populares no Japão tendem a ser alvos fáceis. É preciso considerar a garantia da marca nos principais mercados no momento em que se inicia o comércio eletrônico transfronteiriço ou quando as reações do exterior começam a aumentar nas redes sociais.Ao utilizar o Protocolo do Acordo de Madri (sistema de registro internacional de marcas), é possível solicitar proteção em vários países de forma eficiente com um único pedido.
A empresa F, fabricante de produtos de uso diário, desenvolveu um utensílio de limpeza com funções inovadoras e obteve grande sucesso com o nome de produto “Clean Magic”. O registro da marca também foi obtido, e parecia que tudo estava sob controle.
No entanto, como o produto se popularizou demais, consumidores e lojas de varejo passaram a chamar genericamente de “Clean Magic” qualquer utensílio de limpeza semelhante. Os concorrentes também começaram a usar expressões como “nosso Clean Magic” ou “tipo Clean Magic”, e mesmo quando a empresa F protestava, recebia a réplica de que “isso está sendo usado apenas como nome genérico”.
O fato de uma marca registrar perder sua função de sinal identificador de origem específica e passar a ser reconhecida como nome comum (nome genérico) de um produto ou serviço é chamado de “genericização” ou “genericidade”. Existem inúmeros exemplos de termos que antes eram marcas registradas de empresas específicas, mas que se tornaram nomes comuns (ou estão prestes a se tornar), como “escada rolante”, “fita adesiva” e “Washlet”.
À medida que a genericização avança, mesmo o titular da marca pode não conseguir impedir o uso por terceiros. Na pior das hipóteses, o próprio registro da marca pode ser cancelado.
É necessário não apenas “cultivar” a marca registrada, mas também envidar esforços para “protegê-la”. Concretamente, medidas eficazes incluem colocar o símbolo “®” ao usar a marca, indicar claramente que “○○ é uma marca registrada da empresa △△” e listar a marca registrada junto com o nome genérico (ex.: “Utensílios de limpeza Clean Magic”).Além disso, é importante continuar com atividades de conscientização, como enviar cartas educadas solicitando correções quando a mídia ou lojas de varejo estiverem usando a marca como nome genérico. O valor da marca se dilui se o próprio titular não continuar demonstrando a postura de que “este é um nome de marca exclusivo”.
A empresa de alimentos G registrou a marca “Fresh Garden” nas classes 29 (alimentos processados) e 30 (condimentos e doces) para se preparar para novos produtos no futuro. No entanto, devido a uma mudança na política de gestão, o lançamento do novo produto foi adiado, e essa marca ficou sem uso por mais de cinco anos.
Posteriormente, quando a empresa G tentou relançar produtos sob a marca “Fresh Garden”, descobriu-se que a concorrente H já vendia produtos com o mesmo nome. Ao alegar violação de direitos de marca, a empresa H solicitou um “processo de cancelamento por falta de uso”. Como a empresa G não conseguiu comprovar o uso nos últimos três anos, o registro da marca foi cancelado.
De acordo com a Lei de Marcas do Japão, qualquer pessoa pode solicitar um processo de cancelamento por falta de uso caso uma marca registrada não tenha sido utilizada de forma contínua no Japão por mais de três anos sem motivo justificado. Esse sistema visa impedir que marcas não utilizadas restrinjam indevidamente a liberdade de escolha de marcas de terceiros.
A empresa G alegou que “pretendia usá-la no futuro”, mas “ter planos de usar” e “estar usando de fato” são questões distintas. Sem provas de uso (embalagens de produtos, anúncios, catálogos, documentos comerciais etc.), não é possível vencer o julgamento.
A marca registrada não é algo que “basta registrar e pronto”. Para manter o registro, é necessário o uso contínuo.Não há problema em garantir uma marca para negócios futuros, mas, mesmo nesse caso, é importante deixar um histórico de uso, seja vendendo produtos, mesmo que em pequenas quantidades, distribuindo amostras ou apresentando os produtos no site. Além disso, crie o hábito de fazer um inventário periódico do portfólio de marcas da empresa e verificar a consistência com o plano de negócios. Para marcas sem perspectiva de uso, uma opção é considerar a renúncia, ponderando os custos de manutenção.
A marca de artigos esportivos I havia delegado as vendas no mercado interno à distribuidora J e concedido a ela uma licença de marca registrada. Embora o contrato contivesse cláusulas de permissão de uso, as disposições relativas ao controle de qualidade e às formas de utilização eram bastante simplistas.
Inicialmente, a empresa J seguia fielmente as diretrizes da marca, mas, devido à pressão para aumentar as vendas, passou gradualmente a vender produtos de baixa qualidade com a marca da empresa I. As reclamações dos consumidores aumentaram e, nas redes sociais, espalhou-se a reputação de que “a qualidade dos produtos da empresa I havia caído”. Mesmo quando a empresa I solicitou correções à empresa J, esta argumentou que “não havia padrões de qualidade específicos descritos no contrato”, e a resolução do problema avançava lentamente.
Em um contrato de licença de marca, é essencial que o licenciante (titular dos direitos) controle a qualidade dos produtos e serviços do licenciado (aquele que recebeu a permissão de uso) para manter a “função de garantia de qualidade”, que é a função essencial da marca. Se esse controle de qualidade for insuficiente, o contrato se torna uma chamada “licença nua” (naked license), o que pode prejudicar a confiança do consumidor e, na pior das hipóteses, levar à diluição do direito de marca.
No caso da Empresa I, como os padrões de qualidade, o direito de inspeção, as medidas corretivas em caso de violação e as cláusulas de rescisão do contrato não estavam claramente definidos no contrato, ficou difícil lidar com a situação depois que o problema surgiu.
Ao celebrar um contrato de licença de marca, é importante definir detalhadamente não apenas o escopo da concessão de uso, mas também as cláusulas de controle de qualidade. Especificamente, devem ser incluídos a especificação dos padrões de qualidade e especificações do produto, a garantia do direito de inspeção e auditoria pelo licenciante, a obrigação de cumprir as diretrizes da marca, os procedimentos de correção e cláusulas de rescisão em caso de violação, bem como a obrigação de prestação de contas. Além disso, mesmo após a celebração do contrato, é essencial monitorar regularmente as atividades do licenciado e lidar com problemas o mais cedo possível para proteger o valor da marca.
A empresa K, uma tradicional confeitaria japonesa com 50 anos de história, havia registrado a marca de seu nome comercial e de seu principal produto há várias décadas. Para a empresa K, que utilizava a mesma marca há muitos anos, isso era algo tão natural que quase nunca se pensava na marca no decorrer das atividades diárias.
Certa vez, ao planejar a abertura de uma nova loja, a empresa K ficou consternada ao tentar verificar a validade da marca. O registro da marca havia expirado alguns anos antes devido ao término do prazo de validade. Eles haviam se esquecido do procedimento de renovação. Para piorar a situação, descobriu-se que, durante o período de lacuna após a expiração, um terceiro havia solicitado e registrado a mesma marca.
O prazo de validade do direito de marca é de 10 anos a partir da data de registro, sendo necessário realizar o procedimento de renovação a cada 10 anos. A renovação deve ser feita no período compreendido entre seis meses antes do término do prazo de validade e a data de vencimento. Mesmo após o vencimento, é possível renovar com uma taxa adicional, desde que seja feito dentro de seis meses; porém, se esse prazo também for ultrapassado, o direito extingue-se.
A empresa K era uma pequena empresa familiar e não contava com um responsável pela gestão de propriedade intelectual nem com um contrato de consultoria com especialistas. Após a aposentadoria do funcionário responsável pelo registro, não havia mais ninguém ciente do prazo de renovação, e assim o prazo acabou expirando.
Na gestão de direitos de marca, o controle dos prazos de renovação é a tarefa mais básica e importante. Para gerenciar os prazos, recomendamos manter uma cópia do registro de marcas e elaborar uma lista com os prazos de renovação. Além disso, é importante estabelecer um sistema de compartilhamento de informações entre vários responsáveis e garantir uma transição segura em caso de transferência ou demissão de um responsável. Celebrar um contrato de consultoria com um escritório de patentes ou um advogado especializado em patentes e delegar o gerenciamento de prazos também é uma opção válida.Nos últimos anos, tem aumentado o número de escritórios e serviços online que oferecem notificações sobre prazos de renovação; portanto, considere um método de gestão adequado ao tamanho e aos recursos da sua empresa.
Resumindo as lições extraídas desses casos, percebe-se que a gestão de marcas registradas requer tanto uma abordagem “ofensiva” quanto “defensiva”.
Do ponto de vista “ofensivo”, é importante realizar o pedido de registro de marca antes de iniciar os negócios, ou pelo menos na fase inicial; selecionar as classes com vistas ao desenvolvimento futuro dos negócios; e traçar uma estratégia de pedido internacional antecipado, tendo em vista a expansão para o exterior. A ideia de que “a marca pode ser registrada mais tarde” é perigosa; sob o princípio do primeiro a registrar, tomar a iniciativa é o mais importante.
Do ponto de vista da “defesa”, é necessário o uso contínuo após o registro e a preservação das provas de uso, a gestão da marca para evitar que ela se torne um nome comum, o gerenciamento rigoroso dos prazos de renovação e o controle de qualidade em relação aos licenciados. A marca registrada não demonstra valor apenas por ter sido obtida; somente quando gerenciada e utilizada adequadamente é que ela se torna um escudo para proteger o negócio.
Além disso, o que é comum a todos esses aspectos é a importância da “colaboração com especialistas”. A lei de marcas registradas envolve muitos aspectos técnicos, e os sistemas variam de país para país. É difícil realizar uma gestão perfeita apenas com os recursos internos da empresa; ao contar com o apoio de advogados especializados em marcas registradas e especialistas em propriedade intelectual, é possível prevenir muitos problemas antes que eles ocorram.
A marca é um dos ativos intangíveis de maior valor para uma empresa. Para proteger e cultivar esse valor, gostaríamos que a estratégia de marcas fosse posicionada como parte importante da estratégia de gestão.
Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais detalhes sobre algum ponto específico, não hesite em nos contatar. Também é possível analisar cenários próximos a casos reais e oferecer conselhos concretos sobre medidas preventivas.
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Marcas do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).