“Tenho confiança no design do novo produto, mas fico preocupado que outras empresas possam copiá-lo...”
“Gostaria de registrar o desenho industrial, mas qual é a diferença em relação à patente? O processo é complicado?”
Para empresas de manufatura e designers, o “design” criado com toda a dedicação é um ativo corporativo inestimável. No entanto, quanto melhor for o design, maior é o risco de que, logo após o lançamento, imitações baratas (produtos falsificados) circulem no mercado e roubem sua fatia de mercado.
O escudo mais forte para se proteger contra essas imitações maliciosas é o “direito de desenho industrial”.
Ao obter o direito de desenho industrial, você pode ter exclusividade sobre esse design por até 25 anos e exigir a interrupção das vendas ou indenização por danos contra os fabricantes de produtos falsificados. No entanto, esse processo envolve um mundo complexo que exige conhecimentos especializados ainda mais aprofundados do que os de patentes, como a “elaboração de desenhos” e a “avaliação de semelhanças”.
Neste artigo, um advogado de patentes em atividade explica detalhadamente, com o auxílio de um único diagrama, **“todos os passos desde o pedido de registro de desenho industrial até a obtenção do direito”**, que à primeira vista parecem complexos. Além de explicações teóricas, o artigo abrange desde **“dicas para ser aprovado na primeira tentativa no exame”** até **“sistemas alternativos que favorecem os negócios”**, portanto, não deixe de ler até o fim.
Primeiro, vamos entender o fluxo geral do registro de desenho industrial. O fluxograma abaixo mostra o processo padrão pelo qual sua ideia passa pela análise do Instituto de Patentes até ser registrada como um direito.
Esse processo se divide, em linhas gerais, em cinco etapas. Vamos examinar detalhadamente, sob a perspectiva de um profissional, “o que deve ser feito” e “onde é mais fácil cometer erros” em cada etapa.
O primeiro passo para o registro de desenho industrial não é desenhar o projeto nem preparar a documentação, mas sim “pesquisar”.
A Lei de Desenhos Industriais estabelece o requisito de “novidade” (ou seja, que o desenho seja desconhecido até então em todo o mundo) para o registro.
Se um desenho “igual” ou “semelhante” ao que você concebeu já tiver sido registrado no passado ou estiver publicado na internet, não será possível obter o registro. Fazer o pedido sem realizar uma pesquisa é como pagar para fazer um exame cuja reprovação já está garantida, o que representa um desperdício de tempo e dinheiro.
Geralmente, a pesquisa é feita usando o banco de dados gratuito “J-PlatPat (Plataforma de Informações sobre Patentes)”, fornecido pela Agência de Informação e Treinamento em Propriedade Industrial. No entanto, a pesquisa de desenhos e modelos, ao contrário das patentes e marcas registradas, que permitem a pesquisa por palavras-chave, é caracterizada por um grau de dificuldade muito alto.
Classificação de produtos (Classificação Japonesa de Desenhos e Modelos): é necessário filtrar usando o código de classificação correto.
D-Term: é necessário dominar as chaves de pesquisa que codificam as características da forma (por exemplo: “alça redonda”, “corpo transparente”, etc.).
O mais difícil é a “avaliação de semelhança (avaliação de se são semelhantes ou não)”.
Mesmo que, aos olhos de um leigo, pareça “totalmente diferente”, pode ser considerado “semelhante” segundo os critérios legais (comunidade de estética na percepção visual do consumidor). Por outro lado, há casos em que, mesmo parecendo idêntico à primeira vista, se for excluída a “forma comum (forma habitual)” na avaliação, o resultado será “não semelhante”.
Essa “avaliação da possibilidade de registro” é justamente a primeira vantagem de contratar um advogado de patentes.
Este é o ponto crucial do pedido de registro de desenho industrial.
Enquanto as patentes explicam a tecnologia por meio de “palavras (texto)” para definir o escopo dos direitos, no caso dos desenhos industriais, são os “desenhos (aparência)” que determinam todo o escopo dos direitos.
Em princípio, é necessário criar desenhos (projeções ortogonais) do objeto visto das seis direções a seguir.
Vista frontal
Vista traseira
Planta (vista de cima)
Vista inferior (vista de baixo)
Vista lateral direita
Vista lateral esquerda
Essas figuras devem ser desenhadas de acordo com regras rigorosas de desenho técnico, conhecidas como “triangulação”. Se houver o menor erro na espessura de uma linha ou na utilização de linhas pontilhadas, será solicitada uma correção (retificação).
Recentemente, também são aceitos pedidos com fotos ou dados CAD 3D (CG).
Você pode pensar que “se for só uma foto, é fácil”, mas, na verdade, quanto mais profissional, mais cauteloso se torna. Isso porque, nas fotos, há o risco de a “forma ser considerada pouco clara” devido ao reflexo da luz (halo) ou à presença de sombras, ou de as sombras serem confundidas com “padrões”.
“Optar por um desenho (ilustração) para o pedido, a fim de eliminar informações desnecessárias e esclarecer o escopo dos direitos” também é uma técnica frequentemente utilizada.
Quando toda a documentação estiver pronta, ela deve ser apresentada (pedido) ao Instituto de Patentes. Atualmente, o pedido online com certificado digital é a forma mais comum.
O sistema de propriedade intelectual do Japão adota o **“princípio do primeiro a registrar (primeiro a chegar, primeiro a ser servido)”.
Mesmo que você tenha criado e comercializado o design primeiro, se outra empresa se antecipar e registrar o pedido por uma questão de segundos, os direitos passarão a pertencer a essa empresa.
Já ocorreram tragédias reais em que, enquanto se esperava tranquilamente “vamos registrar depois que a feira do mês que vem terminar”, outra empresa que tomou conhecimento da informação acabou registrando primeiro... A regra de ouro é “registrar imediatamente assim que o design estiver concluído”.
Os documentos apresentados são rigorosamente analisados pelos examinadores do Instituto de Patentes. Ao contrário das patentes, os desenhos industriais são, em princípio, examinados em todos os casos (não é necessário solicitar o exame).
Normalmente, leva em média cerca de 6 a 8 meses desde o depósito do pedido até o recebimento do primeiro resultado (decisão de registro ou notificação de motivos de rejeição).
(※Caso haja urgência, é possível reduzir esse prazo para cerca de 2 meses utilizando o “Sistema de Exame Antecipado”, descrito a seguir)
O examinador verifica principalmente os seguintes pontos.
Novidade: o invenção já era conhecido pelo público antes do pedido?
[Muito importante] Cuidado com a “divulgação acidental” nas redes sociais!
Se você divulgar o produto no Instagram, no blog da empresa ou em feiras antes de registrar a patente, a “novidade” será perdida naquele momento e, em princípio, o registro não será mais possível.
*Mesmo que tenha ocorrido uma divulgação acidental, se for dentro de um ano, existe a possibilidade de se beneficiar de uma medida de reparação chamada **“exceção à perda de novidade”**. Não desista e entre em contato conosco imediatamente.
Não-obviedade da criação: do ponto de vista de um designer profissional, o design não é algo que se possa facilmente imaginar a partir de designs existentes?
Casos como “simplesmente aumentar uma forma existente” ou “apenas colar um personagem famoso” serão rejeitados.
Aplicabilidade industrial: É possível produzir em série em uma fábrica?
Objetos decorativos que utilizam pedras naturais em seu estado natural ou obras de arte únicas não são elegíveis para registro de desenho industrial.
Após um longo período de análise, o Instituto de Patentes notifica o resultado.
Caso a análise seja aprovada sem problemas, você receberá uma “decisão de registro”.
Em seguida, ao pagar a **“taxa de registro (referente ao primeiro ano)”** dentro de 30 dias, o desenho será registrado no livro de registros de desenhos e, assim, o **“direito de desenho”** será efetivamente concedido.
Você receberá o certificado de registro e, a partir de então, poderá exercer o direito de exclusividade por um período máximo de 25 anos.
Pode acontecer de você receber uma notificação do examinador informando que “não é possível registrar o desenho ou modelo nesta forma”. No entanto, não é necessário desistir neste momento. Isso não significa uma “reprovação definitiva”, mas sim que foram levantadas “questões que precisam ser esclarecidas”, o que abre espaço para um diálogo.
[O momento de mostrar a habilidade do advogado de patentes]
Caso receba uma notificação de motivos de rejeição, tomamos as seguintes medidas.
Memoriais: Argumentamos logicamente: “Senhor examinador, este caso anterior e o design da nossa empresa diferem decisivamente nesta forma”.
Pedido de correção processual: corrigimos pequenas falhas nos desenhos ou acrescentamos explicações.
Muitas vezes, ao apresentar uma contestação adequada, conseguimos reverter um caso que havia sido inicialmente recusado e levá-lo ao registro.
Os quatro ícones alinhados na parte inferior da imagem. Trata-se de institutos importantes que não devem ser utilizados apenas para o registro, mas sim de forma diferenciada, de acordo com a estratégia de negócios.
Este é um sistema que, em casos como “já existem produtos falsificados no mercado” ou “precisamos acelerar a expansão internacional”, permite reduzir significativamente o prazo de análise para cerca de dois meses, em média, mediante solicitação. É uma opção essencial para negócios que priorizam a rapidez.
Normalmente, quando um desenho ou modelo é registrado, o design (desenho) é publicado no boletim oficial e fica disponível para qualquer pessoa ver. No entanto, se a data de lançamento ainda estiver a seis meses de distância, você não quer que os concorrentes conheçam o design, certo?
Ao utilizar este sistema, é possível manter o design em segredo (não divulgado) por até três anos após o registro. Isso permite uma estratégia sofisticada de proteger os direitos enquanto se mantém o jogo na manga.
É comum que, a partir de um único conceito de design, surjam várias variações (diferentes cores, detalhes diferentes, etc.). Este é um sistema que permite proteger abrangentemente o design como um “conjunto”, registrando-as não como designs separados, mas como “designs relacionados” vinculados ao design principal (design principal).
Com a reforma legislativa de 2020, passou a ser possível fazer pedidos adicionais dentro de 10 anos a partir do pedido do desenho principal, o que tornou o sistema muito mais fácil de usar para o desenvolvimento de marcas.
Trata-se de um sistema que permite proteger apenas “uma parte característica” (por exemplo: o formato da empunhadura de uma câmera, o bico de uma garrafa, etc.), em vez do design do produto como um todo.
É extremamente eficaz para eliminar “imitações engenhosas” que, embora não sejam semelhantes no todo, copiam apenas a parte característica. O “proteção multifacetada”, que consiste em combinar o pedido de desenho industrial completo com o de desenho industrial parcial, é considerada a estratégia de propriedade intelectual mais eficaz.
P1. Quanto custa?
R. Somando os honorários do escritório de patentes e as taxas do Instituto de Patentes (despesas reais), o custo geral desde o pedido até o registro varia entre 100 mil e 200 mil ienes (dependendo do número de desenhos e da necessidade de resposta a rejeições).
À primeira vista, pode parecer caro, mas como os direitos são mantidos por 25 anos após o registro, o custo mensal fica em torno de algumas centenas de ienes para proteger a marca.
P2. Posso fazer o pedido por conta própria?
R. Legalmente, é possível. No entanto, no registro de desenho industrial, “os desenhos são fundamentais”, e é extremamente difícil, por conta própria, elaborar “desenhos robustos com amplo escopo de direitos”.
Um erro comum é desenhar com detalhes excessivos, o que estreita extremamente o escopo dos direitos, resultando em um direito que “não consegue impedir a imitação mesmo com pequenas alterações na forma (direito fraco)”. Recomendamos fortemente que você encare isso como um investimento para proteger seus negócios e contrate um especialista.
P3. Os direitos são válidos no exterior?
R. Não, os direitos de desenho industrial do Japão são válidos apenas no território japonês (princípio da territorialidade).
Para coibir produtos de imitação fabricados e vendidos no exterior, é necessário obter direitos em cada país de destino ou realizar um pedido de registro internacional com base na “Convenção de Haia”. Nosso escritório também oferece suporte para pedidos no exterior.
Obrigado por ler até o fim.
Você conseguiu compreender o processo de registro de desenho industrial e sua complexidade?
Evite riscos com uma pesquisa prévia e
apresentar o pedido com desenhos estratégicos e
passar no exame e
e obter o direito de exclusividade por 25 anos.
Além disso, ao utilizar sistemas como a análise antecipada e o desenho industrial confidencial, torna-se possível uma gestão não apenas “defensiva”, mas também “ofensiva”, capaz de conter os concorrentes.
Nosso escritório oferece suporte para a obtenção de “direitos de desenho industrial sólidos”, com base em uma compreensão profunda das características do produto do cliente e levando em conta até mesmo os riscos futuros de imitação.
Não se preocupe se ainda não tiver os desenhos prontos ou se tiver apenas esboços preliminares. Primeiro, consulte um especialista, como um advogado especializado em patentes.
Nós daremos todo o nosso apoio para que o design, repleto da sua paixão, seja devidamente valorizado e se torne um produto amado por muito tempo.
[Consultas gratuitas disponíveis]
Não hesite em entrar em contato conosco caso queira saber se o produto da sua empresa pode ser registrado como desenho industrial ou se deseja um orçamento.
A primeira consulta é gratuita.
Escritório de Propriedade Intelectual Eborix
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Telefone: 06-7777-1844 (dias úteis, das 9h às 18h)
Área de atendimento: Todo o país (atendimento online via Zoom/Teams, etc.)
Acesso: 7 minutos a pé da estação Yodoyabashi
*O conteúdo deste artigo baseia-se na legislação vigente no momento da redação. Para casos específicos e individuais, consulte um advogado especializado em propriedade intelectual.
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AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Representante e advogado especializado em propriedade intelectual do escritório EVORIX
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o registro de patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).