Na era atual, em que a globalização das empresas avança cada vez mais, a abertura de lojas físicas em mercados internacionais e o uso do comércio eletrônico transfronteiriço tornaram-se estratégias de negócios indispensáveis para muitas empresas japonesas. No entanto, embora seja um aspecto que muitas vezes passa despercebido na expansão internacional, o mais importante para proteger a marca da empresa é o “registro de marca no exterior”.
Você não pensa que “como o registro da marca já foi feito no Japão, a marca da empresa está protegida também no exterior”?
Na verdade, os direitos de marca regem-se pelo princípio do “territorialismo”, pelo que os direitos de marca obtidos no Japão só têm validade no território japonês. Para utilizar de forma exclusiva o nome da marca ou o logotipo da empresa no exterior, é necessário realizar um “pedido de marca internacional”.
Neste artigo, um advogado especializado em propriedade intelectual explicará de forma clara e detalhada o mecanismo do pedido internacional de marca, suas vantagens e desvantagens, os custos estimados e o fluxo do processo, com foco especial no “pedido internacional com base no Protocolo do Acordo de Madri (Madpro)”, amplamente utilizado por muitas empresas. Recomendamos que os empresários e responsáveis pela propriedade intelectual que estejam de olho na expansão internacional leiam este artigo até o fim.
📑 Índice deste artigo
Para ter sucesso nos negócios no exterior, por que é necessário investir tempo e dinheiro em um pedido de marca internacional? As razões se resumem principalmente aos três pontos a seguir.
Os direitos de propriedade intelectual, incluindo os direitos de marca, são concedidos com base na legislação de cada país e, portanto, só produzem efeitos no país onde foram obtidos (princípio da territorialidade). Se você deseja vender produtos nos Estados Unidos, deve registrar a marca individualmente no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO); se deseja vender na China, deve fazê-lo no Escritório Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA). Sem esses registros individuais, a proteção da marca nesse país é impossível.
Nos últimos anos, no exterior (especialmente na China e no Sudeste Asiático), tem aumentado rapidamente o número de casos de “pedidos de registro fraudulentos (trolls de marcas)”, em que terceiros locais registram marcas de nomes de marcas, empresas ou produtos famosos do Japão sem autorização.
Se a marca da sua empresa for registrada por terceiros antes de você, não só não será possível exportar seus produtos para aquele país, como também há o risco de eles serem apreendidos na alfândega como produtos falsificados ou de você ser obrigado a comprar a marca por um valor exorbitante. É essencial realizar o pedido de registro internacional de marca o mais rápido possível, já na fase de planejamento da expansão internacional.
Várias plataformas globais de comércio eletrônico, incluindo a Amazon, exigem o registro da marca no país de destino como condição essencial para a exclusão de produtos falsificados e para a utilização de programas de proteção de marca (como o Amazon Brand Registry). O registro de marca é uma arma poderosa para o desenvolvimento de um negócio de comércio eletrônico transfronteiriço saudável e seguro.
Existem basicamente duas vias para o registro de marcas no exterior: o “registro direto (via de Paris)” e o “registro pelo Protocolo de Madri (via do Protocolo do Acordo de Madri)”.
| Itens de comparação | ① Pedido direto (Rota de Paris) | ② Pedido pelo Protocolo de Madri |
|---|---|---|
| Método de registro | Registro direto individualmente junto aos institutos de patentes de cada país | Pedido único junto à OMPI (Secretaria Internacional) |
| Idioma | É necessário redigir o pedido na língua oficial de cada país | Concluir o processo apenas em inglês |
| Representante local | Necessário em cada país (custos elevados) | Em princípio, não é necessário na fase de solicitação (redução de custos) |
| Custo | Quanto mais países, mais caro | Se forem 3 ou mais países, o custo é significativamente menor |
| Gestão de direitos | A gestão é complicada, pois é feita separadamente em cada país | Gestão centralizada pela OMPI (renovação única) |
| Flexibilidade | É possível alterar a marca e os produtos designados por país | Limitado ao mesmo conteúdo do pedido básico no Japão |
| Países abrangidos | Todo o mundo, incluindo Taiwan e Hong Kong | Apenas países membros (mais de 130 países e regiões) |
Para utilizar o pedido de registro no Acordo de Madri, há condições básicas importantes que devem ser cumpridas.
Condições absolutas para o pedido de registro no Acordo de Madri
É necessário um “pedido básico” ou “registro básico” junto ao Instituto de Patentes do Japão
Ao realizar um pedido no âmbito do Acordo de Madri, não é possível apresentar o pedido diretamente à OMPI. Primeiramente, é necessário que o pedido da marca em questão tenha sido apresentado ou que a marca já esteja registrada no Instituto de Patentes do Japão. Além disso, o “símbolo da marca (letras ou logotipo)” e os “produtos e serviços designados” especificados no pedido no âmbito do Acordo de Madri devem corresponder integralmente ao pedido ou registro básico no Japão, ou estar dentro do seu âmbito.
Ao apresentar o pedido de registro internacional à OMPI por meio do Instituto de Patentes do Japão (autoridade nacional), a OMPI realiza uma análise de formalidade e o registro é inscrito no “Registro Internacional”. Posteriormente, o conteúdo do pedido é notificado a cada país designado, e a análise de mérito é realizada com base na legislação de cada país.
Se você estiver considerando registrar uma marca em vários países, o pedido pelo Protocolo de Madri oferece muitas vantagens que não existem no registro direto.
Basta elaborar um único pedido em um único idioma (inglês) e apresentá-lo ao Instituto de Patentes do Japão. Isso reduz significativamente o trabalho de procurar representantes locais em cada país e lidar com eles individualmente.
Como não é necessário passar por representantes locais em cada país na fase de registro, os custos com esses representantes são eliminados. Quando o número de países de registro é de 3 a 4 ou mais, na maioria dos casos o registro pelo Protocolo de Madri permite reduzir drasticamente o custo total.
Os procedimentos de renovação também podem ser realizados de uma só vez para todos os países designados, bastando uma única solicitação à OMPI e o pagamento da taxa. Mudanças de nome da empresa, de endereço e transferências de direitos também são concluídas com uma única notificação, o que reduz drasticamente os custos operacionais e a carga administrativa do responsável pela propriedade intelectual.
Cada país designado tem a obrigação de notificar o resultado do exame, em princípio, “dentro de 12 meses” ou “dentro de 18 meses” a partir da notificação; caso não haja notificação dentro desse prazo, o registro é automaticamente concedido. Isso facilita a elaboração de planos de negócios.
Caso surjam novos países onde se pretenda expandir os negócios após o depósito do pedido, é possível realizar uma “designação posterior”, adicionando novos países designados ao registro internacional original. Assim, é possível ampliar facilmente o escopo dos direitos para todo o mundo, mesmo posteriormente.
Embora haja muitas vantagens, também existem desvantagens e pontos a serem observados específicos do pedido de registro no Protocolo de Madri.
Este é o maior ponto fraco do pedido Madpro. Como o pedido Madpro está subordinado ao pedido básico japonês, se, dentro de 5 anos a partir da data do registro internacional, o pedido básico japonês for rejeitado ou o registro básico for invalidado, o registro internacional em todos os países designados será cancelado em consequência.
💡 Medida de reparação: mesmo em caso de imprevisto, existe uma medida de reparação dos direitos por meio da “transformação” (conversão em pedido nacional), que permite a mudança para um pedido direto em cada país designado.
Só é possível apresentar o pedido com uma “marca idêntica” e “produtos e serviços designados com o mesmo escopo” que o pedido de base no Japão. Caso deseje alterar o logotipo para se adequar ao idioma local de cada país ou adicionar serviços específicos daquele país, é necessário considerar a apresentação de pedidos diretos individuais, em vez do pedido Madpro.
Embora muitos dos principais países do mundo sejam signatários, existem países e regiões que ainda não aderiram ao sistema, como Taiwan, Hong Kong e a Argentina, que são destinos importantes para a expansão de empresas japonesas. Nesses países, é necessário realizar um pedido direto individualmente.
Os custos do pedido Madrid variam de acordo com o número de países designados e de classes, mas a composição dos principais custos é a seguinte.
| Itens de custo | Descrição |
|---|---|
| ① Taxa de selo para o órgão oficial do país de origem | 9.000 ienes por pedido |
| ② Taxa básica da OMPI | Marca em preto e branco: 653 CHF / Marca colorida: 903 CHF (em francos suíços) |
| ③ Taxas individuais por país designado | Varia de acordo com o país e o número de classes (valores definidos por cada país, como EUA, China, etc.) |
| ④ Honorários do advogado (remuneração do representante) | Remuneração referente à pesquisa prévia, elaboração do pedido em inglês e representação nos trâmites |
💰 Simulação de estimativa de custos
Com base no Japão, para um pedido de registro de marca internacional (Madpro) em 1 classe nos dois países: Estados Unidos e China
Despesas reais, como taxas de selo
Aproximadamente 150.000 a 200.000 ienes
Honorários do advogado de patentes
Aproximadamente 100.000 a 150.000 ienes
Estimativa do valor total
Aproximadamente 250.000 a 350.000 ienes
*A parte referente às despesas reais pode variar de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. Entre em contato conosco para obter um orçamento preciso.
💡 Referência: No caso de um pedido direto para os mesmos dois países, os honorários dos representantes locais de cada país serão adicionados, o que elevará significativamente o valor total.
O processo de solicitação do Acordo de Madri segue as etapas abaixo.
Efetuar o pedido de
marca junto ao Instituto de Patentes do Japão (desnecessário se a marca já estiver registrada)
Apresentação do pedido internacional ao Instituto de Patentes do Japão (apresentação do formulário MM2). Através do
Instituto de Patentes do Japão, apresentar o pedido internacional (em inglês) à OMPI e pagar as taxas
Exame de formalidade pela OMPI e exame de forma do conteúdo do
pedido de registro internacional e da redação em inglês → Se não houver problemas, o registro será inscrito no “Registro Internacional” e o Certificado de Registro Internacional será emitido
Exame de mérito em cada país designado: Notificação da
OMPI a cada país designado → Exame de mérito com base na legislação nacional de cada país (existência de marcas semelhantes, exame do caráter distintivo, etc.)
Concessão da proteção (conclusão do exame)
Exame aprovado → Envio de notificação concedendo a proteção da marca naquele país → Entrada em vigor do direito de marca 🎉
Do pedido ao resultado do exame: de 12 a 18 meses
Mesmo que uma marca tenha sido registrada no Japão, há muitos casos em que marcas semelhantes já estão registradas por empresas locais no exterior. Se o pedido for feito às cegas, sem uma pesquisa prévia de marcas, ele será rejeitado na análise e os custos serão desperdiçados. É indispensável realizar uma pesquisa de marcas anteriores com alta precisão, utilizando bancos de dados de cada país.
Uma simples tradução literal pode resultar em uma notificação de irregularidade (irregularidade) por “significado pouco claro” durante a análise formal da OMPI. É necessário conhecimento especializado para selecionar expressões em inglês adequadas e em conformidade com a classificação internacional (Classificação de Nice).
Caso sejam notificados motivos de recusa durante o exame nos países designados, é necessário apresentar uma contestação (parecer) com base na legislação local. Como a resposta deve ser feita por meio de um representante local (advogado de patentes local), é necessário um sistema que permita a cooperação rápida com um escritório de patentes internacional confiável.
O pedido de registro de marca internacional, em comparação com o pedido nacional, apresenta barreiras linguísticas e diferenças nos sistemas jurídicos de cada país, exigindo um conhecimento especializado extremamente avançado. Ao contratar um advogado de patentes, é possível obter as seguintes vantagens significativas.
| Conteúdo do suporte | Benefícios específicos |
|---|---|
| Proposta da estratégia de registro ideal | Analisamos os países de destino e o orçamento, elaborando uma estratégia eficiente para determinar se o sistema de Madri ou o registro direto é a melhor opção |
| Pesquisa prévia aprofundada | Utilizamos bancos de dados de cada país para avaliar com precisão a viabilidade do registro, prevenindo antecipadamente problemas de propriedade intelectual |
| Utilização da rede internacional | Mesmo quando recebemos motivos de rejeição em cada país, colaboramos com profissionais locais para apresentar contestações precisas e garantir a obtenção dos direitos |
| Terceirização da gestão de prazos | Delegue a gestão de prazos de renovações e documentos complexos, permitindo que os responsáveis se dediquem ao negócio principal |
| Apoio a subsídios e financiamentos | Apoio na solicitação de subsídios para registros no exterior destinados a pequenas e médias empresas (como o JETRO), reduzindo significativamente os custos |
Para ter sucesso nos mercados internacionais e proteger a valiosa marca da sua empresa, o registro internacional de marcas é indispensável. Em particular, o registro pelo Protocolo de Madri é um sistema extremamente eficaz em termos de redução de custos e centralização da gestão, mas exige pesquisas prévias e procedimentos complexos em inglês.
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AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Patentes do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o registro de patentes, marcas, desenhos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).