Hong Kong, porta de entrada para o mercado asiático.
Como centro financeiro e logístico, ou como base para a expansão para a China continental (Grande Baía), muitas empresas japonesas estão desenvolvendo seus negócios. No entanto, não param de ocorrer casos de “equívocos” fatais no que diz respeito ao tratamento dos direitos de propriedade intelectual (DPI).
O equívoco mais comum é a crença de que “se uma patente ou marca for registrada na China, ela também estará protegida em Hong Kong”.
Vou começar pela conclusão.
Os direitos de patente, marca registrada e desenho industrial obtidos na China continental (República Popular da China) não têm qualquer validade na Região Administrativa Especial de Hong Kong.
Sob o princípio de “um país, dois sistemas”, Hong Kong mantém um sistema jurídico (Common Law) e um regime de direitos de propriedade intelectual totalmente independentes da China continental. Portanto, para proteger seus produtos e marcas em Hong Kong, é necessário obter os direitos por meio de canais exclusivos de Hong Kong.
Além disso, com a introdução do “regime fiscal Patent Box (regime fiscal de incentivos para patentes)” em Hong Kong em 2024, a estratégia de propriedade intelectual passou de uma mera “defesa” para uma “ferramenta geradora de lucros”.
Neste artigo, explicaremos detalhadamente, da perspectiva de um advogado especializado em propriedade intelectual, o resumo do sistema de patentes, marcas registradas e desenhos industriais em Hong Kong, as diferenças em relação à China continental e a “estratégia de registro que aproveita os benefícios fiscais” que as empresas japonesas devem considerar imediatamente.
Antes de entrarmos na explicação do sistema, apresentaremos as informações mais recentes e de maior impacto para os executivos e responsáveis financeiros.
Em julho de 2024, o “Incentivo Fiscal Patent Box (Patent Box Tax Incentive)” entrou em vigor em Hong Kong.
Trata-se de um regime que reduz drasticamente a alíquota do imposto de renda corporativo de 16,5% para “5%” sobre os rendimentos gerados pela propriedade intelectual elegível (como patentes), incluindo royalties e a parcela correspondente à propriedade intelectual incluída na venda de produtos.
Patentes (patentes padrão, patentes de curto prazo)
Direitos de variedades vegetais
Software protegido por direitos autorais
Para se beneficiar desse incentivo fiscal, há uma condição importante.
Durante o período de transição de dois anos após a entrada em vigor (até 4 de julho de 2026), o “re-registro” com base em registros de patentes no exterior (como na China ou no Reino Unido) também será elegível para o benefício fiscal; no entanto, a partir de 5 de julho de 2026, o “registro local em Hong Kong (OGP)” será obrigatório.
Em outras palavras, a abordagem passiva de “registrar em Hong Kong enquanto se está na China” pode fazer com que, no futuro, você não tenha mais direito a esse benefício fiscal. É precisamente agora que se exige uma mudança de estratégia: “Se você deseja obter benefícios fiscais em Hong Kong, submeta-se a um processo de análise independente em Hong Kong (via OGP)”.
O sistema de patentes de Hong Kong é um mecanismo único, sem paralelo no mundo. É necessário utilizar as três vias a seguir de acordo com os objetivos da empresa (ênfase no custo, nos benefícios fiscais ou na rapidez).
Este é o método mais utilizado pelas empresas japonesas até o momento. Trata-se de um sistema que não realiza um exame específico em Hong Kong, mas utiliza os resultados dos exames realizados nos três “escritórios de patentes designados” a seguir para o registro.
[Órgãos de Patentes Designados]
Agência Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA)
Agência de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO)
Escritório Europeu de Patentes (EPO) *Designado pelo Reino Unido
【Procedimentos e prazos rigorosos】
O maior risco desta via é o “gerenciamento de prazos”. É necessário realizar os dois procedimentos a seguir sem atrasos, nem mesmo de um dia.
Primeira etapa (pedido de registro): solicitar a Hong Kong dentro de 6 meses a partir da publicação do pedido no escritório de patentes designado (China, etc.).
Segunda etapa (pedido de registro e concessão): solicitar a Hong Kong no prazo de 6 meses a partir do registro (publicação) da patente no escritório de patentes designado.
Este prazo de “6 meses” é extremamente rigoroso. Infelizmente, não são raros os casos em que, por estarem tranquilos por terem obtido a patente na China, os clientes percebem que o prazo para o procedimento em Hong Kong já havia expirado. Ao optar pela via de re-registro, é essencial gerenciar o cronograma tendo em vista a transição para Hong Kong desde o momento do pedido na China.
Criada em 2019 e atualmente em destaque, esta é a **“Patente de Concessão Original (Original Grant Patent: OGP)”**.
Trata-se de uma via na qual o requerente apresenta o pedido diretamente ao Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong (HKIPD) e passa por um exame de mérito, sem esperar pelos resultados da China ou do Reino Unido.
Vantagens: Não depende do andamento do exame em outros países, permitindo a obtenção rápida dos direitos. Além disso, conforme mencionado anteriormente, é a via mais segura para se qualificar para o futuro regime fiscal de “patent box”.
Desvantagens: Como há custos de exame de mérito, o custo tende a ser mais elevado do que na via de re-registro.
No entanto, para empresas com lucros significativos no mercado de Hong Kong, considerando os benefícios fiscais (16,5% → 5%), vale a pena escolher a rota OGP, mesmo que isso implique um custo adicional. Até o final de 2024, havia mais de 1.000 pedidos acumulados, e o uso está crescendo rapidamente.
É um sistema destinado a produtos com ciclo de vida curto.
Período de proteção: até 8 anos (4 anos + renovação de 4 anos).
Exame: Apenas exame de forma (registro sem exame).
Características: No momento do pedido, é necessário apresentar um “Relatório de Pesquisa (Search Report)” elaborado por um órgão de pesquisa internacional, entre outros. É semelhante ao modelo de utilidade do Japão, mas difere no fato de que invenções de métodos e substâncias químicas também são objeto de proteção.
Embora as marcas sejam essenciais para a proteção de marcas, Hong Kong apresenta um aspecto de “ilha isolada” no sistema internacional de marcas.
Este é o ponto mais importante a ser observado.
Quando empresas japonesas registram marcas no exterior, é comum utilizar o “pedido pelo Protocolo de Madri” por meio da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). A China é signatária do Protocolo de Madri, mas Hong Kong não é.
Ou seja, mesmo que se designe a “China” no pedido pelo Protocolo de Madri, sua validade não se estende a Hong Kong. Para obter direitos de marca em Hong Kong, não há outra alternativa a não ser apresentar um pedido individual diretamente ao Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong (Rota de Paris).
Muitas empresas ficam tranquilas ao incluir a China entre os países designados no Protocolo de Madri, mas acabam deixando de obter os direitos em Hong Kong. Os fabricantes de produtos falsificados visam essas “lacunas de direitos”.
Em Hong Kong, existe um sistema único, que não existe no Japão nem na China, chamado “marcas em série (Series Trade Marks)”.
Trata-se de um sistema que permite reunir em um único pedido várias marcas registradas que são substancialmente idênticas, diferindo apenas em aspectos não essenciais (como cor, tipo de letra, pontuação, etc.).
Por exemplo, ao registrar em conjunto a “versão colorida” e a “versão monocromática” do mesmo logotipo, ou a “versão horizontal” e a “versão vertical”, é possível proteger essas variações com o custo de uma única taxa de registro (mais uma pequena taxa adicional), reduzindo assim os custos.
Idioma: Hong Kong é um mundo de “caracteres tradicionais” e “inglês”. Em vez de usar a marca registrada da China continental (caracteres simplificados) tal como está, deve-se considerar o registro da versão em caracteres tradicionais ou com caracteres adaptados à pronúncia local do cantonês.
Serviços de varejo (Classe 35): Hong Kong é uma cidade de varejo. É extremamente importante obter a Classe 35 para proteger não apenas os produtos em si, mas também os nomes comerciais das lojas físicas e online.
Também abordaremos o “Desenho Registrado (Registered Design)”, que protege o design de produtos.
O registro de desenhos e modelos em Hong Kong é feito apenas por meio de um exame formal. Não é realizado um exame de mérito, como a novidade (ser um design novo). Por isso, o registro é feito rapidamente, em cerca de 2 a 3 meses a partir do depósito do pedido.
Aproveitando essa rapidez, é possível adotar uma estratégia agressiva, como **“fazer o pedido de registro imediatamente antes da feira, levar o certificado de registro e advertir os falsificadores no local”**, em sincronia com grandes feiras realizadas em Hong Kong, como a “Electronics Fair” e a “Gift Fair”.
O fato de não haver exame não significa que qualquer desenho ou modelo se torne um direito válido. Na lei de desenhos e modelos de Hong Kong, o “conhecimento mundial” constitui motivo para perda de novidade.
Desenhos que já tenham sido colocados à venda no Japão ou divulgados em sites da Web correm um alto risco de serem invalidados por “falta de novidade” no momento de se tentar exercer o direito (exclusão de produtos falsificados), mesmo que o certificado de registro tenha sido emitido em Hong Kong.
(*Não há problema se for um pedido com reivindicação de prioridade dentro de 6 meses a partir do pedido no Japão)
Atualmente, o governo de Hong Kong está promovendo uma revisão do sistema de desenhos e modelos (incluindo a análise de introdução de exame de mérito, entre outros), e espera-se que as discussões sobre a reforma da lei se intensifiquem a partir de 2025. É necessário estar sempre a par das informações mais recentes.
“Hong Kong tem um mercado pequeno, por isso fica para depois”
Há empresários que pensam assim. No entanto, pelas três razões a seguir, pode-se dizer que a obtenção de direitos em Hong Kong é imprescindível.
Hong Kong é um dos maiores centros de logística do mundo. É comum que produtos falsificados fabricados na China continental (como Shenzhen ou Dongguan) sejam exportados para a Europa, os Estados Unidos e o Oriente Médio passando por Hong Kong.
Se você possuir patentes ou marcas registradas em Hong Kong, é possível solicitar à Alfândega de Hong Kong (Customs) a apreensão de produtos falsificados. Mesmo que seja difícil realizar apreensões na China continental, se for possível interceptá-los em Hong Kong, que é o gargalo da logística, é possível impedir a disseminação para o mundo todo.
Conforme mencionado no início, a alíquota de imposto sobre os lucros relacionados à propriedade intelectual gerados em Hong Kong é de 5%. Para empresas japonesas que mantêm sedes regionais ou bases de vendas em Hong Kong, a construção de um portfólio de patentes adequado está diretamente ligada ao “aumento da margem de lucro”. O departamento de propriedade intelectual passa de um “centro de custos” para um “centro de lucros”.
O sistema jurídico de Hong Kong baseia-se no direito britânico (Common Law) e, em comparação com a China continental, é mais transparente e previsível. Mesmo em caso de litígio, é possível esperar um julgamento justo, o que é importante para garantir a estabilidade jurídica dos negócios.
O sistema de propriedade intelectual de Hong Kong está em um período de transição, com a introdução do OGP em 2019, a introdução do Patent Box em 2024 e o novo sistema a partir de 2025 (renovação do sistema de pedidos eletrônicos e endurecimento dos requisitos de residência dos representantes, entre outros).
Já não se trata de algo simples que possa ser tratado “de passagem” ao lidar com a China.
Vantagens de contratar nosso escritório
Estratégia combinada de “Fiscalidade × Propriedade Intelectual”:
Não se trata apenas de obter uma patente, mas também de oferecer consultoria do ponto de vista gerencial sobre “qual a melhor via de registro para se beneficiar do Patent Box”.
Gestão rigorosa de prazos (docking):
Gerenciamos prazos como o “prazo de 6 meses” para o caminho de re-registro e prazos de prioridade por meio de um sistema dedicado, evitando a perda de validade por descuido. Especialmente no que diz respeito à coordenação com os pedidos na China, não há margem para erros.
Rede sólida de representantes locais:
Com a reforma regulatória de 2025, será exigido rigorosamente que os agentes de Hong Kong “residam e tenham uma sede física em Hong Kong”. Nosso escritório mantém parceria com agentes locais oficiais e confiáveis, garantindo que não haja atrasos nos procedimentos.
Propostas exclusivas, como marcas em série:
Oferecemos propostas detalhadas, como o aproveitamento de regimes exclusivos de Hong Kong para reduzir custos.
“Já registrei na China, mas não tinha pensado em Hong Kong”
“Estou preocupado com produtos falsificados que passam por Hong Kong”
“Gostaria de saber mais sobre o regime fiscal Patent Box”
Se sua empresa tem alguma dessas preocupações, não hesite em entrar em contato conosco. Proporemos o plano de propriedade intelectual ideal para proteger os negócios da sua empresa e maximizar os lucros.
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AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Representante e Advogado de Propriedade Intelectual do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).