“O design de um novo produto desenvolvido com muito esforço. O que você faria se ele fosse copiado por outra empresa logo após o lançamento?”
Um design de excelência é um elemento tão importante quanto a funcionalidade — ou até mais — para determinar as vendas de um produto. No entanto, se não houver uma proteção adequada dos direitos, existe o risco de que, em um piscar de olhos, cópias baratas comecem a circular, levando à perda de participação no mercado.
É por isso que a obtenção do “direito de desenho industrial” se torna fundamental.
“Qual é a diferença em relação à patente?”
“Quanto custa?”
“É possível registrar mesmo depois do lançamento?”
Neste artigo, com base nas dúvidas frequentemente levantadas por muitas empresas no contexto do pedido de registro de desenho industrial, um advogado especializado em patentes fará uma explicação completa, no formato de perguntas e respostas, desde os fundamentos do registro de desenho industrial até as formas de utilização estratégica para proteger os negócios. Além de respostas teóricas, apresentaremos também “estratégias ofensivas e defensivas” que só um profissional da área pode compartilhar.
[Parte Básica] Por que é necessário registrar um desenho industrial agora?
P1. O que é, afinal, o “direito de desenho ou modelo”? Qual é a diferença em relação às patentes e aos direitos autorais?
P2. Que tipos de objetos são passíveis de registro de desenho industrial? (Pontos-chave da reforma de 2020)
[Parte: Benefícios e Riscos] O significado de registrar e os riscos de não registrar
P3. Quais são as vantagens concretas de investir no registro de desenho industrial?
P4. Quais são os riscos de não registrar? (O medo da notificação de contra-aviso)
[Custos e prazos] Custos e cronograma
P5. Qual é o valor médio dos custos de registro de desenho industrial?
P6. Quanto tempo leva desde o depósito do pedido até o registro?
[Estratégia] Técnicas para criar direitos sólidos
P7. É possível evitar a “plágio por brechas”, em que o design é alterado sutilmente? (Desenhos e modelos relacionados)
P8. Não quero que apenas “uma parte” do produto seja copiada. (Desenho ou modelo parcial)
P9. Gostaria de manter o design em segredo até o lançamento. Isso é possível? (Desenho industrial secreto)
[Problemas e Procedimentos] O que fazer nessas situações?
P10. Já fiz a divulgação nas redes sociais e em feiras. Já é tarde demais?
P11. Se for “rejeitado” na análise, não há outra opção a não ser desistir?
[Contratação] Fazer por conta própria ou contratar um profissional?
P12. Qual é a diferença entre fazer o pedido sozinho e contratar um advogado especializado em patentes?
Resumo: Transforme o design em “direito de exclusividade” para proteger o seu negócio
R. É o direito de usar de forma exclusiva a “aparência (design)” de um produto.
Existem vários tipos de direitos de propriedade intelectual, mas os objetos protegidos diferem claramente. Como muitas pessoas confundem esses conceitos, vamos esclarecer a questão.
Direito de patente e direito de modelo de utilidade
O que protegem: o “conteúdo”, como ideias técnicas, invenções e estruturas.
Exemplos: tecnologia de comunicação de smartphones, mecanismos para aumentar a eficiência de combustão de motores.
Direito de marca
O que protege: a “marca (credibilidade)”, como nomes de produtos e logotipos.
Exemplos: o logotipo da maçã da Apple, o nome do produto “iPhone”.
Direitos autorais
O que protege: “Obras criativas”, como literatura, trabalhos acadêmicos, artes plásticas e música.
Observação: a interpretação jurídica predominante atualmente é que o design de produtos industriais fabricados em massa, em princípio, dificilmente é protegido por direitos autorais (o nível de exigência é alto).
Direito de Desenho e Modelo
O que protege: a “beleza visual” do produto, como forma, padrão e cores.
Exemplos: as curvas do corpo do iPhone, a forma única de uma cadeira.
Para proteger produtos cuja “função é comum, mas o design é inovador e atraente”, o direito de desenho industrial é a opção ideal, e não a patente.
R. Além dos “objetos” tradicionais, nos últimos anos “imagens” e “interiores” também passaram a ser objeto de registro.
Tradicionalmente, a Lei de Desenhos Industriais protegia o design de “objetos (bens tangíveis)”. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia digital e as mudanças nos modelos de negócios, a reforma da lei em 2020 ampliou significativamente o escopo de proteção.
Design de imagens (GUI)
Imagens de aplicativos na nuvem que não estão registradas em objetos físicos, bem como telas de operação de sites, também passaram a ser objeto de proteção. É possível registrar telas de operação de dispositivos IoT e interfaces de usuário (UI) de aplicativos para smartphones.
Edifícios e interiores
A fachada de lojas (edifícios) e a disposição do mobiliário e a composição da decoração no interior das lojas (interiores) também passaram a poder ser registradas como um único desenho ou modelo. Esta é uma alteração muito importante para as empresas que desenvolvem “o próprio design da loja” como marca.
R. Tem um efeito imenso na “eliminação de produtos falsificados” e em “solicitações de remoção em plataformas como a Amazon”.
Poder de ação de cessação
É possível solicitar judicialmente a interrupção imediata das vendas e o descarte do estoque por parte de comerciantes que estejam infringindo os direitos.
Resposta rápida em sites de comércio eletrônico
Quando produtos falsificados são colocados à venda em sites de comércio eletrônico como a Amazon ou a Rakuten, a comprovação de violação de patente é um processo especializado e demorado; no entanto, como o critério de avaliação dos direitos de desenho industrial é a “semelhança visual”, os pedidos de remoção apresentados às plataformas tendem a ser aprovados com relativa facilidade.
Aumento do valor da marca
Ao indicar “Desenho registrado” nos produtos ou nas embalagens, isso não apenas serve como um freio para outras empresas, mas também transmite aos consumidores a confiança de que se trata de “um produto original e autêntico”.
R. Além de não ser possível impedir a venda de produtos falsificados, existe o risco de, ao contrário, ser processado por outras empresas.
Suponha que sua empresa esteja vendendo um produto de sua autoria sem ter registrado os direitos.
O que aconteceria se um terceiro mal-intencionado, ao ver isso, registrasse o design da sua empresa sem permissão? (※No Japão, vigora o princípio do “primeiro a registrar” = quem chegar primeiro leva a melhor)
Pode-se chegar à terrível situação de “ser solicitado a interromper a venda por infringir os direitos de outra empresa, mesmo que o design tenha sido originalmente concebido por vocês”. Isso é chamado de “pedido de registro por usurpação”, e recuperar os direitos envolve um enorme esforço e custos elevados.
Do ponto de vista da “proteção”, é importante que a própria empresa assegure firmemente os direitos sobre o produto.
R. Geralmente, o valor total por pedido fica entre 150.000 e 250.000 ienes (taxas do Instituto de Patentes + honorários do advogado de patentes).
Em comparação com as patentes (custo total de 600.000 a 800.000 ienes ou mais), é possível obter os direitos de um desenho industrial de forma relativamente acessível. A estimativa da composição dos custos é a seguinte.
No momento do pedido: cerca de 100.000 a 150.000 ienes
[Taxa de selo do Instituto de Patentes] Taxa de depósito: 16.000 ienes
[Honorários do advogado de patentes] Pesquisa de antecedentes, elaboração de desenhos, taxas de elaboração do pedido, etc.
No momento do registro: cerca de 50.000 a 100.000 ienes
[Taxa de selo do Instituto de Patentes] Taxa de registro (pagamento único para 1 a 3 anos): 25.500 ienes (*8.500 ienes × 3 anos)
【Honorários do advogado de patentes】Remuneração por sucesso, taxa de representação no processo de registro, etc.
*Os valores acima são apenas uma estimativa geral e podem variar de acordo com a complexidade dos desenhos e com as medidas necessárias caso sejam notificados motivos de rejeição durante o exame (pareceres e correções).
*Para manter o direito de desenho industrial, é necessário pagar a anuidade (taxa de registro) a partir do 4º ano.
【Pontos importantes sobre os custos】
Embora existam regimes de redução ou isenção de taxas (como metade do valor) para pequenas e médias empresas no caso de patentes, em princípio não há regimes de redução ou isenção do Instituto de Patentes para o registro de desenhos industriais. Em contrapartida, em alguns casos, é possível utilizar subsídios municipais específicos, como “subsídios para pedidos no exterior” ou “subsídios de apoio à aquisição de direitos de propriedade intelectual”. Nosso escritório também oferece suporte para a utilização desses subsídios.
R. Em média, leva cerca de “6 a 8 meses”.
É um processo mais rápido em comparação com as patentes (que levam no mínimo 1 ano a partir do pedido de exame e, em casos mais demorados, vários anos).
Ainda assim, para quem não pode esperar mais de seis meses, recomendamos o uso do “sistema de exame antecipado”. Se forem atendidos determinados requisitos (como já estar em fase de implementação ou realizar um pedido no exterior), é possível reduzir significativamente o prazo de exame para cerca de 2 meses, em média. Isso é muito eficaz quando se deseja alinhar com o lançamento de um novo produto.
Apenas registrar um pedido de forma indiscriminada resultará em “direitos fracos”, que podem ser facilmente contornados. Aqui, apresentamos técnicas avançadas utilizadas por advogados de patentes.
R. Se você utilizar o “sistema de desenhos e modelos relacionados”, é possível abranger todas as variações.
A validade do direito de desenho industrial se estende até o “escopo de semelhança” com o desenho registrado, mas, em alguns casos, pode ser difícil determinar até onde se estende essa semelhança.
Assim, ao registrar não apenas o design principal (design principal), mas também variações com cores diferentes ou formas ligeiramente alteradas (designs relacionados) como um conjunto, é possível ampliar o escopo dos direitos como uma rede.
Isso permite coibir a prática de concorrentes que “tentam escapar da violação de direitos alterando sutilmente o design”. Desde que seja dentro de 10 anos a partir do pedido do desenho principal, designs aprimorados desenvolvidos posteriormente também podem ser registrados como desenhos relacionados.
R. Utilize o sistema de “desenho parcial”.
Trata-se de um método para proteger apenas uma “parte” característica (por exemplo: a empunhadura de uma câmera, o formato da tampa de uma garrafa, etc.), em vez do design do produto como um todo.
Mesmo que o produto como um todo não seja semelhante, se houver um produto que copie essa parte característica, é possível alegar violação de direitos. Ao combinar o desenho industrial completo com o parcial, é possível construir o portfólio mais robusto.
R. Se utilizar o “sistema de desenho industrial confidencial”, é possível mantê-lo em sigilo por até três anos.
Normalmente, após o registro, o design é divulgado ao público como “Boletim de Desenhos e Modelos”. No entanto, é preocupante que informações sobre novos produtos antes do lançamento vazem para os concorrentes.
Se você solicitar o design confidencial no momento do pedido, poderá evitar a publicação no boletim por até 3 anos, mesmo após o registro. É um sistema conveniente que permite garantir os direitos e manter o sigilo até o momento do lançamento.
R. Não desista. Pode haver uma possibilidade de recuperação por meio da “exceção à perda de novidade”.
Em princípio, o registro de desenho industrial deve ser um “desenho novo, desconhecido pelo público” (novidade). No entanto, existe um sistema que permite que, excepcionalmente, o desenho seja tratado como “ainda não divulgado”, desde que o pedido seja apresentado ao Instituto de Patentes dentro de um ano a partir da data de divulgação e sejam seguidos os procedimentos estabelecidos.
No entanto, trata-se, em última análise, de uma medida de resgate “excepcional”. Existem riscos, como ficar em desvantagem ao fazer um pedido no exterior ou não poder contestar se outra empresa tiver criado o mesmo design por conta própria no intervalo entre a divulgação e o pedido. Embora o “pedido antes da divulgação” seja a regra de ouro, caso você já tenha divulgado, consulte um advogado de patentes o mais rápido possível.
R. Há uma chance de contestação. É aqui que o advogado de patentes mostra sua habilidade.
Às vezes, o Instituto de Patentes envia uma notificação informando que “não é possível registrar o pedido nesta forma (notificação de motivos de rejeição)”. Os principais motivos são “semelhança com um design existente” ou “facilidade de criação”.
No entanto, em muitos casos, é possível reverter a decisão do examinador e obter o registro apresentando uma “declaração de opinião” que argumente logicamente as diferenças. Mesmo que receba uma notificação de recusa, não desista imediatamente; elabore estratégias com um especialista.
R. A maior diferença é a “qualidade dos desenhos (ou seja, a solidez dos direitos)”.
Embora existam atualmente IA e softwares de depósito eletrônico, a parte mais difícil no depósito de um desenho industrial é a elaboração dos “desenhos”.
Os desenhos no registro de desenho industrial não são meras ilustrações. A consistência das seis vistas (frente, traseira, esquerda, direita, superior e inferior) deve ser perfeita; basta que o tipo de uma única linha (linha contínua ou tracejada) seja diferente para que o escopo dos direitos mude significativamente.
O risco de fazer o pedido por conta própria
Devido a falhas nos desenhos, são solicitadas várias correções e, no fim das contas, o registro não é concedido.
Mesmo que o registro seja obtido, o escopo dos direitos pode ser muito restrito, tornando-se um direito inútil que pode ser facilmente contornado (sem conseguir impedir a imitação).
O advogado especializado em patentes, após compreender a estratégia de negócios da sua empresa, projeta “como desenhar os desenhos para que sejam difíceis de serem copiados por outras empresas e, ao mesmo tempo, obtenha direitos amplos”. Embora haja custos envolvidos, pode-se dizer que o retorno sobre o investimento para proteger os negócios é extremamente alto.
O direito de desenho industrial não é, de forma alguma, exclusivo das grandes empresas. Pelo contrário, são justamente as pequenas e médias empresas e as startups, nas quais um único produto de sucesso pode determinar o destino da empresa, que precisam proteger legalmente seu ativo que é o “design”.
Pontos-chave deste artigo
O direito de desenho industrial é um direito poderoso que garante a exclusividade da “aparência” e exclui produtos falsificados.
É imprescindível fazer o pedido “antes da divulgação” (mesmo após a divulgação, há uma chance se for feito dentro de um ano).
É possível obtê-lo de forma mais barata e em menos tempo do que uma patente.
Para obter um direito sólido, recorra a um advogado especializado em desenhos e modelos.
Nosso escritório oferece consultoria em propriedade intelectual desde a fase de design do produto.
“Este design pode ser registrado?”, “Qual é o custo exato?”, etc. Não hesite em nos consultar. Se você nos fornecer desenhos ou fotos do design, também podemos realizar uma avaliação preliminar gratuita.
Faremos o possível para garantir que um design excelente não seja ofuscado por imitações.
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AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Representante e advogado especializado em propriedade intelectual do escritório EVORIX
Apoia clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o registro de patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Industrial do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Industrial (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).