O direito de desenho industrial é uma ferramenta poderosa para proteger legalmente o design de um produto. No entanto, sua aplicação apresenta muitas armadilhas, e não faltam vozes de arrependimento do tipo “se tivéssemos feito o pedido mais cedo...” ou “se tivéssemos registrado os direitos dessa forma...”. Neste artigo, apresentaremos, por meio de casos práticos, os padrões de erros mais comuns na prática e refletiremos sobre as lições a serem aprendidas para não cair nas mesmas armadilhas.
Índice
O designer A, de uma fabricante de eletrodomésticos, desenvolveu um umidificador com um design inovador. A recepção dentro da empresa foi excelente, e decidiu-se apresentá-lo em uma feira do setor. A feira foi um grande sucesso. O produto atraiu a atenção de muitos compradores e virou assunto nas redes sociais.
No entanto, o processo de registro do desenho industrial estava previsto para “depois” da feira. No momento em que o produto foi divulgado na feira, o desenho tornou-se “de conhecimento público” e, em princípio, perdeu a novidade.
De acordo com a Lei de Desenhos Industriais, o princípio é que um desenho divulgado antes do pedido não possui novidade e, portanto, não pode ser registrado. No Japão, existe uma “cláusula de exceção à perda de novidade”, e há a possibilidade de recuperação sob certas condições, mas esse procedimento envolve requisitos rigorosos. Especificamente, é necessário apresentar o pedido dentro de um ano a partir da divulgação e, além disso, apresentar um documento que comprove o fato da divulgação.
No caso do Sr. A, como ele não tinha conhecimento da existência dessa disposição de exceção, ele apresentou o pedido sem seguir os procedimentos necessários e acabou recebendo posteriormente uma notificação de motivos de rejeição.
Se houver planos para lançamento de produto, feiras ou comunicados à imprensa, é regra de ouro concluir o pedido de registro de desenho industrial “antes” disso. Caso a divulgação ocorra inevitavelmente antes, é necessário verificar antecipadamente os requisitos para a aplicação da exceção à perda de novidade e realizar todos os procedimentos sem omissões. Além disso, é preciso ter cuidado se estiver planejando expandir para o exterior. Os requisitos da exceção à perda de novidade variam de país para país, e há países que nem mesmo reconhecem essa exceção.
A empresa de artigos de papelaria B desenvolveu uma caneta esferográfica com um toque único na mão. O padrão ondulado da parte da empunhadura era característico e recebia ótimas avaliações dos usuários. A empresa B registrou o desenho industrial do produto como um todo e obteve o registro sem problemas.
No entanto, alguns anos depois, a empresa concorrente C lançou um produto com um padrão de empunhadura semelhante. A empresa B alegou violação do direito de desenho, mas como a forma geral do produto da empresa C era diferente da do produto da empresa B, não foi reconhecida como “semelhante”, e a empresa B não pôde exercer seus direitos.
Na avaliação da semelhança de desenhos e modelos, compara-se a estética do produto como um todo. O que a empresa B havia registrado era o desenho e modelo da “caneta esferográfica como um todo”, e não apenas a parte da empunhadura isoladamente. A empresa C, embora tenha imitado o padrão da empunhadura, evitou a semelhança geral ao alterar a forma do clipe e o design da ponta da caneta.
Quando a fonte da competitividade do produto reside em uma peça específica, deve-se considerar o pedido de “desenho parcial”. O desenho parcial é um sistema que registra apenas uma parte do produto como objeto do desenho; se essa parte for semelhante, é possível reivindicar os direitos mesmo que a forma ao redor seja diferente. Se a empresa B tivesse solicitado também o desenho parcial da parte da empunhadura, seria altamente provável que pudesse exercer seus direitos contra o produto da empresa C.
A empresa de móveis D registrou o desenho industrial do modelo básico de uma série de cadeiras muito popular. Posteriormente, lançou sucessivamente produtos com variações de cor e materiais diferentes, mas, considerando que “de qualquer forma, como são semelhantes, provavelmente se enquadram no escopo dos direitos”, não fez registros adicionais.
No entanto, a empresa concorrente E lançou uma cadeira com design semelhante às variações da empresa D. Quando a empresa D alegou violação de direitos, a empresa E rebateu, argumentando que “o design não é semelhante ao design registrado e, como as próprias variações da empresa D também não estão registradas, podemos utilizá-lo livremente”. No julgamento, foi decidido que o produto da empresa E não era semelhante ao design registrado, e a empresa D perdeu o processo.
A eficácia do direito de desenho industrial abrange desenhos “idênticos ou semelhantes” ao desenho registrado. No entanto, o alcance dessa semelhança não é necessariamente amplo. A empresa D acreditava que variações com pequenas alterações em relação à forma básica também estariam naturalmente protegidas, mas, caso essas variações estivessem próximas da linha divisória do alcance da semelhança, os concorrentes poderiam imitá-las logo fora dessa linha.
A Lei de Desenhos Industriais do Japão possui o sistema de “desenhos relacionados”. Trata-se de um sistema que permite que desenhos semelhantes ao desenho principal (desenho básico) sejam registrados como desenhos relacionados, recebendo proteção como direitos independentes e distintos do desenho principal. Ao utilizar desenhos relacionados, é possível obter direitos exclusivos para cada variação do design, ampliando a rede de proteção. Ao expandir a linha de produtos, considere o uso estratégico de desenhos relacionados.
A empresa start-up F desenvolveu um abajur de mesa com design inovador e registrou o desenho industrial. O nome do produto foi registrado como “abajur”.
Posteriormente, a empresa concorrente G lançou um produto com design praticamente idêntico, mas este era comercializado como “difusor de aromas”. Embora possuísse a função de iluminação, a empresa G alegou que a principal finalidade do produto era a difusão de aromas.
Na Lei de Desenhos e Modelos, o desenho ou modelo é definido como a forma de um “produto”. Além disso, na avaliação da semelhança entre desenhos e modelos, a identidade ou semelhança dos produtos também é levada em consideração. O “abajur” da empresa F e o “difusor de aromas” da empresa G poderiam ser considerados produtos não semelhantes do ponto de vista da finalidade e da função; se isso ocorresse, mesmo que as formas fossem muito semelhantes, não seria possível alegar violação do direito de desenho ou modelo.
Quando for previsível a imitação de um design, deve-se considerar o registro de desenho industrial também para produtos nos quais a mesma forma possa ser reaproveitada. Além disso, como o escopo de proteção foi ampliado com a reforma da Lei de Desenhos Industriais de 2020 — incluindo “desenhos de interiores”, “desenhos de imagens” e “desenhos de edifícios”, que não se enquadram na categoria de produtos —, é importante analisar de forma abrangente em qual categoria o design da empresa pode ser protegido de forma mais eficaz.
A marca de vestuário H registrou um pedido de desenho industrial no Japão para o design de uma nova bolsa. Posteriormente, decidiu-se lançá-la também em vários países da Europa e da Ásia, mas os procedimentos de registro de desenho industrial no exterior foram deixados para depois.
Oito meses após o pedido no Japão, quando a empresa H finalmente começou a se preparar para o pedido no exterior, foi informada de um fato chocante pelo advogado de patentes. O prazo para reivindicar a prioridade de desenhos e modelos, ao contrário do que ocorre com patentes e marcas registradas (12 meses), é de apenas “seis meses”. O prazo já havia expirado, e não foi possível reivindicar a prioridade.
Como resultado, como o produto já havia chegado ao mercado nos oito meses desde o pedido no Japão, surgiu a possibilidade de esse fato se tornar uma técnica anterior que negasse a novidade em cada país.
O sistema de prioridade baseado na Convenção de Paris é um sistema que permite que, desde que dentro de um determinado prazo a partir do primeiro pedido, os pedidos apresentados em outros países membros sejam examinados com base na data do primeiro pedido. No entanto, no caso de desenhos industriais, o prazo de prioridade é curto, de apenas 6 meses, e se for tratado com a mesma percepção dos 12 meses das patentes e marcas registradas, o prazo acaba sendo perdido.
Para produtos que tenham, mesmo que minimamente, a expansão internacional em vista, deve-se estabelecer um cronograma para os pedidos no exterior simultaneamente ao pedido no Japão. O prazo de prioridade de seis meses para desenhos e modelos não é, de forma alguma, longo, considerando a tradução e a contratação de um agente local. Além disso, ao utilizar a Convenção de Haia (sistema de registro internacional de desenhos e modelos), é possível solicitar proteção em vários países com um único pedido, o que permite otimizar os procedimentos.
A startup I desenvolveu, em parceria com o escritório de design externo J, o design de um dispositivo vestível inovador. Durante o processo de desenvolvimento, o responsável da empresa J acabou postando a proposta de design nas redes sociais (embora o nome da empresa tenha sido ocultado, as características do design eram claramente visíveis).
A empresa I só tomou conhecimento desse fato após o depósito do pedido de registro de desenho industrial. Durante o processo de exame, essa publicação nas redes sociais foi citada como documento de conhecimento público, e a empresa recebeu uma notificação de rejeição por falta de novidade.
Em casos de desenvolvimento conjunto ou terceirização, a gestão da confidencialidade do design não se limita apenas à própria empresa. Se um colaborador externo divulgar o design sem intenção (ou intencionalmente), a novidade será perdida. Mesmo que tenha sido assinado um acordo de confidencialidade (NDA), uma vez que o design tenha sido divulgado, o fato da perda de novidade não pode ser revertido.
Ao colaborar com terceiros, além de celebrar um acordo de confidencialidade, é necessário documentar claramente regras como “o que pode ser divulgado e até que ponto” e “proibição total de postagens em redes sociais”, e garantir que todas as partes estejam cientes delas. Além disso, para designs importantes, o ideal é ter em mente o momento do depósito do pedido de registro de desenho industrial desde o estágio inicial do desenvolvimento e concluir o depósito antes que surja o risco de divulgação.
A lição comum que se destaca desses casos é que, para o aproveitamento dos direitos de desenho industrial, é indispensável um “planejamento antecipado”.
Em primeiro lugar, o “momento do pedido” é extremamente importante. O princípio é concluir o pedido antes da divulgação, sendo necessário traçar um plano de pedido calculando retroativamente a partir do cronograma de feiras, apresentações e lançamentos de produtos.
Em segundo lugar, é preciso definir estrategicamente o “escopo dos direitos”. Ao combinar não apenas o desenho ou modelo do produto como um todo, mas também desenhos ou modelos parciais e relacionados, é possível criar uma estrutura que dificulte aos imitadores escapar da rede de direitos.
Em terceiro lugar, é preciso ter uma “perspectiva global”. Como a legislação sobre desenhos e modelos varia de país para país e o prazo de prioridade é curto, é necessário traçar estratégias antecipadamente, tendo em vista a expansão internacional.
Em quarto lugar, a “cooperação interna e externa”. O compartilhamento de informações entre os departamentos de design, propriedade intelectual e marketing, bem como com parceiros externos, e o estabelecimento de um entendimento comum sobre o momento certo para o pedido de registro de desenho industrial e a gestão de sigilo são essenciais para a prevenção de problemas.
A obtenção do direito de desenho industrial não é o fim, mas sim o começo. Ao adquirir os direitos adequados no momento certo e utilizá-los em sincronia com a estratégia de negócios, é possível aproveitar ao máximo esse ativo intangível que é o design.
Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre algum ponto específico, não hesite em nos contatar. Também é possível realizar simulações com cenários próximos a casos específicos.
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Propriedade Intelectual do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).