“Depois de registrar a marca de uma nova linha de produtos, na qual apostamos o futuro da empresa, recebemos uma ‘notificação de motivos de recusa’ do Instituto de Propriedade Industrial...”
“A marca de terceiros citada parece ser algo que poderia ser resolvido através de uma conversa com a empresa contrária, mas não é possível registrá-la devido a barreiras do sistema”
Até agora, na prática do direito de marcas no Japão, nos casos de semelhança com marcas registradas anteriores de terceiros (Artigo 4º, Parágrafo 1º, Item 11 da Lei de Marcas), mesmo que houvesse o consentimento da outra parte, em princípio não era possível obter o registro. Devido a essa regra rigorosa, inúmeras empresas foram obrigadas, com grande pesar, a alterar suas marcas.
No entanto, com a entrada em vigor da reforma da Lei de Marcas, em 1º de abril de 2024, o “Sistema de Consentimento (Artigo 4º, Parágrafo 4º da Lei de Marcas)” foi finalmente introduzido no Japão. Com isso, abriu-se o caminho para que, desde que sejam cumpridos determinados requisitos, seja possível o registro coexistente com o consentimento do titular da marca anterior.
Neste artigo, um advogado de patentes em atividade fará uma explicação detalhada sobre esse novo sistema, com base nos mais recentes critérios de exame do Instituto de Patentes (edição de abril de 2024) e no manual de operação (42.400.01, etc.).
Não se trata de um sistema simples do tipo “basta obter uma carta de consentimento”. A partir da linha de frente da prática profissional, vamos explicar detalhadamente desde os métodos de comprovação de que “não há risco de confusão” para passar no exame até a elaboração de contratos que evitem riscos futuros.
O sistema de consentimento (Consent System) é um sistema que permite que as marcas de ambas as partes coexistam e sejam registradas quando o titular de uma marca registrada anterior concorda (dá consentimento) com o registro de uma marca posterior (sua marca).
Tradicionalmente, como a Lei de Marcas do Japão priorizava acima de tudo o “interesse do consumidor (evitar que o consumidor compre o produto errado)”, continuava a ser praticada uma operação que não permitia o registro mesmo que houvesse acordo entre as partes. Para contornar isso, na prática, era adotada uma técnica complexa e de alto risco chamada “assign-back” (método de transferir temporariamente os direitos de marca e devolvê-los após o registro), mas, com a presente reforma legislativa, ela passou a ser reconhecida como um procedimento oficial.
Para utilizar este sistema, é necessário que os dois requisitos a seguir estejam preenchidos no momento da avaliação (quando o examinador toma sua decisão).
Ter obtido o consentimento do titular da marca anterior
O titular da marca anterior deve ter manifestado a intenção de aceitar o registro da sua marca.
Não deve haver “risco de confusão” entre a marca anterior e a marca requerida
Este é o maior obstáculo. Mesmo que as partes envolvidas estejam de acordo, é necessário provar, de forma objetiva, que não há risco de confusão por parte dos consumidores.
De acordo com os critérios de análise do Instituto de Patentes (42.400.01), a avaliação sobre se “não há risco de confusão” é realizada de forma extremamente rigorosa. O importante é se é possível determinar que não haverá confusão não apenas “atualmente”, mas também “no futuro”.
Os direitos de marca perduram quase que perpetuamente, desde que sejam renovados. Mesmo que, atualmente, a escala dos negócios seja pequena e haja uma separação clara entre eles, se houver a possibilidade de que, no futuro, os negócios se expandam e entrem em concorrência, o registro não será concedido.
Concretamente, o Instituto de Patentes realiza a análise levando em consideração os seguintes elementos de forma abrangente.
Grau de semelhança da marca (não é muito semelhante?)
Grau de notoriedade da marca (quanto mais famosa a marca, maior a probabilidade de confusão)
Características distintivas da marca (se é um neologismo ou uma palavra comum)
Presença de um logotipo da empresa (se há a inclusão do logotipo da empresa, etc.)
Possibilidade de diversificação de negócios na empresa
Relação entre produtos e serviços
Características comuns dos consumidores dos produtos (se são destinados a profissionais ou ao público em geral, etc.)
Modalidades de uso da marca e outras condições reais do comércio
Entre esses itens, o que pode ser controlado pelos esforços e negociações do requerente é, em particular, o “8. Modo de utilização da marca e outras circunstâncias reais da transação”. A capacidade de comprovar e chegar a um acordo sobre esse ponto de forma concreta será determinante para o sucesso do processo.
O documento de orientação para o exame (42.400.01) apresenta exemplos de itens específicos (a a g) que são considerados como “formas de uso da marca e outras realidades comerciais”.
Ao utilizar o sistema de consentimento, é eficaz acordar com a outra parte as seguintes “regras de delimitação de esferas de atuação” e apresentá-las por escrito (acordo ou contrato).
Fixação da combinação: “Utilizar sempre a figura e as letras na mesma relação de posição”
Limitação de fonte e cor: “Utilizar sempre cores corporativas específicas ou fontes designadas”
Inclusão da marca da empresa: “Utilizar sempre em conjunto com o nome da empresa (S.A. XX) ou o logotipo”
Mesmo que os produtos designados sejam os mesmos “programas de computador”, a separação rigorosa dos usos evita confusões.
Exemplo: A utiliza-os apenas para “jogos”, enquanto B os utiliza apenas para “uso médico”.
Exemplo: A utiliza apenas produtos da “faixa de preço alto (mais de 〇 mil ienes)”, enquanto B utiliza apenas produtos da “faixa de preço baixo”.
Método de venda: um se limita à venda a retalho em grandes lojas, o outro se limita à produção sob encomenda por meio de vendas porta a porta.
Região de venda: um é exclusivo para Hokkaido, o outro é exclusivo para Okinawa.
Período de venda (e): Venda exclusiva na primavera e venda exclusiva no outono, etc.
Também devemos chegar a um acordo sobre as medidas a serem tomadas caso ocorra alguma confusão.
Exemplo: Notificar a outra parte e, após consulta, tomar medidas imediatas para resolver a situação (como a adição de uma indicação de anulação).
É necessário reunir todas essas circunstâncias e construir uma lógica do tipo “se a diferenciação for tão clara assim, o consumidor não cometerá erros”.
O examinador realiza a análise com a suspeita de que “mesmo que o acordo esteja sendo cumprido agora, ele pode ser quebrado no futuro”. Por isso, os documentos apresentados devem incluir **“garantias de que não haverá alterações no futuro”**.
Os critérios de análise fazem referência rigorosa ao risco de alterações futuras.
[Exemplo NG] Acordo de curta duração: “Acordos de curta duração, como de 1 ou 2 anos”, não são, em princípio, aceitos. Isso ocorre porque não há garantia de renovação e existe a possibilidade de confusão no futuro.
[Exemplo não aceitável] Acordo com direito de rescisão: mesmo que não haja prazo definido, um contrato que possa ser rescindido a qualquer momento por vontade de uma das partes é considerado carente de estabilidade futura.
[Exemplo aceitável] Acordo permanente: É necessário um acordo que perdure enquanto os direitos estiverem em vigor, como “enquanto o registro de ambas as marcas estiverem válidos”. No entanto, se for evidente que o direito de marca da outra parte irá expirar, um acordo válido até esse momento poderá ser considerado.
Um aspecto que costuma ser esquecido é a existência de um contrato de licença (direito de uso).
Caso haja um direito de uso exclusivo ou um direito de uso normal sobre a marca citada, é necessário que não haja confusão não apenas com o titular do direito de marca, mas também com o licenciado.
Mesmo que o titular do direito de marca concorde, o registro não será concedido se houver confusão com as atividades do licenciado que está efetivamente utilizando a marca. Nesse caso, será necessário realizar ajustes envolvendo o licenciado e apresentar documentos (comprovando a ausência de confusão).
Quando o requerente e o titular da marca citada mantêm uma relação de grupo, como entre empresa-mãe e subsidiária ou entre empresas irmãs, a análise torna-se um pouco mais flexível.
Isso ocorre porque, em princípio, considera-se que não há risco de confusão com produtos de “terceiros” (uma vez que a origem, em sentido amplo, como grupo, é a mesma).
No entanto, mesmo entre empresas do grupo, deve-se evitar a confusão no sentido estrito de “de qual empresa é o produto”, sendo recomendável que haja um acordo para indicar na marca que se trata de uma empresa do grupo (ex.: Grupo XX).
Para se beneficiar da aplicação do regime, além dos documentos de pedido habituais, devem ser apresentados os seguintes documentos (consulte o Manual de Tratamento de Documentos 42.400.02).
Documento no qual o titular da marca citada declara que autoriza o registro da sua marca.
Informações obrigatórias: nome e endereço do titular da marca citada, número de registro, número do pedido do requerente, produtos designados, etc., e a declaração de que “consente com o registro da marca”.
Formato: Não é necessário que o documento tenha o título “Carta de Consentimento”, mas o conteúdo acima deve estar claramente indicado.
Na prática, este é o documento mais importante. Normalmente, é apresentada uma cópia do “Acordo (Contrato)” celebrado entre as partes.
Conteúdo: É necessário que os itens mencionados anteriormente, como “restrições quanto à forma de uso”, “limitação de finalidade” e “acordo para o futuro”, estejam descritos de forma concreta.
Possibilidade de resumo: caso não se deseje apresentar o texto completo do contrato (incluindo informações confidenciais, como contraprestação), é permitido apresentar um documento que resuma o conteúdo do acordo. No entanto, é preciso ter cuidado, pois se o resumo for excessivo e as medidas para evitar confusão ficarem pouco claras, poderão ser solicitados documentos adicionais (como o original).
Outras provas: Devem ser apresentados também documentos que comprovem que o conteúdo do acordo corresponde à realidade, tais como folhetos, cópias do site e planos de negócios.
A apresentação de um parecer não é obrigatória, mas, conforme previsto nos critérios de análise, será levada em consideração caso haja uma “explicação concreta de que não há risco de confusão”.
Ao explicar logicamente como o acordo apresentado evita a confusão e qual é a situação real do mercado, o advogado de patentes pode aumentar a probabilidade de registro.
Ao ler até aqui, talvez alguns tenham pensado: “Se eu conseguir a permissão da outra parte, não poderia realizar o procedimento sozinho?”. No entanto, o uso do sistema de consentimento esconde um grande risco que pode limitar os negócios futuros.
Para que o Instituto de Patentes reconheça que “não haverá confusão”, será necessário incluir restrições rigorosas no acordo, como “não usaremos em nenhum outro produto” ou “não alteraremos o design do logotipo de forma alguma”.
Isso pode significar abrir mão, por conta própria, da possibilidade de desenvolver novos produtos ou realizar um rebranding no futuro. É necessário avaliar cuidadosamente se essas restrições são adequadas do ponto de vista da gestão empresarial.
Um acordo baseado em modelos encontrados na internet corre o risco de ser rejeitado por não atender aos “critérios de análise do Instituto de Patentes (prevenção de alterações futuras, etc.)”. Além disso, se houver falhas no contrato sob o ponto de vista do direito privado, a empresa não poderá se proteger caso surja um problema com a outra parte no futuro.
Se, como resultado do exame, for determinado que “existe, de fato, risco de confusão em relação a este produto designado”, poderá ser solicitada uma correção para excluir (reduzir) o produto designado (42.400.01 4.).
É necessária uma negociação sofisticada com o examinador para determinar até que ponto é possível ceder.
O sistema de concessão não envolve apenas “elaboração de documentos”, mas sim “negociações complexas e estratégias”.
Conhecimento profundo dos critérios de análise: podemos interpretar os documentos operacionais mais recentes e construir uma lógica (parecer) que convença o examinador.
Elaboração de acordos adequados: elaboramos contratos que maximizam a liberdade de negócios da sua empresa, ao mesmo tempo em que aumentam as chances de registro.
Coordenação com a parte contrária: com a intervenção de um especialista, eliminamos o lado emocional e apoiamos a formação de um acordo que traga benefícios também para a parte contrária (prevenção de conflitos, etc.).
Com a introdução do Artigo 4, Parágrafo 4, da Lei de Marcas (Sistema de Consentimento), surgiu a possibilidade de reparação mesmo em casos em que, até então, o registro era desistido com o argumento de que “já existe uma marca de terceiros”.
No entanto, esse caminho não é nada fácil. Para comprovar que “não há risco de confusão”, não apenas no presente, mas também no futuro, e para celebrar um contrato que proteja os negócios da sua empresa, são necessários conhecimento especializado e experiência de alto nível.
Recebi uma notificação de motivo de recusa (Art. 4, § 1, item 11)
Temos um bom relacionamento com a empresa contrária, mas não sabemos que tipo de documento devemos trocar
Deseja organizar o portfólio de marcas entre as empresas do grupo
Se você tem alguma dessas preocupações, não deixe de consultar um advogado especializado em marcas registradas.
Nosso escritório propõe a estratégia ideal para proteger e registrar a valiosa marca da sua empresa, com base nas práticas de exame mais recentes.
Não é necessário desistir imediatamente só porque existe uma marca anterior. Utilize o novo sistema de forma inteligente e consolide o valor da sua marca.
Índice
AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Representante e advogado especializado em patentes do escritório de propriedade intelectual EVORIX
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Industrial do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Industrial (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).