Hong Kong é um centro financeiro e logístico da Ásia, além de funcionar como porta de entrada para a China continental. Para as empresas japonesas, continua sendo um mercado extremamente importante, seja como ponto de partida para a expansão internacional ou como base de operações para a região da ASEAN.
No entanto, não são raros os casos em que muitas empresas japonesas que estão considerando entrar em Hong Kong, ou que já iniciaram negócios lá, nutrem **um certo “equívoco fatal”** em relação à estratégia de propriedade intelectual.
“Como registramos a marca na China continental, ela provavelmente estará protegida em Hong Kong também”
“Como designamos a China no Protocolo de Madri (Madpro), está tudo bem”
Se a diretoria ou o departamento jurídico da sua empresa pensam assim, a marca da sua empresa está em um estado de “ausência de direitos (desprotegida)” no mercado de Hong Kong.
Embora Hong Kong seja uma Região Administrativa Especial da China, sob o princípio de “um país, dois sistemas”, possui uma jurisdição totalmente independente no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual. Sem conhecer esse fato, as empresas desenvolvem seus negócios e enfrentam problemas incessantes, como a circulação de produtos falsificados no local ou o registro antecipado de marcas por terceiros mal-intencionados (pedidos de registro fraudulentos).
Neste artigo, um advogado especializado em marcas registradas no exterior explica detalhadamente o funcionamento do sistema de marcas registradas exclusivo de Hong Kong, as diferenças decisivas em relação à China continental, o fluxo prático do processo de registro e as estratégias de registro com boa relação custo-benefício que as empresas japonesas devem adotar.
Primeiramente, explicaremos o princípio fundamental mais importante para a compreensão do sistema de marcas registradas de Hong Kong. Trata-se do fato de que “Hong Kong e a China continental têm, no que diz respeito à propriedade intelectual, a mesma relação que dois ‘países estrangeiros’”.
Os direitos de propriedade intelectual, como os direitos de marca, seguem o princípio do “territorialismo”, segundo o qual os direitos são estabelecidos de forma independente em cada país.
Hong Kong mantém um sistema baseado no “Common Law” (direito consuetudinário), que é o sistema jurídico da época do domínio britânico, e seu sistema jurídico é diferente do da China continental, que segue o sistema de direito continental (direito escrito).
Portanto, é necessário ter sempre em mente o esquema a seguir.
Registro no Escritório de Marcas da China (CNIPA) → Inválido em Hong Kong
Registro no Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong (IPD) → inválido na China continental
Ou seja, caso se pretenda realizar negócios tanto na China continental quanto em Hong Kong, é obrigatório apresentar pedidos de registro de marca separadamente em cada um dos territórios.
Assim como o Japão e a China continental, Hong Kong também adota o “princípio do primeiro a registrar”.
Como Hong Kong é uma região de common law, mesmo que uma marca não seja registrada, se houver boa-fé (Goodwill) acumulada por uso de longa data, há margem para proteção por meio da doutrina de “Passing off” (uso indevido de marca).
No entanto, para provar essa Passing off, são necessárias provas volumosas, custos de litígio elevados e um longo período de tempo. Na prática, “registrar o mais rápido possível e obter os direitos como marca registrada” é a forma mais econômica e segura de se proteger contra riscos.
Quando empresas japonesas obtêm direitos de marca no exterior, é comum utilizar o “pedido de registro internacional com base no Protocolo do Acordo de Madri (conhecido como Madpro)” por meio da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Trata-se de um sistema muito conveniente, pois permite designar vários países em um único procedimento, reduzindo assim os custos de gestão.
No entanto, essa é a maior armadilha das marcas registradas em Hong Kong.
No momento, Hong Kong não pode ser designada como país (região) signatário do Protocolo do Acordo de Madri.
“Como a China é signatária do MadPro, se designarmos a China, Hong Kong também será incluída, não é?”
Recebemos essa pergunta com frequência, mas a resposta é NÃO. Mesmo que se designe “China (CN)” em um pedido pelo Protocolo de Madri, sua validade se limita à China continental e não se estende a Hong Kong (nem a Macau).
O governo de Hong Kong está preparando uma reforma legislativa para a futura adoção do Protocolo de Madri, mas a data de início da aplicação prática ainda não foi definida.
Portanto, no momento, a única maneira segura de obter direitos em Hong Kong é apresentar um pedido diretamente ao Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong (IPD) (via Rota de Paris).
A seguir, apresentamos as características específicas do sistema que devem ser conhecidas ao se proceder com o pedido direto em Hong Kong.
Hong Kong adota a “Classificação de Nice”, internacional, para a classificação de produtos e serviços (Classes 1 a 45). Como se trata do mesmo critério de classificação utilizado no Japão, é possível avaliar o escopo do pedido com base no certificado de registro de marca japonês.
No entanto, quanto à descrição específica dos produtos designados, é recomendável utilizar a notação padrão recomendada pelo IPD de Hong Kong, sendo necessário ter cuidado, pois expressões ambíguas são suscetíveis de se tornarem motivo de rejeição.
O idioma do pedido é “inglês” ou “chinês”. O importante aqui é o tipo de caractere chinês.
Predominante em Hong Kong: caracteres tradicionais (Traditional Chinese) / Exemplo: “廣”
Predominante na China continental: caracteres simplificados (Simplified Chinese) / Exemplo: “广”
No exame de marcas, os caracteres tradicionais e simplificados tendem a ser tratados como semelhantes; no entanto, do ponto de vista do branding para os consumidores locais, o registro em “caracteres tradicionais” é extremamente importante.
Se uma empresa japonesa se expandir em Hong Kong utilizando apenas os caracteres simplificados (destinados à China continental), corre o risco de passar uma impressão errada aos consumidores locais de que se trata de uma “marca da China continental” ou de que a imagem da marca não se consolide.
Basicamente, a estratégia mais comum é registrar as duas versões: “alfabeto (inglês)” e “caracteres tradicionais”.
Hong Kong possui um sistema extremamente vantajoso que não existe no Japão nem na China. Trata-se das “marcas em série”.
Trata-se de um sistema que permite registrar, em um único pedido, “várias marcas que são substancialmente semelhantes e diferem apenas em elementos insignificantes (como cor e fonte) que não afetam o poder de distinção” (até um máximo de quatro).
[Exemplo de aplicação]
Marca A: logotipo em preto e branco
Marca B: logotipo colorido
Marca C: Logotipo em caracteres tradicionais (limitado a casos em que o design seja muito semelhante)
Se for possível obter o reconhecimento dessas marcas como uma “série”, é possível registrar várias variações com o custo de um único pedido (mais uma pequena taxa adicional). Como permite ampliar o escopo dos direitos enquanto reduz os custos, essa é uma técnica que vale a pena utilizar.
Reunimos em uma tabela comparativa as diferenças entre os dois sistemas, que tendem a ser complexas, a partir de uma perspectiva prática.
| Item | China Continental (Mainland China) | Hong Kong |
| Órgão competente | Agência Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) | Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong (IPD) |
| Sistema jurídico | Direito Continental (princípio do primeiro a registrar, rigoroso) | Common Law (princípio do primeiro a registrar + consideração do uso efetivo) |
| Acordo de Madri | Membro (designável) | Não aderente (apenas pedidos diretos) |
| Classificação de produtos | Classificação de Nice + “código de grupo de semelhança” próprio | Classificação de Nice (aplicação próxima do padrão internacional) |
| Idioma de uso | Chinês simplificado | Inglês ou chinês tradicional |
| Resposta a recusa | A adoção de termo de consentimento é extremamente limitada | Fácil superação por meio de termo de consentimento (Consent is King) |
| Prazo de análise | Aproximadamente 9 a 12 meses | Aproximadamente 6 a 9 meses |
| Prazo de validade | 10 anos | 10 anos |
Como pode ser visto nesta tabela, os dois países devem ser tratados como “países vizinhos totalmente distintos”.
O pedido direto em Hong Kong segue, em geral, o fluxo abaixo. Se tudo correr bem, o processo é concluído em cerca de 6 a 9 meses, desde o pedido até o registro.
Antes do depósito do pedido, é realizada uma pesquisa para verificar se já existem marcas idênticas ou semelhantes. Como Hong Kong é uma área pequena com grande concentração de empresas, a probabilidade de encontrar marcas semelhantes não é baixa.
Como é necessário avaliar a semelhança tanto em inglês quanto em chinês (pronúncia em cantonês), uma pesquisa prévia realizada por profissionais é imprescindível.
O pedido é apresentado por meio de um agente local em Hong Kong.
Se o pedido for apresentado dentro de seis meses a partir do pedido no Japão, é possível reivindicar a “prioridade” com base na Convenção de Paris para retroagir a data do pedido.
O examinador avalia se a marca possui capacidade de distinção e se há semelhança com marcas anteriores.
Caso sejam notificados motivos de recusa, será concedida a oportunidade de contestar por meio da apresentação de uma declaração de opinião ou de uma petição de correção.
[Dica] O poder da Carta de Consentimento
Caso a marca seja rejeitada por “semelhança com marca de terceiros”, a “Carta de Consentimento” (Consent) torna-se uma arma muito poderosa em Hong Kong.
Embora o sistema de consentimento tenha sido introduzido no Japão a partir de abril de 2024, o obstáculo continua alto, pois é exigido que “não haja risco de confusão”. Por outro lado, em Hong Kong, está consolidada a prática de “se as partes concordam, o pedido é aprovado (Consent is King)”, e, desde que haja uma Carta de Consentimento, o registro é quase certamente aprovado.
Após passar pela análise, a marca é publicada no boletim oficial (anúncio).
A partir dessa data, há um período de três meses para que terceiros apresentem oposição (Opposition Period).
Se não houver oposição, o certificado de registro será emitido.
Além de simplesmente realizar os procedimentos, considere os seguintes pontos como estratégia para proteger o seu negócio.
Hong Kong é conhecida como a “cidade das compras”, e os setores de varejo e distribuição são extremamente prósperos.
Mesmo para fabricantes, caso pretendam abrir lojas próprias ou sites de comércio eletrônico, recomendamos fortemente que obtenham o registro na Classe 35 (serviços de varejo, etc.), além da classificação dos produtos. Se você se esquecer de obter esse registro, poderá não conseguir impedir a entrada de lojas selecionadas com o mesmo nome no mercado.
Após o registro, se a marca não for utilizada em Hong Kong por um período contínuo de mais de três anos sem motivo justificado, existe o risco de o registro ser cancelado mediante solicitação de terceiros.
Mesmo no caso de vendas do Japão por meio do comércio eletrônico transfronteiriço, é importante manter em arquivo, de forma adequada, faturas que comprovem o envio para Hong Kong e evidências de sites direcionados ao mercado de Hong Kong.
Embora não seja tão comum quanto na China continental, em Hong Kong também ocorrem pedidos de registro de marcas falsificadas (pedidos indevidos) de marcas famosas e personagens populares do Japão.
Em vez de esperar “até que a entrada no mercado seja decidida”, registrar a marca o mais cedo possível, ainda na “fase em que existe a possibilidade de entrada no mercado”, acaba sendo a medida de defesa com a melhor relação custo-benefício.
O registro em Hong Kong deve ser feito por meio de um agente local. Algumas pessoas podem pensar: “Não seria possível contratar diretamente um escritório local?”, mas, pelos motivos a seguir, recomendamos fortemente que o processo seja gerenciado de forma centralizada por meio de um advogado de marcas japonês (escritório de patentes).
Coerência da estratégia global de propriedade intelectual
O advogado de patentes japonês, após analisar de forma abrangente a situação dos direitos da sua empresa no Japão, a estratégia na China continental e a futura expansão global, projeta “qual escopo (produtos designados) deve ser registrado em Hong Kong”. Não se trata de uma mera representação procedural, mas da construção de uma rede de direitos sob uma perspectiva de negócios.
Resposta jurídica a motivos de rejeição complexos
Caso ocorra uma rejeição durante o exame, será necessária uma contestação sofisticada, baseada na legislação local e em precedentes judiciais. Em meio a uma profusão de termos técnicos em inglês e chinês, a comunicação direta com um agente local representa um grande fardo e risco para o responsável pela propriedade intelectual da empresa.
Comunicação e gestão tranquilas
Nosso escritório se encarrega de toda a comunicação com o agente local. Oferecemos suporte completo, desde relatórios em japonês e cobrança em ienes japoneses até o gerenciamento de prazos de renovação, para que você possa se dedicar inteiramente ao seu negócio principal.
Hong Kong é um porto de livre comércio e um mercado onde os negócios ocorrem em ritmo acelerado.
Não é raro que, quando se pensa em registrar a marca só depois que o produto faz sucesso, já seja tarde demais (a marca já foi registrada por outra empresa ou produtos falsificados já estão circulando).
Além da marca registrada na China, é obrigatório registrar a marca em Hong Kong
É necessário fazer o pedido diretamente, e não por meio do Acordo de Madri
É necessário avaliar o escopo dos direitos tanto em inglês quanto em chinês tradicional
É preciso aproveitar os sistemas exclusivos, como as marcas em série
Compreender esses quatro pontos e realizar o pedido no momento adequado é a chave para o sucesso dos negócios da sua empresa em Hong Kong e, por extensão, dos negócios globais.
Nosso escritório possui uma sólida rede de agentes locais de confiança em Hong Kong e oferece suporte completo, desde a pesquisa prévia ao registro até o exercício dos direitos.
“Será que o nome da minha marca pode ser registrado em Hong Kong?” “Quanto custará, incluindo a China?” Não hesite em nos consultar para esclarecer essas e outras dúvidas.
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AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Representante e advogado especializado em propriedade intelectual do escritório EVORIX
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Industrial do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Industrial (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).