【Explicação detalhada】O que é um novo tipo de marca registrada? Um advogado especializado em marcas explica os critérios de registro e as vantagens

Na sociedade contemporânea, os elementos que compõem uma marca não se limitam apenas a letras e figuras tradicionais. Logotipos sonoros que ficam na memória, cores marcantes nas embalagens dos produtos, animações exibidas em dispositivos digitais ou mesmo marcas aplicadas em pontos específicos do próprio produto: diversos elementos que apelam aos cinco sentidos gravam a marca na mente do consumidor.

Para acompanhar essas mudanças da época, o sistema de marcas do Japão evoluiu, e novos tipos de marcas, como “marcas em movimento”, “marcas holográficas”, “marcas compostas apenas por cores”, “marcas sonoras” e “marcas de posição”, passaram a ser objeto de proteção.

Esses novos tipos de marcas podem se tornar ferramentas poderosas para expressar a personalidade única do seu negócio e diferenciá-lo da concorrência. No entanto, para registrá-las como marcas e obter proteção legal, é necessário atender a determinados critérios. Um conceito particularmente importante é o de “capacidade de distinção”.

Nesta ocasião, com base nos critérios de exame divulgados pelo Instituto de Patentes, explicarei, da perspectiva de um advogado especializado em patentes, como esses novos tipos de marcas são avaliados quanto ao “caráter distintivo” e abordarei a “identidade”, que se torna importante após o registro. Além disso, gostaria de abordar por que o apoio de um advogado especializado em patentes é indispensável para proteger esses elementos tão importantes para o seu negócio.

1. O que são os novos tipos de marcas?

Vamos ver, de forma simples, o que cada tipo de marca representa.

• Marca em movimento: é uma marca em que o símbolo (logotipo) muda com o passar do tempo, como o logotipo de abertura de um comercial de TV ou o logotipo animado exibido ao carregar um site.
• Marca holográfica: é uma marca que muda por meio de efeitos visuais obtidos com a tecnologia holográfica, como quando o símbolo exibido em embalagens, etc., parece diferente dependendo do ângulo de visão ou brilha com reflexos dependendo da incidência da luz.
• Marca composta apenas por cores: são marcas registradas que consistem em uma única cor ou em uma combinação de cores, como as cores tricolores da 7-Eleven ou as listras azuis, brancas e pretas da borracha “MONO” da Tombow. Podem se enquadrar nisso as cores utilizadas na embalagem completa de um produto ou na fachada de uma loja.
• Marca sonora: São marcas registradas em que o próprio “som” — como a melodia, a voz ou o efeito sonoro — é registrado como marca, em vez de letras ou figuras, como o logotipo sonoro “Hi-Sa-Mi-Ts” do comercial do “Salonpas” da Hisamitsu Pharmaceutical ou o toque de chamada “Call Me” da NTT Docomo.
• Marca de posição: são marcas registradas em que o sinal (marca) é colocado em uma posição específica na embalagem ou no rótulo do produto, ou mesmo no próprio produto. Por exemplo, costuras ou etiquetas colocadas em uma posição específica no bolso traseiro de jeans podem se enquadrar nessa categoria.

Esses novos tipos de marcas registradas têm como objetivo proteger elementos da marca que não podiam ser abrangidos apenas pelas marcas tradicionais, como letras, figuras e símbolos.

2. O segredo do registro de marca: como se avalia o “caráter distintivo”?

Para ser registrada como marca, é essencial, em princípio, que haja “capacidade de identificação”. “Capacidade de identificação” é a capacidade do consumidor, ao ver a marca, de reconhecer quem (qual empresa ou pessoa física) está fornecendo um determinado produto ou serviço.

Mesmo para os novos tipos de marcas, esse “poder de distinção” é o ponto de análise mais importante. Nos critérios de análise do Instituto de Patentes, estão estabelecidos critérios específicos para avaliar o poder de distinção de cada tipo de marca.

(1) Capacidade de distinção de marcas em movimento, marcas holográficas e marcas de posição

Para todas essas marcas, a capacidade de distinção é avaliada observando-se a marca como um todo, considerando-se a combinação entre o “símbolo (letras, figuras, etc.)” e o “estado que muda com o tempo (marca em movimento)”, o “estado que muda por efeito visual (marca holográfica)” ou o “estado em que se encontra em uma posição específica (marca de posição)”.

No entanto, o objeto mais básico para a avaliação do poder de distinção é, sem dúvida, a parte do sinal (as letras ou figuras em si, sem movimento ou localização).

• Caso a parte do sinal tenha capacidade de distinção: mesmo que o sinal se mova, tenha efeito de holograma ou seja colocado em uma posição específica, a capacidade de distinção não é perdida devido a esse movimento, efeito ou posição. Quando as letras ou figuras em si são únicas e permitem identificar a origem por si só, os elementos como movimento ou posição tendem a ser considerados efeitos decorativos.
• Caso a parte do sinal não tenha caráter distintivo: por exemplo, se forem utilizadas meras letras ou figuras genéricas (como nomes comuns de produtos ou figuras corriqueiras, que se enquadram nos itens do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei de Marcas), mesmo que sejam adicionados elementos como movimento, efeito de holograma ou posição específica, em princípio, o caráter distintivo da marca como um todo não será reconhecido.É altamente provável que a trajetória do movimento, uma superfície de exibição diferente por meio de holograma ou um sinal localizado em uma posição específica sejam considerados meras descrições do produto ou elementos decorativos.

Por exemplo, se o ícone de um aplicativo para smartphone apresentar uma animação específica ao ser iniciado, é altamente provável que o registro seja aprovado sem problemas, desde que a “figura em si” do ícone seja única e possua capacidade de distinção. Por outro lado, se for apenas uma figura comum, do tipo que se encontra em qualquer lugar, com a adição de uma animação, o registro será difícil.

(2) Capacidade de distinção de marcas compostas exclusivamente por cores

Marcas registradas compostas apenas por cores não possuem letras ou figuras, e o caráter distintivo é avaliado exclusivamente com base nas “cores” utilizadas. É possível combinar várias cores, mas a avaliação é feita com base na combinação como um todo.

O importante aqui é que, em marcas compostas apenas por cores, “a ‘posição’ em que a cor é utilizada no produto não é levada em consideração”. Isso se deve ao fato de que, se a mesma cor for utilizada, ela será considerada a mesma marca de cor, independentemente da parte da embalagem em que for aplicada. Ao contrário das marcas de posição, o que se questiona não é se “a cor em uma posição específica” possui capacidade de distinção, mas se “a cor em si” possui essa capacidade.

Marcas compostas exclusivamente por cores, devido à sua natureza, muitas vezes têm dificuldade em ter seu caráter distintivo reconhecido. Em particular, as cores a seguir são, em princípio, consideradas desprovidas de caráter distintivo.

• Cores que indicam de forma comum o “nome comum” de produtos ou serviços: Cores cuja utilização para fins específicos é determinada por leis ou regulamentos (ex.: a combinação habitual de vermelho e branco para eventos festivos, e preto e branco para funerais)
• Cores que indicam a “natureza” de produtos ou serviços: cores que acompanham naturalmente a natureza do produto (ex.: a cor do molho de soja), cores indispensáveis para garantir a funcionalidade (ex.: preto ou branco em pneus de automóveis), cores normalmente utilizadas para aumentar o apelo (ex.: prata em celulares), cores que existem mas não são normalmente utilizadas (ex.: vermelho ou azul em geladeiras), ou simples padrões de listras verticais, amarelo ou vermelho em produtos
• Cores normalmente utilizadas na prestação de serviços: cores que os objetos utilizados na prestação de serviços normalmente possuem

Dessa forma, cores que são meramente a cor do produto, cores comumente utilizadas no setor ou cores frequentemente utilizadas para aumentar o apelo do produto tendem a ser consideradas, por si só, sem capacidade de identificar a origem. Muitas marcas registradas compostas apenas por cores são consideradas como se enquadrando no Artigo 3º, Parágrafo 1º, Inciso 3º ou 6º da Lei de Marcas.

Por isso, os casos em que marcas compostas apenas por cores são registradas limitam-se, em princípio, àqueles em que, devido ao uso prolongado, elas se tornaram amplamente conhecidas entre os consumidores, de modo que, ao verem a cor, estes reconhecem um determinado produto ou serviço (ou seja, quando adquiriram capacidade de identificação pelo uso).

(3) Capacidade de identificação das marcas sonoras

No caso das marcas sonoras, o poder de identificação é avaliado observando-se a marca como um todo, combinando os “elementos sonoros (timbre, ritmo, sons naturais, etc.)” e os “elementos linguísticos (letra, etc.)”.

Na avaliação do poder de distinção de uma marca sonora, se for reconhecido poder de distinção em qualquer um dos elementos sonoros ou linguísticos, o poder de distinção será reconhecido para a marca como um todo. Por exemplo, mesmo que a letra seja uma frase comum, se a melodia for muito original e for possível identificar imediatamente que se trata daquela empresa ao ouvi-la, existe a possibilidade de registro.

No entanto, assim como as marcas sonoras, as marcas de cor também podem ter dificuldade em ter seu caráter distintivo reconhecido. Em particular, os sons descritos a seguir são, em princípio, considerados desprovidos de caráter distintivo.

• Sons que consistem simplesmente na leitura de denominações ou nomes comuns:
• Sinais, alarmes e outros sons extremamente comuns: (ex.: som de campainha, som de apito)
• Sons normalmente emitidos pelo produto: sons que ocorrem naturalmente a partir do produto (ex.: ruído de rotação de um ventilador), sons normalmente utilizados para garantir o funcionamento (ex.: alarme de um despertador)
• Sons normalmente emitidos na prestação de serviços: sons que ocorrem naturalmente devido à sua natureza (ex.: o chiado da carne na churrasqueira), sons normalmente utilizados (ex.: o som de “toc-toc” do carrasco)
• Sons naturais: sons existentes na natureza, como o som do vento ou do trovão, ou sons artificiais que os imitam (desde que não sejam reconhecidos como indicação de origem)
• Sons que chamam a atenção do consumidor ou causam impacto: música de fundo de comerciais, etc. (contanto que não sejam amplamente reconhecidos como indicação de origem)
• Sons que servem apenas para aumentar o apelo de produtos ou serviços: (ex.: o som “pio-pio” que se ouve sempre que se calça um sapato infantil)
• Sons emitidos por objetos utilizados na prestação de serviços: som de veículos em movimento, som de moagem de grãos de café

Como nos exemplos acima, sons que são meramente funcionais do produto, efeitos sonoros comuns ou sons da natureza tendem a ser considerados, por si só, desprovidos de capacidade de identificação da origem. Muitas marcas sonoras são consideradas como se enquadrando no Artigo 3º, Parágrafo 1º, Inciso 3 ou 6 da Lei de Marcas.

No entanto, ao contrário das marcas de cor, considera-se que a enumeração do n.º 3 do art. 3.º, n.º 1, no que diz respeito às marcas sonoras, não é exaustiva. Por isso, existe a possibilidade de ser reconhecido o poder de identificação de sons que não estejam aqui enumerados.

No entanto, na maioria dos casos, para que uma marca sonora seja registrada, será necessário que ela tenha adquirido capacidade de identificação por meio de uso prolongado, da mesma forma que ocorre com as marcas de cor. Por exemplo, logotipos sonoros de comerciais utilizados por muitos anos se enquadram nessa categoria.

3. Armadilhas após o registro? A avaliação da “identidade”

Mesmo que um novo tipo de marca tenha sido registrado sem problemas, não se deve baixar a guarda. Ao utilizar uma marca registrada, é importante verificar se “a marca registrada e a marca em uso são idênticas”. Em particular, essa avaliação da “identidade” torna-se crucial em casos como a obrigação de uso para manter o direito de marca (resposta a um processo de cancelamento por falta de uso) ou quando se alega violação do direito de marca de outra empresa.

Aqui também existem critérios de avaliação específicos para os novos tipos de marcas.

(1) Identidade de marcas em movimento, marcas holográficas e marcas de posição

A identidade dessas marcas é avaliada com base na existência ou não de “diferenças no sinal” ou de “diferenças no estado ou na posição em que se altera”.

• Marcas em movimento: se houver diferenças no próprio sinal solicitado ou registrado, ou se houver diferenças no estado de mudança do sinal com o passar do tempo, a identidade não será reconhecida, em princípio.
• Marca holográfica: Se houver diferenças no próprio sinal solicitado ou registrado, ou se houver diferenças no estado de mudança do sinal devido ao efeito visual da holografia, a identidade não será reconhecida, em princípio.
• Marca de posição: Se houver diferenças no próprio sinal solicitado ou registrado, ou se houver diferenças na posição do sinal, a identidade não será reconhecida, em princípio.

Por exemplo, se houver uma alteração significativa em um quadro da animação de uma marca de movimento registrada, ou se a marca de posição registrada for transferida para um local totalmente diferente no produto, é possível que o uso não seja considerado como utilização da marca registrada.

(2) Identidade de marcas compostas exclusivamente por cores

A identidade de marcas compostas exclusivamente por cores é determinada com base na identidade ou não do “matiz”, da “saturação” e da “luminância” das cores utilizadas.

Além disso, no caso de marcas que combinam várias cores, se a “disposição” ou a “proporção” das cores for diferente, a identidade pode não ser reconhecida. Ademais, ao registrar uma marca de cor, se for especificada uma “posição” específica no pedido e essa posição for diferente no momento do uso, em princípio, a identidade não será reconhecida.

Se for utilizada uma cor que difira minimamente da cor registrada, ou se a ordem da combinação de cores ou a proporção de área for alterada, mesmo que as cores em si sejam as mesmas, isso poderá prejudicar a avaliação da identidade.

(3) Identidade de marcas sonoras

A identidade de marcas sonoras depende de se os operadores reconhecem ou não, como um todo, que se trata de uma “marca sonora idêntica”, mesmo que os “elementos sonoros” e os “elementos linguísticos” sejam diferentes.

Para que a identidade seja reconhecida, é necessário, no mínimo, que “a melodia seja a mesma”. Além disso, mesmo que a melodia seja a mesma, a avaliação leva em consideração diferenças em elementos como “ritmo”, “tempo”, “harmonia” e “instrumentos utilizados”.

Por exemplo, se a marca sonora registrada for uma melodia tocada por violino, enquanto o som utilizado for a mesma melodia tocada por uma orquestra completa, a identidade poderá não ser reconhecida caso a impressão geral seja muito diferente. Não basta que a melodia seja simplesmente a mesma; o “timbre” e a “atmosfera” com que a melodia é tocada também são importantes.

(4) Identidade no caso de uso em combinação com outros sinais

Este é um critério importante comum a todos os novos tipos de marcas. Pode ser questionável se a identidade será reconhecida quando uma marca de novo tipo registrada é utilizada em combinação com outros sinais, como letras ou figuras.

Nesse caso, mesmo que a marca de novo tipo registrada esteja incluída no conjunto da marca utilizada, a identidade só será reconhecida se for admitido que apenas a marca de novo tipo registrada é reconhecida, independentemente do conjunto da marca utilizada, como um sinal que identifica a origem do produto.

Em outras palavras, se a marca de movimento registrada for exibida apenas como um pequeno elemento decorativo ao lado do nome de outra empresa durante o uso, de forma que o consumidor não consiga identificar a empresa apenas observando essa marca de movimento isoladamente, é possível que não seja reconhecido o uso da marca registrada. É essencial que a própria marca de novo tipo registrada possua capacidade de identificação independente e que, mesmo dentro da marca utilizada como um todo, ela funcione como a principal indicação de origem.

4. Proteção complexa de “marcas de novo tipo”: por que é necessário um advogado especializado em marcas?

Como vimos até agora, as marcas de novo tipo têm critérios de exame e cuidados de uso específicos, diferentes das marcas tradicionais, como as de caracteres ou figuras. Em particular, marcas compostas apenas por cores ou marcas sonoras muitas vezes têm dificuldade em ter seu poder de identificação reconhecido por si só, e em muitos casos a obtenção do “poder de identificação pelo uso” é a chave para o registro.

Para proteger legalmente os elementos distintivos da sua marca, é necessário compreender com precisão esses critérios complexos e traçar uma estratégia adequada.

É aqui que nós, advogados especializados em marcas, podemos ajudar.

• Aconselhamento adequado sobre o caráter distintivo: com base nos critérios de análise mais recentes do Instituto de Patentes e em casos anteriores, avaliamos e aconselhamos de forma especializada se os movimentos, cores, sons etc. que você deseja proteger possuem caráter distintivo como marca e, caso sim, quais são seus pontos fortes e fracos. Em especial, caso seja considerado que o caráter distintivo é insuficiente, podemos propor medidas concretas, como estratégias para buscar a aquisição do caráter distintivo pelo uso.
• Elaboração da estratégia de registro ideal: com base em nosso conhecimento especializado, aconselhamos sobre qual tipo de marca (movimento, cor, som, etc.) é mais eficaz para o registro, de acordo com os elementos da marca que você deseja proteger, e também sobre como expressar essa marca e descrevê-la no pedido de registro. No caso de marcas sonoras, oferecemos suporte na elaboração de documentos adequados, como partituras ou representações de formas de onda; no caso de marcas de cor, oferecemos suporte na especificação de números de cores e na descrição detalhada das formas de uso.
• Apoio à aquisição de capacidade distintiva por uso: No caso de marcas de cor ou sonoras, quando se busca o registro com base na capacidade distintiva adquirida pelo uso, a coleta de provas é extremamente importante. Como especialistas, oferecemos apoio concreto sobre por quanto tempo e de que forma a marca deve ser utilizada para que a “capacidade distintiva por uso” seja reconhecida, bem como sobre quais provas (volume de publicidade, faturamento, resultados de pesquisas de opinião, etc.) devem ser coletadas e como organizá-las e apresentá-las de forma eficaz.
• Negociação com os examinadores do Instituto de Patentes e resposta a correções: caso a marca registrada seja notificada de motivos de rejeição pelo Instituto de Patentes, por falta de capacidade distintiva ou outros motivos, é necessário compreender com precisão o conteúdo da notificação e apresentar contestação adequada ou correções no pedido. Essas medidas exigem conhecimento especializado, e o advogado de patentes negociará com os examinadores em seu nome e realizará os procedimentos necessários para aumentar as chances de registro.
• Aconselhamento sobre o uso adequado após o registro: Mesmo após a conclusão do registro da marca, é importante utilizá-la exatamente como foi registrada para manter a validade dos direitos. Especialmente no caso de novos tipos de marcas, a avaliação da “identidade” torna-se complexa; por isso, oferecemos orientação sobre as formas adequadas de uso da marca registrada, reduzindo o risco de um futuro processo de cancelamento por falta de uso.

Elementos exclusivos da sua empresa, como “movimentos”, “cores” e “sons”, são tesouros que ficam na memória dos consumidores e formam uma imagem de marca poderosa. No entanto, para proteger legalmente esses novos elementos e evitar que sejam facilmente imitados por outras empresas, são necessários conhecimento e experiência especializados.

Como especialistas em propriedade intelectual, os advogados especializados em marcas propõem a melhor maneira de proteger ao máximo os elementos exclusivos da sua marca e atuam em seu nome nos procedimentos complexos.

Resumo

• “Marcas de movimento”, “marcas holográficas”, “marcas compostas exclusivamente por cores”, “marcas sonoras” e “marcas de posição” são novos tipos de marcas destinadas a proteger as diversas formas de expressão das marcas na era moderna.
• Embora a “capacidade de distinção” seja essencial para o registro desses tipos, marcas compostas exclusivamente por cores e marcas sonoras, em particular, têm dificuldade em ter essa capacidade reconhecida devido à sua natureza, tornando a aquisição da “capacidade de distinção pelo uso” um fator-chave.
• Mesmo após o registro, a “identidade” entre a marca registrada e a marca utilizada é importante, e cada tipo possui critérios de avaliação próprios. Há também pontos a serem observados ao utilizá-las em combinação com outros sinais distintivos.
• Para compreender esse sistema complexo e proteger adequadamente os elementos da marca, o apoio de um profissional especializado, como um advogado de marcas, é essencial.

Proteja bem suas ideias brilhantes e a personalidade do seu negócio, utilizando o novo tipo de sistema de marcas.

Se você deseja proteger como marca elementos únicos de seu negócio, como “movimentos”, “cores”, “sons” ou “posições”, não hesite em consultar um advogado especializado em marcas.

Com base em nosso vasto conhecimento e experiência em novos tipos de marcas registradas, nosso escritório propõe a estratégia de proteção ideal para o seu negócio. Não hesite em entrar em contato conosco.

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