A Internet e a validade dos direitos de marca | Explicação de um advogado especializado em marcas

Introdução — Riscos relacionados a marcas registradas na era da Internet

Hoje em dia, tornou-se muito fácil comprar produtos do exterior pela Internet, bem como vender produtos para o exterior. Com a popularização de sites de comércio eletrônico, redes sociais e plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço, as oportunidades de negócios que ultrapassam fronteiras aumentaram exponencialmente.

No entanto, esse ambiente de negócios sem fronteiras gera diversos problemas no âmbito da legislação de marcas registradas. Isso ocorre porque os direitos de marca são estabelecidos em cada país, o que é fundamentalmente incompatível com a natureza transfronteiriça da internet.

Neste artigo, explicaremos as questões relacionadas a marcas registradas que podem surgir na Internet, utilizando casos concretos, e aprofundaremos temas como disputas de nomes de domínio, problemas com contas nas redes sociais e os riscos relacionados a marcas registradas associados à compra de produtos em sites estrangeiros.

Caso 1: Ao abrir uma loja virtual no exterior

Você é o comerciante X, que vende bolsas no Japão, e possui direitos de marca sobre a marca A no Japão, no âmbito do setor de bolsas. Como os negócios no Japão estão indo bem, você pretende expandir para o exterior e, para vender bolsas nos Estados Unidos, abriu uma loja virtual e criou uma página em inglês. Nesse caso, que tipo de problema surgiria sob a lei de marcas registradas?

Sobre o âmbito de validade do direito de marca

Como premissa básica, a validade do direito de marca no Japão limita-se ao território japonês (isso é chamado de “princípio da territorialidade”). Portanto, se você pretende expandir seus negócios para os Estados Unidos, será necessário obter separadamente o direito de marca A para bolsas também nos Estados Unidos.

Se outra pessoa tiver registrado uma marca idêntica ou semelhante a A nos Estados Unidos, a empresa X acabará infringindo os direitos de marca alheios nos Estados Unidos.

Países a serem considerados na expansão internacional

Ao expandir para o exterior por meio de lojas virtuais, deve-se considerar a obtenção de direitos de marca nos seguintes países e regiões.

Caso 2: Terceiros que operam sites em japonês em servidores no exterior

Você é o fornecedor X, que vende bolsas no Japão, e detém os direitos de marca A no Japão no âmbito das bolsas. Ao pesquisar na internet, descobriu que outra pessoa, Y, está exibindo A em um site. Ao investigar mais a fundo, parece que Y está operando uma página em japonês utilizando um servidor no exterior.

No caso de um servidor no exterior, ou seja, quando o uso da marca não ocorre fisicamente no território japonês, X poderia exigir que Y fechasse o site?

Critérios de julgamento segundo a Recomendação Conjunta da OMPI

Conforme mencionado no Caso 1, a validade dos direitos de marca no Japão não se estende para fora do país. Portanto, em uma análise comum, as ações de Y, quando o servidor do site está no exterior, não parecem constituir uso da marca no território japonês.

Aqui, serve de referência a “Recomendação Conjunta sobre a Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial Relativos a Marcas e Outros Sinais na Internet”*1, adotada pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) em 2001. O artigo 2º dessa recomendação estabelece o seguinte:

À luz desse critério, mesmo que se utilize um servidor no exterior, se Y mantiver um site em japonês e aceitar pedidos provenientes do Japão, é altamente provável que se reconheça a existência de “efeito comercial” no Japão. Portanto, X tem amplas possibilidades de reivindicar o fechamento do site.

Elementos para a avaliação do “efeito comercial”

A Recomendação Conjunta da OMPI enumera os seguintes pontos como elementos a serem considerados ao avaliar a existência de “efeito comercial”:

• Idioma do site (se é o idioma do país-alvo)
• Exibição da moeda (se os preços são exibidos em ienes japoneses)
• Se o país em questão está incluído como destino de entrega
• Número de acessos reais e de usuários provenientes do país em questão
• Histórico de transações com consumidores do país em questão
• Se há um número de telefone ou endereço do país em questão listado como contato

Caso 3: Terceiros que operam sites em idiomas estrangeiros em servidores japoneses

Você é o fornecedor X, que vende bolsas no Japão, e detém os direitos de marca A no Japão no âmbito das bolsas. Ao pesquisar na internet, descobriu que outra pessoa, Y, está exibindo A em um site. Ao contrário do Caso 2, parece que Y está usando um servidor japonês, mas o site é em francês. Nesse caso, X poderia exigir que Y fechasse o site?

Nesse caso, seguindo o princípio da territorialidade, acredito que seja possível exigir o fechamento do site de Y*2. No entanto, considerando a posição de Y, se ele estiver operando na França, não há grande necessidade de usar um servidor japonês, portanto, na prática, situações como essa são raras.

Conflitos entre nomes de domínio e marcas registradas

Entre as questões relacionadas a marcas registradas na Internet, os conflitos envolvendo nomes de domínio são particularmente comuns. Os nomes de domínio são únicos em todo o mundo, e a regra básica é a do “primeiro a chegar, primeiro a ser servido”, segundo a qual quem se registrar primeiro obtém o direito de uso. Por isso, o ato de registrar antecipadamente domínios idênticos ou semelhantes a marcas de terceiros (o chamado “cybersquatting”) tem sido um problema há muito tempo.

Meios de resolução de disputas sobre nomes de domínio

Os principais meios de resolução de disputas sobre nomes de domínio são os seguintes.

No procedimento UDRP, o requerente deve provar os três pontos a seguir: (1) que o nome de domínio é idêntico à marca do requerente ou semelhante a ponto de causar confusão; (2) que o registrante do nome de domínio não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio; e (3) que o nome de domínio foi registrado e está sendo utilizado de má-fé.

Contas nas redes sociais e direitos de marca

Nos últimos anos, a proteção de marcas nas redes sociais também se tornou um grande desafio. Em plataformas de redes sociais como o X (antigo Twitter), Instagram, Facebook e TikTok, são frequentes os casos de uso de nomes de conta idênticos ou semelhantes a marcas registradas de terceiros.

Tipos de problemas relacionados a marcas registradas nas redes sociais

• Contas falsas: casos em que são criadas contas que se fazem passar por marcas ou empresas famosas, levando à confusão por parte dos consumidores
• Apropriação antecipada de nomes de contas: casos em que nomes de marcas de terceiros são registrados antecipadamente como nomes de contas, de forma semelhante ao ciberesquatismo de domínios
• Uso não autorizado de hashtags: casos em que marcas registradas de terceiros são usadas como hashtags para promover produtos da própria empresa
• Uso de marcas registradas em anúncios: casos em que marcas registradas de terceiros são incluídas como palavras-chave ou texto em anúncios nas redes sociais

Medidas de resposta

Muitas plataformas de redes sociais possuem um sistema de denúncias baseado nos direitos de marca registrada. O titular da marca pode solicitar a remoção de contas ou conteúdos que infringem seus direitos por meio do formulário de denúncia da plataforma. No entanto, esses sistemas se baseiam estritamente nos termos de uso da plataforma e têm limites quanto à sua força legal.

Compra de produtos em sites estrangeiros e marcas registradas

Mesmo quando um indivíduo compra produtos em sites de comércio eletrônico no exterior, podem surgir problemas relacionados à lei de marcas registradas. É preciso ter especial cuidado com “produtos de importação paralela”, que não contam com a autorização do titular da marca no Japão, e com “produtos falsificados”, fabricados por terceiros sem qualquer relação com o titular da marca.

Importação paralela e direitos de marca

No que diz respeito à “importação paralela” — que consiste na importação para o Japão de produtos genuínos vendidos legalmente no exterior —, considera-se que não há violação dos direitos de marca, desde que sejam cumpridos determinados requisitos. Especificamente, isso ocorre quando os três requisitos a seguir são atendidos:

1. O titular da marca no exterior e o titular da marca no Japão sejam a mesma pessoa ou tenham uma relação que possa ser considerada idêntica do ponto de vista jurídico e econômico
2. Os produtos de importação paralela devem ter a marca registrada legalmente aplicada pelo detentor da marca no exterior
3. Não deve haver diferença substancial em termos de qualidade em relação aos produtos geridos diretamente pelo titular da marca no Japão

Por outro lado, a importação para o Japão de produtos falsificados vendidos em sites estrangeiros pode constituir violação de direitos de marca. Nos últimos anos, o número de apreensões de produtos que infringem direitos de propriedade intelectual pela alfândega tem apresentado uma tendência de aumento, sendo necessário ter cuidado, pois é possível ser acusado de violação de direitos de marca mesmo que o uso seja para fins pessoais.

Resumo — Estratégia de marcas na era da Internet

Como a transfronteiriçidade é fácil no mundo da Internet, as oportunidades de se envolver em disputas de marcas registradas também estão aumentando. Como estratégia de marcas registradas na era da Internet, é importante ter em mente os seguintes pontos.

Ao planejar a expansão para o exterior, realize uma pesquisa prévia para verificar se já existem marcas registradas e proceda ao registro de marca de forma planejada.

Notas

*1 Sobre a “Recomendação Conjunta sobre a Proteção dos Direitos de Propriedade
Industrial Relativos a Marcas e Outros Símbolos na Internet”
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/1401-037/kyoudoukannkoku.pdf

*2 A interpretação do termo “uso” pode variar entre processos de cancelamento por falta de uso e processos de violação. Por exemplo, se X tiver obtido direitos de marca no Japão e estiver realizando atividades comerciais exibindo A em um site em francês destinado ao mercado francês, utilizando um servidor japonês, o uso da marca nesse site pode não ser considerado “uso” da marca no Japão.