Um advogado especializado em marcas registradas organizou sistematicamente informações sobre o sistema de marcas registradas da Índia, desde uma visão geral do sistema até o processo de depósito, exame, registro, renovação, oposição, cancelamento e resposta a violações, além de comparações com o sistema japonês e pontos a serem observados na prática. Utilize este material para elaborar estratégias de marcas registradas para empresas japonesas que estejam considerando entrar no mercado indiano.
Pontos-chave deste artigo
INDIA TRADEMARK
Guia completo sobre o sistema e a prática de marcas na Índia para empresas japonesas, elaborado por um advogado especializado em propriedade intelectual. Explica de forma sistemática, em 7 seções, desde o depósito do pedido até o exercício dos direitos, incluindo uma comparação com o sistema japonês.
Índice
O sistema de marcas registradas da Índia é regulado pela Lei de Marcas Registradas de 1999 (The Trade Marks Act, 1999) e pelo Regulamento de Marcas Registradas de 2017, que constitui seu regulamento de execução.A administração de marcas é de competência do Departamento de Propriedade Intelectual da Índia (CGPDTM), que se encarrega do registro e da proteção de marcas, bem como da prevenção do uso indevido. A Índia é signatária da Convenção de Paris (aderida em 1998) e do Acordo TRIPS da OMC, tendo aderido também ao Protocolo de Madri (sistema de pedido internacional de marca) em 2013.
Nos termos da Lei de Marcas da Índia, “marca” significa “um sinal que possa ser representado graficamente (figurativamente) e que permita distinguir os produtos ou serviços de terceiros”. Especificamente, letras, nomes, rótulos, figuras, números, símbolos, formas de produtos, embalagens, combinações de cores, bem como combinações destes elementos ou sinais equivalentes, podem ser registrados como marcas.
Tipos de marcas registráveis
Na Índia, qualquer pessoa que utilize sua própria marca ou tenha a intenção de utilizá-la pode solicitar o registro de marca (tanto pessoas físicas quanto jurídicas). É possível que residentes no exterior apresentem o pedido, mas, nesse caso, é necessário nomear um representante na Índia (advogado especializado em marcas, etc.) e apresentar o pedido ao escritório de registro de marcas com jurisdição correspondente à localização do representante.
Os escritórios de registro de marcas da Índia estão localizados em cinco cidades do país: Mumbai, Délhi, Chennai, Calcutá e Ahmedabad, e a autoridade competente é determinada de acordo com o endereço do requerente (ou do representante).
| Item | Requisitos e conteúdo |
|---|---|
| Idioma do pedido | Inglês ou hindi (empresas estrangeiras geralmente realizam o procedimento em inglês) |
| Formulário de inscrição | Apresentação do formulário TM-A, etc. |
| Representação da marca | Representação precisa de imagens, caracteres, etc. (caracteres não ingleses devem ser traduzidos ou transcritos para o inglês) |
| Informações do requerente | Nome e endereço (para pessoas jurídicas: razão social, endereço e forma jurídica) |
| Produtos e serviços designados | Descrição com base na Classe 45 da Classificação de Nice |
| Documentos de direito de prioridade | Declaração de reivindicação de direito de prioridade da Convenção de Paris (com tradução para o inglês) |
| Declaração de uso | Requisito específico da Índia. Indicar se está em uso ou se há intenção de uso; caso esteja em uso, especificar a data da primeira utilização |
| Provas de uso | No caso de uso já em andamento, declaração juramentada (Affidavit) ou faturas, etc. |
| Procuração | Caso seja por meio de um representante, é necessária uma procuração (Power of Attorney) |
Requisitos específicos da Índia: é necessário declarar a situação de uso no território indiano no momento do depósito do pedido. Se já estiver em uso, é necessário especificar a data de início do uso e anexar uma declaração juramentada (Affidavit) comprovando o histórico de uso, bem como documentos comprovativos (faturas, documentos de vendas, etc.).
A Índia segue a Classificação de Nizza e possui 45 classes no total, sendo possível realizar um pedido para múltiplas classes em um único pedido. Além disso, a Índia também reconhece marcas em série (sistema que permite o registro em bloco de várias marcas semelhantes em um único pedido); por exemplo, marcas semelhantes com diferenças de cor ou pequenas variações na grafia podem ser registradas em conjunto como uma “série” (sistema que não existe no Japão). Além disso, também está previsto o sistema de marcas associadas (sistema que permite a gestão de marcas semelhantes de forma associada).
O pedido de marca é feito por meio de pedido eletrônico online ou apresentação em papel. O Departamento de Propriedade Intelectual da Índia possui um sistema abrangente de pedidos eletrônicos, e, no caso de pedidos online, as taxas oficiais são ligeiramente mais baratas (medida de incentivo ao pedido eletrônico). Por ser um país signatário do Protocolo de Madri, também é possível designar a Índia por meio do Protocolo de Madri com base no pedido e registro de base no Japão.
Após o depósito do pedido, é realizada primeiro a análise de forma (análise formal), na qual são verificados os dados constantes do formulário de pedido, a regularidade dos documentos apresentados, o pagamento das taxas, bem como a adequação da classificação e da descrição dos produtos e serviços designados. Se não houver problemas de forma, o processo avança para a análise de mérito.
Dois requisitos para o exame de mérito
Essas análises de mérito são realizadas de forma centralizada em Mumbai, onde fica a sede do Departamento de Registros de Marcas da Índia, e os examinadores fazem a comparação com o banco de dados de marcas anteriores.
Caso haja motivos ou condições para a recusa, o examinador emite um Relatório de Primeira Análise (First Examination Report) e notifica o requerente. O requerente deve, normalmente, apresentar uma declaração de opinião ou uma correção no prazo de um mês após o recebimento da notificação (é possível solicitar a prorrogação do prazo se houver motivo justificado). Há também a oportunidade de uma entrevista (audiência) com o examinador, sendo que também se recorre à realização remota por videoconferência.
Importante: na Índia, o sistema de julgamento existente no Japão foi abolido; caso a marca seja rejeitada na análise, o requerente deverá entrar com uma ação de anulação da decisão no Tribunal Superior como recurso.
As marcas registradas que receberam decisão de registro são imediatamente publicadas no Diário de Marcas (Trade Marks Journal) e tornadas públicas. O Diário de Marcas é um diário oficial eletrônico, publicado semanalmente (normalmente todas as segundas-feiras) no site oficial do Departamento de Propriedade Intelectual da Índia.
Qualquer pessoa pode apresentar oposição contra um pedido publicado no Diário, desde que o faça no prazo de quatro meses a partir da data da publicação.
| Item | Conteúdo |
|---|---|
| Certificado de registro | Emitido em PDF com assinatura eletrônica |
| Período de validade | 10 anos a partir da data do pedido |
| Duração total do processo | Em média, cerca de 2 a 3 anos (24 a 36 meses) *Pode ser reduzido se for utilizado o sistema de análise acelerada |
O prazo de validade dos direitos de marca na Índia é fixado em 10 anos a partir da data do pedido. O titular da marca pode manter o registro apresentando um pedido de renovação (Renewal) antes do término do prazo de validade. O prazo prorrogado pela renovação também é de 10 anos, sendo possível renová-lo sem limite de vezes a cada 10 anos.
Prazo de recuperação mais longo do que no Japão
Mesmo que o prazo de renovação seja perdido, é concedido um período de carência (período de graça) de 6 meses após o vencimento para realizar o procedimento de renovação mediante o pagamento de uma taxa adicional. Além disso, na Índia, mesmo após a caducidade, é possível solicitar a restauração do registro (Restoration) como medida de reparação especial, desde que seja feito dentro de um prazo de 6 meses a 1 ano. No Japão, a renovação só é possível dentro de 6 meses após o vencimento; após esse prazo, não é possível restaurar os direitos.
Embora não seja exigida a apresentação de provas de uso no momento da renovação, marcas que não tenham sido utilizadas de forma alguma durante 5 anos a partir do registro correm o risco de terem o registro cancelado por inatividade, mediante requerimento de terceiros. Com base no Artigo 47 da Lei de Marcas da Índia, se a marca não tiver sido utilizada de boa-fé no território indiano até 5 anos após a data de registro (na prática, 5 anos e 3 meses após a data de registro), qualquer parte interessada poderá solicitar o cancelamento do registro da marca.
Dica prática: esse prazo é mais longo do que o “cancelamento por falta de uso de 3 anos” do Japão; portanto, é importante que as empresas que entram no mercado indiano criem um histórico de uso da marca o mais cedo possível após o registro.
Caso ocorram alterações no nome ou endereço do titular após o registro da marca, ou caso haja cessão do direito de marca, recomenda-se solicitar a alteração do nome no livro de registro (alteração de registro). A Lei de Marcas da Índia permite a livre cessão e transferência de marcas, sendo possível ceder (Assignment) marcas registradas e marcas em processo de registro (tanto com goodwill quanto sem goodwill).
Além disso, na Índia, existe um sistema de concessão de licenças (licenciamento) bem estabelecido, sendo possível registrar contratos de licença no Departamento de Registros de Marcas com base no sistema de Usuários Registrados (Registered User). Se for registrado como Usuário Registrado, há efeitos legais, como o fato de que o histórico de uso por meio da licença será considerado como uso pelo próprio titular do direito de marca.
Na Índia, há um prazo de oposição (Opposition) de quatro meses a partir da publicação do boletim de marcas. Terceiros com interesses em jogo podem iniciar um processo para impedir o registro da marca solicitada mediante a apresentação de um formulário de oposição (Notice of Opposition) prescrito.
| Etapas | Prazos e procedimentos |
|---|---|
| Oposição | Dentro de 4 meses a partir da publicação |
| Contra-argumento (Contra-argumento) | No prazo de 2 meses após o recebimento da notificação (se não for apresentada, o pedido será considerado desistido) |
| Apresentação de provas | Opositor → Requerente → Provas de refutação do opositor |
| Audiência | Ambas as partes apresentam suas alegações e provas perante o oficial de audiência (Hearing Officer) |
| Prazo de tramitação | Pode levar vários anos (há casos de 5 a 10 anos) |
Alteração legislativa de 2021: devido à extinção do Comitê de Apelação de Propriedade Intelectual (IPAB), os recursos contra decisões de oposição passaram a ser julgados pelos Tribunais Superiores (High Court) de cada estado (Tribunal Superior de Délhi, Tribunal Superior de Bombaim, etc.).
Mesmo após a confirmação do registro, as partes interessadas podem solicitar a retificação ou o cancelamento do registro (Rectification) caso existam motivos específicos.
| Motivos para cancelamento ou invalidação | Exemplos concretos |
|---|---|
| Registro indevido ou com vícios | Falta de capacidade de distinção, marca proibida, registro em situação de violação de direitos anteriores de terceiros |
| Não utilização | Corresponde a 5 anos de não uso |
| Obtenção indevida | Pedidos especulativos sem intenção de uso, registros com fins ilícitos |
| Violação das condições de registro | Violação de condições, como restrição a uso específico |
| Abuso de direitos, etc. | Conflito com outras leis (Lei de Direitos Autorais, Lei de Proteção de Nomes Comerciais), concorrência desleal com marcas conhecidas existentes não registradas |
Grande diferença em relação ao Japão: o sistema de cancelamento e invalidação na Índia não se dá por meio de julgamento administrativo, mas sim por meio de um processo judicial. As partes interessadas podem apresentar uma petição (Formulário TM-O) ao Departamento de Registro de Marcas ou entrar diretamente com uma ação no Tribunal Superior de jurisdição competente.
Na Índia, a violação de direitos de marca (Trademark Infringement) refere-se ao ato de utilizar, sem a autorização do titular, uma marca idêntica ou que possa causar confusão com uma marca registrada, em produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos designados. Caso a marca registrada seja notória, o uso por terceiros em produtos ou serviços não semelhantes também pode ser objeto de medida cautelar por constituir ato de concorrência desleal ou diluição da marca.
Além disso, independentemente da existência de registro, o ato de utilizar indevidamente produtos ou indicações comerciais de terceiros, causando confusão, constitui um ato ilícito denominado “passing off” (falsificação), sendo possível solicitar reparação civil.
O titular do direito de marca pode ajuizar uma ação civil contra o infrator e obter reparação judicial. Na Índia, as ações por violação de marca são, em geral, de competência de primeira instância dos Tribunais Distritais (District Court) de cada estado; no entanto, alguns Tribunais Superiores, como os de Délhi, Bombaim (Mumbai) e Madras (Chennai), possuem competência de primeira instância.
Medidas de reparação que o tribunal pode ordenar
A violação maliciosa de direitos de marca e a fabricação e venda de produtos falsificados são tratadas como crimes, e atos que se enquadram na falsificação de marcas, entre outros, estão sujeitos a severas sanções penais.
| Tipos de violação | Penalidades |
|---|---|
| Falsificação de marca registrada (primeira infração) | Prisão de 6 meses a 3 anos + multa de 50.000 a 200.000 rúpias (equivalente a aproximadamente 90.000 a 360.000 ienes) |
| Falsificação de marca registrada (reincidência) | O limite máximo é ainda mais elevado, com penas mais severas |
| Indicação indevida de marca não registrada | Prisão de até 3 anos ou multa (ou ambas) |
O titular do direito pode apresentar queixa às autoridades policiais, obter um mandado de busca e, com a cooperação da polícia, realizar uma operação (inspeção) em armazéns ou lojas para apreender produtos falsificados e impedir sua venda.
A Índia também possui medidas de fronteira (Border Measures) para direitos de propriedade intelectual, e o titular da marca pode impedir a entrada de produtos falsificados na fase de importação, desde que registre previamente junto às autoridades alfandegárias as informações sobre sua marca registrada e os produtos infratores.
Embora o sistema de marcas da Índia tenha muitos pontos em comum com o do Japão, existem diferenças importantes no que diz respeito ao sistema jurídico e à sua aplicação. Apresentamos a seguir os pontos a serem observados na prática quando empresas japonesas registram marcas ou exercem seus direitos na Índia.
| Item | Japão | Índia |
|---|---|---|
| Princípio do registro | Princípio estrito da prioridade da solicitação | Coexistência do princípio da prioridade e do princípio do uso anterior |
| Declaração de uso | Não é necessária declaração de uso no momento do depósito | Declaração de uso atual ou previsto no momento do depósito; se estiver em uso, deve-se anexar provas |
| Momento da apresentação de oposição | Dentro de dois meses após o registro (oposição posterior) | Antes do registro ou no prazo de 4 meses após a publicação (oposição prévia) |
| Competência para julgamentos de nulidade e cancelamento | Departamento de Julgamento do Instituto de Patentes (julgamento administrativo) | Tribunal Superior (processo judicial) |
| Legitimidade para requerer a anulação | Qualquer pessoa pode requerer | Limitado às partes interessadas |
| Prazo para cancelamento por falta de uso | 3 anos | 5 anos + 3 meses |
| Período de carência para renovação | Apenas 6 meses após o vencimento | 6 meses após o vencimento + restauração (Restoration), totalizando no máximo 1 ano |
| Sistema de marcas de notória notoriedade | Não há sistema de registro prévio | Sistema de registro de marcas notoriamente conhecidas em vigor desde 2017 |
| Marcas em série | Não | Existe (possibilidade de registro em lote de marcas semelhantes) |
Diferença mais importante: na Índia, os direitos não registrados decorrentes do uso são valorizados ainda mais do que no Japão. O artigo 34 da Lei de Marcas da Índia estabelece que, mesmo em relação a marcas registradas, o uso continuado por parte de quem tenha começado a utilizá-la de boa-fé antes do registro não constitui violação (direito de uso anterior). É fundamental que as empresas japonesas realizem uma pesquisa prévia para verificar se outras empresas do mesmo setor já não estão utilizando a marca no local e, caso haja um usuário anterior, não iniciem o desenvolvimento da marca no local de forma precipitada.
Na Índia, é necessário declarar no momento do pedido se a marca está “em uso” ou “não utilizada (com intenção de uso)”; caso esteja em uso, há a obrigação de indicar especificamente a data de início do uso e apresentar provas de uso. Se houver marcas concorrentes, é considerado vantajoso para o exame e para o processo de oposição selecionar a opção “pedido com base no uso” e anexar provas suficientes.
Enquanto a Índia possui um sistema de oposição prévia (após a publicação do pedido), o Japão possui um sistema de oposição posterior (após o registro). Na Índia, se for apresentada uma oposição, o registro fica suspenso até a conclusão do processo, o que pode prolongar o prazo; por isso, é necessário ter uma estratégia de resposta à oposição (obtenção de termo de consentimento, negociação de acordo, etc.) antes mesmo da obtenção do direito.
Embora o Japão não possua um sistema oficial de lista de marcas notórias, na Índia foi instituído, a partir de 2017, um sistema de registro de marcas notórias. Por meio de um pedido ao Departamento de Marcas, é possível obter o reconhecimento oficial da marca da empresa como “Well-Known Trademark” (marca notória) e sua inclusão na lista. Uma vez reconhecida, obtém-se uma proteção robusta que permite rejeitar pedidos de marcas semelhantes de terceiros, mesmo para produtos e serviços não similares; portanto, vale a pena que empresas detentoras de marcas internacionalmente famosas considerem utilizar esse sistema.
Sistema exclusivo da Índia, derivado do antigo direito anglo-americano
Embora a estrutura básica do sistema de marcas da Índia seja semelhante à do Japão, há diversos pontos a serem observados na prática, tais como a grande importância atribuída ao “peso do uso”, as diferenças nos órgãos de julgamento e nos procedimentos (com foco nos tribunais superiores após a extinção do IPAB), o sistema de oposição prévia, o cancelamento por falta de uso por 5 anos e o sistema de registro de marcas notoriamente conhecidas.Ao solicitar o registro e obter direitos de marca na Índia, é fundamental traçar uma estratégia alinhada ao sistema jurídico local e estar preparado para aspectos que diferem da percepção japonesa (como alegações de uso anterior, resposta a oposições e risco de cancelamento por falta de uso).
O escritório de propriedade intelectual Ebolix oferece amplo suporte para o registro e exercício de direitos de marcas em países importantes, incluindo a Índia. Desde a pesquisa de direitos de uso anterior até a preparação de provas de uso, resposta a oposições e recusas, resposta a violações e estratégias de registro de marcas notoriamente conhecidas, nossos advogados de marcas, com vasta experiência prática e em colaboração com representantes locais, estão à sua disposição.
*Este artigo foi elaborado com o objetivo de fornecer informações gerais, com base no site oficial do Departamento de Propriedade Intelectual da Índia (CGPDTM), na Lei de Marcas da Índia (Lei de 1999), nos Regulamentos de Marcas de 2017, em materiais da OMPI e da JETRO, bem como em comentários de escritórios de advocacia locais. Para decisões específicas sobre casos individuais, recomendamos a consulta a especialistas, incluindo representantes locais.
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Propriedade Intelectual do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Presta assistência a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. É versado em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias organizações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).