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Guia prático do sistema de marcas da Malásia | Manual prático completo da MyIPO sobre pedidos, oposições e exercício de direitos

Written by 弁理士 杉浦健文 | 2026/05/23

Para os profissionais responsáveis pelo registro e gestão de marcas na Malásia, organizamos os “pontos-chave do procedimento” relativos ao registro, exame, oposição, exercício de direitos e registros internacionais a partir de fontes primárias atualizadas em abril de 2026 (Lei de Marcas de 2019, Regulamentos de Marcas de 2019, guias, formulários e tabelas de taxas do MyIPO), sob a perspectiva de um agente.Desde a definição de produtos e serviços designados, passando pela utilização da lista pré-aprovada, sistema de taxas oficiais, cronograma de oposições, medidas transfronteiriças, até aos principais precedentes judiciais, reunimos aqui uma visão geral completa da prática de marcas na Malásia.

Índice

  1. Resumo Executivo
  2. Visão geral do sistema e órgão competente (MyIPO)
  3. Requisitos e procedimentos de registro
  4. Estimativa de taxas oficiais (principais procedimentos)
  5. Cronograma padrão (exame normal e acelerado)
  6. Critérios de exame de mérito (recusa absoluta e relativa)
  7. Publicação, oposição e resposta à recusa
  8. Gestão pós-registro (renovação, cessão, licença)
  9. Violação de direitos e reparação (civil, criminal e medidas transfronteiriças)
  10. Sistema de Madri (pedido internacional)
  11. Principais jurisprudências e últimas alterações
  12. Lista de verificação prática

1. Resumo executivo

A base legal para a prática de marcas na Malásia é a Lei de Marcas de 2019 (Lei 815), e sua aplicação detalhada é concretizada pelo Regulamento de Marcas de 2019 (P.U.(A) 373) e pelos guias, práticas, formulários e taxas do MyIPO (Agência de Propriedade Intelectual da Malásia).

Três pontos a serem observados na prática de pedidos

  1. Elaborar a especificação de produtos e serviços (Specification) com “alcance adequado e terminologia clara”
  2. Utilizar, na medida do possível, a Lista Pré-aprovada (Pre-approved list) da MyIPO (conjunto de termos cuja aceitação é garantida pelo examinador) para reduzir o tempo de análise e economizar nas taxas oficiais (RM 950 por classe)
  3. Em casos de rejeição ou oposição, a falta de cumprimento de “requisitos formais”, como a prova de notificação (Affidavit of Service) ou a declaração juramentada (Statutory Declaration), pode ser fatal

Quanto ao prazo padrão de processamento, a Carta do Cliente do MyIPO (pressupondo ausência de falhas e objeções) estabelece: para pedidos normais, 8 meses para a Notificação de Registro; e para Exame Acelerado, 4 meses e 2 semanas para a Notificação de Registro; no entanto, na prática, é necessário gerenciar o processo partindo do pressuposto de que o prazo será prolongado devido a respostas a recusas, objeções, correções e adiamentos.

O exercício dos direitos conta com um sistema que abrange não apenas ações civis (medidas cautelares, indenização por danos, restituição de lucros, etc.), mas também ações criminais (falsificação, etc.: multa de até RM 1 milhão e 5 anos de prisão) e medidas nas fronteiras (interdição na alfândega + cooperação entre o MyIPO e as autoridades fiscais).Além disso, tendo em vista a cancelamento por falta de uso (cancelamento que geralmente exige 3 anos de inatividade a partir do registro), a coleta de provas de uso em tempo normal e o registro de licenças estão diretamente ligados tanto à “ofensiva (ação por violação)” quanto à “defesa (controle de cancelamento)”.

2. Resumo do sistema e órgão responsável (MyIPO)

Estrutura jurídica (fontes legais principais)

A principal lei de referência é a Lei de Marcas Registradas de 2019 (Lei 815), que abrange desde o exame, oposição e procedimentos pós-registro até a reparação por violação, medidas de fronteira e o sistema de agentes de marcas registradas. Detalhes específicos, como formulários, prazos, taxas, comprovantes de notificação e etapas de apresentação de provas, estão previstos no Regulamento de Marcas Registradas de 2019 (P.U.(A) 373).

Como atualizações operacionais importantes dos últimos cinco anos, a revisão dos regulamentos e anexos de 2022 (P.U.(A) 66/67), a redução das taxas de pedido de 2025 (P.U.(A) 315) + a Orientação Prática do Registrador, bem como o Manual de Exame de Marcas Registradas do MyIPO (publicado em 2026) servem como pontos de referência na prática.

Órgão competente e jurisdição

A autoridade competente é o MyIPO (legalmente uma “Corporation” = empresa pública nos termos da Lei de Propriedade Intelectual da Malásia de 2002 (Lei 617)), e a Lei de Marcas Registradas de 2019 define “Tribunal” como o Tribunal Superior, indicando claramente a via de recurso (Apelação) contra determinadas decisões do examinador, tais como recusas e oposições.

Objeto de proteção (conceito e âmbito de aplicação das marcas)

O requisito básico para o registro é arepresentação gráfica (graphical representation)” e ocaráter distintivo (distinguishing)”; marcas sem caráter distintivo, descritivas ou de uso habitual são, em princípio, rejeitadas (embora possam ser salvas pela aquisição de caráter distintivo por uso).

No sistema de formulários do MyIPO (TMA2), além de palavras e figuras comuns, sons, aromas, hologramas, posições, movimentos (sequência de movimentos) e cores, entre outros, são distinguidos como “Outros tipos de marcas”, e os tipos de pedidos de marcas não tradicionais são explicitados.

3. Requisitos e procedimentos de registro

Requerente e representante (o endereço para notificações é o ponto de partida na prática)

Para as partes que não residem ou exercem atividade comercial na Malásia, o sistema exige, para fins processuais, a nomeação e autorização de um agente de marcas registradas (registered trademark agent), cujo endereço para notificação deve ser registrado nos registros do oficial de registro (é importante notar que há um tipo de caso em que “não é possível prosseguir sem nomear um agente”, e não apenas “é possível nomear um agente”).

Atenção: como os requisitos de registro do agente de marcas registradas (cidadania/residência, histórico de falência, treinamento/exames, qualificação de advogado, etc.) também estão explicitados nas normas, ao selecionar um agente, verifique primeiro se ele “atende aos requisitos de registro = é um agente registrado no MyIPO”.

Produtos e serviços designados (classificação e especificação: é aqui que se decide o resultado)

Na Malásia, com base na Classificação de Nice (45 classes), a Especificação é tratada como o próprio âmbito do direito. Como erros de classificação podem afetar a manutenção e a validade futuras do direito, a clareza (clear indication) e a classificabilidade são prioritárias.

O MyIPO fornece uma lista pré-aprovada (Pre-approved list, derivada da 12ª Edição de 2023 da Lista de Produtos e Serviços de Madri / 113.471 termos), e está explicitamente indicado que, se esses termos forem adotados, a solicitação será “aceita para fins de classificação”, o que leva diretamente à redução do tempo de análise e das taxas oficiais.

Armadilha: em relação a “especificações muito amplas”, como toda a Classe 1, existe um quadro que permite que o examinador as rejeite, a menos que sejam justificadas pelo uso (ou intenção de uso), e a ideia de que “quanto mais ampla, melhor” não se aplica.

Direito de prioridade e pedido conjunto

Na reivindicação de prioridade do tipo Convenção de Paris, é necessário especificar, no mínimo, “a data do primeiro pedido, o país, o número do pedido e os produtos e serviços objeto” no documento do pedido nacional. O fato de o prazo de prioridade ser de “seis meses” também pode ser confirmado nas disposições de proteção provisória em exposições internacionais (conforme o disposto de que o prazo de prioridade não é prorrogado mesmo com a proteção provisória).

No que diz respeito ao pedido conjunto (titulares conjuntos), como efeito jurídico após o registro, estão expressas restrições, tais como a impossibilidade de um dos titulares conjuntos conceder licenças, transferir participações ou constituir garantias de forma independente; portanto, o pedido conjunto deve ser considerado de forma integrada até o “planejamento operacional pós-registro (contrato)”.

Método de apresentação (online/em papel)

O MyIPO oferece o IP ONLINE como um “balcão único para pesquisa e pedidos”, sendo que o pedido online é a prática padrão. Também são fornecidas orientações sobre o fluxo de procedimentos online (registro de usuário, certificado digital, operação do menu no sistema) para renovações (Renewal) e outros. A apresentação em papel (manual) é prevista para exceções, como a interrupção do pedido eletrônico, e a taxa por página (RM2/página) está claramente indicada na tabela de taxas oficiais.

4. Estimativa de taxas oficiais (principais procedimentos)

A tabela abaixo apresenta as taxas oficiais (excluindo honorários profissionais) extraídas da seção oficial “Forms and Fees” do MyIPO, com destaque para os procedimentos mais frequentes na prática.

Fase Formulário Taxa oficial (RM) Comentários práticos
Aconselhamento preliminar e pesquisa TMA1 250/classe Útil quando se deseja obter antecipadamente uma pesquisa preliminar e a avaliação da autoridade quanto à possibilidade de registro
Pedido (utilização da lista pré-aprovada) TMA2A 950/classe Custo e rapidez ideais. O projeto da especificação é fundamental
Pedido (sem adoção da lista pré-aprovada) TMA2B 1.100/classe Quando é necessária uma formulação exclusiva. Tendência a um aumento de verificações de classificação durante o exame
Marca em série (a partir do segundo pedido) TMA2C 50/registro (máximo de 6) Possibilidade de redução de custos com a otimização da “agrupamento de pedidos”
Exame acelerado (Expedited) TMA4 1.000/classe Casos elegíveis são limitados
Recurso TMD1 950/classe Recurso em várias classes é cobrado por classe
Contra-argumento TMD6 350/classe A prescrição do prazo é fatal (considerado desistência)
Renovação TME1 1.000/classe Projeto que não exige comprovante de uso para renovação
Renovação após o prazo TME2 1.200/classe Faixa de “6 meses após o prazo” explicitada
Recuperação TME3 1.500/Categoria Faixa de “6 meses após o prazo” explicitada
Autorização de procurador (nomeação/encerramento) TMR7 20 Obrigatório para clientes estrangeiros

Medida temporária de 2025: Regulamentos de Marcas Registradas (Redução de Taxas) de 2025 (P.U.(A) 315/2025), foi introduzida uma medida temporária válida por quatro meses, de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2025, pela qual as taxas oficiais de registro são reduzidas em RM 300 (por exemplo, de RM 950 para RM 650) para requerentes que atendam a determinados requisitos (por exemplo, faturamento anual inferior a RM 500.000).

5. Cronograma padrão (exame normal e acelerado)

A Carta do Cliente do MyIPO estabelece a emissão da Notificação de Registro em 8 meses para pedidos normais e em 4 meses e 2 semanas para pedidos acelerados, partindo do pressuposto de “ausência de falhas e objeções”. Na prática, a isso são adicionados (1) respostas a rejeições (correções, pareceres, audiências), (2) objeções após a publicação (no máximo 2 meses adicionais + rodada de provas) e (3) adiamentos (deferment), entre outros.

Fase Estimativa (essência do sistema) Observações
Exame de forma + exame de mérito Normal: 8 meses / Acelerado: 4 meses e 2 semanas Em ambos os casos, sujeito à condição de “ausência de falhas e objeções”
Publicação Publicação no IP Official Journal após o recebimento A data da publicação marca o início do prazo para oposição
Período de oposição 2 meses (prorrogação de até +2 meses) A aplicação da prorrogação é rigorosa (não se trata de uma prorrogação ilimitada)
Registro e certificado Registro após a ausência de oposição ou após a resolução da oposição A emissão do certificado é feita mediante solicitação (custo separado na tabela de taxas)

Fluxo do procedimento desde o pedido até o registro

① Opcional: PSA/Pesquisa preliminar (TMA1)

② Pedido (TMA2)

③ Exame de formalidades e verificação
de classificação
④ Exame
de mérito
⑤ Recusa provisória → Resposta (observações, correções, declaração juramentada, pedido de audiência)

⑥ Publicação (IP Official Journal)

⑦ Prazo
de oposição de 2 meses
⑧ Registro (Notice of Registration)

6. Critérios de exame de mérito (motivos de recusa absolutos e relativos)

Motivos de recusa absolutos (Absolute grounds)

Símbolos sem caráter distintivo, símbolos descritivos, símbolos de uso comum, etc., são, em princípio, rejeitados; no entanto, podem ser aceitos se houver aquisição de caráter distintivo (acquired distinctiveness) por uso anterior à data do pedido.

No que diz respeito às marcas de forma, os três itens a seguir são excluídos, sendo necessária uma prova que aborde a funcionalidade e o design:

  • Formas que decorrem naturalmente da natureza do produto
  • Formas indispensáveis para o resultado técnico
  • Formas que conferem valor intrínseco ao produto

Além disso, são passíveis de rejeição os casos que causem confusão ao consumidor, violem leis ou a ordem pública e os bons costumes, sejam de caráter obsceno ou ofensivo, prejudiquem a segurança nacional ou incluam nomes de terceiros, bandeiras nacionais, etc., sendo que a apresentação de termos de consentimento (nomes, etc.) e outros preparativos prévios determinam o andamento do processo.

Motivos de recusa relativos (Relative grounds)

A identidade ou semelhança com registros anteriores/registros internacionais anteriores (incluindo registros internacionais de proteção) e o risco de confusão são os fundamentos básicos, sendo a avaliação da confusão a lógica central.

Marcas notoriamente conhecidas (well-known trademark), mesmo que não registradas, influenciam, dentro de certos limites, a recusa relativa (identidade ou semelhança + serviços idênticos, etc.), e, no caso de marcas notoriamente conhecidas já registradas, a extensão pode abranger produtos e serviços não semelhantes (acompanhada dos requisitos de relação de contato, confusão e violação de interesses).Além disso, a exclusão com base em “direitos anteriores”, como sinais não registrados (passing off) e direitos autorais ou de desenho industrial, está explicitamente prevista no sistema, de modo que a recusa relativa não se limita a “questões entre marcas registradas”.

Consentimento (Consent) e uso simultâneo de boa-fé (Honest concurrent use)

Embora existam disposições que permitam o registro mediante o consentimento do titular do direito anterior, o examinador leva em consideração o interesse público e a possibilidade de confusão; portanto, não se trata de um sistema em que o registro seja automaticamente concedido mediante a apresentação de uma declaração de consentimento (= é necessário apresentar a declaração de consentimento e definir as condições de coexistência).Como também há margem para o reconhecimento do registro com base no uso simultâneo de boa-fé ou em circunstâncias especiais, na prática busca-se a reparação com base no “histórico de uso, coexistência no mercado e realidade das transações”, em conjunto com limitações (redução de região, canal ou especificações).

7. Resposta a publicações, oposições e recusas

Publicação

Quando o pedido é aceito (acceptance), o registrador publica o referido pedido no Diário Oficial de Propriedade Intelectual. Como o conteúdo da publicação pode incluir isenções de responsabilidade e condições, as negociações de correção e limitação antes da publicação influenciam o “custo de reversão”.

Oposição — Prazos e requisitos formais são fundamentais

A oposição deve ser apresentada no prazo de dois meses a partir da data da publicação, e não é permitida uma prorrogação de “mais de dois meses após o prazo” (há margem para prorrogação, mas há um limite máximo).

Armadilhas fatais: (1) notificação à parte contrária, (2) declaração de notificação (Affidavit of Service) no prazo de 14 dias; se houver falhas em qualquer uma delas, podem ocorrer efeitos fatais, como “consideração da oposição como não apresentada” ou “retirada da oposição”.

Etapas padrão do processo de oposição (com base nas regras)

Procedimento Prazo (básico) Ação importante
Apresentação de oposição (Notice of Opposition) 2 meses a partir da data da publicação Apresentação da Declaração de Notificação (Affidavit of Service) no prazo de 14 dias após a notificação à parte contrária
Contra-declaração 2 meses a partir da data de recebimento da notificação Declaração juramentada (Affidavit) no prazo de 14 dias após a notificação simultânea
Provas da parte contestante (Declaração Legal) 2 meses a partir da data de recebimento da contestação A não apresentação implica a retirada da contestação
Provas da parte requerente 2 meses a partir da data de recebimento das provas da parte oponente Se não forem apresentadas, o pedido será considerado retirado
Provas de réplica da parte oponente (facultativo) 2 meses a partir da data de recebimento das provas do requerente É necessário controlar o âmbito, limitando-se à réplica
Argumentação por escrito Dois meses a partir da notificação do Registrador Solicitação de prorrogação do prazo por até 6 meses

Resposta à recusa (recusa provisória): opções de resposta e prorrogação

Caso o registrador recuse o pedido, ele emitirá uma notificação de recusa provisória (provisional refusal), e o requerente poderá responder por meio de contestação por escrito, requerimento de audiência, correção ou comprovação por meio de declaração juramentada, sendo possível solicitar a prorrogação do prazo por um período máximo de 6 meses.

Sistema útil na prática: existe um mecanismo pelo qual, em caso de recusa provisória, é possível obter o reembolso das taxas de registro se o pedido for retirado dentro de dois meses, servindo como uma forma de cortar perdas em casos com poucas chances de sucesso.

Adiamento (Deferment)

Em casos em que há oposições ou ações judiciais em andamento, o registrador pode adiar o processo por um determinado período (até 6 meses, por exemplo). Isso pode ser considerado como um meio de sincronizar as negociações entre as partes e a estratégia de litígio com os procedimentos de registro.

8. Gestão pós-registro (renovação, cessão, licença)

Renovação e restabelecimento (gestão de prazos)

A taxa de renovação é de RM 1.000 por classe, e há uma taxa separada para renovação e restabelecimento após o vencimento; o MyIPO especifica um prazo de “6 meses após o vencimento”. Embora o sistema não exija a apresentação de prova de uso para a renovação, devido ao sistema de revogação por falta de uso (revocation) descrito a seguir, a renovação não garante a segurança (ou seja, é necessário gerenciar as provas de uso em um plano separado).

Transferência, garantia e licença (o registro pode ser um pré-requisito para o exercício do direito)

Como bem móvel (personal/moveable property), a marca registrada pode ser objeto de cessão, cessão parcial, cessão em garantia e ônus (charge).

Importância do registro (recordation): caso a transação não seja registrada junto ao registrador, não só não será possível opor-se a terceiros de boa-fé, como também estão previstas desvantagens, tais como a impossibilidade do cessionário de reclamar indenização por danos ou restituição de lucros relativos a violações ocorridas antes do pedido de registro (as transações de licença são regidas por regras excepcionais).

A licença requer forma escrita e assinatura para sua validade e, quando registrada no livro de registro, produz efeitos de oposição e presunção de notificação (quanto ao conteúdo previsto). Além disso, como o sistema permite que o licenciado intente uma ação por violação em seu próprio nome, na prática, costuma-se estabelecer um conjunto de “cláusulas contratuais (direito de ação e obrigação de cooperação) + registro”.

Anulação por falta de uso e invalidade (proteção do portfólio)

A revogação por falta de uso tem como requisito principal a falta de uso por três anos após o registro, sendo necessário um projeto de prova que inclua a defesa por justa causa, entre outros.

A invalidação (invalidation), a retificação do registro (rectification) e a revogação com base em ordem judicial, entre outras, são classificadas na tabela de taxas oficiais como tipos de pedidos que pressupõem uma “Ordem Judicial” (Court Order); portanto, na prática, é importante a conexão com o “Procedimento do High Court”, e não com o “Procedimento MyIPO”. Para os titulares de marcas notoriamente conhecidas, está explicitada uma estrutura que permite solicitar uma declaração de invalidação ao High Court, desde que sejam cumpridos requisitos como notoriedade e risco de confusão.

Indicação correta da marca (a indicação “Registered” acarreta risco criminal)

A indicação falsa de uma marca como “registered” etc. é considerada crime; caso se refira a um registro fora do país de origem, pode ser considerada “indicação de registro” a menos que se prove o contrário, pelo que é necessário ter cuidado com a facilidade de ocorrência de incidentes na utilização de indicações em japonês e inglês ou na gestão de embalagens.

9. Violação de direitos e reparação (medidas civis, criminais e transfronteiriças)

Medidas de reparação civil (proibição, indenização por danos, restituição de lucros, indenização adicional, etc.)

A Lei de Marcas Registradas de 2019 (Trademarks Act 2019) estabelece um marco legal pelo qual o Tribunal Superior (High Court) pode ordenar medidas como liminar, indenização por danos, restituição de lucros, etc., em processos de violação. Em casos envolvendo marcas falsificadas, estão previstas medidas como ordens de apreensão para preservação de provas e reparações por danos adicionais.Além disso, o sistema prevê ordens de disposição, como a remoção de indicações de produtos infratores, destruição, entrega, descarte/confisco, etc., permitindo visar a “eficácia” de excluir fisicamente os produtos do mercado, e não apenas a proibição.

Criminal (falsificação, atribuição fraudulenta, etc.)

A falsificação de marcas registradas (counterfeiting) está sujeita a sanções severas, como multa de até RM 1 milhão e prisão de até 5 anos, e a importação, venda e posse de produtos com indicações falsificadas também constituem crimes distintos. Além disso, o fato de um não registrado exercer atividades como “agente de marcas registradas” também é considerado crime, sendo que a conformidade do agente (verificação da registrabilidade) é importante para a proteção do cliente.

Medidas nas fronteiras (interdição alfandegária + ex officio)

O titular do direito (titular do registro ou determinado licenciado) pode solicitar ao registrador, identificando a previsão de importação de produtos falsificados; a aprovação é válida, em princípio, por 60 dias, e o registrador exige um depósito de garantia sob a perspectiva de cobrir os custos decorrentes da apreensão, prevenir abusos e proteger o importador.

Após a apreensão, o titular do direito deve ajuizar uma ação por violação dentro de um determinado prazo; caso não o faça, pode incorrer em riscos de revogação e indenização. Além disso, estão previstas a retenção ex officio por parte da alfândega e outras autoridades, bem como a isenção para quantidades pequenas e produtos não comerciais (de minimis), tornando essencial a compreensão da estrutura do sistema para medidas contra o comércio eletrônico transfronteiriço.

Autoridades de execução (atribuição de competências de investigação)

Como estrutura de investigação e fiscalização, foram incorporados termos como “Controller” com base na Lei de Descrições Comerciais de 2011 (Trade Descriptions Act 2011), e foram atribuídos poderes de investigação (incluindo poderes nos termos do Código de Processo Penal) ao “Assistant Controller”.

10. Sistema de Madri (pedido internacional)

O MyIPO informa que, por meio do Sistema de Madri, é possível realizar pedidos em vários países com “um idioma, um procedimento e um sistema de taxas”, partindo do pressuposto de um esquema em que o MyIPO atua como Escritório de Origem.

No que diz respeito à designação da Malásia, as regras prevêem um prazo de 18 meses para o gerenciamento do momento da recusa provisória e da oposição (lógica de avançar para a “proteção definitiva” sob a condição de que tenham decorrido 18 meses desde a designação/designação subsequente e que o prazo de oposição tenha expirado).

Como a extensão a produtos e serviços não semelhantes e a avaliação de conflitos com direitos anteriores constituem problemas equivalentes aos do pedido nacional, é necessário elaborar “a definição dos produtos e serviços designados”, “a pesquisa de antecedentes” e “as condições de consentimento e coexistência” com o mesmo rigor da prática nacional.

11. Principais jurisprudências e últimas alterações

Principais alterações e atualizações operacionais dos últimos 5 anos (por ordem de impacto na prática)

  1. As alterações às regras e tabelas anexas de 2022 (P.U.(A) 66/67) foram publicadas no site MyIPO
  2. Por meio do Regulamento de Marcas Registradas (Redução de Taxas) de 2025 (P.U.(A) 315/2025), foi introduzida uma medida temporária para reduzir em RM 300 as taxas oficiais de registro para requerentes que atendam a determinados requisitos (ex.: RM 950 → RM 650) (medida válida por quatro meses, de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2025)
  3. O Manual de Exame de Marcas do MyIPO de 2026 (classificação, capacidade distintiva, oposição, pedidos internacionais, etc.) foi publicado e é uma fonte primária de grande valor para compreender a prática da autoridade

Principais decisões judiciais (3 casos) — Fundamentos da decisão e implicações práticas

Processo Pontos principais (esboço do acórdão) Sugestões práticas
Ortus Expert White Sdn Bhd v Nor Yanni Adom & Anor (Tribunal Federal, 2022) Na avaliação da probabilidade de confusão (likelihood of confusion) para a determinação de violação, deve-se observar a marca como um todo e organizar o quadro de decisão com base na “percepção do consumidor”, incluindo o tratamento de disclaimers e similares ① Mesmo em registros com disclaimer, a abordagem de “não considerar em litígios” é arriscada. ② O disclaimer/limitação na fase de pedido de registro influencia também as disputas posteriores sobre violação e invalidade. ③ A prova de confusão deve ser concretizada até o nível do “público-alvo e da realidade comercial”.
Exibição em aplicativos envolvendo as marcas Malaysia Airlines / Firefly (Tribunal Superior, 2024) Mesmo quando marcas de terceiros são exibidas em uma plataforma (aplicativo), a relação com o requisito de “uso” (elemento constitutivo da violação) da Lei de Marcas de 2019 (Trademarks Act 2019) é objeto de controvérsia ① Os operadores de comércio eletrônico/aplicativos não podem simplesmente alegar que “a publicação é de responsabilidade de terceiros”. ② Para o titular do direito, a chave está na comprovação de que a exibição ocorre no “curso do comércio” (estrutura de receita, interface do usuário, fluxo de transações). ③ A elaboração de contratos (termos de adesão) e de procedimentos de “notificação e remoção” também está diretamente ligada à prevenção de litígios
McDonald v McCurry (Tribunal Federal, 2009) O Tribunal Federal considerou que o uso do “Mc” por McCurry não constituía passing off (falsificação) do nome comercial/apresentação (get-up) da McDonald’s, apoiando a decisão do Tribunal de Apelação ① Mesmo para marcas famosas, a “área de exclusividade” não é automaticamente reconhecida. ② A confusão não se baseia apenas na semelhança de nomes, mas em uma avaliação abrangente que inclui aparência, conteúdo dos serviços e perfil do público-alvo. ③ A alegação de notoriedade precisa ser estruturada em conjunto com evidências (penetração no mercado, publicidade, faturamento)

12. Lista de verificação prática

Lista de verificação de pedidos (para uso prático)

Itens de verificação Necessidade Notas práticas (armadilhas)
Nome e endereço do requerente (número de identificação da pessoa jurídica, etc.) Obrigatório Para requerentes estrangeiros, pode ser necessário definir um endereço para notificação
Autorização do representante (TMR7, etc.) Normalmente obrigatório (casos internacionais) A nomeação e a rescisão também devem ser formalizadas por meio de formulário. Mesmo que os custos sejam baixos, a omissão é fatal
Amostra da marca (expressão representável graficamente) Obrigatório No momento do depósito do pedido, são exigidos “indicação clara das características”, “representação gráfica” e “limitação de cores”, entre outros
Produtos e serviços designados (classe/especificação) Obrigatório A adoção da lista pré-aprovada reduz as taxas oficiais e encurta o prazo de análise. Designações muito amplas apresentam risco de rejeição
Informações sobre direito de prioridade (se aplicável) Opcional (estratégia) Especifique a data do pedido, o país, o número e os produtos e serviços objeto do pedido. Mesmo com a proteção provisória em feiras, o prazo de prioridade é de 6 meses
Pesquisa prévia (PSA/pesquisa) Opcional (recomendado) Os pontos de controvérsia abrangem não apenas “registros anteriores”, mas também passing off, etc.
Adequação do exame acelerado Opcional Existem tipos excluídos (ex.: marcas coletivas/de certificação, determinadas marcas não tradicionais)
Data prevista para início de uso e forma de uso Recomendado (defesa futura) Mesmo que não seja necessária prova de uso para a renovação, preparar provas para defesa contra cancelamento por falta de uso (3 anos)

Principais links oficiais (fontes primárias e orientações práticas)

  • MyIPO (portal oficial): https://www.myipo.gov.my/
  • MyIPO – Formulários e taxas de marcas registradas: https://www.myipo.gov.my/trademark-forms-and-fees/
  • MyIPO – Lei de Marcas: https://www.myipo.gov.my/trademark-act/
  • MyIPO – IP ONLINE: https://iponline2u.myipo.gov.my/
  • MyIPO – Gerenciamento de sua marca registrada: https://www.myipo.gov.my/managing-your-trademark/
  • WIPO – Perfil de Membro de Madri (Malásia): https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/
  • WIPO – WIPO Lex (Regulamentos de Marcas Registradas de 2019, etc.): https://www.wipo.int/wipolex/

Resumo

Na prática de marcas registradas na Malásia, o planejamento de produtos e serviços designados com base na lista pré-aprovada e o gerenciamento rigoroso dos requisitos formais (declaração de notificação e juramento legal) determinam os custos, a rapidez e o sucesso do processo.Desde os meios multifacetados de exercício de direitos, incluindo medidas transfronteiriças e recursos penais, passando pela gestão de provas de uso com vistas à cancelamento por falta de uso por três anos, até o prazo de 18 meses do Sistema de Madrid, os pontos que as empresas japonesas devem ter em mente tanto na “ofensiva” quanto na “defesa” são diversos.

Consultas sobre registros de marcas na Malásia

O escritório de propriedade intelectual Ebolix oferece amplo suporte para registros de marcas e exercício de direitos em países do Sudeste Asiático, incluindo a Malásia. Desde a elaboração de registros utilizando a lista pré-aprovada (Pre-approved list) até o tratamento de oposições, recusas e casos de violação, nossos advogados especializados em marcas, com vasta experiência prática e em colaboração com representantes locais, estão à sua disposição.

*Este artigo foi elaborado com o objetivo de fornecer informações gerais com base na Lei de Marcas Registradas de 2019 (Trademarks Act 2019), nos Regulamentos de Marcas Registradas de 2019 (Trade Marks Regulations 2019) e nos documentos públicos do MyIPO, na versão vigente em abril de 2026. Para decisões específicas sobre casos individuais, recomendamos a consulta a especialistas, incluindo representantes locais.

AUTOR / Autor

Takefumi Sugiura

Representante e Advogado de Propriedade Intelectual do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX

Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).