“Uma marca registrada que foi obtida com tanto esforço ser cancelada pelo simples fato de não estar sendo utilizada”... Você sabia que isso pode realmente acontecer? A Lei de Marcas do Japão prevê um mecanismo para o cancelamento de marcas registradas que não tenham sido utilizadas de forma contínua por mais de três anos. Trata-se do processo de cancelamento por falta de uso (Artigo 50 da Lei de Marcas).
Para o titular da marca, esse sistema representa um risco importante que deve ser compreendido do ponto de vista da “defesa”. Se a marca registrada da empresa for cancelada por falta de uso, a base da marca pode ser abalada em sua essência. O valor da marca, construído ao longo de muitos anos, pode desaparecer com um único pedido de julgamento.
Por outro lado, é uma arma muito eficaz também na “ofensiva”. Se uma marca registrada de outra empresa estiver impedindo a expansão dos negócios da sua empresa, e se essa marca não estiver sendo utilizada, é possível solicitar um julgamento de cancelamento por falta de uso para extinguir os direitos. Isso serve como uma brecha para superar obstáculos causados por marcas registradas anteriores ao lançar uma nova marca ou ao entrar no mercado.
Neste artigo, explicaremos de forma abrangente conhecimentos úteis na prática, desde o resumo do sistema de processo de cancelamento por falta de uso até medidas defensivas, estratégias ofensivas e pontos-chave da gestão diária da propriedade intelectual. Você não está se sentindo seguro apenas por “possuir” uma marca registrada? Aproveite esta oportunidade para rever o sistema de gestão de marcas da sua empresa.
Índice
O julgamento de cancelamento por falta de uso é um sistema de julgamento previsto no Artigo 50 da Lei de Marcas, que permite solicitar o cancelamento do registro de marcas registradas que não tenham sido utilizadas de forma contínua por mais de três anos no território japonês. O registro de uma marca não garante segurança permanente uma vez obtido; o “uso efetivo” está incorporado como pré-requisito para a manutenção do direito.
Visão geral do sistema de julgamento de cancelamento por falta de uso (Artigo 50 da Lei de Marcas)
Por trás desse sistema está o conceito básico do regime de marcas registradas. Uma marca só exerce suas funções de indicação de origem e garantia de qualidade quando é efetivamente utilizada nos negócios. Se uma marca não utilizada continuar registrada, isso restringirá indevidamente a oportunidade de outros empresários utilizarem essa marca, prejudicando a concorrência leal. Por isso, com base no princípio de que “não há necessidade de manter os direitos sobre marcas não utilizadas”, foi instituído o sistema de julgamento de cancelamento por falta de uso.
O direito de marca possui características únicas em comparação com outros direitos de propriedade intelectual. Enquanto os direitos de patente e de desenho industrial expiram após um determinado período, o direito de marca pode ser mantido por tempo indeterminado mediante o registro de renovação. No entanto, isso pressupõe que a marca esteja “em uso”.
Se uma marca for deixada sem uso, surgem os seguintes problemas.
O processo de cancelamento por falta de uso é considerado um mecanismo de interesse público destinado a prevenir esses malefícios e a fazer com que o sistema de marcas funcione de acordo com seu objetivo original.
Uma das principais características do processo de cancelamento por falta de uso é o fato de que “qualquer pessoa” pode solicitá-lo. O Artigo 50, Parágrafo 1, da Lei de Marcas está explicitamente redigido como “qualquer pessoa”, e, independentemente da existência de interesse direto, qualquer pessoa pode solicitar o processo de cancelamento por falta de uso. Isso contrasta com o processo de invalidação previsto na Lei de Patentes (Artigo 123, Parágrafo 2), no qual apenas as partes interessadas têm legitimidade para solicitar o processo.
Qualquer pessoa pode requerer — não é necessário ter interesse direto
O julgamento de cancelamento por falta de uso pode ser requerido por “qualquer pessoa”, independentemente da existência de interesse direto. Isso se baseia no objetivo do sistema de que a eliminação da situação de falta de uso da marca atende ao interesse público. Portanto, não apenas empresas concorrentes, mas também aqueles que pretendem iniciar um novo negócio, associações de consumidores e até mesmo pessoas físicas podem requerer o julgamento. Na prática, é comum que, quando uma marca anterior que constitui um obstáculo é identificada durante a pesquisa de disponibilidade prévia ao depósito do pedido, seja requerido um julgamento de cancelamento com base na falta de uso dessa marca.
Essa característica de que “qualquer pessoa pode requerer” significa que existe sempre um risco para o titular do direito de marca. Isso significa que, se a marca registrada da empresa não for utilizada por mais de três anos, não seria de se estranhar que, a qualquer momento, alguém solicitasse um julgamento de cancelamento por falta de uso. Por outro lado, isso também representa uma vantagem, pois permite que se inicie uma ação de cancelamento com relativa facilidade contra marcas de outras empresas que estejam impedindo a expansão dos negócios.
Para que a anulação seja reconhecida em um julgamento de anulação por falta de uso, é necessário que todos os três requisitos a seguir sejam atendidos. Por outro lado, se o titular da marca conseguir refutar pelo menos um deles, existe a possibilidade de evitar a anulação.
O requisito mais básico é que a marca registrada em questão não tenha sido utilizada no Japão durante os três anos anteriores ao registro do pedido de julgamento. O importante aqui é que o ponto de partida para o cálculo dos “três anos” não é a “data do pedido de julgamento”, mas sim a “data de registro do pedido de julgamento”. Existe um pequeno intervalo de tempo até que o pedido de julgamento seja registrado no Instituto de Patentes, mas, na prática, esse intervalo é geralmente de algumas semanas a partir da data do pedido.
Além disso, o significado de “uso” também é definido de forma rigorosa na lei. É necessário que o ato corresponda ao ato de uso previsto no Artigo 2, Parágrafo 3, da Lei de Marcas, o que inclui, especificamente, os seguintes atos:
O simples fato de “conhecer” ou “lembrar-se” da marca registrada não é considerado uso. É necessário que haja um ato de uso concreto em atividades comerciais reais.
O processo de cancelamento por falta de uso pode ser requerido para cada produto ou serviço designado. Por exemplo, se uma determinada marca estiver registrada com a designação da Classe 25 “vestuário” e da Classe 35 “prestação de serviços de conveniência aos clientes no âmbito de atividades de varejo”, é possível que haja uma situação em que a marca esteja sendo usada para “vestuário”, mas não para “varejo”.
Nesse caso, o requerente pode solicitar o julgamento de cancelamento visando apenas a parte “varejo” que não está sendo utilizada. Por outro lado, o titular da marca pode manter seus direitos apenas sobre os produtos e serviços que estão sendo utilizados. Dessa forma, o julgamento de cancelamento por falta de uso não é do tipo “tudo ou nada”, mas é avaliado de maneira flexível por unidade de produtos e serviços designados.
No entanto, é preciso ter cuidado com a interpretação do escopo dos produtos e serviços em uso. Por exemplo, no caso de uso exclusivo de “chocolate” em relação ao produto designado “doces”, pode ser objeto de controvérsia se o uso é reconhecido para “doces” em geral ou se é limitado a “chocolate”. Na prática dos julgamentos, quando o produto específico em uso está incluído no escopo dos produtos designados, há uma tendência de reconhecer o uso em relação a esses produtos designados.
Mesmo que não tenha havido uso por mais de três anos, é possível evitar a cancelamento se houver uma “razão justificada”. No entanto, os casos em que essa “razão justificada” é reconhecida são extremamente limitados.
O nível de exigência para a “razão justificada” é extremamente alto
São reconhecidos como “motivos justos” apenas motivos que não podem ser atribuídos ao titular da marca, tais como desastres naturais, restrições legais (como a espera pela aprovação da Lei de Produtos Farmacêuticos), guerra ou conflito interno. Motivos econômicos ou gerenciais, como simples dificuldades nos negócios, interrupção temporária das vendas por decisão administrativa, problemas de sucessão ou dificuldade na aquisição de matérias-primas, não são reconhecidos como motivos justos.Além disso, intenções subjetivas como “tenho planos de usar no futuro” ou “estou preservando a marca” também não constituem motivos justos.
A tabela a seguir resume os três requisitos e seus detalhes específicos.
| Requisito | Conteúdo | Pontos |
|---|---|---|
| Não utilização por mais de 3 anos | Não ter utilizado a marca registrada para os produtos e serviços designados no Japão durante os três anos anteriores ao registro do pedido de julgamento | O uso se limita aos atos definidos no Artigo 2, Parágrafo 3, da Lei de Marcas. Se houver uso em qualquer dia durante esses 3 anos, o requisito não será cumprido |
| Avaliação por produto ou serviço designado | A anulação é avaliada separadamente para cada produto ou serviço designado. Caso haja uso apenas em parte dos produtos ou serviços, apenas a parte sem uso será anulada | Mesmo que o registro tenha sido feito com uma designação ampla, os direitos só podem ser protegidos na extensão dos produtos e serviços efetivamente utilizados |
| Inexistência de motivo justificado | Não deve haver motivo justificado, que não possa ser imputado ao titular do direito de marca, para a falta de uso | Isso só é reconhecido em casos extremamente limitados, como desastres naturais ou regulamentações legais. Motivos de gestão ou “planos de uso futuro” não são aceitos |
Caso seja requerido um julgamento de cancelamento por falta de uso, como o titular da marca deve agir? Aqui, explicamos concretamente as medidas de defesa na prática.
A principal característica do processo de cancelamento por falta de uso é que o ônus da prova recai sobre o requerido (titular da marca). Em um processo judicial comum, o princípio é que “quem alega deve provar”, mas no processo de cancelamento por falta de uso, basta que o requerente alegue que “esta marca não está sendo usada”, cabendo ao titular da marca provar, com base em evidências, que “ela está sendo usada”.
Essa inversão do ônus da prova baseia-se na ideia de que quem melhor conhece a situação de uso da marca é o próprio titular do direito de marca. No entanto, mesmo que a marca esteja sendo usada, existe o risco de cancelamento se não for possível apresentar provas adequadas; por isso, a preservação de provas no dia a dia é extremamente importante.
Ignorar a situação é totalmente inaceitável — se não houver contestação, a marca será automaticamente cancelada
Caso seja requerido um julgamento de cancelamento por falta de uso, se o titular da marca não apresentar uma contestação, o juiz aceitará a alegação do requerente tal como está e proferirá uma decisão de cancelamento. Não há, de forma alguma, a possibilidade de “o caso prescrever por si só se for ignorado”.Ao receber a notificação de pedido de julgamento do Instituto de Patentes (citação por cópia), certifique-se de responder dentro do prazo. O prazo para apresentação da contestação é de 40 dias a partir da data da citação por cópia (prazo designado; pode ser prorrogado em alguns casos). Se esse prazo for ultrapassado, você perderá a oportunidade de contestar, e a anulação poderá se tornar definitiva.
Para comprovar o uso em um julgamento de anulação por falta de uso, são necessárias provas que deixem claro “quem”, “quando”, “qual marca” e “em relação a quais produtos ou serviços” o uso ocorreu. Dependendo do tipo de prova, há uma grande diferença na força probatória no julgamento.
Provas que tendem a ser reconhecidas como válidas
Por outro lado, as seguintes evidências podem ter baixo valor probatório quando consideradas isoladamente ou podem ser consideradas inválidas.
Você pode pensar que “basta começar a usar a marca às pressas depois de receber o pedido de julgamento de cancelamento”, mas isso não é válido. O Artigo 50, Parágrafo 3, da Lei de Marcas estabelece que o uso realizado após tomar conhecimento do pedido de julgamento (o chamado “uso de última hora”) não é reconhecido como prova de uso.
O uso de última hora é claramente negado pela lei
O Artigo 50, Parágrafo 3, da Lei de Marcas estabelece que o uso da marca realizado após o conhecimento da solicitação de julgamento não será reconhecido como prova de uso “quando o requerente comprovar que tal uso ocorreu após o conhecimento da solicitação de julgamento”.Na prática, se o uso for iniciado repentinamente imediatamente antes ou depois do pedido de julgamento, o risco de ser considerado “uso de última hora” é muito alto devido à falta de naturalidade do momento. Mesmo que uma marca que não tenha sido usada por três anos comece a ser usada repentinamente alguns meses antes do pedido de julgamento, tal uso será considerado inválido se o momento for considerado artificial. O uso contínuo e habitual é a melhor estratégia de defesa.
A melhor forma de se preparar para um julgamento de cancelamento por falta de uso é estabelecer um sistema de gestão de propriedade intelectual no dia a dia. Não é “o ataque é a melhor defesa”, mas sim “a gestão é a melhor defesa”. Aqui, apresentamos três pontos específicos de gestão.
Ponto de gestão 1: Compreender o alcance do conceito de “identidade segundo o senso comum”
No julgamento de cancelamento por falta de uso, não é necessário que a marca seja utilizada de forma totalmente idêntica à marca registrada. Desde que se enquadre no âmbito do que é reconhecido como “idêntico segundo o senso comum”, o uso será considerado válido. Concretamente, os seguintes casos se enquadram nessa categoria.
No entanto, é necessário ter cuidado, pois há casos em que a identidade da marca não é reconhecida, como quando os elementos gráficos do logotipo são alterados significativamente ou quando letras são adicionadas ou removidas. Verifique periodicamente se a forma de uso da marca nos negócios reais está dentro do escopo do que é considerado “identidade segundo o senso comum” em relação à marca registrada.
Ponto de gestão 2: coletar e armazenar regularmente as provas de uso
O mais importante para se preparar para um processo de cancelamento por falta de uso é coletar e armazenar sistematicamente as provas de uso da marca no dia a dia. Se você começar a coletar provas às pressas após o pedido de processo, pode ser tarde demais. Recomenda-se estabelecer a seguinte rotina.
Ponto de gestão 3: Faça um inventário periódico do portfólio
O número de direitos de marca detidos por uma empresa tende a aumentar à medida que os negócios se expandem. No entanto, nem todas as marcas são necessariamente utilizadas nos negócios atuais. Por meio de inventários regulares, reavalie o portfólio de marcas sob os seguintes aspectos.
É mais eficiente realizar o inventário do portfólio de marcas comerciais em conjunto com o período de renovação. Aproveite o momento do pagamento das taxas de renovação para avaliar a situação de uso de cada marca comercial em relação aos planos de negócios futuros. A garantia de evidências para as marcas comerciais que devem ser mantidas e a organização das marcas desnecessárias também contribuem para a otimização dos custos de propriedade intelectual.
Até aqui, explicamos o processo de cancelamento por falta de uso sob a perspectiva defensiva; a partir de agora, vamos examinar como utilizá-lo como uma estratégia “ofensiva”. O processo de cancelamento por falta de uso pode se tornar uma ferramenta poderosa para promover a estratégia de marca da sua empresa.
Não é raro que, durante a pesquisa de disponibilidade para o registro de marca, sejam encontradas marcas anteriores idênticas ou semelhantes à marca que a empresa deseja utilizar. Nesse caso, normalmente são consideradas as seguintes opções.
Dentre essas opções, o processo de cancelamento por falta de uso é o mais eficaz quando a marca anterior não está sendo efetivamente utilizada. Se a marca anterior for cancelada, o obstáculo será removido, aumentando as chances de registro do pedido de marca da empresa. Trata-se de uma estratégia que pode ser utilizada em diversas situações, como o lançamento de uma nova marca ou a garantia de marcas nacionais para expansão internacional.
Antes de solicitar o processo de cancelamento por falta de uso, é extremamente importante investigar exaustivamente se a marca em questão está ou não sendo efetivamente utilizada. Caso a parte contrária consiga apresentar provas de uso, o pedido de processo será indeferido, o que não só representará um desperdício dos custos do processo, como também acarreta o risco de a parte contrária tomar conhecimento das intenções da empresa.
Realize sempre uma investigação prévia — evite agir precipitadamente
Antes de solicitar o julgamento de cancelamento por falta de uso, realize as seguintes investigações de forma minuciosa.
Se, após a investigação, não forem encontrados indícios de uso, pode-se considerar que há alta probabilidade de sucesso no processo de cancelamento por falta de uso. No entanto, muitas vezes as provas de uso estão nas mãos do titular da marca, sendo difícil confirmar antecipadamente que não há uso algum. Tendo isso em mente, avalie de forma abrangente os riscos e os retornos antes de solicitar o processo.
O processo de cancelamento por falta de uso é um meio poderoso, mas solicitar o processo não é necessariamente a única solução. Em alguns casos, pode ser eficaz tentar primeiro negociar a cessão com o titular da marca.
Casos em que se deve considerar a negociação de cessão
Independentemente da estratégia adotada, é indispensável realizar uma investigação prévia completa e obter aconselhamento de especialistas. Ao elaborar uma estratégia que combine o processo de cancelamento por falta de uso com as negociações de cessão, é possível implementar a estratégia de marca da maneira mais eficiente.
O processo de cancelamento por falta de uso é uma área da Lei de Marcas que exige conhecimento especializado e experiência prática. Seja na posição de defesa ou de ataque, consultar e contratar um advogado especializado em marcas permite uma resposta mais segura e eficiente.
Vantagem 1: Avaliação das provas de uso e organização estratégica das provas
O advogado especializado em marcas registradas pode determinar com precisão, com base em decisões anteriores e jurisprudência, quais provas são válidas e quais são insuficientes. Se estiver na defesa, ele seleciona as provas mais eficazes entre as disponíveis e elabora uma contestação que comprove logicamente o fato do uso. Se estiver no ataque, ele avalia antecipadamente a possibilidade de uso pela parte contrária e determina a probabilidade de sucesso do pedido de julgamento.A avaliação de se o modo de uso da marca se enquadra na “identidade segundo os conceitos sociais” também requer o conhecimento de especialistas.
Vantagem 2: Evitar riscos processuais
O processo de cancelamento por falta de uso está sujeito a rigorosos requisitos processuais e prazos. Se o prazo para apresentação da contestação for ultrapassado, mesmo que seja por apenas um dia, existe a possibilidade de perder o direito, independentemente da justificação. Ao contratar um advogado especializado em marcas, é possível evitar esses erros processuais e tomar as medidas necessárias no momento adequado. Além disso, é possível, com base na experiência, tomar decisões precisas sobre alegações adicionais ou a apresentação de provas complementares, de acordo com o andamento do processo.
Vantagem 3: Elaboração de uma estratégia de marca abrangente
O processo de cancelamento por falta de uso não se trata de um procedimento isolado, mas deve ser posicionado dentro da estratégia global de marca da empresa.O advogado especializado em marcas está versado em todas as práticas relacionadas a marcas, como pedido, registro, gestão e resolução de disputas, e pode propor uma estratégia de marca abrangente que inclua o julgamento de cancelamento por falta de uso. Por exemplo, é possível oferecer suporte a partir de uma perspectiva multifacetada, como o ajuste do momento certo para apresentar um novo pedido de marca paralelamente ao cancelamento de uma marca anterior, a auditoria da situação de uso de todo o portfólio e a revisão de contratos de licença.
Embora o processo de cancelamento por falta de uso seja um sistema que gira em torno do requisito básico de “uso” do direito de marca, sua prática é extremamente complexa e apresenta inúmeras situações em que a decisão é difícil. Compreender os aspectos de “defesa” e “ataque” e colocar em prática tanto a gestão cotidiana da propriedade intelectual quanto sua utilização estratégica é a chave para proteger e elevar o valor da marca da empresa.
Existe o risco de que a marca registrada da sua empresa seja cancelada por falta de uso? Ou será que a marca registrada de outra empresa que não está sendo utilizada está a impedir o desenvolvimento dos seus negócios? Se tiver alguma dúvida, por menor que seja, não hesite em consultar um advogado especializado em marcas registradas.
Para consultas sobre processos de cancelamento por falta de uso, entre em contato com a EVORIX
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AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX – Advogado Representante
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