Na China, as marcas registradas são apresentadas com cores no logotipo. A marca que estamos utilizando é em preto e apresenta cores diferentes. Nesse caso, isso constitui uso da marca? Por favor, informe-nos sobre outros pontos a serem observados.
Índice
No sistema de marcas da China, há uma distinção entre “marcas sem especificação de cor (marcas monocromáticas)” e “marcas com especificação de cor (marcas coloridas)”.
Marca monocromática (sem especificação de cor)
São marcas registradas com desenhos em preto e branco, sem especificação de cor no momento do pedido. Nesse caso, na prática, independentemente da cor utilizada, o uso é reconhecido como “uso da marca registrada”. Desde que a forma e os caracteres sejam os mesmos, o uso de cores diferentes, como azul ou vermelho, também é considerado uso da marca.
Marca colorida (com especificação de cor)
Trata-se de uma marca registrada com a especificação de cores ou combinações de cores específicas no momento do pedido. Nesse caso, se não for utilizada exatamente com as cores indicadas no certificado de registro, não será reconhecida como uso da marca registrada em si. Mesmo que o desenho seja o mesmo, se a cor for diferente, há o risco de ser considerado como o uso de uma marca diferente.
Na China, a “cor” não é menosprezada em relação às letras ou figuras entre os elementos constituintes da marca; portanto, se a cor for alterada, dificilmente será considerada a mesma marca. No Japão, o uso de uma marca registrada com cores diferentes não é um problema, mas na China é necessário ter cuidado.
No caso em questão, uma marca figurativa registrada em cores está sendo utilizada em um logotipo totalmente preto (monocromático). O uso de cores diferentes das registradas, em princípio, não se enquadra como “uso da marca registrada” nos termos da Lei de Marcas da China.
Se a marca registrada for um logotipo com cores específicas, mas, na prática, apenas for utilizado um logotipo com cores diferentes (preto), é altamente provável que tal uso não seja reconhecido como uso da marca registrada.
Consequentemente, surge o risco de que tal uso não seja considerado “uso genuíno” (uso legal da marca). Se a marca não for utilizada nos produtos e serviços designados por mais de três anos a partir do registro, existe o risco de que terceiros solicitem o cancelamento por falta de uso (cancelamento do registro).
No caso de marcas registradas com especificação de cor, é necessário apresentar provas de que a marca foi utilizada na cor indicada no certificado de registro; no entanto, se houver apenas o uso da cor preta, é altamente provável que as provas sejam consideradas insuficientes.
De acordo com a Lei de Marcas da China, se uma marca não for utilizada por três anos consecutivos sem motivo justificado, ela estará sujeita a cancelamento (sistema de cancelamento por falta de uso). No que diz respeito às marcas de cor, o uso em forma diferente da cor registrada não é reconhecido como “uso”; portanto, se a marca não for utilizada efetivamente com a cor registrada dentro de três anos, o risco de cancelamento aumenta.
Além disso, a Lei de Marcas da China proíbe a alteração não autorizada de marcas registradas. Está previsto que, ao utilizar uma marca registrada, o titular do direito de marca ou o licenciado não deve alterar arbitrariamente os caracteres, figuras ou cores da marca; a violação dessa disposição pode resultar em ordem de correção ou cancelamento do registro.
Artigo 49, parágrafo 1, da Lei de Marcas — Se uma marca com cor especificada for utilizada com o símbolo ® após ter sua cor alterada, isso será considerado uma “alteração arbitrária da marca registrada”, podendo resultar em ordem de correção ou cancelamento por parte do Departamento de Marcas.
O uso de cores diferentes das da marca registrada não é apenas considerado como não uso, mas também corre o risco de ser avaliado legalmente como uso indevido da marca registrada. Para evitar riscos, é importante usar a marca exatamente como foi registrada (incluindo as cores), na medida do possível.
Ao utilizar a marca registrada com cores diferentes, preste atenção aos seguintes pontos.
1. Utilize as cores exatamente como registradas
Marcas registradas com especificação de cores devem ser utilizadas, na medida do possível, nas cores indicadas no certificado de registro. Utilizar as cores registradas pelo menos em alguns produtos ou anúncios e manter registros disso pode reduzir o risco de cancelamento por falta de uso.
2. Utilização de marcas registradas em preto e branco
Como medida preventiva, considere registrar adicionalmente uma marca em preto e branco, sem especificação de cor. Se for registrada em preto e branco, o uso da marca será reconhecido independentemente da cor utilizada posteriormente, o que aumenta significativamente a flexibilidade de uso.
3. Registro adicional de variações com cores diferentes
Se, por questões de imagem de marca, for imprescindível utilizar um tom específico, é mais seguro registrar separadamente o logotipo com essa variação de cor. Mesmo que o design seja o mesmo, cores diferentes são tratadas como marcas registradas distintas; portanto, ao registrar cada uma delas, você garante proteção e histórico de uso para cada cor.
4. Proteção contra riscos por meio de registros múltiplos
O ideal é registrar tanto a versão monocromática quanto a versão colorida. Assim, é possível aproveitar as vantagens do uso livre proporcionado pelo registro monocromático e as vantagens da proteção da imagem da marca proporcionadas pelo registro colorido. Na prática, empresas com recursos financeiros adotam a estratégia de obter tanto o registro em preto e branco quanto o colorido, utilizando-os de acordo com a situação.
5. Indicação ao usar a marca registrada
Na China, não há obrigação de exibir o símbolo Ⓡ ao usar uma marca registrada, mas, caso seja exibido, deve-se fazê-lo exatamente da forma em que a marca foi registrada. Evite adicionar o símbolo Ⓡ em cores ou formas diferentes das registradas.
No sistema de marcas registradas da China, é dado grande peso ao fato de a marca ser utilizada “dentro do escopo reconhecido como idêntico à marca registrada segundo os conceitos sociais”, mas esse escopo varia significativamente dependendo da presença ou ausência de especificação de cores.
| Marcas registradas com especificação de cor | Somente o uso com as cores registradas permite a manutenção e o exercício dos direitos. A alteração da cor acarreta o risco de ser considerada como não utilização. |
| Marcas monocromáticas | Pode ser utilizada sem problemas mesmo que a cor seja alterada. |
No caso em questão, há o risco de que o uso atual (logotipo em preto) não seja reconhecido como uso da marca registrada. Como medida para evitar o cancelamento por falta de uso, é recomendável revisar o portfólio de marcas (por exemplo, registrando uma versão monocromática) e corrigir a forma de uso.
Consultas sobre registros de marcas na China e revisão do portfólio
Não hesite em nos consultar sobre estratégias de uso de marcas coloridas ou pedidos adicionais de versões monocromáticas.
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Takefumi Sugiura
Representante e advogado especializado em propriedade intelectual do escritório EVORIX
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o registro de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).