O sistema de patentes de Taiwan tem como base a Lei de Patentes (Lei de Propriedade Industrial) e é composto por três categorias: invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais. A competência recai sobre o Ministério da Economia da República da China (MOEA), enquanto a execução prática é de responsabilidade do Instituto de Propriedade Intelectual de Taiwan (TIPO).Como Taiwan não é signatária do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), o fato de não ser possível a transição para o sistema nacional por meio do PCT é o ponto mais importante a ser observado no planejamento de pedidos internacionais. Neste artigo, organizamos sistematicamente, a partir da perspectiva prática de um advogado de patentes, os requisitos de pedido, o fluxo de exame, os principais prazos, as taxas oficiais, os processos de nulidade, as ações por violação e as regras especiais para pedidos de estrangeiros.
Índice
O núcleo do sistema de patentes de Taiwan é a Lei de Patentes (Lei de Propriedade Industrial), sendo que o órgão responsável é o Ministério da Economia da República da China (MOEA), e os assuntos relacionados a patentes são executados pelo Instituto de Propriedade Intelectual de Taiwan (TIPO), designado como “órgão responsável pelas patentes”.Do ponto de vista judicial e quase judicial, os recursos contra decisões administrativas (rejeição, nulidade, correção, etc.) seguem o caminho de recurso administrativo (recurso, etc.) → processo administrativo, sendo de competência do Tribunal de Propriedade Intelectual e Comercial (1ª instância) e do Supremo Tribunal Administrativo (instância superior), que atuam como tribunais especializados em propriedade intelectual.
| Categoria | Órgão | Função principal |
|---|---|---|
| Órgão responsável | MOEA (Ministério da Economia) | Órgão responsável pelo sistema de patentes, designação de órgãos especializados em patentes |
| Órgão responsável pelas patentes | TIPO (Agência de Propriedade Intelectual) | Recebimento de pedidos, exame de forma e de mérito, reexame, processo de nulidade, processo de correção, boletim de registro |
| Recurso administrativo (impugnação) | MOEA (Recursos, etc.) | Fase de recurso administrativo contra decisões administrativas do TIPO |
| Ação administrativa (primeira instância) | Tribunal de Propriedade Intelectual e Comercial | Revisão judicial de decisões administrativas |
| Ação Administrativa (2ª Instância) | Tribunal Administrativo Superior | Recurso de cassação |
| Recurso civil | Tribunal de Propriedade Intelectual e Comercial | Ação de inação e indenização por danos |
| Medidas na fronteira | Alfândega (Customs de Taiwan) | Apreensão, notificação e liberação de produtos importados suspeitos de violação |
A Lei de Patentes de Taiwan define três tipos: invenção (invention), modelo de utilidade (utility model) e desenho industrial (design). Como o método de exame, o prazo de validade e os obstáculos ao exercício dos direitos diferem entre eles, a escolha do tipo adequado às características do caso é o ponto de partida da estratégia.
| Itens | Patente de invenção | Modelo de utilidade | Desenho industrial |
|---|---|---|---|
| Objeto de proteção | Conceito técnico (utilização de leis naturais) | Forma e estrutura do objeto | Forma, padrão, cor, etc., do objeto (incluindo GUI/ícones) |
| Método de análise | Exame de mérito (iniciado mediante solicitação) | Apenas exame de formalidades | Exame de mérito + reexame (em caso de recusa) |
| Divulgação | Publicação em princípio após 18 meses (possibilidade de pedido de publicação antecipada) | Registro e publicação (publicação no boletim) | Registro e publicação (publicação no boletim oficial) |
| Prazo de validade | 20 anos a partir da data do pedido | 10 anos a partir da data do pedido | 15 anos a partir da data do pedido (o desenho derivado expira simultaneamente com o desenho original) |
| Exercício dos direitos | Prova de violação normal (com foco nas reivindicações) | Apresentação obrigatória de relatório de avaliação técnica no momento da notificação | Com foco nos desenhos (a descrição serve como referência) |
| Agilização | AEP etc. (sujeito a condições) | (rápido devido à análise de forma) | Operação pelo TIPO |
Prática relativa a modelos de utilidade Atenção: Embora os modelos de utilidade sejam registrados apenas mediante exame de forma, é obrigatório obter e apresentar um relatório de avaliação técnica antes do exercício dos direitos. Se for emitida uma advertência sem o relatório, pode haver responsabilidade por danos em caso de posterior anulação (há margem para isenção de responsabilidade com o devido cuidado = due care). É imprescindível registrar a obtenção do relatório antes de qualquer advertência ou ação judicial.
A invenção é definida como “a criação de uma ideia técnica que utilize as leis da natureza” e deve satisfazer os requisitos de aplicabilidade industrial, novidade (publicação, execução pública ou conhecimento público) e atividade inventiva (facilidade para o especialista na área). Por outro lado, os seguintes objetos são excluídos do patenteamento de invenções.
Objetos excluídos da patente de invenção (Art. 24):
① Animais e plantas, bem como métodos de produção essencialmente biológicos (com exceção dos processos de fabricação de microrganismos)
; ② Métodos de diagnóstico
, tratamento e cirurgia do corpo humano ou de animais; ③ Violação da ordem pública e dos bons costumes
Além disso, há uma disposição equivalente ao efeito de prioridade (Art. 23), segundo a qual um pedido anterior (invenção de outrem) nega a novidade de um pedido posterior; assim, o que estiver descrito na descrição de um pedido ou patente de outrem, validamente depositado anteriormente, e for posteriormente divulgado, pode impedir o pedido posterior (com exceções, como quando o requerente é o mesmo).
| Tipos | Período de graça | Objeto |
|---|---|---|
| Invenção/Modelo de utilidade | 12 meses antes da data de validade | Divulgação voluntária ou divulgação contra a vontade |
| Desenho industrial | 6 meses antes da data de validade | Idem |
No entanto, isso não se aplica à divulgação voluntária resultante da publicação no Diário Oficial associada ao pedido. A divulgação voluntária em apresentações em congressos, exposições, vendas etc. é um item que deve ser gerenciado com prioridade máxima no planejamento do cronograma do pedido em Taiwan.
Em invenções e desenhos industriais, se forem apresentadas especificações, reivindicações e desenhos em língua estrangeira, e não em chinês, no momento do pedido, e a tradução para o chinês for apresentada dentro do prazo designado pelo TIPO, a data de apresentação da versão em língua estrangeira pode ser mantida como data de depósito do pedido. Se a tradução não for apresentada dentro do prazo designado, o pedido poderá ser rejeitado; no entanto, se for apresentada antes da notificação da decisão de rejeição, a data de apresentação será considerada a data de depósito do pedido, e a versão em língua estrangeira será tratada como se não tivesse sido apresentada.
Risco fatal de erros de tradução: o texto original em língua estrangeira não pode ser corrigido posteriormente, e a tradução para o chinês não deve exceder o escopo de divulgação do texto original. A correção de erros de tradução também se limita ao escopo do texto original. De acordo com os critérios de exame do TIPO, a tradução para o chinês (versão em chinês) torna-se o “texto de exame legal”, servindo como base de comparação para a avaliação de novos elementos e ampliações decorrentes de correções e emendas; por outro lado, a correção de erros de tradução é analisada em comparação com o texto original em língua estrangeira.É indispensável estabelecer um protocolo para a unificação de terminologia e a análise minuciosa dos termos traduzidos.
As estatísticas de 2024 divulgadas pelo TIPO indicam que o prazo médio para a primeira notificação de observações (OA) de invenções é de 8,4 meses e o prazo médio de processamento é de 14,2 meses, servindo como referência para o exame padrão.
| Fase | Prazo | Significado prático | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Direito de prioridade (invenção/modelo de utilidade) | 12 meses a partir da data do primeiro pedido | Garantia da prioridade de Paris (OMC/reciprocidade) | Art. 28 |
| Apresentação do certificado de prioridade (invenção) | 16 meses a partir da data de prioridade mais antiga | Não reivindicação do direito de prioridade por falta de apresentação, etc. | Art. 29 |
| Restabelecimento do direito de prioridade | 16 meses a partir da data de prioridade mais antiga | Recurso por não reivindicação por descuido (mediante pagamento de taxa) | Art. 29 |
| Direito de prioridade (desenho ou modelo) | 6 meses | O desenho industrial tem prazo curto | Art. 142, por analogia |
| Certificado de direito de prioridade (desenho ou modelo) | 10 meses | Prazo para apresentação da prova do desenho ou modelo | Aplicação do Art. 142 |
| Divulgação da invenção | Em princípio, 18 meses (com base na data de prioridade, se houver) | Após a publicação, a reivindicação de compensação torna-se problemática | Art. 37, 41 |
| Pedido de exame de mérito da invenção | No prazo de 3 anos a partir da data do pedido | Decadência do prazo = considera-se desistência | Art. 38 |
| Recusa → Pedido de reexame | 2 meses após a notificação da decisão de rejeição | Reavaliação com troca de examinador + janela para correções | Art. 48–50 |
| Decisão de concessão → Registro (invenção) | 3 meses após a notificação da decisão | Se não for paga, não será publicada | Art. 52 |
| Pagamento retroativo de anuidades | Seis meses após o prazo original de cada ano | É possível manter o direito mesmo com o pagamento retroativo (juros) | Art. 94 |
| Recuperação (restabelecimento) da aposentadoria | Dentro de um ano após o término do prazo de pagamento retroativo | Recuperação da perda de direito mediante pagamento triplo | Art. 70 |
| Complementação dos motivos e provas de invalidade | Três meses após a propositura da ação de invalidação | A expiração do prazo implica a não apreciação | Art. 73 |
| Contestação do titular do direito em caso de nulidade | Princípio: 1 mês | Diretamente ligado à oportunidade de correção (prazo limitado) | Art. 74 |
A seguir estão as taxas oficiais do TIPO (official fees). Os honorários de representação, tradução e perícia são cobrados separadamente. Os valores baseiam-se no Regulamento de Taxas de Patentes (NT$).
| Procedimento | Invenção | Modelo de utilidade | Desenho |
|---|---|---|---|
| Taxa de Certificado de Patente | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Taxa de manutenção (1º a 3º ano) | 2.500/ano | 2.500/ano | 800/ano |
| Pensão (4 a 6 anos) | 5.000/ano | 4.000/ano | 2.000/ano |
| Pensão (7 a 9 anos) | 8.000/ano | 8.000/ano (a partir de 7 anos) | 3.000/ano (a partir de 7 anos) |
| Pensão (a partir de 10 anos) | 16.000/ano | — | — |
| Requerimento de julgamento de nulidade (desenho industrial) | — | — | 8.000 |
| Pedido de reexame (desenho industrial) | — | — | 3.500 |
| Relatório de avaliação técnica de modelo de utilidade (até 10 reivindicações) | — | 5.000 | — |
| Relatório de avaliação técnica (por cada reivindicação adicional) | — | 600 | — |
| Registro de transferência e concessão de licença | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Projeto de custos do portfólio de longo prazo: como as invenções aumentam gradualmente, com “16.000/ano a partir do 10º ano”, é razoável realizar a avaliação de renovação com base na análise do ROI por conjunto de direitos (família). Como os desenhos e modelos têm um valor baixo de 3.000/ano a partir do 7º ano, a estrutura facilita a consideração de uma “manutenção ampla” do portfólio de proteção.
Em Taiwan, não existe no fluxo padrão uma “fase de oposição” independente como no Japão, e os ataques de terceiros são integrados no processo de julgamento de invalidação do TIPO (invalidation) → recurso administrativo → ação administrativa. Qualquer pessoa (any person) pode requerer a invalidação junto ao TIPO, com base nos motivos legais de invalidação (falta de patenteabilidade, violação dos requisitos da descrição, qualificação do requerente, etc.).
Regra fixa para a declaração: a declaração de motivos de invalidação (statement) não pode ser adicionada ou alterada após a apresentação (apenas é permitida a restrição). Os motivos e as provas podem ser completados no prazo de três meses após a apresentação, mas, como a falta de cumprimento do prazo implica a não apreciação do caso, o plano de prova apresentado no momento da petição determina o resultado do processo. O titular do direito deve, em princípio, apresentar sua contestação no prazo de um mês.
A correção durante o processo de invalidação (post-grant amendment) é permitida apenas em momentos específicos, como “no momento da apresentação da contestação”, e os tipos de correção são limitados a “supressão ou redução de reivindicações, correção de erros de escrita ou tradução e esclarecimento”. Exceto no caso de correção de erros de tradução, a correção não deve ir além do que foi divulgado no momento do pedido, e a ampliação ou alteração substancial das reivindicações publicadas também é proibida.Caso a invalidação e a correção ocorram simultaneamente, o TIPO reunirá os processos e tomará uma decisão conjunta. Quando a invalidação for confirmada, o direito de patente será considerado como “nunca tendo existido”.
Contra a decisão de rejeição, é possível solicitar um reexame com fundamentação no prazo de dois meses após a notificação, sendo que o reexame será conduzido por um examinador que não tenha participado do exame original. Em caso de indeferimento ou rejeição por falta de formalidades, etc., a legislação prevê que se prossiga “diretamente” para a via de recurso administrativo, em vez do reexame; portanto, é necessário um julgamento estratégico sobre a escolha da via de recurso (reexame vs. recurso administrativo direto) paralelamente à resposta aos motivos de rejeição.
Em caso de violação (ou risco de violação), o titular da patente pode requerer a proibição e a prevenção; caso haja dolo ou negligência, também pode requerer indenização por danos, bem como a destruição ou remoção dos produtos infratores. Para o cálculo do valor dos danos, são possíveis as três formas a seguir.
Cálculo do valor da indenização (Art. 97):
① Método da diferença de lucros do titular do direito
; ② Método dos lucros do infrator
; ③ Método do valor equivalente a royalties razoáveis
. Em caso de
violação dolosa
, o tribunal pode aumentar o valor em até três vezes
(função de indenização punitiva). O prazo de prescrição é de dois anos a partir do momento em que se tomou conhecimento do dano e do devedor da indenização, ou de dez anos a partir da data da violação.
O titular da patente pode solicitar à alfândega a retenção de produtos importados suspeitos de violação. Como a retenção será liberada se não for instaurada uma ação por violação no prazo de 12 dias (prorrogável por mais 12 dias, se necessário) após a aceitação pela alfândega, é necessário preparar simultaneamente a comprovação e a garantia no momento do pedido, bem como os preparativos para a instauração da ação em curto prazo (determinação da jurisdição, identificação do réu e preservação de provas).
Ponto mais importante: Taiwan não é signatária do
PCT
Não é possível “passar para a fase nacional” designando Taiwan em um pedido internacional PCT. Portanto, mesmo ao utilizar o PCT, a obtenção de direitos em Taiwan deve ser planejada por meio de um pedido direto em Taiwan (mais direito de prioridade)
. Especificamente, é necessário estabelecer antecipadamente um cronograma para apresentar um pedido direto em Taiwan dentro de 12 meses,
tomando como data de prioridade a data do pedido PCT (ou sua data de prioridade).
Devido a essa estrutura do sistema, como as vantagens do PCT (adiar a decisão de transição para a fase nacional por até 30 meses) não podem ser aproveitadas em Taiwan, nos casos de pedidos multinacionais é necessário “avaliar a rota de Taiwan separadamente dentro do prazo de 12 meses da prioridade de Paris”, e o cronograma de orçamento e tomada de decisão fica separado das rotas do Japão, dos EUA e da Europa.
Dois requisitos para pedidos de estrangeiros:
① Reciprocidade: caso não sejam cumpridos tratados, acordos, proteção mútua etc., o pedido de estrangeiros não será aceito
② Obrigatoriedade de representante: requerentes sem endereço ou escritório comercial no território de Taiwan são obrigados a nomear um representante (advogado de patentes) em Taiwan
Esses são itens que devem ser incorporados à verificação KYC pré-pedido (confirmação de atributos do cliente, nacionalidade e domicílio, bem como regularização de procuração, nome e endereço). No caso de empresas japonesas, como a proteção recíproca entre o Japão e Taiwan está garantida, os requisitos de aceitação são normalmente atendidos, mas a nomeação de um representante é obrigatória.
Fase
pré-pedido
☑ Confirmar se há planos de divulgação (conferências, exposições, vendas) e se é possível aplicar o prazo de graça (12 meses para invenções / 6 meses para desenhos e modelos)
☑ Pesquisa de pedidos anteriores e da técnica anterior (incluindo o efeito de pedidos anteriores, Art. 23)
☑ Verificação
dos requisitos para pedidos de estrangeiros (reciprocidade e obrigatoriedade de representante) ☑
Plano de “pedido direto dentro de 12 meses da prioridade de Paris”, partindo do pressuposto de não adesão ao PCT ☑ Seleção do tipo de invenção/modelo de utilidade/desenho industrial (prazo de validade, método de exame, requisitos de exercício)
Fase de pedido a exame
☑ No caso de apresentação de texto em língua estrangeira, estabelecer
uma política de tradução (uniformização de terminologia) e um protocolo de correção de erros de tradução ☑ Direito de prioridade: incluir simultaneamente os elementos declaratórios e gerenciar o prazo de apresentação do certificado (16
meses / 10 meses para desenhos e modelos)☑ Incorporar
o pedido de exame de mérito da invenção (no prazo de 3 anos) à estratégia de portfólio☑ Resposta à Notificação de Objeção (OA): construir a contestação em três camadas
: disposições legais → aplicação dos critérios de exame → provas complementares☑ Após a recusa, solicitar reexame no prazo de 2 meses + avaliar a viabilidade de correções
Fase de obtenção e manutenção dos
direitos☑
Taxa de certificação no prazo de 3 meses após a avaliação + pagamento da primeira anuidade(Invenção)
☑ Estimativa
de custos de longo prazo incorporando o sistema de anuidades (especialmente 16.000/ano a partir do 10º ano) ☑ Para modelos de utilidade, obter o relatório de avaliação técnica antes de enviar advertências ou iniciar ações judiciais ☑
Licenciamento: incluir
nos termos contratuais as condições de exclusividade/normal, sublicenciamento, resposta a correções e invalidação, e a necessidade de registro ☑ Garantir a oponibilidade a terceiros dos direitos de transferência e exploração por meio do registro no TIPO (recordation)
Fase
de litígio
☑ Como as correções durante um processo de invalidação estão limitadas em termos de “prazo e tipo”, planeje-as simultaneamente
à contestação ☑ A complementação dos motivos de invalidação e das provas deve ser concluída no prazo de 3 meses após a propositura ☑
Medidas preventivas: prepare-se para a propositura da ação em 12 dias, simultaneamente ao pedido de retenção (identificação do réu e preservação de provas)
☑
Comparação dos três métodos de cálculo do valor da indenização (lucro do titular do direito / lucro do infrator / royalties razoáveis) ☑ Analisar, na fase inicial, a possibilidade de alegar o aumento de três vezes do valor por violação dolosa
Embora o sistema de patentes de Taiwan possua uma estrutura clara, composta por três tipos (invenção, modelo de utilidade e desenho industrial), um exame centralizado pelo TIPO e um exame judicial por tribunais especializados em propriedade intelectual, é necessário incorporar como premissa prática fundamental a particularidade do sistema internacional de não ser signatário do PCT.
Em primeiro lugar, como a via do PCT não pode ser utilizada, a obtenção de direitos em Taiwan deve ser planejada por meio de um pedido direto dentro do prazo de 12 meses de prioridade de Paris. Compartilhar internamente a premissa de que, no cronograma e na alocação de orçamento de projetos multinacionais, apenas Taiwan não oferece “prazos de carência de 30 meses” é o primeiro passo para evitar a perda de direitos.
Em segundo lugar, o gerenciamento do pedido em língua estrangeira e do risco de erros de tradução é o cerne do controle de qualidade. Embora a tradução para o chinês seja o texto de referência para o exame legal, a correção de erros de tradução está vinculada ao texto original em língua estrangeira; portanto, a elaboração de protocolos para a unificação de terminologia e a análise minuciosa das traduções garante a liberdade de correção e alteração.
Em terceiro lugar, com base nas regras fixas para declarações em processos de nulidade, é necessário elaborar antecipadamente um plano de prova para o momento da propositura da ação de nulidade e uma estratégia de complementação dentro do prazo de três meses. Para o titular dos direitos, a elaboração de correções simultaneamente à contestação (com limitação de prazo e tipo) é fundamental para a defesa.
Em quarto lugar, o fato de que os modelos de utilidade não podem ser exercidos sem um relatório de avaliação técnica, a obrigatoriedade de nomeação de um agente para estrangeiros e a premissa de que as medidas de bloqueio na fronteira exigem a apresentação de uma ação judicial no prazo de 12 dias são exemplos de “restrições operacionais específicas de Taiwan”. A sistematização dessas restrições em cada fase do processo de solicitação e exercício de direitos constitui o cerne dos arranjos práticos, que diferem dos praticados no Japão, nos Estados Unidos e na Europa.
A obtenção e o exercício de direitos de patentes em Taiwan exigem um planejamento prático baseado na interação entre as disposições da Lei de Patentes, os critérios de exame do TIPO e a jurisprudência do Tribunal de Propriedade Intelectual e Comercial. Recomenda-se que, por meio da colaboração entre advogados de patentes japoneses e representantes em Taiwan, a seleção de tipos, o gerenciamento de prazos e a estratégia de litígio sejam analisados caso a caso.
Para consultas sobre pedidos de patente em Taiwan, entre em contato com a EVORIX
Desde o depósito direto de pedidos em Taiwan, passando por processos de nulidade no TIPO, até a representação em litígios no Tribunal de Propriedade Intelectual e Comercial, nossos advogados especializados em patentes proporão uma estratégia de propriedade intelectual em Taiwan alinhada à estratégia de negócios da sua empresa.
AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX (EVORIX) – Advogado Representante
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o registro de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).