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Ao registrar uma marca, recebemos frequentemente consultas sobre se o registro deve ser feito em nome de pessoa física ou jurídica. Essa questão não se limita apenas aos direitos de marca, mas é um ponto importante comum também aos direitos de patente, direitos de desenho industrial e direitos de modelo de utilidade.
Muitas pessoas optam por “registrar em nome da empresa por uma questão de costume” ou “registram em nome próprio”, mas o registro em nome de pessoa física e o registro em nome de pessoa jurídica apresentam vantagens e desvantagens distintas. Neste artigo, organizaremos as características de cada um.
Primeiro, vamos verificar em uma tabela as principais diferenças entre o nome de pessoa física e o nome de pessoa jurídica.
| Itens de comparação | Em nome de pessoa física | Em nome da empresa |
|---|---|---|
| Risco de aquisição | Não é afetado pela aquisição | Possibilidade de transferência em caso de aquisição da empresa |
| Procedimentos em caso de fusão e aquisição | É necessário um registro de transferência separado | Transferência automática por cessão de ações (sem necessidade de procedimentos) |
| Divulgação do endereço | O endereço residencial será divulgado | O endereço da empresa é divulgado |
| Risco de processo de cancelamento por falta de uso | Existem riscos se estiver sendo utilizado por uma pessoa jurídica | É fácil que o titular do direito e o usuário sejam a mesma pessoa |
| Exame antecipado | Não atende aos requisitos no caso de uso por pessoa jurídica | É comum que o requerente e o usuário sejam a mesma pessoa |
| Herança | É necessário realizar o processo de herança | A pessoa jurídica continua (não é necessária sucessão) |
A maior vantagem de deter os direitos de marca em nome de pessoa física é o fato de não ser afetado por aquisições de empresas (incluindo aquisições hostis).
No caso de registro em nome da pessoa jurídica, se a empresa for adquirida, os direitos de marca também serão transferidos juntamente com a empresa. No entanto, se estiver em nome de pessoa física, mesmo que a propriedade da empresa mude, os direitos de marca continuarão pertencendo à pessoa física.
Situações de aplicação concreta: a titularidade em nome do presidente é eficaz quando há risco de aquisição hostil ou quando se deseja proteger uma marca importante separadamente do controle da empresa.
A vantagem de deter os direitos de marca em nome da pessoa jurídica é que os procedimentos se tornam mais simples em casos de fusões e aquisições (M&A) ou de buyouts.
No caso de uma pessoa jurídica, se as ações forem transferidas, os direitos de marca também serão transferidos junto com a empresa, tornando desnecessário o procedimento de transferência individual (pedido de registro de transferência de direitos de marca). Como o registro de transferência de direitos de marca custa 30 mil ienes por item, isso representa uma grande redução de custos para empresas que possuem muitos direitos de marca.
Exemplo concreto de custo: supondo que se possua 50 direitos de marca, se o registro de transferência for feito individualmente, serão necessários 1,5 milhão de ienes apenas em taxas de selo (30.000 ienes x 50 casos). Se a transferência de ações for feita em nome da empresa, esse custo será dispensado.
O registro em nome de pessoa física apresenta algumas desvantagens que devem ser levadas em consideração.
Ao registrar em nome de pessoa física, o endereço do titular é divulgado no livro de registro e no banco de dados do Instituto de Patentes. Em outras palavras, existe a possibilidade de que o endereço residencial seja conhecido por terceiros. Caso deseje evitar a divulgação do endereço residencial, deve-se considerar o registro em nome de pessoa jurídica.
Se a marca for utilizada por uma pessoa jurídica, mas o titular dos direitos for uma pessoa física, haverá uma discrepância entre o titular e o usuário. Nesse caso, surge o risco de terceiros solicitarem um processo de cancelamento por falta de uso.
É claro que é possível evitar a anulação se for possível comprovar, por meio de contrato ou outro documento, que o indivíduo concedeu licença de uso à pessoa jurídica. No entanto, é possível prevenir esse risco desde o início, mantendo a identidade entre o titular dos direitos e o usuário.
Observação: se o titular do direito de marca for uma pessoa jurídica e o usuário também for uma pessoa jurídica, é possível evitar riscos desnecessários e custos de resposta a um processo de cancelamento por falta de uso.
No caso de registro em nome de pessoa física, se ocorrer algum imprevisto com o titular do direito, os herdeiros deverão realizar o “procedimento de solicitação de registro de transferência por herança”. O procedimento de registro de transferência também é necessário em caso de cessão a terceiros.
Um caso comum é quando se inicia um negócio como empresário individual e se registra a marca em nome próprio, mas posteriormente se constitui uma pessoa jurídica. Nesse caso, como os bens pessoais e os da pessoa jurídica ficam misturados, recomendamos a transferência para o nome da pessoa jurídica.
A principal desvantagem do registro em nome da empresa é que, caso a empresa seja adquirida, os direitos de marca também serão transferidos.
Especialmente em casos de aquisição hostil, existe o risco de perder o direito de marca sem intenção. Para evitar esse risco, uma medida possível é transferir apenas os direitos de marca importantes para o nome do presidente da empresa. Se estiverem em nome do presidente, a aquisição da empresa não afetará os direitos de marca.
O exame de marcas normalmente leva cerca de 12 meses, mas, se utilizar o sistema de “exame antecipado”, é possível receber o resultado do exame em cerca de dois meses a partir da apresentação da declaração de circunstâncias.
No entanto, um dos requisitos para o exame antecipado é que o “requerente da marca” e o “usuário (aquele que realmente utiliza a marca)” sejam a mesma pessoa.
Importante: se o requerente for uma pessoa física (por exemplo, em nome do próprio presidente) e o usuário for uma pessoa jurídica (por exemplo, a empresa do presidente), o requerente e o usuário não coincidem, portanto, os requisitos para o exame antecipado não são atendidos. Se for planejado utilizar o exame antecipado, é necessário escolher cuidadosamente o nome do titular no momento do pedido.
Caso necessite de orientação personalizada sobre a escolha do titular do direito de marca, de acordo com suas circunstâncias específicas, não hesite em entrar em contato conosco. Um advogado especializado entrará em contato com você.
Está em dúvida sobre o nome do titular do direito de marca?
Nossos advogados especializados em marcas oferecem consultoria gratuita sobre a escolha ideal entre o nome de pessoa física ou jurídica.
Última atualização: 10 de janeiro de 2023
AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Representante e advogado especializado em propriedade intelectual do escritório EVORIX
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).