No entanto, por outro lado, os problemas relacionados à propriedade intelectual (patentes) são constantes. “Quando tentamos registrar uma patente com base nos resultados da pesquisa conjunta, houve um conflito com a universidade quanto à atribuição dos direitos”; “O momento da publicação do artigo não coincidiu, e não foi possível obter a patente” — casos como esses não são, de forma alguma, raros.
A maioria dos conflitos de patentes na colaboração entre a indústria e a academia decorre da falta de acordos prévios ou de divergências de entendimento entre as partes. Em outras palavras, se houver conhecimento adequado e forem celebrados contratos apropriados, muitos conflitos podem ser evitados antecipadamente.
Neste artigo, após organizar as razões pelas quais os conflitos de patentes são comuns na colaboração entre a indústria e a academia, abordaremos de forma abrangente informações úteis para a prática, incluindo cinco pontos-chave que as empresas devem observar, casos reais de conflitos e as vantagens de consultar um advogado especializado em patentes.
Índice
Os problemas de patentes na colaboração entre a indústria e a academia não se devem apenas a “falhas no contrato”. Na base disso, há diferenças estruturais entre a universidade e a empresa. Aqui, vamos examinar detalhadamente as três principais razões pelas quais os problemas tendem a ocorrer.
Para as empresas, o objetivo da pesquisa conjunta é a obtenção de lucros por meio da comercialização. O objetivo final é transformar os resultados da pesquisa em produtos ou serviços e garantir uma vantagem competitiva no mercado. Por isso, existe um forte incentivo para usar a tecnologia de forma exclusiva e impedir que a concorrência a utilize.
Por outro lado, o objetivo das universidades é a divulgação de resultados acadêmicos e a retribuição do conhecimento à sociedade. Os pesquisadores escrevem artigos, apresentam-nos em congressos e contribuem para o desenvolvimento da ciência, o que constitui o critério de avaliação. As patentes são, em última análise, “apenas uma forma de resultado”, e a sua exclusividade é, em certa medida, incompatível com a missão da universidade.
Essa diferença de objetivos gera um conflito fundamental nas negociações sobre a titularidade dos direitos e o escopo de utilização. As empresas querem “utilizar a tecnologia de forma exclusiva”, enquanto as universidades desejam “retribuir amplamente à sociedade” — se a pesquisa conjunta for iniciada sem preencher essa lacuna, isso resultará em problemas assim que os resultados forem obtidos.
Comparação entre os objetivos das empresas e das universidades
Empresa: Comercializar os resultados da pesquisa e estabelecer vantagem competitiva. Deseja o uso exclusivo da patente.
Universidade: Divulgação dos resultados acadêmicos e devolução do conhecimento à sociedade. A publicação de artigos e a avaliação do desempenho dos pesquisadores são importantes. A maioria das universidades tem como política licenciar amplamente as patentes.
Compreender essa diferença fundamental de objetivos e alinhá-los cuidadosamente na fase de negociação do contrato é o primeiro passo para evitar problemas.
| Itens de comparação | Empresa | Universidade |
|---|---|---|
| Objetivo final | Comercialização e obtenção de lucros | Contribuição acadêmica e retroalimentação de conhecimento |
| Postura em relação às patentes | Desejo usar de forma exclusiva | Quero licenciar amplamente |
| Prioridade na divulgação dos resultados | Priorizar a confidencialidade | Priorizar a divulgação antecipada |
| Critérios de avaliação | Faturamento e participação no mercado | Número de artigos, citações e prêmios |
| Linha do tempo | Curto a médio prazo (lançamento de produtos) | Médio a longo prazo (pesquisa básica) |
Outra grande diferença entre empresas e universidades é que as universidades não implementam (comercializam ou vendem) as patentes por conta própria. No caso de pesquisas conjuntas entre empresas, como ambas têm a possibilidade de implementar a patente, é possível alcançar um certo equilíbrio por meio de um acordo que estabelece que “as patentes compartilhadas podem ser implementadas livremente por cada parte”.
No entanto, no caso das universidades, mesmo que possuam patentes, elas não fabricam produtos por conta própria. Por isso, para as universidades, o valor das patentes reside na receita de licenciamento. É comum um mecanismo chamado “indenização por não exploração”, no qual a universidade recebe uma indenização da empresa em troca de não explorar a patente; no entanto, são frequentes os conflitos em torno do valor e das condições dessa indenização.
Além disso, existe a possibilidade de a universidade licenciar a patente compartilhada a terceiros (incluindo concorrentes da empresa). Embora seja uma situação que a empresa naturalmente queira evitar, não são raros os casos em que a universidade demonstra resistência à restrição do licenciamento a terceiros, devido à sua política de “retribuir amplamente à sociedade”.
Muitas universidades disponibilizam modelos (templates) de contratos de pesquisa conjunta no âmbito da colaboração entre a indústria e a academia. As empresas, especialmente as pequenas e médias empresas e as startups que realizam pesquisa conjunta com uma universidade pela primeira vez, podem acabar assinando o contrato sem examinar suficientemente o conteúdo, pensando que “já que foi a universidade que preparou o contrato, não deve haver problema”.
No entanto, não é raro que os modelos de contrato das universidades contenham condições favoráveis à universidade. Por exemplo, há casos em que são incluídas cláusulas como: todos os resultados da pesquisa conjunta pertencem à universidade; a universidade pode licenciar livremente a terceiros; não há restrições à publicação de artigos.
Para as empresas, aceitar essas condições sem alterações pode levar a uma situação em que, apesar de terem investido uma quantia significativa em pesquisa, não consigam utilizar os resultados de forma adequada. O contrato é o ponto de partida para as negociações; embora se baseie no modelo, é essencial manter uma postura de negociar firmemente os pontos importantes para a própria empresa.
⚠ Riscos do modelo de contrato
Os modelos de contrato das universidades são elaborados com o objetivo de proteger os interesses da instituição. Se cláusulas como “atribuição dos resultados à universidade”, “liberdade de licenciamento a terceiros” e “ausência de restrições à publicação de artigos” forem incluídas sem alterações, a empresa corre o risco de arcar com os custos de pesquisa sem poder utilizar plenamente os resultados. É fundamental que o contrato seja revisado por um especialista para que os pontos a serem negociados sejam claramente identificados.
Para evitar problemas de patentes na colaboração entre a indústria e a academia, é extremamente importante verificar e negociar cuidadosamente os pontos importantes relativos à propriedade intelectual antes de celebrar um contrato de pesquisa conjunta. Aqui, explicamos detalhadamente os 5 pontos de verificação que as empresas devem observar.
✅ Verificação 1: Atribuição da patente
É necessário definir claramente se os direitos de patente das invenções resultantes da pesquisa conjunta pertencerão à universidade ou à empresa, ou se serão compartilhados. A forma de atribuição é o ponto que tem maior impacto nos negócios da empresa.
A atribuição de patentes é o ponto de negociação mais importante na colaboração entre a indústria e a academia. É necessário definir claramente quem detém os direitos de patente sobre as invenções resultantes da pesquisa conjunta. Existem três padrões gerais de atribuição:
(1) Compartilhamento: padrão em que a universidade e a empresa detêm os direitos de patente em conjunto. Embora seja o mais comum, como a lei de patentes estipula que “não é possível licenciar a terceiros sem o consentimento da outra parte”, é necessário um acordo separado sobre a política de licenciamento.
(2) Atribuição exclusiva à empresa: padrão em que a empresa detém sozinha os direitos de patente. Embora ofereça maior liberdade para a empresa, como a universidade abre mão dos resultados da pesquisa, muitas vezes são exigidas contrapartidas adequadas ou condições de retrocessão de licença.
(3) Atribuição exclusiva à universidade: é o modelo em que a universidade detém sozinha os direitos de patente e concede licença à empresa. Para a empresa, o ponto importante é se será possível garantir uma licença exclusiva.
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No caso de propriedade compartilhada, certifique-se de especificar não apenas a proporção de participação, mas também o tratamento do “direito de licença a terceiros”. De acordo com o Artigo 73, Parágrafo 3, da Lei de Patentes, não é possível licenciar a terceiros sem o consentimento dos coproprietários, mas é possível estabelecer disposições diferentes no contrato. Para a empresa, recomenda-se fortemente incluir cláusulas que restrinjam a concessão de licenças a concorrentes.
✅ Verificação 2: Indenização por não exploração
Como a universidade não explora a patente por conta própria, trata-se de um acordo pelo qual a empresa paga uma compensação à universidade quando explora a patente. O método de cálculo da compensação e as condições de pagamento são itens de negociação importantes, diretamente ligados à receita.
A compensação por não exploração é a royalties que a empresa paga à universidade como compensação pelo fato de a universidade não explorar ela própria a patente compartilhada (não fabricar o produto). De acordo com a Lei de Patentes, cada co-titular de uma patente compartilhada pode explorá-la livremente; no entanto, como a universidade não tem capacidade para fazê-lo, apenas a empresa obtém lucros. Esse mecanismo serve para equilibrar essa situação.
Existem vários padrões para o cálculo da compensação por não exploração, mas os mais comuns são uma determinada porcentagem das vendas (royalties contínuas) ou um pagamento único (pagamento inicial). No caso das royalties contínuas, como elas estão vinculadas às vendas, se o produto vender muito, a compensação também será elevada.
Do ponto de vista da empresa, é necessário verificar cuidadosamente se a taxa de compensação por não exploração é adequada, se há um limite máximo, se o prazo de pagamento é limitado e se o escopo dos produtos abrangidos é claro. Acordos ambíguos podem se tornar fonte de conflitos no futuro.
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A taxa de compensação por não utilização varia de acordo com o setor e a área tecnológica. Em geral, considera-se como referência cerca de 1% a 5% do faturamento, mas há casos em que algumas universidades propõem taxas mais elevadas. É possível reduzir o risco para a empresa incluindo cláusulas que estabeleçam um valor máximo (teto) ou prevejam a revisão da taxa após um determinado período.
✅ Verificação 3: Momento da publicação do artigo
A publicação de artigos é essencial para os pesquisadores universitários, mas se o conteúdo da pesquisa for divulgado antes do pedido de patente, há o risco de não ser possível obter a patente devido à perda de novidade. É imprescindível coordenar o momento da publicação e do pedido.
O momento da publicação do artigo é um dos pontos mais facilmente ignorados, mas extremamente importantes, na colaboração entre a indústria e a academia. No sistema de patentes, se o conteúdo da invenção se tornar de conhecimento público antes do pedido, em princípio, a “novidade” será perdida, e não será possível obter a patente.
Para os pesquisadores universitários, a publicação de artigos é uma questão de suma importância, diretamente ligada à avaliação de desempenho. Embora seja compreensível o desejo dos pesquisadores de “publicar o mais rápido possível”, a verdade é que as empresas preferem que a publicação seja adiada até que o pedido de patente seja concluído.
Nos contratos, é comum incluir cláusulas do tipo “notificar a outra parte até X dias antes da publicação do artigo e discutir a necessidade de solicitar a patente”. Normalmente, é estabelecido um prazo de notificação prévia de 30 a 90 dias. O procedimento consiste em concluir o processo de solicitação de patente dentro desse prazo e, somente depois, autorizar a publicação do artigo.
⚠ Risco de perda de novidade
Se o conteúdo da invenção for divulgado em artigos ou apresentações em congressos antes do pedido de patente, em princípio, a novidade será perdida e não será possível obter a patente. Embora exista no Japão o sistema de “exceção à perda de novidade” (válido por até 1 ano a partir da data do pedido), ele não se aplica em muitos países no exterior; portanto, é necessário ter especial cuidado ao planejar uma estratégia global de patentes. A regra de ouro é publicar o artigo somente após a conclusão do pedido de patente.
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Recomenda-se garantir um prazo mínimo de 60 dias para a notificação prévia da publicação de artigos. A preparação do pedido de patente (elaboração da descrição, preparação dos desenhos, procedimentos de aprovação interna, etc.) requer um certo tempo. Além disso, é importante definir concretamente o método de notificação prévia (por escrito ou e-mail) e o processo de consulta após a notificação.
✅ Verificação 4: Propriedade intelectual pré-existente
Esclareça o tratamento da propriedade intelectual que cada parte já detinha antes do início da pesquisa conjunta (IP de base). Deixar a linha divisória entre os resultados da pesquisa conjunta e a tecnologia existente ambígua pode causar sérios problemas.
Propriedade intelectual pré-existente (IP pré-existente) refere-se à propriedade intelectual que cada parte já detinha antes do início da pesquisa conjunta. Por exemplo, isso inclui patentes relacionadas a tecnologias de fabricação detidas por empresas ou tecnologias de base acumuladas por pesquisadores universitários em pesquisas anteriores.
Se a fronteira entre os resultados da pesquisa conjunta (IP de primeiro plano) e o IP de base for ambígua, surgirão disputas sobre a autoria, como “essa tecnologia já pertencia à universidade” ou “não, é um resultado que surgiu pela primeira vez na pesquisa conjunta”.
Além disso, nos casos em que a utilização da IP de base é indispensável para a implementação dos resultados da pesquisa conjunta, é necessário definir antecipadamente as condições de licenciamento. Especialmente nos casos em que a comercialização do produto não é possível sem o uso da tecnologia de base da universidade, as condições de licenciamento da IP de base têm um impacto significativo para a empresa.
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Antes de celebrar um contrato de pesquisa conjunta, é importante listar a propriedade intelectual de base de ambas as partes e confirmá-la por escrito. Além disso, as condições de licença (gratuita ou onerosa, exclusiva ou não exclusiva, etc.) para o caso em que a propriedade intelectual de base da outra parte seja necessária para a implementação dos resultados da pesquisa conjunta também devem ser claramente especificadas no contrato.
✅ Verificação 5: Responsabilidade pelos custos de depósito e manutenção
Esclareça a proporção de responsabilidade pelos custos de pedido de patente, solicitação de exame, anuidades (custos de manutenção) e pedidos no exterior. Como os custos são gerados ao longo de um período prolongado, este é um ponto importante que afeta diretamente o planejamento orçamentário.
A obtenção e manutenção de patentes envolvem custos muito maiores do que se imagina. Mesmo no caso de um pedido nacional, são necessárias despesas de pedido, de solicitação de exame, de registro e, além disso, anuidades (custos de manutenção) anuais. Se considerarmos também os pedidos no exterior, somam-se despesas de tradução e honorários de representantes em cada país, e não é raro que o custo por pedido chegue a várias centenas de milhares de ienes.
No caso de patentes compartilhadas, se não for acordado antecipadamente como esses custos serão repartidos, surgirão insatisfações do tipo “a universidade não quer arcar com os custos” ou “é injusto que a universidade também detenha direitos, sendo que apenas a empresa está arcando com os custos”.
Geralmente, é comum que os custos sejam divididos de acordo com a participação acionária, mas não são raros os casos em que, na prática, a empresa arca com o custo total. Nesse caso, é importante negociar para garantir direitos (como o direito de exploração exclusiva) que correspondam ao custo suportado pela empresa.
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Ao negociar o acordo de divisão de custos, é importante considerar não apenas os custos de registros no Japão, mas também os de registros no exterior. Além disso, definir como será tratada a participação no caso de uma das partes renunciar à sua parte dos custos (por exemplo, transferência da participação para a outra parte) pode ajudar a prevenir disputas futuras. Como os custos de manutenção, em particular, se estendem por um longo período, é importante estabelecer regras para o caso de renúncia aos direitos no meio do processo.
| Nº | Item a verificar | Principais itens a serem verificados | Nível de risco |
|---|---|---|---|
| 1 | Atribuição da patente | Atribuição conjunta ou exclusiva, proporção de participação, possibilidade de licença a terceiros | Mais importante |
| 2 | Indenização por não exploração | Taxa, valor máximo, prazo de pagamento, escopo dos produtos abrangidos | Mais importante |
| 3 | Momento da publicação do artigo | Período de notificação prévia, processo de consulta, autorização de publicação após a conclusão do pedido | Alta |
| 4 | Propriedade intelectual de base | Lista de PI existente, condições de licença, delimitação dos resultados | Alto |
| 5 | Custos de registro e manutenção | Proporção de divisão de custos, custos de pedidos no exterior, regras em caso de renúncia aos direitos | Médio |
Aqui, apresentamos dois casos típicos de problemas que podem ocorrer na prática da colaboração entre a indústria e a academia. Em ambos os casos, os problemas poderiam ter sido evitados com contratos adequados e medidas preventivas. Aplique-os à situação da sua empresa e utilize-os para identificar riscos.
Uma pequena e média empresa, a Empresa A, estava realizando uma pesquisa conjunta com o Laboratório B de uma universidade nacional sobre um novo material. A pesquisa avançava bem e resultados inovadores estavam sendo obtidos. A Empresa A planejava registrar uma patente para esses resultados e, em seguida, comercializá-los como um novo produto.
No entanto, um professor adjunto do Laboratório B apresentou os resultados da pesquisa em um congresso internacional sem consultar a Empresa A. Embora o professor adjunto tivesse a justificativa de que precisava cumprir o prazo de submissão de um importante congresso, essa apresentação tornou o conteúdo da invenção de conhecimento público.
No Japão, graças ao regime de “exceção à perda de novidade”, ainda havia a possibilidade de registrar o pedido seguindo determinados procedimentos; no entanto, os registros que a Empresa A planejava fazer na Europa e na China tornaram-se impossíveis. Como resultado, a Empresa A foi obrigada a rever significativamente sua estratégia global de patentes, o que levou à perda de competitividade nos mercados internacionais.
⚠ Lição deste caso
Este problema poderia ter sido evitado se o contrato de pesquisa conjunta tivesse especificado a “obrigação de notificação prévia sobre artigos e apresentações em congressos (com antecedência mínima de 60 dias)” e um “período de suspensão de divulgação até a conclusão do pedido de patente”. É importante incorporar ao contrato um processo de aprovação de divulgação por meio do departamento de propriedade intelectual da universidade, para que a divulgação não ocorra por decisão individual do pesquisador.
A startup C iniciou seus negócios com base nos resultados de pesquisa do professor D, de uma renomada universidade privada. O contrato de pesquisa conjunta utilizou praticamente o modelo da universidade, e as patentes foram definidas como de propriedade conjunta entre a universidade e a empresa. Quanto à compensação por não exploração, a cláusula limitava-se a uma menção ambígua: “a ser discutida separadamente”.
Quando os produtos da empresa C obtiveram sucesso no mercado e as vendas cresceram rapidamente, a TLO (Agência de Transferência de Tecnologia) da universidade exigiu uma indenização por não exploração no valor de 8% das vendas. A empresa C considerou essa taxa injustamente alta, uma vez que havia arcado com a maior parte dos custos de pesquisa e realizado desenvolvimento tecnológico próprio para a comercialização do produto; no entanto, como a taxa específica não estava especificada no contrato, as negociações foram difíceis.
Por fim, após longas negociações envolvendo um agente de patentes e um advogado, a taxa foi reduzida; no entanto, o atraso no plano de negócios durante o período de negociação e os elevados honorários advocatícios resultaram em um grande prejuízo para a startup.
⚠ Lição deste caso
As condições de compensação por não exploração não devem ser deixadas para “negociação separada”; em vez disso, taxas específicas, valores máximos e condições de pagamento devem ser claramente estipulados na fase de contratação. Especialmente no caso de startups, comprometer-se com royalties elevados em um estágio em que as receitas futuras são incertas pode colocar em risco a própria sobrevivência do negócio. Considere a definição de taxas escalonadas de acordo com o volume de vendas ou o estabelecimento de um valor máximo.
Para evitar problemas de propriedade intelectual na colaboração entre a indústria e a academia, o envolvimento de um profissional especializado, como um advogado de patentes, é extremamente eficaz. A seguir, apresentamos três grandes vantagens de consultar um advogado de patentes.
Benefícios da revisão do contrato
O advogado especializado em patentes é um profissional versado em leis de propriedade intelectual, incluindo a Lei de Patentes. Ele é capaz de identificar com precisão as cláusulas de risco para a empresa ocultas nos modelos de contrato apresentados pela universidade e propor alterações. Analisando as cláusulas relacionadas à propriedade intelectual — como a atribuição de patentes, indenização por não exploração, restrições à licença a terceiros e o escopo da obrigação de confidencialidade — a partir de uma perspectiva especializada, ele apresenta propostas de alteração concretas para proteger os interesses da empresa.
Vantagens do apoio nas negociações
As TLOs (agências de transferência de tecnologia) e os departamentos de propriedade intelectual das universidades possuem vasta experiência em negociações de propriedade intelectual. Se a empresa não abordar as negociações com especialização equivalente ou superior, corre o risco de ter condições desfavoráveis impostas. O advogado especializado em patentes pode propor um acordo razoável com base na percepção dos valores de mercado do setor e em casos de negociação anteriores. Além disso, como pode oferecer aconselhamento jurídico com base na compreensão do conteúdo técnico, ele atua como um elo de ligação entre os técnicos e o departamento jurídico.
Vantagens da construção de uma rede de patentes
Para aproveitar ao máximo os resultados da pesquisa conjunta, é indispensável um pedido de patente estratégico. O advogado de patentes é capaz de identificar, entre os resultados da pesquisa, as invenções que devem ser protegidas por patente e elaborar estratégias para construir um portfólio de patentes que inclua não apenas a patente básica, mas também patentes relacionadas e patentes de melhoria. Além disso, ele formula planos de pedido de patente com uma perspectiva global, incluindo o momento certo para pedidos nacionais e internacionais, o uso do pedido internacional PCT e estratégias de obtenção de direitos em cada país.
A colaboração entre indústria e academia pode ser uma grande fonte de inovação para as empresas, mas também existe o risco de que problemas relacionados à propriedade intelectual prejudiquem os resultados alcançados com tanto esforço. Apresentamos novamente os cinco pontos-chave abordados neste artigo.
Colaboração entre indústria e academia: 5 pontos de verificação para evitar problemas com patentes
Confirmar esses pontos com antecedência e celebrar um contrato adequado permite evitar muitos problemas antes que eles ocorram. Além disso, recomenda-se fortemente consultar um advogado especializado em propriedade intelectual durante as negociações contratuais e a elaboração da estratégia de patentes.
Para que a colaboração entre a indústria e a academia seja verdadeiramente valiosa, não se esqueça de se preparar adequadamente no que diz respeito à propriedade intelectual.
Que tal evitar antecipadamente os problemas de patentes na colaboração entre indústria e academia?
Desde a revisão de contratos de pesquisa conjunta, passando pela negociação de indenizações por não exploração, até a elaboração de estratégias de pedido de patente, nossos
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AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX – Advogado Representante
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).