Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G... Essas tecnologias de comunicação são, hoje, uma infraestrutura indispensável para nossas vidas e nossos negócios. No entanto, você sabia que, para as empresas que fabricam e comercializam produtos que utilizam essas tecnologias, existe um grande risco oculto? Trata-se da questão das patentes essenciais para padrões (SEP: Standard Essential Patent).
Antigamente, as questões relacionadas às SEP eram resolvidas por meio de acordos de licença cruzada entre fabricantes de equipamentos de comunicação. No entanto, com a rápida disseminação da IoT (Internet das Coisas), os conflitos envolvendo SEP estão se espalhando para setores que antes não tinham relação com tecnologias de comunicação, como o automotivo, de eletrodomésticos, de equipamentos médicos e de máquinas industriais. Casos em que, de repente, um detentor de patente no exterior cobra uma quantia astronômica em taxas de licença estão aumentando rapidamente.
Nessa situação, o que protege as empresas são o conhecimento e a estratégia de negociação de licenças com base nas condições FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Este artigo aborda de forma abrangente desde os fundamentos das SEPs até a prática das condições FRAND e as medidas concretas que as empresas devem adotar.
Índice
A tecnologia de informação e comunicação moderna funciona com base em “padrões técnicos” estabelecidos por organismos internacionais de padronização. Os padrões técnicos são como um manual de regras que permite que equipamentos de diferentes fabricantes se conectem e se comuniquem entre si. Por exemplo, o fato de um smartphone e fones de ouvido sem fio poderem se conectar via Bluetooth se deve ao fato de ambos os dispositivos estarem em conformidade com o padrão Bluetooth.
Principais organismos internacionais de padronização e normas estabelecidas
A elaboração dessas normas padrão conta com a participação de muitas empresas e instituições de pesquisa, incorporando tecnologias de ponta. Entre essas tecnologias, estão aquelas cujos direitos de patente são detidos por empresas específicas. Assim, quando a tecnologia patenteada de uma empresa é adotada em uma norma padrão, essa patente se torna uma “patente essencial para a norma”.
Patentes essenciais para padrões (SEP) são aquelas que devem ser inevitavelmente utilizadas para implementar um determinado padrão tecnológico. No caso de patentes comuns, é possível evitar a violação adotando tecnologias alternativas. No entanto, isso não é possível com as SEP. Desde que se esteja em conformidade com o padrão, não há como evitar o uso dessa tecnologia patenteada.
O grave risco da impossibilidade de contornar
É impossível contornar uma SEP por meio de “Design Around” (alteração do projeto). Ao fabricar produtos equipados com a função Wi-Fi, é inevitável utilizar SEPs relacionadas ao Wi-Fi. Em outras palavras, a empresa é forçada a escolher entre obter a licença ou remover essa função do produto. Se a função de comunicação for o núcleo do produto, na prática, não há outra opção além de obter a licença.
A tabela a seguir resume as principais normas técnicas e as SEP associadas a elas.
| Padrão tecnológico | Principais aplicações | Exemplos de empresas detentoras de SEP | Setores afetados |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi (802.11) | Comunicação por LAN sem fio | Qualcomm, InterDigital | Eletrodomésticos, IoT em geral |
| 4G LTE / 5G NR | Comunicação móvel | Huawei, Nokia, Ericsson | Automotivo, dispositivos médicos |
| Bluetooth / BLE | Comunicação sem fio de curto alcance | Philips, Ericsson | Dispositivos vestíveis, casa inteligente |
| H.264 / H.265 | Compressão de vídeo | MPEG LA Patent Pool | Distribuição de vídeo, câmeras de vigilância |
| NFC | Comunicação sem contato | NXP, Sony | Terminais de pagamento, cartões IC para transporte |
Tradicionalmente, as negociações de licença de SEP eram concluídas dentro do setor de telecomunicações. Os grandes fabricantes de equipamentos de telecomunicações detêm, cada um, um grande número de patentes e, ao celebrarem acordos de licença cruzada (contratos de uso mútuo de patentes), evitavam conflitos antes que eles surgissem. Como essa relação de “troca mútua” era viável, as SEP eram reconhecidas como um “problema interno” do setor de telecomunicações.
No entanto, a rápida disseminação da IoT mudou radicalmente esse panorama. Atualmente, todos os tipos de produtos estão se conectando à Internet, e o número de produtos equipados com módulos de comunicação (Wi-Fi, Bluetooth, LTE etc.) está aumentando de forma explosiva. Carros conectados à Internet o tempo todo (“connected cars”), dispositivos médicos que se conectam a smartphones, sensores de IoT que monitoram linhas de produção em tempo real — todos esses podem ser alvo de SEP.
As fraquezas estruturais dos fabricantes de outros setores
Os fabricantes que não são originários do setor de telecomunicações apresentam três fraquezas fatais em relação às SEPs. Em primeiro lugar, como não possuem um portfólio de patentes relacionadas a telecomunicações, não têm cartas na manga para negociar licenças cruzadas. Em segundo lugar, não há experiência nem conhecimento acumulados internamente sobre negociações de licenças de SEPs. Em terceiro lugar, como o custo da tecnologia de telecomunicações não está incorporado na estrutura de preços dos produtos, o ônus das taxas de licença pressiona diretamente os lucros.
Aproveitando-se dessas fraquezas estruturais, os casos em que detentores de SEPs e PAEs (Patent Assertion Entities, ou “trolls de patentes”) exigem o pagamento de licenças de fabricantes de outros setores estão aumentando rapidamente em todo o mundo.
Exemplo: carros conectados e disputas sobre SEP
A indústria automotiva está na linha de frente dos conflitos de SEP. Os carros conectados são equipados com módulos 4G/5G, que permitem funções como comunicação veículo a veículo (V2V), comunicação veículo a infraestrutura (V2I) e telemática. As grandes empresas detentoras de patentes de telecomunicações estão exigindo negociações de licença diretamente com os fabricantes de automóveis e tendem a ter como alvo os fabricantes de veículos completos (OEMs), e não os fabricantes de peças (fornecedores de nível 1).
Isso ocorre porque, ao calcular os royalties com base no preço de venda do veículo completo, é possível cobrar taxas de licença mais elevadas. A alegação de que a taxa de royalties deve ser aplicada ao preço total do veículo, e não apenas ao preço do módulo de comunicação, representa uma grande ameaça para as montadoras.
Como as SEPs são inevitáveis, os detentores de patentes podem acabar detendo poder de exclusão. Por isso, os organismos de normalização impõem aos detentores de SEPs a obrigação de conceder licenças sob condições FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Trata-se de um compromisso baseado na “Declaração FRAND” que os detentores de SEPs assumem ao participar do processo de normalização.
Fair (Justo)
As condições de licença devem ser justas. Trata-se do princípio de que o detentor da patente não deve abusar do “efeito de bloqueio” resultante da incorporação da patente ao padrão para exigir royalties injustificadamente altos. O nível de preço que seria determinado em uma situação competitiva antes da definição do padrão (valor ex ante) é considerado um parâmetro de referência. Em outras palavras, as condições devem corresponder ao valor intrínseco da tecnologia, determinado por comparação com tecnologias alternativas na fase anterior à adoção pelo padrão.
Reasonable (Razoável)
As taxas de licença devem estar em um nível razoável. Especificamente, são levados em consideração fatores como: a taxa de royalties deve ser compatível com o grau de contribuição técnica da patente; não deve pressionar indevidamente os negócios do licenciado; e as royalties acumuladas (o valor total pago a vários detentores de SEP) não devem exceder a margem de lucro do produto.Ao calcular os royalties FRAND, os tribunais podem recorrer a contratos de licença comparáveis (comparable licenses) ou à abordagem top-down (método que calcula a contribuição de um portfólio de patentes específico a partir dos royalties acumulados de todo o setor).
Não Discriminatório
A licença deve ser oferecida em condições equivalentes e sem discriminação a todos os licenciados que se encontrem em situação semelhante. Não é permitido oferecer condições favoráveis apenas a grandes empresas ou cobrar royalties injustamente elevados de empresas de determinados países ou setores. No entanto, diferenças nas condições decorrentes da escala da licença (volume de remessas) ou da dimensão do negócio podem ser admitidas dentro de limites razoáveis.
Por trás da importância atribuída às condições FRAND está o “problema do hold-up”. Trata-se de uma prática em que o detentor de uma SEP (patente essencial para o padrão) utiliza a vantagem negocial obtida pela adoção do padrão para exigir royalties exorbitantes, muito acima das condições FRAND, ou para tentar conduzir as negociações de forma vantajosa, ameaçando com pedidos de liminar (ordens judiciais que proíbem a fabricação e venda de produtos).
Padrão típico de hold-up
Um caso típico é quando o detentor de uma SEP ajuiza uma ação de proibição, ameaçando a suspensão da venda do produto, e apresenta uma taxa de royalties que excede amplamente o nível FRAND. A parte demandada, para evitar os danos decorrentes da suspensão da venda do produto (perturbação da cadeia de suprimentos, multas aos clientes, prejuízo à imagem da marca), vê-se obrigada a aceitar condições injustamente elevadas.Embora a legislação de concorrência da UE e a jurisprudência dos tribunais alemães imponham certas restrições aos pedidos de liminar apresentados por titulares de patentes que tenham feito uma declaração FRAND, tais pedidos não são totalmente excluídos.
Outro problema grave é o “acúmulo de royalties” (Royalty Stacking). Pode haver dezenas a centenas de detentores de SEPs para um único padrão tecnológico. Se cada detentor de SEPs cobrar royalties individualmente, existe o risco de que o valor total (royalties acumulados) represente uma proporção irracionalmente alta do preço do produto.
A realidade do acúmulo de royalties
Por exemplo, existem dezenas de milhares de declarações de SEP para o padrão 5G. Supondo que cada detentor de SEP cobre 0,5% do preço do produto como royalties, o total dos pagamentos a todos os detentores chegaria a dezenas de por cento do preço do produto.Para evitar esse “acúmulo”, está sendo discutida uma abordagem (abordagem top-down) que consiste em definir uma taxa de royalties acumulados (aggregate royalty rate) razoável para todo o setor e, a partir daí, distribuir proporcionalmente a parcela de cada detentor.
As negociações de licença relacionadas a SEPs geralmente seguem as etapas abaixo. É extremamente importante compreender os pontos a serem observados em cada etapa para evitar condições injustas.
Etapa 1: Recebimento da carta de notificação (oferta de licença)
Na maioria dos casos, o ponto de partida é o recebimento de uma carta solicitando negociações de licença (carta de notificação ou carta de oferta de licença) do detentor da SEP (ou de seu representante, como uma empresa de gestão de licenças ou um consórcio de patentes). Essa carta contém informações específicas sobre a SEP em questão, os produtos abrangidos e um resumo das condições de licença propostas.
Ponto importante: o mais importante nesta fase é registrar adequadamente o fato de ter recebido a carta e consultar imediatamente um especialista (advogado ou agente de patentes). A data de recebimento pode ter grande importância em procedimentos legais posteriores.
Etapa 2: Assinatura do NDA (Acordo de Confidencialidade) e Divulgação de Informações
É comum que, antes do início efetivo das negociações de licença, seja celebrado um NDA (Non-Disclosure Agreement: Acordo de Confidencialidade) entre as partes. Isso protege os segredos comerciais e as informações técnicas (documentação de análise das reivindicações da patente, detalhes das condições de licença, dados de vendas, etc.) divulgados durante o processo de negociação.
Ponto importante: o escopo do NDA deve ser cuidadosamente avaliado. Um NDA excessivamente amplo pode funcionar em desvantagem em um eventual litígio posterior. Além disso, o escopo do NDA pode ser restringido para impedir que as informações obtidas em negociações com outros detentores de SEP sejam utilizadas indevidamente.
Etapa 3: Verificação do quadro de reivindicações e análise técnica
O “quadro de reivindicações” apresentado pelo detentor da SEP é uma tabela comparativa que mostra quais elementos técnicos do produto em questão correspondem às reivindicações (escopo de proteção) da patente. Essa verificação é o cerne da negociação, sendo necessário examinar minuciosamente os seguintes pontos:
Etapa 4: Negociação das condições de licença e celebração do contrato
Com base na verificação técnica, iniciamos a negociação das condições específicas da licença. Os principais pontos de negociação são os seguintes.
Pontos importantes: nas negociações, contratos de licença comparáveis com outras empresas e informações de referência do setor são elementos importantes. Além disso, caso exista um consórcio de patentes (mecanismo em que vários detentores de SEP operam conjuntamente um programa de licenças), pode ser possível obter a licença de forma mais eficiente do que por meio de negociações individuais.
Risco de ignorar ou deixar de agir (hold-out)
Ignorar cartas de advertência ou protelar indevidamente as negociações pode ser considerado um “hold-out”. Hold-out é o ato pelo qual o licenciado evita ou atrasa intencionalmente a obtenção de uma licença em condições FRAND. Caso seja considerado um hold-out, os tribunais tendem a conceder uma liminar, e a empresa enfrenta o risco fatal de ter que interromper a venda de seus produtos.A jurisprudência europeia tem reiteradamente confirmado a importância de demonstrar ativamente que se é um “licenciado disposto (willing licensee: aquele que tem a intenção de obter a licença)”.
O detentor de uma SEP declara (declare) sua patente como “essencial para o padrão” junto a um órgão de padronização. No entanto, na prática, nem todas as patentes declaradas são realmente essenciais para a implementação do padrão. Esse é o problema da “declaração excessiva (Over-declaration)”.
Por que ocorre a declaração excessiva
A declaração aos organismos de padronização baseia-se em “autodeclaração”, e geralmente não é realizada uma análise da essencialidade por terceiros. Para os detentores de SEP, declarar mais patentes como SEP aumenta seu poder de negociação, o que gera um incentivo para declarar até mesmo patentes que não são essenciais. De acordo com pesquisas do setor, há relatos de que, entre as patentes declaradas, apenas uma parte é realmente indispensável para a implementação do padrão.
Dados sobre a taxa de essencialidade
De acordo com várias pesquisas acadêmicas e análises de organizações de avaliação independentes (por exemplo: Fairfield Resources, PA Consulting), há relatos de que a proporção das SEP declaradas que são efetivamente consideradas essenciais para o padrão (taxa de essencialidade) fica, em geral, entre 20% e 30%. Em outras palavras, é possível que a dimensão do portfólio de patentes alegada pelos detentores de SEP exceda significativamente o número real de patentes essenciais. Esse fato constitui um elemento de negociação extremamente importante nas negociações de licença.
A base (critério) utilizada no cálculo dos royalties é um ponto de discussão extremamente importante. SSPPU (Smallest Salable Patent-Practicing Unit: Unidade Mínima de Implementação de Patente Vendável) significa a menor peça ou componente vendável que implementa a tecnologia patenteada.
Por que a SSPPU é um ponto de discórdia
Consideremos, por exemplo, um carro conectado (preço de venda: centenas de milhares de ienes) equipado com um módulo de comunicação (preço: centenas a milhares de ienes). Se o detentor da SEP aplicar a taxa de royalties ao preço total do veículo, o valor dos royalties será significativamente mais alto do que se fosse aplicado apenas ao módulo de comunicação.De acordo com o princípio do SSPPU, pode-se argumentar que a base para o cálculo dos royalties deve ser a menor peça que implementa a tecnologia patenteada (neste caso, o módulo de comunicação). No entanto, na jurisprudência dos Estados Unidos, quando a tecnologia patenteada impulsiona a demanda por todo o produto (Entire Market Value Rule), pode ser permitido usar o produto acabado como base, e a decisão varia de acordo com cada caso.
Para os fabricantes que compram o módulo de comunicação como componente, incorporam-no ao produto acabado e o comercializam, a questão de “quem deve obter a licença da SEP” é de grande importância. Se o fornecedor do componente já tiver obtido a licença, o fabricante do produto acabado que utiliza esse componente pode não precisar de uma licença adicional (teoria do esgotamento).
Pontos a serem observados na cadeia de suprimentos
No entanto, na realidade, nem sempre o fornecedor possui licença para todas as SEPs. Além disso, há um conflito entre a posição de que o detentor da SEP pode exigir licença de qualquer empresa em qualquer nível da cadeia de suprimentos (“licença para todos”) e a posição de que a exigência deve se restringir a um nível específico (geralmente o fabricante do produto final).O fabricante do produto final deve considerar a inclusão de uma cláusula de indenização (indemnification clause) relativa a SEPs nos contratos de aquisição de peças. Além disso, é importante verificar periodicamente quais licenças de SEPs o fornecedor detém.
As questões relacionadas a SEP e FRAND são uma área em que tecnologia, direito e negócios se cruzam de forma complexa. É difícil lidar com isso apenas internamente, e a consulta precoce a especialistas é essencial para proteger os interesses da empresa.
Vantagem 1: É possível verificar tecnicamente a essencialidade da SEP
O advogado especializado em patentes pode verificar se a SEP reivindicada é realmente indispensável para a implementação do padrão, por meio de uma análise minuciosa tanto das reivindicações da patente quanto das especificações do padrão técnico. Ao apontar a possibilidade de declaração exagerada e excluir da negociação de licença as patentes que, na verdade, não são essenciais, contribui para a adequação dos royalties.
Vantagem 2: É possível negociar um nível adequado de royalties com base nas condições FRAND
Especialistas versados em negociações de licença de SEP utilizam informações de referência do setor, métodos de cálculo de royalties FRAND em jurisprudência anterior e as discussões do SSPPU para chegar a condições de licença razoáveis para a empresa. Além disso, podem ser consideradas diversas opções de decisão, como o uso de consórcios de patentes e a possibilidade de licenças cruzadas.
Vantagem 3: É possível uma resposta estratégica que antecipe os riscos de litígio
Caso o conflito de SEP não seja resolvido por meio de negociações de licença, ele pode evoluir para um processo judicial (pedido de liminar, pedido de indenização) ou arbitragem. O advogado de patentes antecipa os riscos de litígio desde a fase de negociação e, ao manter registros adequados das ações como “licenciado disposto”, auxilia na garantia de uma posição vantajosa, mesmo na eventualidade de um processo judicial. Além disso, presta assessoria sobre o uso de processos de invalidação de patentes e as possibilidades de reconvenção.
Na era da IoT, as questões relacionadas às SEPs não são mais um desafio exclusivo do setor de telecomunicações. Todos os fabricantes de produtos que incorporam funções de comunicação, como Wi-Fi e Bluetooth, estão expostos aos riscos das licenças de SEP. Compreender corretamente os princípios das condições FRAND e adotar estratégias de negociação adequadas são essenciais para proteger os negócios da empresa.
Caso receba uma notificação de advertência relacionada a SEPs, ou se seus produtos implementem padrões de comunicação, recomendamos enfaticamente que consulte um especialista antes que o problema se agrave. Uma resposta adequada é a chave para evitar o ônus de taxas de licença injustas e manter a competitividade da empresa.
Consulta gratuita sobre SEP e FRAND
Para quaisquer preocupações relacionadas a SEP, como negociações de licença de patentes essenciais para padrões, resposta a cartas de advertência ou verificação das condições FRAND,
consulte nossos especialistas em propriedade intelectual.
AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX – Advogado Representante
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).