“Finalmente recebemos uma encomenda de uma grande rede de varejo”, “Fomos selecionados por um comprador de uma rede nacional” — para fabricantes e fornecedores, o fornecimento de produtos para canais de varejo e atacado representa um grande divisor de águas na expansão dos negócios. O volume de vendas salta para uma ordem de magnitude superior, e o reconhecimento da marca aumenta vertiginosamente.
No entanto, por trás desse cenário deslumbrante, escondem-se sérios riscos relacionados à propriedade intelectual (PI). Caso os produtos da empresa infrinjam direitos de patente, direitos de desenho industrial ou direitos de marca registrada de terceiros, as relações comerciais com as grandes lojas de varejo podem ruir em um instante, podendo levar à pior das situações: indenizações vultosas e a retirada dos produtos de todas as lojas.
De fato, não são poucas as pequenas e médias fabricantes que tiveram suas relações comerciais com grandes varejistas suspensas permanentemente devido a problemas de PI, colocando em risco até mesmo a sobrevivência de seus negócios. Quanto maiores as redes varejistas, mais rigorosas são em relação à conformidade de PI; este é um mundo em que não basta alegar “não sabia”.
Neste artigo, direcionado a fabricantes e fornecedores que estão considerando o fornecimento de produtos para grandes varejistas e canais de atacado, explicaremos detalhadamente o conteúdo específico da pesquisa de propriedade intelectual (pesquisa de liberação) que deve ser realizada antes da entrega, bem como a eficácia de um laudo de um advogado especializado em propriedade intelectual para convencer o comprador. Utilize este artigo como um guia prático para eliminar riscos de propriedade intelectual antecipadamente e expandir seus negócios com tranquilidade.
Índice
Há uma razão clara por trás da exigência rigorosa das grandes redes de varejo quanto à realização de pesquisas de propriedade intelectual e à comprovação de não violação por parte de seus fornecedores. Não se trata de uma mera exigência formal, mas de uma questão urgente diretamente ligada à própria sobrevivência dos negócios dessas redes.
As grandes redes de varejo são, em sua maioria, empresas de capital aberto e têm a gestão de conformidade (cumprimento das leis) como pilar fundamental de sua gestão. Caso os produtos adquiridos infrinjam os direitos de propriedade intelectual de terceiros, a própria rede de varejo corre o risco de ser responsabilizada legalmente como vendedora de produtos falsificados.
De acordo com as leis de patentes e marcas registradas, o próprio ato de vender produtos infratores “como atividade comercial” é considerado uma infração. Em outras palavras, a desculpa de que “apenas compramos do fabricante” não é válida para as grandes lojas de varejo. É por isso que elas procuram eliminar completamente os riscos relacionados à propriedade intelectual já na fase de aquisição.
Ponto importante: as grandes redes de varejo assumem responsabilidade legal mesmo que apenas vendam produtos infratores adquiridos. É por isso que o departamento de conformidade está profundamente envolvido na análise de compras. A não realização de uma investigação de propriedade intelectual é um fator determinante para a reprovação na fase de análise de transações.
Os contratos básicos de transação com grandes varejistas incluem, quase sem exceção, uma “cláusula de garantia de não violação”. Trata-se de uma cláusula pela qual o fornecedor garante que “seus produtos não infringem os direitos de propriedade intelectual de terceiros”.
Riscos graves ocultos nas cláusulas contratuais
Em caso de violação da cláusula de garantia de não violação, o fornecedor assume a obrigação de indenizar todos os danos sofridos pela rede de varejo. Isso inclui custos de recolhimento de produtos, custos de remoção nas lojas, custos de aquisição de produtos substitutos, lucros cessantes e, além disso, até mesmo as custas judiciais caso a rede de varejo seja processada pelo detentor dos direitos. Se a investigação de propriedade intelectual não for concluída antes da assinatura do contrato, essa cláusula pode se tornar uma “bomba-relógio”.
Assinar o contrato equivale a prometer legalmente que “todos os riscos de propriedade intelectual serão assumidos pelo fornecedor”. É por isso que a investigação de propriedade intelectual pré-contratual é indispensável.
No ambiente empresarial atual, os problemas de propriedade intelectual são graves não apenas como risco jurídico, mas também como risco de reputação (imagem da empresa). Com o desenvolvimento das redes sociais e da mídia na internet, notícias sobre violação de propriedade intelectual se espalham instantaneamente.
Cuidado com o risco de polêmicas nas redes sociais
“Aquela loja de varejo está vendendo produtos falsificados”, “Grande rede vendendo abertamente produtos plagiados” — quando postagens como essas se espalham nas redes sociais, a imagem da marca da loja de varejo sofre danos imensos. O fato de as lojas de varejo exigirem rigorosamente que os fornecedores realizem investigações de propriedade intelectual se deve, em parte, à necessidade de proteger a credibilidade de suas próprias marcas. Deve-se considerar praticamente impossível retomar as negociações com um fornecedor que tenha causado uma tempestade nas redes sociais.
Se um fornecedor entregar produtos a uma loja de varejo sem ter realizado a devida investigação de propriedade intelectual e, posteriormente, for descoberto que está infringindo os direitos de propriedade intelectual de outra empresa, as penalidades que o fornecedor enfrentará são de uma gravidade inimaginável. As três penalidades a seguir representam, todas elas, um golpe de magnitude capaz de ameaçar a sobrevivência da empresa.
Penalidade 1: Retirada imediata e recolhimento de produtos de todas as lojas
No momento em que a violação de propriedade intelectual for descoberta, a rede de lojas retirará imediatamente os produtos em questão de todas as suas lojas em todo o país. Trata-se de uma recolha simultânea em centenas de lojas, podendo chegar a milhares de lojas. Os custos logísticos da recolha, os custos com mão de obra do pessoal das lojas e os custos de descarte — tudo isso deve ser arcado pelo fornecedor. No caso de redes de lojas com presença nacional, não é raro que os custos de recolha cheguem a dezenas de milhões de ienes. Além disso, como os produtos recolhidos não podem ser vendidos, o custo de aquisição também se torna uma perda total.
Penalidade 2: Pedido de indenização por danos de valor astronômico
Além do pedido de indenização por danos do detentor dos direitos, a rede de lojas de varejo também exigirá indenização por danos com base na violação da cláusula de garantia de não violação.Isso significa que se incorrerá em uma “dupla responsabilidade indenizatória”: indenização ao detentor dos direitos + indenização à rede de varejo. A indenização à rede de varejo inclui diversos itens, como custos de recolhimento de mercadorias, perda de oportunidade de vendas, custos de aquisição emergencial de produtos substitutos e indenização por danos à imagem da marca. Para fabricantes de pequeno e médio porte, um único problema de propriedade intelectual pode resultar em valores que levam diretamente à falência.
Penalidade 3: Suspensão de transações e congelamento de contas
As transações com o fornecedor que causou o problema de propriedade intelectual são imediatamente suspensas por completo. É comum que as transações sejam congeladas não apenas em relação ao produto em questão, mas também em relação a todos os outros produtos comercializados.Além disso, devido ao compartilhamento de informações dentro do setor entre grandes varejistas, pode-se chegar a uma situação de “lista negra”, na qual outras empresas do mesmo setor também evitam fazer negócios com o fornecedor. É extremamente difícil reativar uma conta de transação perdida com um varejista, o que significa perder o principal canal de vendas do negócio da noite para o dia.
A tabela a seguir resume as três penalidades.
| Penalidade | Conteúdo | Magnitude prevista dos danos |
|---|---|---|
| Retirada e recolhimento de todas as lojas | Recolhimento imediato de todas as lojas do país e descarte | Mais de dezenas de milhões de ienes (custos de logística, descarte e custo de aquisição) |
| Indenização por danos de valor astronômico | Indenização dupla para o detentor dos direitos e para as grandes redes de varejo | Dezenas de milhões a centenas de milhões de ienes (fatal para pequenas e médias empresas) |
| Suspensão de transações e congelamento de contas | Suspensão de todas as transações, inclusão na lista negra do setor | Perda dos principais canais de distribuição (risco de sobrevivência da empresa) |
Essas penalidades não são, de forma alguma, exageradas. Existem casos reais em que empresas foram levadas à falência por terem negligenciado a pesquisa de propriedade intelectual. É por isso que a pesquisa de propriedade intelectual antes da entrega não é um “seguro”, mas um “processo obrigatório”.
A investigação de propriedade intelectual que deve ser realizada antes da entrega a grandes varejistas é chamada de “investigação de liberação” ou “investigação de FTO (Freedom to Operate)”. Trata-se de uma investigação para confirmar que os produtos da empresa não infringem os direitos de propriedade intelectual de terceiros e para garantir que possam ser fabricados e vendidos livremente. A investigação incide principalmente sobre os três tipos de direitos de propriedade intelectual a seguir.
Investigação de liberação de direitos de patente e de modelo de utilidade
Objeto da investigação: direitos relacionados a aspectos técnicos, como a estrutura, a função, o método de fabricação e a combinação de materiais do produto. Fluxo
da investigação: primeiro, esclarece-se as características técnicas do produto da empresa e identifica-se as classificações de patentes relevantes (IPC, FI, F-Term). Em seguida, utiliza-se bancos de dados como o J-PlatPat (Plataforma de Informações sobre Patentes) para realizar uma pesquisa abrangente de patentes relacionadas e compara-se detalhadamente as reivindicações (escopo das reivindicações de patente) das patentes extraídas com o produto da empresa.Pontos que
requerem atenção especial: a interpretação das reivindicações de patentes requer um julgamento especializado. Mesmo que o texto pareça diferente, pode ser considerado uma violação com base na “teoria da equivalência”. Além disso, não há problema de violação em relação a patentes cujo prazo de validade expirou ou que foram extintas por falta de pagamento de taxas. A verificação da validade dos direitos também é um item importante da pesquisa.
Pesquisa de liberação de direitos de desenho industrial
Objeto da investigação: direitos relativos ao design (aparência) do produto. Formas, padrões, cores e, além disso, o design da embalagem e o design da interface gráfica (GUI) também são objeto de proteção dos direitos de desenho industrial. Fluxo
da investigação: organizamos as características do design do produto da empresa e pesquisamos os desenhos industriais registrados relevantes com base na classificação de desenhos industriais (Classificação de Locarno e Classificação Japonesa de Desenhos Industriais).Comparamos visualmente os desenhos selecionados com o design dos produtos da empresa para avaliar a semelhança. Pontos que requerem atenção especial
: como a avaliação da semelhança de desenhos se baseia na “impressão visual do consumidor”, mesmo que haja diferenças nos detalhes, se a impressão geral for semelhante, pode ser considerada uma violação. Além disso, devido à reforma da Lei de Desenhos Industriais de 2020, o escopo de proteção foi ampliado para incluir desenhos parciais, desenhos relacionados e desenhos de edifícios e interiores, sendo necessário verificar minuciosamente o status atual dos registros.
Pesquisa de disponibilidade de direitos de marca
Objeto da pesquisa: direitos relativos a sinais que indicam a origem do produto, tais como nomes de produtos, logotipos de marcas, caracteres, figuras e símbolos utilizados em embalagens, bem como slogans e frases de efeito.
Fluxo da investigação: Identifica-se o nome do produto e o logotipo a serem utilizados nos produtos da empresa e pesquisa-se no J-PlatPat, etc., se existem marcas anteriores idênticas ou semelhantes. Na avaliação da semelhança entre marcas, a decisão é tomada de forma abrangente com base em três elementos: aparência (aspecto visual), pronúncia (forma de leitura) e conceito (significado). Pontos a que se
deve prestar especial atenção: Como os direitos de marca surgem para cada produto ou serviço designado, mesmo que se trate da mesma marca, pode não haver problema se o setor de produtos for diferente.Por outro lado, mesmo que o nome do produto seja diferente, se a pronúncia for a mesma, pode ser considerado uma violação. Além disso, se for semelhante a uma marca famosa, mesmo que o setor de produtos seja diferente, pode ser regulamentado pela Lei de Prevenção da Concorrência Desleal.
A tabela a seguir apresenta uma comparação entre as pesquisas de disponibilidade dos três tipos de direitos de propriedade intelectual.
| Tipo de propriedade intelectual | Objeto da pesquisa | Exemplos de produtos abrangidos | Principais riscos |
|---|---|---|---|
| Direitos de patente e direitos de modelo de utilidade | Estrutura, função e método de fabricação | Eletrodomésticos, produtos de uso diário, ferramentas, utensílios para processamento de alimentos, etc. | Reconhecimento de violação com base na teoria da equivalência, especialização na interpretação das reivindicações |
| Direitos de desenho industrial | Design exterior e embalagens | Móveis, artigos diversos, embalagens, frascos de cosméticos, etc. | Avaliação da semelhança com base na impressão visual do consumidor |
| Direito de marca | Nomes de produtos, logotipos e slogans | Todos os produtos (produtos com marca ou logotipo) | Risco combinado de semelhança fonética e violação da Lei de Concorrência Desleal |
Apenas compilar internamente os resultados da pesquisa de propriedade intelectual dificilmente será suficiente para tranquilizar plenamente os compradores de grandes lojas. É aqui que o laudo de um advogado especializado em propriedade industrial mostra sua eficácia.
O que é um laudo de um advogado especializado em propriedade intelectual
Um parecer de um advogado especializado em propriedade intelectual é um documento oficial no qual um advogado especializado em propriedade intelectual, na qualidade de especialista na área, analisa de um ponto de vista especializado, tanto do ponto de vista jurídico quanto técnico, se o produto em questão infringe ou não um determinado direito de propriedade intelectual, apresentando uma conclusão. Não se trata de uma mera “opinião”, mas de uma análise lógica e conclusão baseadas nas disposições da Lei de Patentes, da Lei de Desenhos Industriais e da Lei de Marcas, bem como em jurisprudência e critérios de exame.O advogado de patentes é um profissional com qualificação nacional, e seu laudo possui alta confiabilidade e valor probatório.
Os compradores de grandes redes de varejo estão sempre preocupados com os riscos dos produtos que adquirem. Mesmo que se trate de um produto de grande sucesso, eles podem decidir não comprá-lo se houver riscos relacionados à propriedade intelectual. Ao apresentar o laudo de um advogado especializado em patentes, é possível oferecer ao comprador uma forte sensação de segurança, indicando que “este produto conta com o aval de um especialista”.
Psicologia do comprador: o comprador precisa explicar “por que adquirir este produto” no processo interno de aprovação e deliberação. Com o laudo do advogado de patentes, basta uma única frase — “já obtivemos um laudo de não violação emitido por um especialista em propriedade intelectual” — para que a aprovação interna seja obtida sem dificuldades. Isso representa uma grande vantagem também para o próprio comprador. O laudo se torna uma “arma” que apoia a tomada de decisão do comprador.
Outro efeito importante do laudo é a redução do risco, caso, por acaso, a violação seja reconhecida posteriormente.
O laudo funciona como um “escudo”
Em ações de indenização por violação de direitos de propriedade intelectual, a “intenção ou negligência” do infrator é um requisito.Se o produto tiver sido vendido com base no laudo de um advogado especializado em propriedade intelectual, mesmo que, no final das contas, a violação seja reconhecida, é possível alegar que “agiu confiando na avaliação de um especialista”, o que se torna um forte argumento para negar a intencionalidade ou negligência. Isso aumenta as chances de obter uma redução no valor da indenização por danos ou de evitar a qualificação de “violação intencional” (sujeita a aumento punitivo da indenização), considerada de natureza grave. O laudo é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de vendas ofensiva e um meio de defesa jurídica defensiva.
Ao contratar um advogado especializado em propriedade intelectual para realizar pesquisas de propriedade intelectual e elaborar laudos, obtêm-se grandes vantagens que não seriam possíveis se a empresa agisse sozinha.
Vantagem 1: Prevenção de omissões na pesquisa por meio de uma investigação abrangente realizada por um profissional
A pesquisa de propriedade intelectual requer conhecimento especializado avançado e experiência, como a seleção de palavras-chave de pesquisa, a identificação de classificações de patentes e a avaliação de semelhanças. Se a empresa realizar apenas uma pesquisa simplificada por conta própria, corre o risco de ignorar direitos anteriores importantes.Os advogados de propriedade intelectual possuem um know-how exclusivo, baseado em ampla experiência em investigações, e identificam de forma abrangente direitos potenciais que a empresa não conseguiria descobrir por conta própria. Em particular, a descoberta de patentes relacionadas classificadas em diferentes áreas técnicas, bem como de direitos de desenho industrial — como desenhos parciais ou relacionados —, que são facilmente ignorados, é um ponto forte exclusivo dos especialistas.
Vantagem 2: Proposta de projeto de contorno caso seja identificado risco de violação
Caso a investigação revele um risco de violação dos direitos de propriedade intelectual de terceiros, o advogado de patentes não se limita a relatar simplesmente que “existe risco de violação”. Ele propõe medidas de prevenção concretas, indicando como alterar o projeto ou o design do produto para evitar a violação.No caso de patentes, após analisar os elementos constitutivos das reivindicações, aconselha quais elementos devem ser alterados para que o produto fique fora do âmbito dos direitos. No caso de desenhos e modelos, indica os pontos de alteração da forma para que não sejam considerados semelhantes. Dessa forma, torna-se possível entregar o produto às lojas de varejo em grande escala, eliminando os riscos de propriedade intelectual sem alterar significativamente o conceito básico do produto.
Na prática, existem inúmeros casos em que a omissão da pesquisa de propriedade intelectual, ou a decisão de fazer a entrega com base em uma pesquisa insuficiente, levou a consequências graves. Apresentamos aqui dois padrões típicos de falhas.
Exemplo de falha 1: As armadilhas da pesquisa simplificada
A empresa A, fabricante de produtos de uso diário, antes de fornecer um utensílio de cozinha recém-desenvolvido a uma grande loja de materiais de construção, seu responsável pelo desenvolvimento pesquisou produtos similares na internet e, concluindo que “não havia produtos parecidos, então não haveria problema”, iniciou o fornecimento. No entanto, seis meses após o fornecimento, a empresa foi acusada por um fabricante concorrente de violação de direitos de modelo de utilidade.O produto da empresa A estava incluído no escopo técnico do modelo de utilidade detido pelo concorrente. A causa foi o fato de a pesquisa na internet ter verificado apenas a aparência do produto, sem investigar o conteúdo dos direitos de patente e modelo de utilidade (reivindicações). Como resultado, a empresa A foi obrigada a recolher os produtos de todas as lojas e a pagar indenização por danos, sofrendo um prejuízo de dezenas de milhões de ienes.
Caso de falha 2: reimpressão de embalagens e perda de confiança
A empresa de alimentos B recebeu um pedido de fabricação por encomenda de produtos de marca própria (PB) de uma rede de lojas de varejo e, após negociação com a rede, decidiu por um novo nome de marca. No entanto, sem realizar uma pesquisa de marcas registradas, imprimiu uma grande quantidade de embalagens e iniciou a entrega. Posteriormente, descobriu-se que o nome era semelhante a uma marca de outra empresa já registrada no mesmo setor alimentício.A rede de varejo exigiu imediatamente a mudança do nome da marca, e todas as dezenas de milhares de embalagens já impressas foram descartadas. Além dos custos de redesenho e reimpressão com o novo nome da marca, a empresa B também teve que arcar com os custos da troca dos produtos nas lojas. O maior prejuízo não foi apenas financeiro, mas a grande perda de confiança por parte da rede de varejo. Desde então, mesmo quando a empresa B propõe novos produtos, ela é recebida com cautela, com o receio de que “o mesmo problema possa ocorrer novamente”, e continua perdendo oportunidades de expansão de negócios.
O que esses casos têm em comum é o fato de “não terem realizado uma investigação de propriedade intelectual completa por especialistas”. Se tivessem consultado um advogado especializado em patentes com antecedência, todos esses problemas poderiam ter sido evitados.
O fornecimento de produtos para grandes varejistas e canais de atacado representa uma grande oportunidade de crescimento para os negócios. No entanto, para garantir essa oportunidade, é essencial eliminar antecipadamente os riscos relacionados à propriedade intelectual.
Vamos recapitular os pontos importantes abordados neste artigo.
A investigação de propriedade intelectual e a obtenção de um laudo são “despesas necessárias” nas transações com grandes varejistas e representam o “investimento com a melhor relação custo-benefício”. Afinal, com um custo de investigação de algumas centenas de milhares de ienes, é possível evitar riscos de danos que variam de dezenas de milhões a centenas de milhões de ienes.
Que tal eliminar com segurança os riscos de propriedade intelectual antes da entrega às grandes redes de varejo?
O escritório de propriedade intelectual EVORIX oferece, em um único balcão, todo o suporte necessário em propriedade intelectual para transações com grandes varejistas, desde a investigação de liberação de patentes, desenhos e modelos e marcas registradas até a elaboração de laudos por advogados especializados em propriedade intelectual. Entre em contato conosco para uma consulta inicial.
AUTOR / Autor
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX – Advogado Representante
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).