Visão geral do sistema de desenhos industriais de Hong Kong | Explicação de um advogado especializado em patentes | Explicação de um advogado especializado em patentes

1. Requisitos de registro (definição, critérios de registro, motivos de recusa, etc.)

• Definição e objeto de proteção do desenho industrial: O desenho industrial em Hong Kong é definido como “características de forma, contorno, padrão ou decoração aplicadas a um produto por meio de métodos industriais, que sejam visualmente atraentes no produto acabado”.Formas que dependem exclusivamente da função ou o design de partes não visíveis no produto acabado não são incluídos no design. Em contrapartida, a Lei de Desenhos Industriais do Japão define-os como “formas, padrões ou cores (incluindo combinações) de produtos (incluindo partes de produtos), edifícios (incluindo partes de edifícios) ou imagens que evocam uma sensação estética através da visão”, sendo que o design de partes de produtos (design parcial), bem como o design de edifícios e imagens, também são objeto de proteção.Em Hong Kong, não existe um sistema de desenhos e modelos parciais, não sendo possível registrar apenas uma parte de um produto de forma independente. Por outro lado, no Japão, o sistema de desenhos e modelos parciais está estabelecido, sendo possível registrar o desenho ou modelo de uma parte da forma de um produto. Além disso, devido a reformas legislativas recentes, o Japão ampliou o escopo de proteção para incluir a aparência externa e o interior de edifícios, bem como o design de imagens na tela. Em Hong Kong, os edifícios em si não são considerados “artigos” e, portanto, estão fora do escopo de proteção, e o design de imagens isoladamente também não é objeto de proteção.

  Índice

  1. 1. Requisitos de registro (definições, critérios de registro, motivos de recusa, etc.)
  2. 2. Procedimento de pedido (método de pedido, documentos necessários, sistema de exame, custos, etc.)
  3. 3. Período de proteção (período inicial, possibilidade de renovação, período máximo)
  4. 4. Ação por violação (exercício de direitos, requisitos de violação, processo judicial, medidas de reparação, etc.)
  5. 5. Relação com o pedido internacional (Sistema de Haia, direito de prioridade estrangeira, etc.)
  6. Informações de referência e fontes

• Requisitos de novidade e originalidade: em ambos os países, a novidade é um requisito para o registro de desenhos e modelos. Em Hong Kong, exige-se que o desenho ou modelo seja novo, ou seja, não tenha sido divulgado em nenhum lugar do mundo até a data do pedido de registro, e que seja substancialmente diferente de desenhos ou modelos anteriores, exceto em detalhes. Desenhos ou modelos que apresentem apenas pequenas alterações de uso comum não são reconhecidos como “novos” e, portanto, não podem ser registrados.No Japão, também é exigido que o desenho ou modelo seja novo a nível mundial (novidade absoluta), mas, além disso, é exigida a não facilidade de criação (ou seja, que não possa ser facilmente concebido por um especialista na área). Em outras palavras, no Japão, também é avaliado o avanço criativo do desenho ou modelo em relação aos desenhos ou modelos anteriores, e os desenhos ou modelos que possam ser facilmente criados a partir de desenhos ou modelos existentes semelhantes terão o registro recusado.Embora a legislação de Hong Kong não contenha disposições expressas sobre a dificuldade de criação, ela tem um efeito substancialmente semelhante, na medida em que os desenhos que apresentam apenas variações habituais são excluídos na avaliação da novidade.

• Desenhos e modelos não registráveis e motivos de recusa: de maneira geral, desenhos e modelos que contrariem a ordem pública e os bons costumes não podem ser registrados. Em Hong Kong, conforme mencionado anteriormente, formas determinadas exclusivamente pela função ou desenhos e modelos de partes normalmente não visíveis não são objeto de proteção e, mesmo que sejam solicitados, serão recusados. Além disso, o registro sem autorização de desenhos e modelos de terceiros (pedido de registro por usurpação) também constitui motivo de invalidade.No Japão, formas puramente funcionais que não despertam a sensação estética não são consideradas desenhos ou modelos, e pedidos que plagiem criações de terceiros constituem motivo de rejeição (desenho ou modelo ilícito). Além disso, no Japão, existe a regra do princípio do primeiro pedido, segundo a qual desenhos ou modelos semelhantes a pedidos anteriores (sejam próprios ou de terceiros) não podem ser registrados (em Hong Kong, desenhos ou modelos idênticos ou substancialmente iguais aos de um pedido anterior também são considerados desprovidos de novidade).Em resumo, em ambos os países, a falta de novidade, a violação da ordem pública e dos bons costumes e o risco de violação dos direitos de terceiros constituem motivos de rejeição ou invalidade; no entanto, a diferença reside no fato de que o Japão verifica esses aspectos por meio de um exame de mérito, enquanto Hong Kong realiza apenas um exame de forma e lida com essas questões por meio de um procedimento de invalidação posterior.

• Método de exame: os pedidos de registro de desenhos industriais no Japão passam por um exame de formalidades e um exame de mérito (exame de novidade e originalidade) e só são registrados se cumprirem os requisitos. Por outro lado, em Hong Kong, é realizado apenas um exame de formalidades, sem exame dos requisitos de mérito.Desde que os requisitos formais dos documentos de pedido estejam em ordem, o registro é concedido sem exame de novidade (embora o examinador tenha o poder de rejeitar o pedido caso se verifique claramente que ele é inelegível para registro). Por isso, em Hong Kong, o registro pode ser obtido rapidamente, mas existe um sistema pelo qual terceiros podem apresentar oposição (equivalente a um processo de nulidade) dentro de dois meses após o registro. No Japão, o processo de exame, desde o pedido até o registro, leva tempo, mas a estabilidade dos direitos é alta, e há muitos casos em que o registro é recusado antes mesmo de ser contestado em um processo de nulidade.

• Exceção à perda de novidade (período de carência): Ambos os países dispõem de medidas de reparação para casos em que o design da empresa tenha sido divulgado antes do depósito do pedido.Em Hong Kong, em determinadas situações, como quando o próprio titular do direito de desenho (requerente) divulga a terceiros sem má-fé ou quando há divulgação não autorizada por terceiros, o pedido não será considerado como perda de novidade se for apresentado dentro de seis meses a partir da divulgação. Em particular, está estabelecido que os desenhos divulgados em exposições internacionais oficiais não sofrerão prejuízo se o pedido for apresentado dentro de seis meses.No Japão também, de acordo com o Artigo 4.º da Lei de Desenhos Industriais, é possível se beneficiar da exceção à perda de novidade se o pedido for apresentado dentro de um ano a partir da divulgação pelo criador (prazo estendido de 6 meses para 1 ano na reforma de 2018). Portanto, mesmo que o desenho tenha sido divulgado em feiras da própria empresa ou publicado na web, é possível apresentar o pedido sem prejuízo, desde que seja feito dentro de um ano no Japão e de 6 meses em Hong Kong, seguindo os procedimentos estabelecidos.

≪Principais diferenças nos requisitos de registro≫

2. Procedimento de registro (método de registro, documentos necessários, sistema de exame, custos, etc.)

• Jurisdição e idioma do pedido: Em Hong Kong, o pedido deve ser apresentado ao Departamento de Registro de Desenhos e Modelos, dentro do Departamento de Propriedade Intelectual do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong. O procedimento pode ser realizado em inglês ou chinês, sendo possível apresentar o pedido em qualquer um dos idiomas oficiais. No Japão, a regra geral é apresentar o pedido em japonês ao Instituto de Patentes (caso o pedido seja apresentado em idioma estrangeiro, é necessário apresentar uma tradução para o japonês separadamente).Na prática, é comum que as empresas japonesas apresentem o pedido eletronicamente por meio de um advogado de patentes. Hong Kong também possui um sistema de pedidos eletrônicos, sendo possível realizar o procedimento on-line. Em ambos os países, é permitido o procedimento por meio de um representante (advogado de patentes ou agente de patentes), mas em Hong Kong é habitual que as empresas estrangeiras designem um representante local.

• Documentos e informações necessários: Para o pedido de registro de desenho industrial em Hong Kong, é necessário preencher e anexar as seguintes informações no formulário prescrito (Formulário D1):

  • (1) Nome do desenho ou modelo, (2) Imagens (fotografias ou desenhos) *Várias imagens, como vistas em seis faces, (3) Itens da Classificação de Locarno (Classificação Internacional de Desenhos e Modelos), (4) Nome e endereço do requerente, (5) Se for reivindicada a prioridade de Paris, os detalhes e o certificado (com tradução para o inglês ou chinês), (6) Se o requerente tiver sucessão de direitos do criador, o certificado de cessão, etc.

  • Mesmo em pedidos de desenho industrial no Japão, é necessário anexar ao pedido (1) o nome do desenho (nome do produto), (2) desenhos ou fotografias (como vistas em seis faces), (3) informações sobre o requerente e o criador, (4) documentos de prioridade, se necessário (no Japão, mesmo ao reivindicar prioridade, o anexo do certificado não é obrigatório, podendo ser apresentado posteriormente), etc.

  • No Japão, a classificação do desenho industrial é atribuída pelo Instituto de Patentes, mas em Hong Kong é necessário indicar a classificação de Locarno no momento do pedido. Além disso, em Hong Kong é possível incluir vários desenhos em um único pedido (contanto que todos pertençam à mesma classificação de Locarno). Por exemplo, é possível registrar em conjunto vários produtos com designs diferentes dentro da mesma classificação. No Japão, o princípio é de um pedido por desenho, não sendo possível registrar em conjunto vários designs semelhantes (é necessário apresentar pedidos separados e vinculá-los por meio do sistema de desenhos relacionados).

• Conjuntos de artigos e desenhos dinâmicos: Em Hong Kong, é permitido o registro de desenhos de conjuntos (sets), sendo possível registrar um conjunto de artigos (por exemplo, um conjunto de talheres) como um único desenho. Além disso, é possível registrar variações de desenhos dinâmicos, abrangendo desenhos que incluem mudanças na forma do produto ou partes móveis (*Embora a aplicação prática dependa dos critérios de exame, é permitido tratar, dentro de um único registro de desenho, as formas antes e depois da transformação de brinquedos transformáveis).No Japão, muitas vezes é necessário apresentar um pedido de registro de desenho industrial separado para cada estado de mudança de forma móvel, e o registro de conjuntos de produtos também não é permitido (é necessário apresentar um pedido para cada item, e o design de uma série com senso de unidade é protegido por desenhos industriais relacionados). Esse também é um ponto de diferença no procedimento.

• Sistema e prazo de exame: Conforme mencionado anteriormente, como em Hong Kong não é realizado exame de mérito, o registro é concedido em um prazo relativamente curto, desde que não haja problemas com os requisitos formais. O certificado de registro é emitido e publicado no boletim oficial em cerca de 6 meses a 1 ano após o depósito do pedido. Caso haja irregularidades formais, é emitida uma ordem de correção, e o requerente deve responder dentro de 3 meses. Se houver discordância com a decisão do registrador, é possível recorrer ao tribunal (semelhante a uma contestação da decisão do examinador).No Japão, após o depósito do pedido, o examinador do Instituto de Patentes realiza um exame de mérito, pelo que o prazo de exame padrão é de cerca de 6 a 12 meses, sendo então emitido o resultado do exame preliminar (notificação de motivos de recusa ou decisão de registro). Após passar pelo processo de apresentação de alegações contra os motivos de recusa e correções, é comum que, mesmo em condições favoráveis, o processo demore pouco mais de um ano desde o depósito do pedido até o registro. Embora Hong Kong tenha vantagem em termos de rapidez na obtenção dos direitos, o exame de mérito do Japão também apresenta a vantagem de garantir a estabilidade e a confiabilidade dos direitos.

• Taxas oficiais: Em termos de custos, Hong Kong apresenta valores relativamente baixos no momento do depósito do pedido. De acordo com a tabela de taxas do Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong, a taxa básica de depósito de desenho industrial é de aproximadamente HK$ 735 (com desconto para pedidos eletrônicos), além da taxa de publicação de HK$ 68, ambas pagas no momento do depósito. Como não há exame de mérito, não é necessária a taxa de solicitação de exame.Também não há taxa de registro, e basicamente não há taxas oficiais adicionais até a emissão do certificado de registro. Em contrapartida, é cobrada uma taxa de renovação no momento da prorrogação do prazo de validade, e a taxa de renovação a cada 5 anos torna-se mais cara a cada vez (ex.: 1ª renovação HK$ 790, 4ª renovação HK$ 2.690).Por outro lado, no caso do Instituto de Patentes do Japão, a taxa de depósito de 16.000 ienes (para pedidos eletrônicos) deve ser paga no momento do depósito, e a taxa de registro é paga no momento do registro. No Japão, o sistema de pagamento da taxa de registro prevê o pagamento antecipado dos primeiros anos; atualmente, a taxa de registro para o 1º ao 3º ano é paga em uma única parcela de 8.500 ienes por ano × 3 anos = 25.500 ienes (a partir do 4º ano, o pagamento é feito anualmente).Portanto, são necessárias taxas oficiais totais de aproximadamente 40.000 ienes desde o depósito até o registro (*Não há necessidade de taxa de pedido de exame separada. Os desenhos e modelos são examinados simultaneamente ao depósito). Em Hong Kong, as taxas oficiais até o registro são mais baixas, e os custos de manutenção são incorridos nos anos posteriores; no Japão, há um gasto relativamente alto no momento do depósito até o registro, e posteriormente são pagas anuidades.

≪Principais diferenças no procedimento de solicitação≫

3. Período de proteção (período inicial, possibilidade de renovação, período máximo)

• Período de vigência inicial: O período de vigência do direito de desenho industrial registrado em Hong Kong é de 5 anos a partir da data do pedido de registro (data de prioridade). No momento do registro, é automaticamente concedido um período de 5 anos de vigência do direito. O período de vigência do direito de desenho industrial no Japão foi definido, por meio de uma reforma recente, em 25 anos a partir da data do pedido (anteriormente era de 20 anos a partir da data de registro, mas foi prorrogado pela reforma que entrou em vigor em 2020).No Japão, não se trata de um prazo concedido de uma só vez no momento do registro, mas sim de um prazo que pode vigorar por até 25 anos a partir da data do pedido. Portanto, se o exame demorar, o prazo expira em 25 anos, incluindo esse tempo; já em Hong Kong, o prazo é dividido ao completar 5 anos a partir do registro, de modo que um registro antecipado significa o início antecipado da contagem (embora, como o ponto de partida em Hong Kong também seja a data do pedido, o prazo máximo de 25 anos, calculado a partir da data do pedido, seja o mesmo).

• Sistema de renovação e prorrogação: Em Hong Kong, é possível prorrogar os direitos por períodos de 5 anos, desde que sejam realizados os procedimentos de renovação previstos antes do término dos primeiros 5 anos. A renovação é possível até 4 vezes, podendo a validade ser estendida por um máximo de 25 anos (5 anos × 5 períodos). O procedimento de renovação é realizado mediante a apresentação do formulário de renovação (Formulário D11) ao Departamento de Propriedade Intelectual antes do vencimento e o pagamento da taxa de renovação.A taxa de renovação é definida de forma a aumentar a cada renovação (ex.: 1ª vez HK$ 790, 2ª vez HK$ 1.200… 4ª vez HK$ 2.690). Se a renovação não for feita dentro do prazo, o direito expira; no entanto, em Hong Kong, é possível solicitar a prorrogação com o pagamento de uma taxa adicional, desde que seja feito dentro de um período de carência de até 6 meses após o vencimento (presume-se que se trate de uma medida de reparação semelhante à das patentes).Por outro lado, o direito de desenho industrial no Japão não possui um sistema de renovação, e não é necessário realizar procedimentos de prorrogação do direito durante o prazo de validade. O direito de desenho industrial extingue-se automaticamente após 25 anos a partir da data do pedido. Em contrapartida, no Japão existe um sistema de pagamento anual de anuidades (taxa de registro), e o direito é mantido mediante o pagamento da taxa de registro prevista a cada ano. Por exemplo, no momento do registro, paga-se de uma só vez o valor referente ao 1º ao 3º ano, e a partir do 4º ano, efetua-se o pagamento anual.Se a anuidade ficar em atraso, o direito expira após o término do prazo de carência (6 meses). Em outras palavras, embora não haja um “pedido de renovação” formal no Japão, o sistema é semelhante no sentido de que, na prática, o direito é mantido anualmente por meio do pagamento da anuidade.

• Prazo máximo de vigência e tendências recentes: em ambos os sistemas, o prazo máximo de vigência do direito de desenho industrial é, na prática, o mesmo: 25 anos.No Japão, seguindo a tendência de harmonização internacional dos últimos anos, o prazo foi estendido para 25 anos, e Hong Kong também adota consistentemente 25 anos, seguindo a antiga legislação britânica. Além disso, no Japão, os desenhos e modelos antigos (por exemplo, aqueles com pedidos apresentados antes de 2019), anteriores à reforma da Lei de Desenhos e Modelos, podem ter o prazo de validade expirado em “20 anos a partir da data de registro”, como de costume; no entanto, sob o sistema atual, os novos pedidos têm prazo uniforme de 25 anos.Por outro lado, em Hong Kong, antes da devolução à China em 1997, a proteção em Hong Kong era concedida sob a condição de registro no Reino Unido; porém, desde a transição para um sistema próprio com a promulgação da atual Lei de Desenhos Industriais em 2012, o prazo é sempre de 5 anos × 5 = 25 anos. Em nenhum dos países/regiões existe um sistema de prorrogação do direito de desenho industrial para além de 25 anos, e após o término do prazo de proteção, o desenho industrial passa a ser de domínio público (public domain).

4. Ação judicial por violação (exercício de direitos, requisitos de violação, procedimentos judiciais, medidas de reparação, etc.)

• Conteúdo do direito (direito exclusivo): O titular do direito de desenho ou modelo registrado tem o direito de utilizar (explorar) de forma exclusiva os produtos relacionados a esse desenho ou modelo. No caso de desenhos ou modelos registrados em Hong Kong, o titular do direito detém o direito exclusivo de realizar os seguintes atos em relação aos produtos registrados e a todos os produtos aos quais esse desenho ou modelo (ou um desenho ou modelo substancialmente idêntico) tenha sido aplicado:

  • Fabricação: fabricar, no território de Hong Kong, artigos aos quais tenha sido aplicado o desenho

  • Importação: importar para Hong Kong os artigos com esse desenho ou modelo para fins de venda ou locação

  • Venda, etc.: vender, alugar, oferecer para venda ou aluguel, ou expor em Hong Kong os produtos com o desenho

  O direito de desenho industrial no Japão tem essencialmente o mesmo conteúdo, conferindo ao titular o direito exclusivo de, no âmbito de sua atividade comercial, aplicar o desenho industrial registrado ou um desenho semelhante a produtos registrados (ou a produtos semelhantes) e realizar os seguintes atos. Ou seja, o direito exclusivo abrange a fabricação (uso), a cessão (venda) ou locação, a importação e a oferta de cessão. Por exemplo, no Japão, a fabricação e venda comercial de produtos com desenhos idênticos ou semelhantes ao desenho industrial registrado, sem a permissão do titular do direito, constitui violação.Uma diferença entre os dois sistemas é que, em Hong Kong, as disposições relativas ao âmbito dos direitos não limitam o tipo de produto. A interpretação é de que pode constituir violação mesmo que um design substancialmente idêntico ao design registrado seja aplicado a produtos de outra categoria. Por outro lado, no Japão, a eficácia do direito de design limita-se aos produtos registrados e a produtos semelhantes a eles.Por exemplo, no Japão, o direito de desenho industrial de uma cadeira abrange apenas cadeiras (com um escopo de semelhança que inclui móveis, etc.), e mesmo que o mesmo design seja utilizado em produtos de um setor totalmente diferente, isso não constitui imediatamente uma violação (caso não se enquadre no escopo de semelhança do desenho). Em Hong Kong, a lei não exclui explicitamente outros setores, e na prática, se o design for idêntico, é altamente provável que seja protegido independentemente do setor do produto, podendo-se dizer que o escopo dos direitos é mais amplo em comparação com o Japão.

• Requisitos e julgamento da violação: O requisito básico para a constituição da violação é que um terceiro realize os atos de exclusividade acima mencionados sem a autorização do titular do direito. Em Hong Kong, considera-se violação se o desenho ou modelo registrado e um “desenho ou modelo idêntico ou substancialmente não diferente” forem aplicados ao produto em questão. No Japão, a violação também se constitui quando o desenho ou modelo registrado, ou um desenho ou modelo semelhante, é aplicado ao produto em questão (produtos do mesmo tipo ou semelhantes).A avaliação da “semelhança” depende, em ambos os países, da observação da estética geral; no entanto, no Japão, há um vasto acervo de decisões sobre semelhança no âmbito da Lei de Desenhos Industriais e dos critérios de exame, enquanto em Hong Kong, devido à influência da antiga legislação britânica, é utilizado o critério da “impressão de identidade ou diferença à primeira vista” (ou seja, “não substancialmente diferente” significa uma diferença que não permite a distinção visual).De qualquer forma, não se questiona se se trata de imitação ou criação original; o ponto em comum é que, se a forma for semelhante à do desenho ou modelo protegido, isso constitui violação.

• Exceções à infração: em ambos os países, o uso pessoal e não comercial por particulares, bem como a utilização para fins de experimentação ou pesquisa, não estão incluídos no âmbito dos direitos e não constituem infração (definido expressamente tanto na Lei de Desenhos Industriais de Hong Kong quanto na Lei de Desenhos Industriais do Japão).Além disso, no Japão, existem medidas de reparação para que os próprios desenhos ou modelos anteriores (desenhos ou modelos relacionados ou “desenhos ou modelos semelhantes a um único desenho ou modelo”, que constituem uma exceção ao princípio de “um desenho ou modelo por pedido”) que apresentem semelhança com o desenho ou modelo registrado não constituam violação mútua; em Hong Kong, porém, é necessário ter cuidado, pois registrar um desenho ou modelo semelhante em um pedido separado pode causar um conflito de novidade com o pedido anterior.

• Procedimentos judiciais e reparação: A violação de direitos de desenho ou modelo é reparada por meio de ação civil. Em Hong Kong, é comum interpor uma ação no Tribunal Superior para solicitar uma liminar ou indenização por danos. No Japão, também se interpone uma ação no Tribunal Distrital (seções especializadas de Tóquio ou Osaka) para buscar reparação civil (pedido de liminar, pedido de indenização por danos, etc.). **As medidas de reparação (civis)** são praticamente comuns a ambos os países, e o titular do direito pode solicitar as seguintes reparações:

  • Ordem de cessação: ordem judicial que determina a cessação dos atos de violação pelo réu e a prevenção de reincidência. Inclui a cessação da fabricação e venda, bem como a proibição de violações futuras.

  • Indenização por danos: indenização pelas perdas comerciais sofridas em decorrência da violação. No Japão, existem disposições específicas sobre o cálculo de lucros cessantes e valores equivalentes a royalties (artigo 39 da Lei de Desenhos e Modelos, etc.), mas em Hong Kong também se toma como base, fundamentalmente, a redução dos lucros do titular do direito e o lucro indevido do infrator para determinar o valor da indenização.

  • Restituição de lucros (accountability): De acordo com a legislação de Hong Kong, também é possível exigir a restituição dos lucros obtidos pelo infrator com a prática da infração (restituição de lucros indevidos). No Japão, também é reconhecido que os lucros obtidos pelo infrator podem ser considerados como parte do valor da indenização, como uma forma de pedido de indenização por danos.

  • Penhora e destruição: Em Hong Kong, a ordem de entrega dos produtos infratores (entrega compulsória) também está prevista como medida de reparação. No Japão, em processos civis, também é possível solicitar a destruição de produtos infratores e equipamentos de fabricação, e o tribunal ordena a destruição dos produtos infratores, se necessário (Artigo 37 da Lei de Desenhos Industriais).

  Como um sistema exclusivo de Hong Kong, existe uma medida de reparação contra advertências infundadas em processos de violação. Se uma advertência injustificada de “você está violando o direito de desenho industrial” for emitida a terceiros, há uma disposição que permite que a parte advertida entre com uma reconvenção solicitando uma liminar ou indenização por danos (o chamado sistema de reparação por “Groundless Threat”).Embora não exista no Japão um sistema claro para contestar esse tipo de advertência em si, é importante observar que, em Hong Kong, o titular do direito pode ser processado caso emita uma advertência excessivamente intimidatória. No entanto, advertências dirigidas a fabricantes ou importadores são consideradas legais e não constituem problema, desde que estejam dentro dos limites do exercício legítimo do direito.

• Medidas administrativas e criminais: No Japão, a violação de direitos de desenho ou modelo pode ser passível de sanções penais em casos de dolo (existem disposições punitivas no Artigo 69 da Lei de Desenhos e Modelos, e o infrator pode ser condenado a pena de prisão ou multa se for processado). No entanto, na prática, são raros os casos de denúncias criminais por violação de desenhos ou modelos, sendo a maioria resolvida na esfera civil. Em Hong Kong, a violação de direitos de desenho ou modelo em si não é punida criminalmente.Ao contrário do que ocorre com marcas registradas e direitos autorais, produtos que infringem direitos de desenho industrial não são alvo de apreensão pela Alfândega de Hong Kong (embora a Alfândega seja proativa na repressão de produtos falsificados de marcas registradas e de pirataria, ela não se envolve em casos de violação de patentes ou direitos de desenho industrial). Portanto, em disputas com empresas de Hong Kong, a reparação privada por meio de ação civil é o único recurso disponível.Nesse aspecto, no Japão, embora exista um sistema de medidas de intercepção na fronteira pela alfândega para marcas registradas e direitos autorais, o sistema de apreensão na fronteira para desenhos e modelos não é claro (na prática, muitos casos são tratados com base em direitos de marca registrada, etc.), e pode-se dizer que, em ambos os países, as medidas contra a violação de desenhos e modelos se concentram em ações civis.

5. Relação com os pedidos internacionais (Sistema de Haia, direito de prioridade estrangeira, etc.)

• Registro Internacional de Desenhos e Modelos Industriais de Haia: O Japão é signatário do Acordo de Haia (Convenção de Genebra) e, desde 2015, é possível apresentar pedidos de registro internacional de desenhos e modelos industriais designando o Japão. Além disso, as empresas japonesas podem utilizar o sistema de Haia para apresentar pedidos de desenhos e modelos industriais em vários países com um único pedido. Em contrapartida, Hong Kong está fora do âmbito do Acordo de Haia.Embora a China tenha aderido ao Acordo de Haia em 2022, foi expressamente reservado, na ocasião, que o acordo não se aplicaria a Hong Kong e Macau, pelo que não é possível designar diretamente Hong Kong em um pedido de registro internacional. Em outras palavras, para que uma empresa japonesa obtenha direitos de desenho industrial em Hong Kong, é necessário apresentar um pedido diretamente em Hong Kong. Isso significa que, mesmo que haja um registro na China continental ou no Reino Unido, ele não se estende automaticamente a Hong Kong (da mesma forma que as marcas registradas, Hong Kong é uma jurisdição autônoma em matéria de propriedade intelectual).Antes da devolução, existia um sistema de re-registro que permitia estender o registro de desenho industrial do Reino Unido para Hong Kong, mas atualmente esse sistema não existe. Portanto, para proteger o design de seus produtos, as empresas japonesas precisam apresentar um pedido diretamente em Hong Kong e obter os direitos. Por outro lado, quando empresas de Hong Kong buscam proteção de desenho industrial no Japão ou em outros países, como não podem utilizar a Convenção de Haia, é comum que apresentem pedidos diretamente em cada país, utilizando a prioridade de Paris.

• Direito de prioridade com base na Convenção de Paris: como ambas as regiões são signatárias da Convenção de Paris (Hong Kong por meio da aplicação da convenção pela China), é possível reivindicar o direito de prioridade se o pedido for apresentado dentro de seis meses a partir do pedido no exterior. Por exemplo, se um desenho ou modelo registrado no Japão for registrado em Hong Kong dentro de seis meses, a novidade será avaliada com base na data do pedido no Japão. É necessário apresentar os documentos de prioridade (certificado emitido pelo Escritório de Patentes do Japão e tradução) no momento do pedido em Hong Kong (pode ser apresentado posteriormente).Da mesma forma, no Japão, é possível reivindicar a prioridade se o pedido for apresentado dentro de seis meses a partir do pedido anterior em Hong Kong. O prazo de prioridade para desenhos e modelos é de seis meses, o que é comum em todo o mundo. Portanto, as empresas japonesas que têm em vista a expansão internacional devem considerar a apresentação de pedidos nos principais mercados (incluindo Hong Kong) dentro de seis meses a partir do pedido nacional. Note-se que, no Japão, o prazo de prioridade de Paris para marcas e desenhos e modelos é de seis meses, mas para patentes (invenções) é de 12 meses, pelo que é necessário ter cuidado para não confundir.

• Outras cooperações internacionais: no campo das patentes, existe cooperação entre o Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong e o Instituto de Patentes do Japão, como o “Examination Highway”, mas, no campo dos desenhos e modelos, não existe tal estrutura, uma vez que Hong Kong não possui um sistema de exame próprio. No entanto, como Hong Kong utiliza o inglês e os documentos de registro (pedidos e desenhos) podem ser redigidos nesse idioma, pode-se dizer que as dificuldades processuais são relativamente baixas para as empresas japonesas.O Japão utiliza a classificação internacional de desenhos e modelos (Classificação de Locarno) como informação de referência, mas não como requisito obrigatório, tendo utilizado sua própria classificação nacional. Por outro lado, Hong Kong se baseia inteiramente na Classificação de Locarno. Devido a essa diferença, quando se designa o Japão em um pedido internacional (Convenção de Haia), é necessário ter cuidado, pois existem requisitos específicos do Japão (por exemplo, o formato de apresentação das imagens ou os requisitos de preenchimento do formulário de pedido). No entanto, nos últimos anos, o Japão também tem se empenhado na harmonização de seus sistemas, e a compatibilidade com os pedidos estrangeiros está aumentando.De modo geral, para as empresas japonesas, a proteção de desenhos e modelos em Hong Kong apresenta um procedimento simples, exceto pelo fato de não ser possível utilizar o sistema de Haia. Por um lado, é fácil obter os direitos graças ao inglês como língua oficial e ao sistema sem exame; por outro, é necessário ter mais cuidado do que no Japão ao exercer esses direitos (riscos de invalidação, forma de emissão de advertências, etc.). Hong Kong é apresentado como um mercado importante para as empresas japonesas em manuais de combate à pirataria, entre outros, sendo desejável que seja utilizado estrategicamente após a compreensão das diferenças institucionais acima mencionadas.

≪Comparação dos sistemas de pedidos internacionais≫

Informações de referência e fontes

• Site oficial do Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong (Intellectual Property Department, HK)

• Agência de Patentes do Japão, “Manual de Proteção da Propriedade Intelectual de Hong Kong” (ed. Departamento de Propriedade Intelectual do Escritório da JETRO em Hong Kong), edição revisada de 2021

• Revista “Patent” da Ordem dos Advogados de Patentes do Japão: “Proteção de desenhos de produtos industriais em Hong Kong: direitos autorais e desenhos registrados”, Andrea Fong (2014)

• Banco de dados INPIT sobre propriedade intelectual no exterior: “Visão geral do sistema de desenhos e modelos em Hong Kong” e “Comparação dos sistemas de exame de pedidos de desenhos e modelos no Japão e em Hong Kong”

• JETRO, página relacionada a “Hong Kong – Sistema de Tecnologia e Propriedade Intelectual”

• Centro de Informações sobre Direito Comunitário de Hong Kong (CLIC) – Perguntas e Respostas sobre Desenhos Industriais