No sistema de marcas registradas de Hong Kong, o escopo dos direitos varia dependendo da indicação ou não da cor no momento do registro. Será que o uso com variações de cor é reconhecido como “uso genuíno”? Como isso é tratado em processos de cancelamento por falta de uso ou em oposições? Neste artigo, explicaremos sistematicamente o tratamento dado ao uso com variações de cor na Lei de Marcas Registradas de Hong Kong, a partir de uma perspectiva que abrange regulamentos, jurisprudência e prática.
Índice
No sistema de marcas de Hong Kong, é possível solicitar e registrar uma marca com uma cor específica ou sem especificar nenhuma cor. Caso não seja feita uma reivindicação (designação) de cor no momento do pedido, essa cor não será considerada uma característica para fins de registro da marca, e a cor não será levada em consideração na avaliação da capacidade de distinção durante o exame.
No caso de registro em preto e branco: como não se limita a cores específicas, em princípio não há problema em utilizá-la com qualquer cor na prática.
Por outro lado, caso se reivindique uma cor específica como elemento constituinte da marca (por exemplo: “reivindico o vermelho e o amarelo como elementos constituintes desta marca”), essa cor será considerada, no registro, como uma característica importante para a identificação da marca. Portanto, no caso de marcas que tenham cores especificadas no momento do registro, o uso de cores diferentes das registradas pode ser considerado uma alteração na forma de uso da marca e, consequentemente, constituir um problema.
Ponto-chave do Artigo 52 da Lei de Marcas de Hong Kong (Cap. 559): está explicitamente previsto que “o uso em formas que incluam diferenças que não prejudiquem a capacidade de identificação em comparação com a forma registrada” também está incluído no conceito de “uso”. Em outras palavras, mesmo que haja diferença de cor, desde que não prejudique a capacidade de identificação da marca, é possível que seja reconhecido legalmente como “uso”.
Em Hong Kong, se uma marca registrada não for utilizada de forma genuína por três anos consecutivos, existe o risco de um terceiro solicitar o cancelamento por falta de uso (cancelamento do registro) (Artigo 52, parágrafo 2, alínea (a) da Lei de Marcas).
Observação: para ser reconhecido como “uso genuíno” (genuine use), o modo de uso efetivo da marca deve ser essencialmente idêntico ao da marca registrada.
No entanto, a legislação de Hong Kong permite pequenas alterações na forma, e, com base no Artigo 52, Parágrafo 3, alínea (a) do Regulamento, se a marca for “utilizada de forma diferente, desde que não altere a forma registrada nem suas partes essenciais”, tal uso também será reconhecido como uso efetivo.
| Padrão de uso | Será reconhecido como uso genuíno? |
|---|---|
| Registro em preto e branco → Uso em cores | É provável que seja reconhecido (a cor é um elemento não identificativo) |
| Registro em cores → Uso em preto e branco | Se a forma e as letras do logotipo forem idênticas, há possibilidade de ser aceito |
| Registro em cores → uso com cores diferentes | É possível que seja aceito se o elemento central do caráter distintivo for outro que não a cor |
| Se a cor for o elemento central do caráter distintivo → alteração da cor | Existe o risco de não ser reconhecido como uso genuíno |
Se os principais elementos distintivos da marca forem a forma e o arranjo dos elementos gráficos ou das letras, e a cor em si não tiver um significado decisivo na identificação da origem do produto, será considerado que a identidade da marca é mantida mesmo que ela seja utilizada em cores diferentes das registradas. De fato, na prática de exame do Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong (Intellectual Property Department), também se considera que “marcas registradas em preto e branco podem ser utilizadas em cores”.
Mesmo em oposições ou litígios (como ações por violação) relativos a marcas, a diferença de cor entre a marca registrada e a forma de uso real pode ser objeto de controvérsia.
Extraído das Perguntas Frequentes do Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong
“Mesmo que a marca anterior tenha sido registrada em preto e branco, o titular do direito pode utilizá-la em cores. O sucesso ou fracasso de uma oposição é determinado pela comparação entre a marca anterior (na forma registrada ou na forma de uso) e a marca requerida posteriormente. Se a alegação for baseada no histórico de uso da marca anterior, deve-se apresentar provas desse uso.”
A resposta a esta pergunta frequente também mostra que a diferença de cor no momento do uso, por si só, dificilmente constituirá um obstáculo à reivindicação de direitos de prioridade. Se forem apresentadas provas da forma realmente utilizada, mesmo que a cor seja diferente, isso será considerado como histórico de uso da marca anterior.
Jurisprudência do Tribunal de Última Instância de Hong Kong (CFA)
Em um processo de marca, uma empresa havia registrado versões em preto e branco e coloridas da mesma marca como uma série de marcas. O Tribunal de Última Instância decidiu o seguinte:
“Em marcas registradas em série, quando apenas a cor difere, a cor é um elemento não identificativo e não exerce influência substancial sobre a identidade da marca.”
No entanto, atenção: o tribunal sugeriu, ao mesmo tempo, que, caso o titular da marca pretenda alegar que a cor é uma característica distintiva exclusiva, não deve realizar o registro em série de versões em preto e branco e coloridas de forma leviana. Ao registrar a cor em série, ela é considerada “não relevante para fins de identificação”; portanto, é necessário ter cuidado quando uma cor específica for o elemento central da marca.
Com base no exposto, resumimos a seguir os pontos a serem observados ao utilizar uma marca registrada em Hong Kong de forma diferente da cor registrada.
Impacto no poder de distinção da cor
Analisar de onde deriva o principal poder de identificação da marca
Consistência na forma de uso
É recomendável o uso fiel à forma registrada
Preparação de provas
É importante registrar e preservar os casos de uso
1. Influência da cor no poder de distinção
Quando a forma da figura ou das letras em si possui forte capacidade de identificação e a cor é apenas um elemento decorativo, a alteração da cor terá pouco impacto sobre a capacidade de identificação, sendo mais fácil que seja reconhecida como uso efetivo. Por outro lado, quando a cor em si constitui o núcleo da imagem da marca (ex.: logotipo com cor específica de empresas famosas), a alteração dessa cor pode afetar a capacidade de identificação.
Recomendação: registrar desde o início várias versões de cores como série de marcas
2. Consistência na forma de uso e grau de alteração
É desejável que o uso da marca seja, na medida do possível, fiel à forma registrada. Além da cor, grandes alterações, como a fonte das letras ou detalhes da figura, aumentam o risco de a marca ser considerada “uma marca diferente da marca registrada”.
Recomendação: registrar versões em preto e branco e coloridas como uma série para reduzir riscos futuros
3. Preparação de provas
As provas de uso efetivo são extremamente importantes para a defesa contra o cancelamento por falta de uso e para a apresentação de oposições contra outras empresas. Em um processo de cancelamento por falta de uso, é necessário comprovar o uso comercial durante um período de três anos. Mesmo que a marca seja utilizada em cores diferentes, é necessário reunir exemplos de uso (fotografias, materiais publicitários, registros comerciais, etc.) de forma suficiente, a fim de demonstrar que as características principais da marca são idênticas às da marca registrada.
Resumo
Em Hong Kong, mesmo que a marca seja utilizada em cores diferentes daquelas registradas, é provável que tal uso seja reconhecido como “uso”, desde que isso não afete a capacidade de identificação da marca. No entanto, é necessário ter cuidado quando a característica essencial da marca for a própria cor, e, se necessário, deve-se considerar a proteção por meio de marcas de série ou o registro de pedidos adicionais. Como as marcas registradas em preto e branco abrangem o uso em todas as cores, é recomendável obter desde o início o registro em preto e branco caso haja a intenção de utilizá-la exclusivamente nessa cor.
Referências e fontes: Regulamento de Marcas de Hong Kong (Cap. 559), “Perguntas e Respostas sobre o Regulamento de Marcas” do Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong, Manual de Exame de Marcas do Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong “Marcas Coloridas”, comentário sobre a decisão do Tribunal de Última Instância de Hong Kong (Hogan Lovells), comentário do escritório de advocacia Benny Kong & Tsai.
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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Representante e advogado especializado em marcas do escritório de propriedade intelectual EVORIX
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).