Bei der Umwandlung und Einreichung von PCT-Anmeldungen (internationalen Patentanmeldungen) aus dem Ausland oder von ausländischen Anmeldungen über den Pariser Weg in Japan (nationale Umwandlung) ist die Berücksichtigung der „Multi-Multi-Claim-Beschränkung“ eine unvermeidliche und wichtige praktische Herausforderung.Mit der Gesetzesänderung im April 2022 wird dies auch in Japan grundsätzlich verboten, und die Einreichung einer ausländischen Anmeldung, deren Ansprüche unverändert übersetzt wurden, führt zu einer Mitteilung über die Zurückweisung. In diesem Artikel erläutert ein Patentanwalt für Verantwortliche in IP-Abteilungen und Mitarbeiter ausländischer Patentkanzleien ausführlich alles von den „Grundlagen der Beschränkung“ bis hin zu „Best Practices zur Reduzierung der Anzahl der Ansprüche bei der Überführung nach Japan“.
Die wichtigsten Punkte dieses Artikels
Inhaltsverzeichnis
In der Beschreibung der Patentansprüche (Claims) bezeichnet ein „Multi-Claim“ (Anspruch mit Verweis auf mehrere andere Ansprüche) einen Anspruch, der wahlweise auf zwei oder mehr andere Ansprüche verweist. Ein Beispiel hierfür ist die Formulierung „das in Anspruch 1 oder 2 beschriebene Herstellungsverfahren“, die auch heute noch rechtmäßig ist.
Ein „Multi-Multi-Claim“ hingegen ist ein Multi-Claim, der auf einen Multi-Claim verweist. Nehmen wir beispielsweise an, Anspruch 3 sei ein Multi-Claim mit der Formulierung „gemäß Anspruch 1 oder 2“. Wenn nun Anspruch 4 wie folgt formuliert wird: „gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3“, fällt dieser Anspruch 4 unter die Kategorie der Multi-Multi-Claims. Denn er verweist alternativ auf den Multi-Claim in Anspruch 3.
| Typ | Beispiel | Zulässigkeit in Japan |
|---|---|---|
| Multi-Claim | „Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 1 oder 2“ | ○ Zulässig |
| Mehrfachanspruch | Verweis auf den Mehrfachanspruch (Anspruch 3) „Wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 beschrieben“ | × Grundsätzlich verboten |
In Japan wurde die Beschränkung für Multi-Multi-Ansprüche für PCT-Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldetag ab dem 1. April 2022 (Reiwa 4) sowie für Patentanmeldungen eingeführt, die ab diesem Datum eingereicht werden (u. a. Artikel 24-3 Absatz 5 der Durchführungsbestimmungen zum Patentgesetz).
Die Hauptgründe für die Einführung dieser Beschränkung sind die „internationale Harmonisierung der Systeme“ und die „Entlastung von Dritten und Prüfern“.Während in wichtigen Ländern wie den USA, China und Südkorea bereits strenge Beschränkungen galten, gab es in Japan keine derartigen Beschränkungen, was dazu führte, dass bei Anmeldungen aus dem Ausland komplexe Anspruchsstrukturen eingeführt wurden. Da sich die Rechtsverhältnisse wie ein Spinnennetz verkomplizierten und dies die Beurteilung von Rechtsverletzungen durch Dritte sowie die Belastung des Patentamts bei der Recherche nach Stand der Technik erhöhte, wurde durch eine Gesetzesänderung eine Beschränkung eingeführt.
Wird ein Prüfungsantrag gestellt, der Ansprüche enthält, die gegen diese Beschränkung verstoßen, liegt ein Verstoß gegen Artikel 36 Absatz 6 Nummer 4 des Patentgesetzes (Anforderungen der delegierten Ministerialverordnung) vor, was zu einer Mitteilung über die Zurückweisungsgründe führt.
Die größte Falle in der Praxis: Nicht nur die Multi-Multi-Ansprüche selbst, sondern auch „alle Ansprüche, die sich auf Multi-Multi-Ansprüche beziehen“, sind grundsätzlich von der Sachprüfung hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit ausgenommen. Da die Sachprüfung aufgrund formaler Mängel in der Beschreibung zurückgestellt wird, was zu Prüfungsverzögerungen und unnötigen Kosten für Zwischenverfahren führt, müssen diese Mängel vor Einreichung des Prüfungsantrags unbedingt beseitigt werden.
Besondere Vorsicht ist bei der Umwandlung von PCT-Anmeldungen, die auf dem europäischen Patentsystem (EP) basieren, in japanische Anmeldungen geboten. Da Multi-Multi-Claims beim EPO (Europäisches Patentamt) sowie in Großbritannien und Deutschland großzügig zugelassen werden, enthalten in der europäischen Patentpraxis erstellte Beschreibungen häufig ohne Weiteres Dutzende von Multi-Multi-Claims.
„Wörtliche Übersetzung und Übertragung“ ist gefährlich: Wenn man in der Absicht, Übersetzungsfehler zu vermeiden, den Originaltext wörtlich ins Japanische übersetzt und überträgt, wird die Anmeldung beim japanischen Patentamt mit Sicherheit abgelehnt. Es ist notwendig, die Unterschiede in den Vorschriften zwischen den Rechtsordnungen zu verstehen und eine für Japan spezifische Vorgehensweise zu wählen.
Im japanischen Patentsystem muss innerhalb von drei Jahren nach der Anmeldung gesondert ein „Prüfungsantrag“ gestellt werden. In der Praxis wird der Prüfungsantrag oft gleichzeitig mit dem Verfahren zur nationalen Umsetzung der PCT-Anmeldung (z. B. Einreichung der Übersetzung) gestellt, doch hier lauert eine Falle.
Wenn der Antrag auf Prüfung gleichzeitig mit der Umwandlung gestellt wird, beginnt die Prüfung auf der Grundlage der in der eingereichten Übersetzung enthaltenen Ansprüche, sodass sofort eine Mitteilung über die Zurückweisungsgründe ergeht, wenn diese Ansprüche Mehrfachansprüche enthalten. Um dies zu verhindern, ist eine „freiwillige Berichtigung bei der Umwandlung in Japan“ von entscheidender Bedeutung. Es ist eine unumstößliche Regel, nach Abschluss des Umwandlungsverfahrens und vor Einreichung des Antrags auf Prüfung eine freiwillige Berichtigung vorzunehmen, um Verstöße zu beseitigen und unnötige Ansprüche zu streichen.
Die an das japanische Patentamt zu entrichtende Prüfungsantragsgebühr wird nach der Formel „Grundgebühr + (Anzahl der Ansprüche × Zuschlag)“ berechnet. Da für jeden zusätzlichen Anspruch ein Zuschlag von mehreren tausend Yen anfällt, entstehen bei einer Anmeldung auf EP-Basis mit 50 Ansprüchen allein für die Prüfungsantragsgebühr enorme Kosten in Höhe von mehreren hunderttausend Yen. Auch die nach der Patenterteilung fälligen Jahresgebühren (Patentgebühren) steigen proportional zur Anzahl der Ansprüche.Die Reduzierung der Anzahl der Ansprüche bei der Einreichung in Japan ist eine äußerst wirksame Maßnahme zur Kostensenkung.
Im Folgenden stellen wir vier praktische Best Practices vor, mit denen Sie bei der Umwandlung einer ausländischen Anmeldung in eine japanische Anmeldung nicht nur einfach Ansprüche streichen, sondern die Kosten optimieren und gleichzeitig starke Schutzrechte aufrechterhalten können.
Um Mehrfachansprüche zu beseitigen, werden hauptsächlich die folgenden Maßnahmen ergriffen.
Die effektivste Methode zur Reduzierung der Anzahl der Ansprüche und zur erheblichen Senkung der Prüfungsgebühren ist die „Streichung von Ansprüchen mit geringem Wert“. Aus Sicht der japanischen Praxis enthalten Anmeldungen häufig folgende Ansprüche, die als unnötig angesehen werden.
In der Originalschrift einer PCT-Anmeldung werden häufig unabhängige Ansprüche mit ähnlichen Bestandteilen in mehreren Kategorien wie „Vorrichtung (Gegenstand)“, „Herstellungsverfahren“, „System“ und „Programm“ aufgeführt, um Lücken im Schutz zu vermeiden.
Versucht man, alle Ansprüche unverändert in Japan zu schützen, verdoppelt sich die Anzahl der Ansprüche. Nach japanischem Patentrecht ist es beispielsweise in manchen Fällen möglich, die Herstellung und den Verkauf von „Vorrichtungen“, auf denen ein „Programm“ installiert ist, in die Durchsetzung der Rechte einzubeziehen, wenn man ein Patent für dieses „Programm“ besitzt. Es ist eine bewährte Vorgehensweise zur Steigerung der Kosteneffizienz, nach einer Befragung zur Art der Erfindung und zur Geschäftsform des Kunden die Kategorien auf die in Japan wirklich notwendigen einzugrenzen und dann den Antrag auf Prüfung zu stellen.
Es ist ebenfalls wichtig, zum Zeitpunkt der freiwilligen Berichtigung bei der Umwandlung in ein japanisches Patent die in den Ausführungsbeispielen (detaillierten Beschreibungen) der Beschreibung aufgeführten starken technischen Merkmale in die Ansprüche aufzunehmen, um die Patentierbarkeit zu stärken.
Wenn im internationalen Recherchenbericht (ISR) des PCT negative Feststellungen enthalten sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Anmeldung abgelehnt wird, wenn der Prüfungsantrag in Japan unverändert gestellt wird. Durch eine vorzeitige Anpassung (Reduzierung) der Ansprüche im Anschluss an die Einreichung der Übersetzung, um den japanischen Prüfungsstandards zu entsprechen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, auf Anhieb eine Patenterteilung zu erhalten. Dadurch lassen sich die Kosten für Patentanwälte und Übersetzungen im Zwischenverfahren vollständig einsparen, was zu einer hohen Kosteneffizienz führt.
Durch die Beauftragung eines auf Patentrecht spezialisierten Patentanwalts wird die gesamte Beschreibung sorgfältig geprüft, und es wird eine strategische Neugestaltung der Ansprüche ermöglicht, die aus der Perspektive von Verletzungsverfahren rückwärts berechnet wird: „Was sind die wesentlichen Merkmale, die den Kern der Erfindung ausmachen?“ und „An welchen Punkten werden Wettbewerber Umgehungskonstruktionen entwickeln?“ Hier kommt die professionelle Kompetenz zum Tragen, die zu schützenden Rechte fest zu erhalten und nur unnötigen Ballast zu entfernen.
① Direkte Einsparung von Übersetzungskosten
Die Auswahl der Ansprüche erfolgt bereits in der „Originalsprachenphase“ vor der Übersetzung. Da unnötige Ansprüche nicht übersetzt werden müssen, lassen sich die Zahlungen an das Übersetzungsbüro direkt reduzieren.
② Optimierung der Gebühren beim Patentamt
Reduzierung der an die Anzahl der Ansprüche gekoppelten Prüfungsgebühren und Jahresgebühren. Konzentration auf wertvolle Ansprüche, um keine unnötigen Stempelgebühren zu zahlen.
③ Verringerung des Risikos einer Zurückweisung
Patentanwälte, die mit den japanischen Prüfungsstandards bestens vertraut sind, bereiten die Ansprüche im Vorfeld vor und reduzieren so das Risiko unnötiger Ablehnungsbescheide drastisch.
Wenn die Auswahl der Ansprüche bereits in der „englischen (Originalsprache) Phase“ vor Beginn der Übersetzung ins Japanische erfolgt, lassen sich nicht nur die Stempelgebühren des Patentamts, sondern auch die Übersetzungskosten direkt senken. Durch die vorläufige Überarbeitung der Ansprüche durch einen Patentanwalt, der mit den japanischen Prüfungsstandards bestens vertraut ist, wird das Risiko unnötiger Ablehnungsbescheide drastisch verringert, was letztlich die Gesamtkosten von der Anmeldung bis zur Patenterteilung minimiert.
Die durch die Gesetzesänderung von 2022 eingeführte Beschränkung auf Multi-Multi-Claims ist eine unvermeidbare Hürde bei der Umwandlung von PCT-Anmeldungen in Japan. Man sollte dies jedoch nicht als bloße „lästige Regel“ betrachten, sondern als „hervorragende Gelegenheit, die Ansprüche insgesamt zu überprüfen, unnötige Kosten zu reduzieren und nur die wirklich notwendigen Rechte herauszuarbeiten und zu stärken“.Um die Risiken und steigenden Kosten einer Übersetzung ohne weitere Bearbeitung und der anschließenden Einreichung eines Prüfungsantrags zu vermeiden, sind eine angemessene Neuordnung der Ansprüche und freiwillige Korrekturen bereits in der Phase der Umwandlung in eine japanische Anmeldung eine unverzichtbare Strategie.
Die Kanzlei für geistiges Eigentum Ebolix verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Unterstützung von Patentanmeldungen aus dem Ausland über den Pariser Weg, einschließlich der Einreichung von PCT-Anmeldungen in Japan. Wenn Sie Bedenken haben wie „Ich möchte die Anmeldung nach Japan einreichen, habe aber Bedenken wegen der hohen Kosten aufgrund der großen Anzahl von Ansprüchen“ oder „Ich weiß nicht, wie ich die Korrektur von Multi-Multi-Ansprüchen vornehmen soll“, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an einen Patentanwalt. Wir bieten derzeit auch eine kostenlose Erstberatung an.
AUTOR / Verfasser
Takefumi Sugiura
EVORIX Intellectual Property Office – Leitender Patentanwalt
Wir unterstützen Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Wir sind zudem mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech bestens vertraut. Wir sind Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).