Die US-Patentpraxis ist eine „hybride“ Struktur, in der Titel 35 (35 U.S.C.) den Kern bildet und 37 C.F.R. (Durchführungsbestimmungen) sowie MPEP (Prüfungsrichtlinien) zusammen mit der Rechtsprechung (Oberster Gerichtshof und CAFC) und den USPTO-Leitlinien in vielschichtigen Ebenen den Schutzumfang, die Prüfung und Streitigkeiten regeln.
Vier wichtige Punkte, die man in der US-Patentpraxis beachten sollte
Das „Primärgesetz“ des US-Patentsystems ist 35 U.S.C. (Patent Act), dessen Kernbestimmungen §101 (Patentierbarkeit), §102 (Neuheit/Stand der Technik), §103 (Nicht-Offensichtlichkeit) und §112 (Anforderungen an die Beschreibung) sind.Die Verfahrensabläufe werden in 37 C.F.R. (Durchführungsbestimmungen) und im MPEP (Manual of Patent Examining Procedure), auf das Prüfer und Praktiker zurückgreifen, konkretisiert (z. B. Form und Fristen für Prioritätsansprüche, IDS, Verzicht und Wiedereinsetzung).
Die Behörde ist gesetzlich als verantwortliche Stelle für administrative Aufgaben wie die Erteilung von Patenten und die Eintragung von Marken sowie die Bereitstellung von Informationen festgelegt. In der Praxis bildet sie durch die folgenden drei Funktionen die „effektiven Regeln“ für die Anwendung des Systems:
| Gerichtsbarkeit | Zuständigkeit und Merkmale | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Bundesbezirksgericht | Ausschließliche Zuständigkeit für Patentverletzungsklagen (keine Zuständigkeit der Bundesstaatsgerichte) | 28 U.S.C. §1338 |
| CAFC (Bundesberufungsgericht für den 9. Bezirk) | Grundprinzipien der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen der Prüfungs- und Beschwerdeabteilung (PTAB) | Aus systemischer Sicht |
| ITC (US-Kommission für internationalen Handel) | Ein separates Forum, das sich in der Praxis bei Verstößen gegen Importrechte speziell auf Unterlassungsanordnungen (Ausschlussverfügungen) konzentriert | 19 U.S.C. §1337 |
Die Wahl des Anmeldeverfahrens ist untrennbar mit dem Zeitpunkt der Offenbarung, dem Reifegrad der Forschung und Entwicklung, der Finanzplanung und dem Plan zur Datenerhebung verbunden. Wir gliedern dies anhand der Frage: „Womit wird der Prioritätstag festgelegt und wann wird die Prüfung in den USA eingeleitet?“
| Punkt | Provisorische Anmeldung (Provisional) | Nicht-provisorische Anmeldung (Nonprovisional) | Übergang in die USA über das PCT |
|---|---|---|---|
| Rechtliche Einordnung | Kann als Grundlage für eine inländische Priorität dienen (im Rahmen von § 119) | Einstiegspunkt für die Prüfung in den USA (steht in direktem Zusammenhang mit den Anforderungen gemäß § 112 usw.) | Beginn der nationalen Phase gemäß § 371 |
| Richtwert für die Prioritätsfrist | Grundsätzlich innerhalb von 12 Monaten in den nicht-vorläufigen Status | Bei Verknüpfung mit einer ausländischen Priorität (Pariser Übereinkommen) gelten gemäß dem Übereinkommen 12 Monate als Richtwert | Die Frist für die Einreichung in den USA beträgt grundsätzlich 30 Monate ab dem Prioritätsdatum |
| Umfang der Unterlagen | Die Qualität der „Offenbarung zur Stützung künftiger Ansprüche“ ist entscheidend (keine Hinzufügung neuer Sachverhalte möglich) | Eine Beschreibung, die § 112(a) erfüllt, sowie eine entsprechende Ausgestaltung der Ansprüche sind zwingend erforderlich | Übereinstimmung zwischen dem Originaltext (PCT) und den US-Anforderungen (englische Übersetzung, eidesstattliche Erklärung, Gebühren) |
| Behördengebühren (Large) | 325 $ | Grundgebühr 350 $ + Gebühren für Recherche, Prüfung und Erteilung | Grundgebühr für die nationale Phase 350 $ usw. + Recherche- und Prüfungsgebühren |
| Typische Anwendungsfälle | Frühzeitige Sicherung des Anmeldetags, voraussichtliche Ergänzung von Daten, Umgang mit Investoren | Frühzeitige Prüfung und Erlangung von Schutzrechten, Ausgangspunkt für Teilung und Fortführung | Parallele Bearbeitung in verschiedenen Ländern, Zeitgewinn, Neugestaltung auf Basis internationaler Recherchen |
Unter der Voraussetzung einer nicht vorläufigen Anmeldung (nonprovisional) setzt sich das praktische Dokumentenpaket wie folgt zusammen:
| Unterlagen | Praktische Hinweise |
|---|---|
| Beschreibung (Specification) | Die Erfüllung der Anforderungen an die Beschreibung (§ 112(a)), einschließlich schriftlicher Beschreibung, Ausführbarkeit und bester Ausführungsform, ist der „wichtigste Risikofaktor in der US-Praxis“ |
| Patentansprüche (claims) | Unter Berücksichtigung der Auslegung und der Anfechtung der Ungültigkeit in späteren Verfahren (OA, Gerichtsverfahren, PTAB) sollten Begriffsdefinitionen, Beispiele, die Tiefe der Ausführungsformen und die „Anspruchshierarchie“ gleichzeitig entworfen werden |
| Eidesstattliche Erklärung (oath/declaration) | Rahmenbedingungen für die namentliche Nennung und Vereidigung des Erfinders (§ 115, 37 C.F.R.) |
| ADS (Application Data Sheet) | Einreichung standardisierter bibliografischer Angaben und Prioritätsansprüche (37 C.F.R. 1.76) |
| Gebühren | Mehrstufige Struktur aus Grundgebühr, Recherchengebühr, Prüfungsgebühr, Erteilungsgebühr und Gebühren für überzählige Ansprüche |
Die institutionellen „feststehenden Ereignisse“ sind unterteilt in: (i) 18-monatige Veröffentlichung (§122, mit Ausnahmen), (ii) Antwortfrist auf den Official Act (SSP + Verlängerung), (iii) Erteilung und Veröffentlichung, (iv) Aufrechterhaltungsgebühren. Für die Antwort auf den Official Act gibt es gemäß den Vorschriften ein Verlängerungssystem (37 C.F.R. 1.136); wenn eine frühzeitige Antwort nicht möglich ist, wird eine Verlängerungsgebühr fällig.
PTA (Patentlaufzeitanpassung): Wenn die Prüfungsverzögerung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, kann es aufgrund von Verzögerungen von mehr als drei Jahren zu einer Anpassung der Patentlaufzeit kommen (Verzögerungen seitens des Anmelders werden jedoch abgezogen).
Ausgehend von einer typischen Gebrauchsmusteranmeldung (nonprovisional) werden nur die grundlegenden Posten aufgeführt (Gebühren für überzählige Ansprüche, Größengebühren, Übersetzungen, IDS, RCE usw. sind separat zu berechnen).
| Kategorie | Gebühr für vorläufige Anmeldung | Nicht vorläufig: Grundgebühr | Recherchegebühr | Prüfungsgebühr | Ausstellungsgebühr |
|---|---|---|---|---|---|
| Groß | 325 $ | 350 $ | 770 $ | 880 $ | 1.290 $ |
| Klein | 130 $ | 140 $ | 308 $ | 352 $ | 516 $ |
| Micro | 65 $ | 70 $ | 154 $ | 176 $ | 258 $ |
Rabatt für kleine/Kleinstunternehmen: Da es eine institutionelle Grundlage gibt (z. B. 60 % Ermäßigung für kleine Unternehmen), ist es sicherer, die Feststellung und Aufrechterhaltung der Berechtigung (Auswirkungen von Lizenzen, verbundenen Unternehmen, Übertragungen usw.) als „fortlaufende Verpflichtung“ zu behandeln.
Die Jahresgebühren sind gesetzlich auf der Grundlage von „3 Jahre und 6 Monate / 7 Jahre und 6 Monate / 11 Jahre und 6 Monate“ konzipiert und weisen eine dreistufige Struktur auf, bestehend aus einer sechsmonatigen Nachfrist, Zuschlägen sowie der Annahme von verspäteten Zahlungen (unbeabsichtigt) unter bestimmten Bedingungen.
| Laufzeit | Raten (Large / Small / Micro) | Nachfrist, verspätete Zahlung, Zuschlag | Richtwert für die Annahme verspäteter Zahlungen nach Ablauf der Nachfrist (Antrag) |
|---|---|---|---|
| 3,5 Jahre | 2.150 $ / 860 $ / 430 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Beispiel: Verspätung von bis zu 2 Jahren: 2.260 $ (Large) usw. |
| 7,5 Jahre | 4.040 $ / 1.616 $ / 808 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Wie oben |
| 11,5 Jahre | 8.280 $ / 3.312 $ / 1.656 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Wie oben |
| Gesetzestext | Anforderungen | Praktische Hinweise |
|---|---|---|
| § 101 | Patentierbarkeit: Gilt für Verfahren, Maschinen, Erzeugnisse, Stoffzusammensetzungen usw. | Abstrakte Konzepte, Naturgesetze und natürliche Objekte sind ausgeschlossen. Der zweistufige Alice/Mayo-Test bildet den Kern der Prüfpraxis |
| §102 | Neuheit: Es darf vor dem effektiven Anmeldetag keine öffentliche Bekanntheit, öffentliche Nutzung, kein Verkauf, keine Veröffentlichung oder keine Patentierung gegeben haben | Nach Inkrafttreten des AIA gilt das Prinzip „First-Inventor-to-File“. Es gibt eine Nachfrist (1 Jahr) |
| §103 | Erfindungshöhe: Der Unterschied zum Stand der Technik darf für einen Fachmann nicht offensichtlich sein | Nach KSR werden „gesunder Menschenverstand, Motivation und Vorhersehbarkeit“ flexibel bewertet |
| §112 | Beschreibungsanforderungen: schriftliche Beschreibung / Ausführbarkeit / beste Ausführungsform / Klarheit | Seit Amgen wurde die Erfindbarkeitsvoraussetzung für funktionale Gattungen verschärft |
Doppeltes Risiko: Da §101 und §112 „die Lücken des jeweils anderen nur schwer ausfüllen können“, ist Vorsicht geboten, da leicht ein doppeltes Risiko entsteht: Wenn in §101 zu stark abstrahiert wird, kann dies in §112 nicht gestützt werden, und wenn §112 zu weit gefasst wird, fällt dies in §101 unter abstrakte Konzepte.
| Rechtsprechung | Zentrale Streitpunkte | Auswirkungen auf die Praxis |
|---|---|---|
| Alice (2014) |
Abstrakte Konzepte (Software/Geschäftsmethoden) | Nach dem 2-Stufen-Test von Mayo sind die bloße Umsetzung abstrakter Konzepte und allgemeine Computernutzung kaum als „erfinderisches Konzept“ anzusehen. Entscheidend ist eine Ausgestaltung der Ansprüche nach dem Schema „technische Aufgabe → technische Mittel → technischer Effekt“ |
| Mayo (2012) |
Naturgesetze und Zusammenhang zwischen Diagnose und Behandlung | Naturgesetze plus „Anwendung“ reichen nicht aus; eine Beschränkung auf eine bestimmte erfinderische Anwendung ist erforderlich. Bei Biotechnologie/Diagnostik ist eine Ausgestaltung wichtig, die mit konkreten Verfahren, Prozessen und Messsystemen verknüpft ist |
| Myriad (2013) |
Naturprodukt (product of nature) und cDNA | Die bloße Isolierung von natürlich vorkommender DNA führt tendenziell zur Ablehnung der Patentierbarkeit. cDNA kann als etwas behandelt werden, das sich von „dem Naturprodukt selbst“ unterscheidet. Es muss gleichzeitig eine künstliche Konstruktion (Modifikation, Sequenzdesign, Funktionsverleihung, Verwendungsbeschränkung) und die Ausführbarkeit gemäß § 112 aufweisen |
| KSR (2007) |
Beurteilungsrahmen für die Erfindungshöhe (Obviousness) | Verzicht auf eine formale Fixierung auf „TSM“ und flexible Bewertung des Fachmannwissens, der Konstruktionsmotive und der Vorhersehbarkeit von Kombinationen. Wichtig ist eine Konstruktion, die „durch Beweise“ unerwartete Ergebnisse, „Teaching Away“ und Kombinationshindernisse aufzeigt |
| Amgen gegen Sanofi (2023) |
Enablement (funktionaler Genus) | Es wird eine Offenbarung verlangt, die es einem Fachmann ermöglicht, den „gesamten Anspruchsbereich“ umzusetzen; strenge Anforderungen an Gattungsansprüche, die funktional weit gefasst sind. Unter Berücksichtigung der Anzahl repräsentativer Beispiele, der strukturellen Vielfalt und des Grades der Abhängigkeit von Screening-Verfahren nehmen Strategien mit umfangreichen Daten und Anspruchsunterteilung zu |
Der Kern der Verletzung ist die unbefugte Nutzung (Herstellung, Verwendung, Angebot zum Verkauf, Verkauf, Einfuhr) (§ 271(a)), wobei es abgeleitete Arten wie die Anstiftung zur Verletzung (§ 271(b)) gibt. In einem Rechtsstreit werden die folgenden drei Elemente parallel aufgebaut:
Auslegung von Ansprüchen nach dem Phillips-Standard: Das CAFC legt einen Rahmen für die Auslegung fest, bei dem der Wortlaut der Ansprüche als Ausgangspunkt dient und internem Beweismaterial wie der Beschreibung und dem Prüfungsverlauf große Bedeutung beigemessen wird. Anstatt ein „vorteilhaftes Wörterbuch“ für den Rechtsstreit zu erstellen, ist es wichtig, von der Anmeldung an konsistente Definitionen und Ausführungsformen zu verwenden.
| Gesetzestext | Inhalt | Praktische Hinweise |
|---|---|---|
| § 283 | Unterlassungsklage (injunction) | Das Gericht kann nach Billigkeitsgrundsätzen eine Unterlassungsverfügung erlassen |
| §284 | Schadensersatz | Die Möglichkeit einer Verdreifachung ist gesetzlich vorgesehen (die Voraussetzungen für die Verdreifachung werden durch die Rechtsprechung konkretisiert) |
| §285 | Anwaltskosten | In Ausnahmefällen („exceptional cases“) werden der obsiegenden Partei angemessene Anwaltskosten zugesprochen |
| §286 | Verjährungsfrist | Für Verstöße, die länger als sechs Jahre zurückliegen, gilt eine Verjährungsfrist |
| §287 | Kennzeichnung und Benachrichtigung | Unzureichende Produktkennzeichnung kann den Schadensersatzanspruch einschränken |
Drei Punkte bei der Gestaltung: (1) Die Produktlinie muss von Beginn an über eine ordnungsgemäße Kennzeichnung verfügen, (2) die Gestaltung der Verletzungsmitteilung (notice) (wann, an wen, aufgrund welcher Ansprüche, welche Ausführungsformen) muss mit den Verfahren vor Gericht, der ITC und der PTAB abgestimmt sein, (3) im Hinblick auf die Kostenübernahme (§285) dürfen „Schwächen“ in den Argumenten nicht unberücksichtigt bleiben.
Die ITC kann als strategisches Forum dienen, um Rechtsbehelfe wie Ausschlussverfügungen (exclusion order) gegen importierte Waren zu erwirken. Die Rechtsgrundlage hierfür ist 19 U.S.C. §1337 (Section 337).
Stärken der ITC
Das AIA hat einen Rahmen eingeführt, in dem die Gültigkeit von Ansprüchen nach der Erteilung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens aus verschiedenen Blickwinkeln angefochten werden kann, wobei die PTAB zur zentralen Entscheidungsinstanz wurde. Gegen Entscheidungen der PTAB (z. B. FWD bei IPR/PGR) kann systemisch beim CAFC Berufung eingelegt werden.
| Verfahren | Antragsteller | Behördengebühren (wesentliche) | Hauptziel |
|---|---|---|---|
| IPR (Inter Partes Review) |
In der Regel Dritte (typischerweise mutmaßliche Rechtsverletzer) | Antrag (≤ 20 Ansprüche) 23.750 $ + nach Erfolg 28.125 $ |
Parallele Nichtigkeitsklage vor dem Bezirksgericht, Erlangung einer Aussetzung, Verhandlungsinstrument |
| PGR (Post Grant Review) |
Grundsätzlich Dritte | Antrag (≤ 20 Ansprüche) 25.000 $ + nach Erfolg 34.375 $ |
Frühzeitige umfassende Nichtigkeitsklage (Voraussetzungen für die Zulassung und der relevante Zeitraum unterscheiden sich von denen des IPR) |
| CBM (historisches System) |
Begrenzter Anwendungsbereich | Gebührenordnung: gleiche Rahmenbedingungen wie PGR | Angriffe nach Erteilung im Finanzbereich usw. (siehe frühere Fälle) |
Fallstricke bei der Budgetierung: Es ist zu beachten, dass die Kosten für die AIA-Überprüfung neben der Antragsgebühr eine separate „Gebühr nach Einleitung des Verfahrens (post-institution fee)“ beinhalten.
Jahresgebühren (Maintenance Fee) sind vor allem für Gebrauchsmuster (und neu erteilte Gebrauchsmuster) erforderlich; die gesetzlich festgelegten Fälligkeitstermine (3 Jahre und 6 Monate, 7 Jahre und 6 Monate, 11 Jahre und 6 Monate) sowie eine Nachfrist von 6 Monaten und die Annahme verspäteter Zahlungen bei unbeabsichtigter Verzögerung sind gesetzlich geregelt.
Was die Aufgabe und Wiederaufnahme von Anmeldeverfahren betrifft, so stehen Anträge auf Wiederaufnahme gemäß 37 C.F.R. 1.137 (unbeabsichtigte Verzögerung) im Mittelpunkt, wobei das USPTO die erforderlichen Unterlagen (erforderliche Antwort, Gebühr, Erklärung zur unbeabsichtigten Verzögerung usw.) ausdrücklich aufführt.Hinsichtlich der Patentlaufzeit sind gemäß § 154 die im Haupttext festgelegte Laufzeitgestaltung sowie die PTA (Verzögerungsanpassung) geregelt. Für Arzneimittel und ähnliche Erzeugnisse ist in § 156 eine Verlängerung aufgrund regulatorischer Anforderungen (PTE) vorgesehen.
Fristen für die Geltendmachung von Prioritätsrechten (Fallstricke): Das MPEP legt für die Geltendmachung ausländischer Prioritäten grundsätzlich Fristen wie die „4-Monats-/16-Monats-Regel“ (spätestens 4 Monate nach der US-Einreichung oder 16 Monate nach der ausländischen Einreichung) fest und stellt klar, dass eine Verlängerung nicht möglich ist. Da sich Kosten und Unsicherheiten bei einer nachträglichen Abhilfe (Antrag) drastisch erhöhen, sollte die Beschaffung und Einreichung von ADS- und Prioritätsunterlagen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung in die Praxis umgesetzt werden.
Der Übergang vom PCT in die US-Phase ist grundsätzlich so gestaltet, dass die nationale Phase 30 Monate nach dem Prioritätsdatum beginnt, wobei der Rahmen für das US-Verfahren in § 371 festgelegt ist. Bei der Geltendmachung von Rechten auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung können bei Bedarf beglaubigte Abschriften, englische Übersetzungen usw. verlangt werden (§ 365).
| Bereich | Entwicklung |
|---|---|
| § 101 (Software/KI) | Veröffentlichung der PEG im Amtsblatt 2019 und nachfolgende Aktualisierungen. Für 2024 wird eine ergänzende Anleitung zur Eignungsprüfung, einschließlich KI, vorgelegt |
| KI-Erfinder | Nach Veröffentlichung der Leitlinien 2024: Überarbeitete und ersetzende Leitlinien 2025. AI gilt als Werkzeug, Erfinder sind natürliche Personen |
| Biotechnologie (§112 Enablement) | Aufgrund des Urteils in der Rechtssache Amgen gegen Sanofi wurden die Anforderungen an die Erfindbarkeitsprüfung für funktionale Gattungen verschärft. Das USPTO hat ebenfalls ein Memo zur Prüfpraxis veröffentlicht |
| PTAB-Praxis | Die endgültige MTA-Verordnung (2024) und der Verordnungsvorschlag zur Praxis des IPR-Systems (2025) wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht; die Systemgestaltung (Beweisaufnahme, Koordinierung paralleler Verfahren, Praxis der Berichtigung) wird fortlaufend aktualisiert |
| Statistiken für das Geschäftsjahr 2025 | Die Einleitungsquote und die Ergebnisverteilung wurden veröffentlicht, sodass bei der Fallbewertung die „Wahrscheinlichkeit, dass das Verfahren bis zum Ende durchgeführt wird“, berücksichtigt werden kann |
In der US-Patentpraxis entscheiden die Ausgestaltung der Ansprüche unter Berücksichtigung des Dreiecks aus § 101, § 103 und § 112 sowie die Ausführlichkeit der Beschreibung im Hinblick auf den Phillips-Standard über Erfolg oder Misserfolg bei der Prüfung, in Rechtsstreitigkeiten und in PTAB-Verfahren.Von der Wechselwirkung zwischen Bundesbezirksgerichten, ITC und PTAB über die Voraussetzungen für Unterlassungs-, Schadensersatz- und Kennzeichnungsansprüche (§§ 283–287) bis hin zur Verwaltung von Jahresgebühren und den Fristen für Prioritätsansprüche – die Themen, die japanische Unternehmen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive im Blick behalten sollten, sind vielfältig.Eine strategische Vorgehensweise, die die Rechtsprechung in den Fällen Alice, Mayo, Myriad, KSR und Amgen sowie die neuesten Entwicklungen in den USPTO-Leitlinien berücksichtigt, führt direkt zur Maximierung des Wertes des geistigen Eigentums auf dem US-Markt.
Die internationale Patentkanzlei EVORIX bietet umfassende Unterstützung bei der Patentanmeldung und der Durchsetzung von Rechten in wichtigen Ländern, einschließlich der USA. Von der Strategieentwicklung für vorläufige Anmeldungen und PCT-Anmeldungen über die Beantwortung von Amtsbescheiden bis hin zu PTAB-Verfahren und der Verteidigung in Verletzungsverfahren betreuen Sie unsere erfahrenen Patentanwälte in Zusammenarbeit mit lokalen Vertretern.
*Dieser Artikel wurde auf der Grundlage von Title 35 U.S.C., 37 C.F.R., MPEP, veröffentlichten Unterlagen des USPTO und CAFC-Rechtsprechung (Stand: April 2026) erstellt und dient der allgemeinen Information. Für konkrete Entscheidungen in Einzelfällen empfehlen wir die Konsultation von Experten, einschließlich US-Patentanwälten.
AUTOR / Verfasser
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer
Unterstützt Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Verfügt über fundierte Kenntnisse in Bezug auf IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).