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Ein praktischer Leitfaden für das US-Patentsystem.

Picture of 弁理士 杉浦健文

Gemini_Generated_Image_lg3l89lg3l89lg3lFür Praktiker, die in den USA Patente anmelden, erwirken und durchsetzen, haben wir auf der Grundlage von Primärquellen (Title 35 U.S.C., 37 C.F.R., MPEP, USPTO-Leitlinien, CAFC-Rechtsprechung) in der Fassung vom April 2026 die „praktischen Kernpunkte“ in den Bereichen Anmeldungsverfahren, Prüfung, Streitbeilegung, Nacherteilungsverfahren und internationale Anmeldungen systematisch zusammengestellt.Von staatlichen Gebühren über wichtige Rechtsprechung (Alice, Mayo, Myriad, KSR, Amgen) und PTAB-Verfahren bis hin zu grenzüberschreitenden Maßnahmen (ITC) und der Verwaltung von Jahresgebühren wird hier ein umfassender Überblick über die US-Patentpraxis geboten.

1. Zusammenfassung

Die US-Patentpraxis ist eine „hybride“ Struktur, in der Titel 35 (35 U.S.C.) den Kern bildet und 37 C.F.R. (Durchführungsbestimmungen) sowie MPEP (Prüfungsrichtlinien) zusammen mit der Rechtsprechung (Oberster Gerichtshof und CAFC) und den USPTO-Leitlinien in vielschichtigen Ebenen den Schutzumfang, die Prüfung und Streitigkeiten regeln.

Vier wichtige Punkte, die man in der US-Patentpraxis beachten sollte

  1. Die Anmeldungsarten (vorläufige, nicht vorläufige und über das PCT) lassen sich als Unterschiede hinsichtlich der „Sicherung des Prioritätsdatums“ und des „Zugangs zur US-Prüfung“ einordnen
  2. Während die staatlichen Gebühren anhand der USPTO-Gebührenordnung objektiviert werden können, ist bei den Anwaltskosten eine Bandbreitenverwaltung in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad des Falls und der Anzahl der Amtsbescheide unerlässlich
  3. Die Streitpunkte der Prüfung lassen sich auf das Dreieck aus § 101 (Patentierbarkeit) × § 112 (Ausführbarkeit und Beschreibungsanforderungen) × § 103 (Neuheit) reduzieren. Durch die Mayo/Alice-Rechtsprechung und Amgen v. Sanofi wurden die Anforderungen an die Beweisführung für Software/KI und Biotechnologie verschärft
  4. Streitigkeiten vor Bundesbezirksgerichten (Verletzungsklagen), der ITC (Einfuhrverbote) und der PTAB (AIA-Überprüfungen) beeinflussen sich gegenseitig. Die Gesamtstrategie wird ausgehend von der Auslegung der Ansprüche nach dem Phillips-Standard und den Aussichten auf Unterlassungsansprüche und Schadensersatz (§§ 283–287) entworfen

2. Grundstruktur des Systems und Rechtsquellen

Wichtige Gesetze und Anwendungsbereiche

Das „Primärgesetz“ des US-Patentsystems ist 35 U.S.C. (Patent Act), dessen Kernbestimmungen §101 (Patentierbarkeit), §102 (Neuheit/Stand der Technik), §103 (Nicht-Offensichtlichkeit) und §112 (Anforderungen an die Beschreibung) sind.Die Verfahrensabläufe werden in 37 C.F.R. (Durchführungsbestimmungen) und im MPEP (Manual of Patent Examining Procedure), auf das Prüfer und Praktiker zurückgreifen, konkretisiert (z. B. Form und Fristen für Prioritätsansprüche, IDS, Verzicht und Wiedereinsetzung).

Die Rolle des USPTO (US-Patent- und Markenamt)

Die Behörde ist gesetzlich als verantwortliche Stelle für administrative Aufgaben wie die Erteilung von Patenten und die Eintragung von Marken sowie die Bereitstellung von Informationen festgelegt. In der Praxis bildet sie durch die folgenden drei Funktionen die „effektiven Regeln“ für die Anwendung des Systems:

  • Prüfung von Anmeldungen durch die Prüfungsabteilung (ex parte)
  • Verfahren und AIA-Überprüfungen durch die Beschwerdekammer (PTAB usw.)
  • Veröffentlichung von Gebührensätzen, der Plattform für elektronische Anmeldungen (Patent Center) sowie verschiedener Leitfäden

Die Rolle der Bundesgerichte und der ITC

Gerichtsbarkeit Zuständigkeit und Merkmale Rechtsgrundlage
Bundesbezirksgericht Ausschließliche Zuständigkeit für Patentverletzungsklagen (keine Zuständigkeit der Bundesstaatsgerichte) 28 U.S.C. §1338
CAFC (Bundesberufungsgericht für den 9. Bezirk) Grundprinzipien der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen der Prüfungs- und Beschwerdeabteilung (PTAB) Aus systemischer Sicht
ITC (US-Kommission für internationalen Handel) Ein separates Forum, das sich in der Praxis bei Verstößen gegen Importrechte speziell auf Unterlassungsanordnungen (Ausschlussverfügungen) konzentriert 19 U.S.C. §1337

3. Vergleich der Anmeldungsarten (vorläufig, nicht vorläufig, PCT)

Die Wahl des Anmeldeverfahrens ist untrennbar mit dem Zeitpunkt der Offenbarung, dem Reifegrad der Forschung und Entwicklung, der Finanzplanung und dem Plan zur Datenerhebung verbunden. Wir gliedern dies anhand der Frage: „Womit wird der Prioritätstag festgelegt und wann wird die Prüfung in den USA eingeleitet?“

Punkt Provisorische Anmeldung (Provisional) Nicht-provisorische Anmeldung (Nonprovisional) Übergang in die USA über das PCT
Rechtliche Einordnung Kann als Grundlage für eine inländische Priorität dienen (im Rahmen von § 119) Einstiegspunkt für die Prüfung in den USA (steht in direktem Zusammenhang mit den Anforderungen gemäß § 112 usw.) Beginn der nationalen Phase gemäß § 371
Richtwert für die Prioritätsfrist Grundsätzlich innerhalb von 12 Monaten in den nicht-vorläufigen Status Bei Verknüpfung mit einer ausländischen Priorität (Pariser Übereinkommen) gelten gemäß dem Übereinkommen 12 Monate als Richtwert Die Frist für die Einreichung in den USA beträgt grundsätzlich 30 Monate ab dem Prioritätsdatum
Umfang der Unterlagen Die Qualität der „Offenbarung zur Stützung künftiger Ansprüche“ ist entscheidend (keine Hinzufügung neuer Sachverhalte möglich) Eine Beschreibung, die § 112(a) erfüllt, sowie eine entsprechende Ausgestaltung der Ansprüche sind zwingend erforderlich Übereinstimmung zwischen dem Originaltext (PCT) und den US-Anforderungen (englische Übersetzung, eidesstattliche Erklärung, Gebühren)
Behördengebühren (Large) 325 $ Grundgebühr 350 $ + Gebühren für Recherche, Prüfung und Erteilung Grundgebühr für die nationale Phase 350 $ usw. + Recherche- und Prüfungsgebühren
Typische Anwendungsfälle Frühzeitige Sicherung des Anmeldetags, voraussichtliche Ergänzung von Daten, Umgang mit Investoren Frühzeitige Prüfung und Erlangung von Schutzrechten, Ausgangspunkt für Teilung und Fortführung Parallele Bearbeitung in verschiedenen Ländern, Zeitgewinn, Neugestaltung auf Basis internationaler Recherchen

Anmeldeunterlagenpaket

Unter der Voraussetzung einer nicht vorläufigen Anmeldung (nonprovisional) setzt sich das praktische Dokumentenpaket wie folgt zusammen:

Unterlagen Praktische Hinweise
Beschreibung (Specification) Die Erfüllung der Anforderungen an die Beschreibung (§ 112(a)), einschließlich schriftlicher Beschreibung, Ausführbarkeit und bester Ausführungsform, ist der „wichtigste Risikofaktor in der US-Praxis“
Patentansprüche (claims) Unter Berücksichtigung der Auslegung und der Anfechtung der Ungültigkeit in späteren Verfahren (OA, Gerichtsverfahren, PTAB) sollten Begriffsdefinitionen, Beispiele, die Tiefe der Ausführungsformen und die „Anspruchshierarchie“ gleichzeitig entworfen werden
Eidesstattliche Erklärung (oath/declaration) Rahmenbedingungen für die namentliche Nennung und Vereidigung des Erfinders (§ 115, 37 C.F.R.)
ADS (Application Data Sheet) Einreichung standardisierter bibliografischer Angaben und Prioritätsansprüche (37 C.F.R. 1.76)
Gebühren Mehrstufige Struktur aus Grundgebühr, Recherchengebühr, Prüfungsgebühr, Erteilungsgebühr und Gebühren für überzählige Ansprüche

4. Standardablauf und Fristenverwaltung

Die institutionellen „feststehenden Ereignisse“ sind unterteilt in: (i) 18-monatige Veröffentlichung (§122, mit Ausnahmen), (ii) Antwortfrist auf den Official Act (SSP + Verlängerung), (iii) Erteilung und Veröffentlichung, (iv) Aufrechterhaltungsgebühren. Für die Antwort auf den Official Act gibt es gemäß den Vorschriften ein Verlängerungssystem (37 C.F.R. 1.136); wenn eine frühzeitige Antwort nicht möglich ist, wird eine Verlängerungsgebühr fällig.

PTA (Patentlaufzeitanpassung): Wenn die Prüfungsverzögerung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, kann es aufgrund von Verzögerungen von mehr als drei Jahren zu einer Anpassung der Patentlaufzeit kommen (Verzögerungen seitens des Anmelders werden jedoch abgezogen).

Ablauf von der Anmeldung bis zur Erteilung

① Festlegung
der Erfindungs- und Anmeldestrategie ↓
② Vorläufige Anmeldung oder nicht vorläufige Anmeldung

↓ ③ Formalprüfung und Annahme
der Anmeldung
↓ ④ Veröffentlichung nach 18 Monaten (grundsätzlich)
↓
⑤ Sachprüfung (Recherche und OA)
↓
⑥ Reaktion auf die Zurückweisung (Änderung, Stellungnahme, Beschwerde/PTAB)
↓
⑦ Notice of Allowance → Zahlung der
Erteilungsgebühr↓
⑧ Erteilung des
Patents↓
⑨ Jahresgebühren für 3,5/7,5/11,5 Jahre

5. Geschätzte staatliche Gebühren (Anmeldung, Prüfung, Jahresgebühren)

Wichtige Kosten nach Anmeldeform

Ausgehend von einer typischen Gebrauchsmusteranmeldung (nonprovisional) werden nur die grundlegenden Posten aufgeführt (Gebühren für überzählige Ansprüche, Größengebühren, Übersetzungen, IDS, RCE usw. sind separat zu berechnen).

Kategorie Gebühr für vorläufige Anmeldung Nicht vorläufig: Grundgebühr Recherchegebühr Prüfungsgebühr Ausstellungsgebühr
Groß 325 $ 350 $ 770 $ 880 $ 1.290 $
Klein 130 $ 140 $ 308 $ 352 $ 516 $
Micro 65 $ 70 $ 154 $ 176 $ 258 $

Rabatt für kleine/Kleinstunternehmen: Da es eine institutionelle Grundlage gibt (z. B. 60 % Ermäßigung für kleine Unternehmen), ist es sicherer, die Feststellung und Aufrechterhaltung der Berechtigung (Auswirkungen von Lizenzen, verbundenen Unternehmen, Übertragungen usw.) als „fortlaufende Verpflichtung“ zu behandeln.

Aufrechterhaltungskosten (Rente) und Kosten für verspätete Zahlung und Wiederherstellung

Die Jahresgebühren sind gesetzlich auf der Grundlage von „3 Jahre und 6 Monate / 7 Jahre und 6 Monate / 11 Jahre und 6 Monate“ konzipiert und weisen eine dreistufige Struktur auf, bestehend aus einer sechsmonatigen Nachfrist, Zuschlägen sowie der Annahme von verspäteten Zahlungen (unbeabsichtigt) unter bestimmten Bedingungen.

Laufzeit Raten (Large / Small / Micro) Nachfrist, verspätete Zahlung, Zuschlag Richtwert für die Annahme verspäteter Zahlungen nach Ablauf der Nachfrist (Antrag)
3,5 Jahre 2.150 $ / 860 $ / 430 $ 540 $ / 216 $ / 108 $ Beispiel: Verspätung von bis zu 2 Jahren: 2.260 $ (Large) usw.
7,5 Jahre 4.040 $ / 1.616 $ / 808 $ 540 $ / 216 $ / 108 $ Wie oben
11,5 Jahre 8.280 $ / 3.312 $ / 1.656 $ 540 $ / 216 $ / 108 $ Wie oben

6. Patentierbarkeitsvoraussetzungen (§101, §102, §103, §112)

Gesetzestext Anforderungen Praktische Hinweise
§ 101 Patentierbarkeit: Gilt für Verfahren, Maschinen, Erzeugnisse, Stoffzusammensetzungen usw. Abstrakte Konzepte, Naturgesetze und natürliche Objekte sind ausgeschlossen. Der zweistufige Alice/Mayo-Test bildet den Kern der Prüfpraxis
§102 Neuheit: Es darf vor dem effektiven Anmeldetag keine öffentliche Bekanntheit, öffentliche Nutzung, kein Verkauf, keine Veröffentlichung oder keine Patentierung gegeben haben Nach Inkrafttreten des AIA gilt das Prinzip „First-Inventor-to-File“. Es gibt eine Nachfrist (1 Jahr)
§103 Erfindungshöhe: Der Unterschied zum Stand der Technik darf für einen Fachmann nicht offensichtlich sein Nach KSR werden „gesunder Menschenverstand, Motivation und Vorhersehbarkeit“ flexibel bewertet
§112 Beschreibungsanforderungen: schriftliche Beschreibung / Ausführbarkeit / beste Ausführungsform / Klarheit Seit Amgen wurde die Erfindbarkeitsvoraussetzung für funktionale Gattungen verschärft

Doppeltes Risiko: Da §101 und §112 „die Lücken des jeweils anderen nur schwer ausfüllen können“, ist Vorsicht geboten, da leicht ein doppeltes Risiko entsteht: Wenn in §101 zu stark abstrahiert wird, kann dies in §112 nicht gestützt werden, und wenn §112 zu weit gefasst wird, fällt dies in §101 unter abstrakte Konzepte.

7. Wichtige Rechtsprechung und Auswirkungen auf die Praxis

Rechtsprechung Zentrale Streitpunkte Auswirkungen auf die Praxis
Alice
(2014)		 Abstrakte Konzepte (Software/Geschäftsmethoden) Nach dem 2-Stufen-Test von Mayo sind die bloße Umsetzung abstrakter Konzepte und allgemeine Computernutzung kaum als „erfinderisches Konzept“ anzusehen. Entscheidend ist eine Ausgestaltung der Ansprüche nach dem Schema „technische Aufgabe → technische Mittel → technischer Effekt“
Mayo
(2012)		 Naturgesetze und Zusammenhang zwischen Diagnose und Behandlung Naturgesetze plus „Anwendung“ reichen nicht aus; eine Beschränkung auf eine bestimmte erfinderische Anwendung ist erforderlich. Bei Biotechnologie/Diagnostik ist eine Ausgestaltung wichtig, die mit konkreten Verfahren, Prozessen und Messsystemen verknüpft ist
Myriad
(2013)		 Naturprodukt (product of nature) und cDNA Die bloße Isolierung von natürlich vorkommender DNA führt tendenziell zur Ablehnung der Patentierbarkeit. cDNA kann als etwas behandelt werden, das sich von „dem Naturprodukt selbst“ unterscheidet. Es muss gleichzeitig eine künstliche Konstruktion (Modifikation, Sequenzdesign, Funktionsverleihung, Verwendungsbeschränkung) und die Ausführbarkeit gemäß § 112 aufweisen
KSR
(2007)		 Beurteilungsrahmen für die Erfindungshöhe (Obviousness) Verzicht auf eine formale Fixierung auf „TSM“ und flexible Bewertung des Fachmannwissens, der Konstruktionsmotive und der Vorhersehbarkeit von Kombinationen. Wichtig ist eine Konstruktion, die „durch Beweise“ unerwartete Ergebnisse, „Teaching Away“ und Kombinationshindernisse aufzeigt
Amgen gegen Sanofi
(2023)		 Enablement (funktionaler Genus) Es wird eine Offenbarung verlangt, die es einem Fachmann ermöglicht, den „gesamten Anspruchsbereich“ umzusetzen; strenge Anforderungen an Gattungsansprüche, die funktional weit gefasst sind. Unter Berücksichtigung der Anzahl repräsentativer Beispiele, der strukturellen Vielfalt und des Grades der Abhängigkeit von Screening-Verfahren nehmen Strategien mit umfangreichen Daten und Anspruchsunterteilung zu

Stellung der behördlichen Leitlinien (§101, KI-fokussiert)

  • 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance: Typisierung abstrakter Konzepte (mathematische Konzepte, Organisation menschlicher Aktivitäten, mentale Prozesse) und ausdrückliche Bewertung der „praktischen Anwendung“
  • Aktualisierung der SME-Leitlinien 2024 (einschließlich KI): Unterstützung bei der Beurteilung von KI-bezogenen Erfindungen gemäß § 101 im Amtsblatt
  • Leitlinien für KI-Erfinder (Überarbeitung 2024→2025): Betonung der Klarstellung, dass KI ein Werkzeug ist und der Erfinder eine natürliche Person

8. Rechtsdurchsetzung und Rechtsbehelfe (§§ 271–287)

Arten der Verletzung (§ 271)

Der Kern der Verletzung ist die unbefugte Nutzung (Herstellung, Verwendung, Angebot zum Verkauf, Verkauf, Einfuhr) (§ 271(a)), wobei es abgeleitete Arten wie die Anstiftung zur Verletzung (§ 271(b)) gibt. In einem Rechtsstreit werden die folgenden drei Elemente parallel aufgebaut:

  • Behauptung der Erfüllung anhand der Anspruchsübersicht
  • Einwände aufgrund des Stands der Technik und der Nichtigkeit (§§ 102, 103, 112, 101 usw.)
  • Voraussetzungen für Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche

Typischer Ablauf eines Verfahrens vor einem Bundesbezirksgericht

Klageerhebung → Klageerwiderung und Einreden → Discovery → Auslegung der Ansprüche (Markman) → summarisches Urteil → Hauptverhandlung → Berufung (CAFC)

Auslegung von Ansprüchen nach dem Phillips-Standard: Das CAFC legt einen Rahmen für die Auslegung fest, bei dem der Wortlaut der Ansprüche als Ausgangspunkt dient und internem Beweismaterial wie der Beschreibung und dem Prüfungsverlauf große Bedeutung beigemessen wird. Anstatt ein „vorteilhaftes Wörterbuch“ für den Rechtsstreit zu erstellen, ist es wichtig, von der Anmeldung an konsistente Definitionen und Ausführungsformen zu verwenden.

Arten der Rechtsbehelfe (§§ 283–287)

Gesetzestext Inhalt Praktische Hinweise
§ 283 Unterlassungsklage (injunction) Das Gericht kann nach Billigkeitsgrundsätzen eine Unterlassungsverfügung erlassen
§284 Schadensersatz Die Möglichkeit einer Verdreifachung ist gesetzlich vorgesehen (die Voraussetzungen für die Verdreifachung werden durch die Rechtsprechung konkretisiert)
§285 Anwaltskosten In Ausnahmefällen („exceptional cases“) werden der obsiegenden Partei angemessene Anwaltskosten zugesprochen
§286 Verjährungsfrist Für Verstöße, die länger als sechs Jahre zurückliegen, gilt eine Verjährungsfrist
§287 Kennzeichnung und Benachrichtigung Unzureichende Produktkennzeichnung kann den Schadensersatzanspruch einschränken

Drei Punkte bei der Gestaltung: (1) Die Produktlinie muss von Beginn an über eine ordnungsgemäße Kennzeichnung verfügen, (2) die Gestaltung der Verletzungsmitteilung (notice) (wann, an wen, aufgrund welcher Ansprüche, welche Ausführungsformen) muss mit den Verfahren vor Gericht, der ITC und der PTAB abgestimmt sein, (3) im Hinblick auf die Kostenübernahme (§285) dürfen „Schwächen“ in den Argumenten nicht unberücksichtigt bleiben.

9. Strategischer Einsatz der ITC (Section 337)

Die ITC kann als strategisches Forum dienen, um Rechtsbehelfe wie Ausschlussverfügungen (exclusion order) gegen importierte Waren zu erwirken. Die Rechtsgrundlage hierfür ist 19 U.S.C. §1337 (Section 337).

Stärken der ITC

  • Im Gegensatz zu Bezirksgerichten steht nicht der Schadenersatz im Mittelpunkt, doch die sofortige Wirksamkeit der Einfuhrsperre ist eine Stärke
  • Lässt sich gut mit einer Unterlassungsstrategie kombinieren, die auch die vorgelagerten Bereiche der Lieferkette (Importeure, Zollabfertigung) einbezieht
  • Die Bearbeitung erfolgt schneller als vor den Bezirksgerichten (ca. 15–18 Monate)

10. PTAB und AIA-Überprüfung (IPR/PGR)

Das AIA hat einen Rahmen eingeführt, in dem die Gültigkeit von Ansprüchen nach der Erteilung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens aus verschiedenen Blickwinkeln angefochten werden kann, wobei die PTAB zur zentralen Entscheidungsinstanz wurde. Gegen Entscheidungen der PTAB (z. B. FWD bei IPR/PGR) kann systemisch beim CAFC Berufung eingelegt werden.

Vergleich der Verfahren

Verfahren Antragsteller Behördengebühren (wesentliche) Hauptziel
IPR
(Inter Partes Review)		 In der Regel Dritte (typischerweise mutmaßliche Rechtsverletzer) Antrag (≤ 20 Ansprüche) 23.750 $
+ nach Erfolg 28.125 $		 Parallele Nichtigkeitsklage vor dem Bezirksgericht, Erlangung einer Aussetzung, Verhandlungsinstrument
PGR
(Post Grant Review)		 Grundsätzlich Dritte Antrag (≤ 20 Ansprüche) 25.000
$ + nach Erfolg 34.375 $		 Frühzeitige umfassende Nichtigkeitsklage (Voraussetzungen für die Zulassung und der relevante Zeitraum unterscheiden sich von denen des IPR)
CBM
(historisches System)		 Begrenzter Anwendungsbereich Gebührenordnung: gleiche Rahmenbedingungen wie PGR Angriffe nach Erteilung im Finanzbereich usw. (siehe frühere Fälle)

Fallstricke bei der Budgetierung: Es ist zu beachten, dass die Kosten für die AIA-Überprüfung neben der Antragsgebühr eine separate „Gebühr nach Einleitung des Verfahrens (post-institution fee)“ beinhalten.

Aktuelle politische Entwicklungen (im Umfeld der PTAB)

  • Vorschlag für eine Verordnung vom Oktober 2025: Vorschlag, der unter anderem die Aufteilung der IPR-Verfahren auf „Parallelverfahren“ und „Ansprüche mit rechtskräftigen/vorherigen Entscheidungen“ sowie die Aufforderung an den Antragsteller umfasst, in anderen Verfahren auf die Geltendmachung von §102/§103 zu verzichten
  • MTA (Motion to Amend): Auf der Grundlage des Pilotprojekts von 2019 wurden 2024 die endgültigen Vorschriften veröffentlicht und das Datum des Inkrafttretens bekannt gegeben
  • Statistik für das Geschäftsjahr 2025: Veröffentlichung der Ergebnisverteilung bei Anträgen, Patenten und Ansprüchen, u. a. mit einer Einleitungsquote (auf Antrag) von 58 %

11. Aufrechterhaltung, internationale Anmeldungen und aktuelle Änderungen

Verwaltung und Fristenüberwachung

Jahresgebühren (Maintenance Fee) sind vor allem für Gebrauchsmuster (und neu erteilte Gebrauchsmuster) erforderlich; die gesetzlich festgelegten Fälligkeitstermine (3 Jahre und 6 Monate, 7 Jahre und 6 Monate, 11 Jahre und 6 Monate) sowie eine Nachfrist von 6 Monaten und die Annahme verspäteter Zahlungen bei unbeabsichtigter Verzögerung sind gesetzlich geregelt.

Was die Aufgabe und Wiederaufnahme von Anmeldeverfahren betrifft, so stehen Anträge auf Wiederaufnahme gemäß 37 C.F.R. 1.137 (unbeabsichtigte Verzögerung) im Mittelpunkt, wobei das USPTO die erforderlichen Unterlagen (erforderliche Antwort, Gebühr, Erklärung zur unbeabsichtigten Verzögerung usw.) ausdrücklich aufführt.Hinsichtlich der Patentlaufzeit sind gemäß § 154 die im Haupttext festgelegte Laufzeitgestaltung sowie die PTA (Verzögerungsanpassung) geregelt. Für Arzneimittel und ähnliche Erzeugnisse ist in § 156 eine Verlängerung aufgrund regulatorischer Anforderungen (PTE) vorgesehen.

Internationale Anmeldungen und Übergänge (Pariser Übereinkommen, PCT, Inanspruchnahme der US-Priorität)

Fristen für die Geltendmachung von Prioritätsrechten (Fallstricke): Das MPEP legt für die Geltendmachung ausländischer Prioritäten grundsätzlich Fristen wie die „4-Monats-/16-Monats-Regel“ (spätestens 4 Monate nach der US-Einreichung oder 16 Monate nach der ausländischen Einreichung) fest und stellt klar, dass eine Verlängerung nicht möglich ist. Da sich Kosten und Unsicherheiten bei einer nachträglichen Abhilfe (Antrag) drastisch erhöhen, sollte die Beschaffung und Einreichung von ADS- und Prioritätsunterlagen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung in die Praxis umgesetzt werden.

Der Übergang vom PCT in die US-Phase ist grundsätzlich so gestaltet, dass die nationale Phase 30 Monate nach dem Prioritätsdatum beginnt, wobei der Rahmen für das US-Verfahren in § 371 festgelegt ist. Bei der Geltendmachung von Rechten auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung können bei Bedarf beglaubigte Abschriften, englische Übersetzungen usw. verlangt werden (§ 365).

Wichtige Entwicklungen der letzten etwa 10 Jahre

Bereich Entwicklung
§ 101 (Software/KI) Veröffentlichung der PEG im Amtsblatt 2019 und nachfolgende Aktualisierungen. Für 2024 wird eine ergänzende Anleitung zur Eignungsprüfung, einschließlich KI, vorgelegt
KI-Erfinder Nach Veröffentlichung der Leitlinien 2024: Überarbeitete und ersetzende Leitlinien 2025. AI gilt als Werkzeug, Erfinder sind natürliche Personen
Biotechnologie (§112 Enablement) Aufgrund des Urteils in der Rechtssache Amgen gegen Sanofi wurden die Anforderungen an die Erfindbarkeitsprüfung für funktionale Gattungen verschärft. Das USPTO hat ebenfalls ein Memo zur Prüfpraxis veröffentlicht
PTAB-Praxis Die endgültige MTA-Verordnung (2024) und der Verordnungsvorschlag zur Praxis des IPR-Systems (2025) wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht; die Systemgestaltung (Beweisaufnahme, Koordinierung paralleler Verfahren, Praxis der Berichtigung) wird fortlaufend aktualisiert
Statistiken für das Geschäftsjahr 2025 Die Einleitungsquote und die Ergebnisverteilung wurden veröffentlicht, sodass bei der Fallbewertung die „Wahrscheinlichkeit, dass das Verfahren bis zum Ende durchgeführt wird“, berücksichtigt werden kann

12. Checkliste für die Praxis

Vor der Einreichung (Pre-filing)

  • Definieren Sie die „kleinste Einheit“ der Erfindung und prüfen Sie vorrangig, ob keine Mängel bei der Offenlegung (Ausführungsbeispiele, Varianten, Daten) vorliegen, die §112(a) erfüllen
  • Bei Software/KI sind die technischen Wirkungen (Leistung, Ressourcen, Sicherheit usw.) in den Spezifikationen festzuhalten, um nicht in abstrakte Formulierungen zu verfallen, und es sind Materialien vorzubereiten, mit denen die „praktische Anwendung“ im Sinne des 2019 PEG/2024 AI SME Update erläutert werden kann
  • Im Bereich Biotechnologie ist die Rechtsprechung in den Fällen Myriad, Mayo und Amgen zu berücksichtigen; die Planung erfolgt unter Berücksichtigung der „Breite“ von Naturstoffen, Korrelationen und funktionalen Gattungen, wobei die Substanz der unterstützenden Daten und die Aufteilung der Ansprüche (Mehrfachanmeldungen) vorausgesetzt werden
  • Legen Sie die Prioritätsstrategie (vorläufig → nicht vorläufig, Paris, PCT) in Verbindung mit dem „Veröffentlichungsdatum“, den „Finanzmitteln“ und dem „Plan zur Datenerfassung“ fest (legen Sie die Fristen von 12 und 30 Monaten vorrangig fest).

Während der Anmeldeverfahren (Prosecution)

  • Bei der Antwort auf den Office Action (OA) wird unter Berücksichtigung von Fristverlängerungen (37 C.F.R. 1.136) und Kostenauswirkungen die Reihenfolge der Argumente und Korrekturen festgelegt (soll man Streitpunkte frühzeitig ausräumen oder sie durch Folgeanmeldungen umgehen)
  • Unter Berücksichtigung von KSR sollte die Verteidigung gegen §103-Einwände nicht nur auf „Logik“ beruhen, sondern frühzeitig einen Beweisplan (eidesstattliche Erklärungen, experimentelle Daten, Sachverständige usw.) zu „Teaching Away“, „unexpected results“ usw. erstellen
  • Unter Berücksichtigung der Risiken gemäß § 112 (z. B. Enablement nach Amgen) sollten bei der Ansteuerung eines breiten Genus die Anzahl, Vielfalt und Reproduzierbarkeit der repräsentativen Beispiele verstärkt und die Anspruchsschicht in einer Folgeanmeldung (§ 120) neu strukturiert werden
  • In formaler Hinsicht sollten vermeidbare Kosten wie Docx-Anforderungen und Zuschläge für nicht-elektronische Anmeldungen zuverlässig vermieden werden

Nach der Anmeldung (Durchsetzung / Nacherteilung / Aufrechterhaltung)

  • Entwerfen Sie vor der Markteinführung des Produkts die Umsetzung der §287-Kennzeichnung (Produkt, Verpackung, virtuelle Kennzeichnung) und kontrollieren Sie den Ausgangspunkt für den Schadensersatz (Notice).
  • Erstellen Sie für die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen einen Plan zur Beweisführung hinsichtlich der Tatsachen „Wer hat was wo getan“, der den Verletzungsarten nach § 271 (direkte Verletzung, Anstiftung usw.) entspricht
  • Bei Einbeziehung von AIA-Überprüfungen (IPR/PGR) im Voraus planen, wie der Wert unter Berücksichtigung der „Erreichungsquote“ aus den PTAB-Statistiken maximiert werden kann – sei es durch Aussetzung vor dem Bezirksgericht, Kombination mit ITC-Verfahren oder Vergleich (insbesondere da die Antragsgebühren zweistufig sind)
  • Die Jahresgebühren sollten als obligatorische Termine nach 3,5/7,5/11,5 Jahren in den Kalender aufgenommen werden; auch die „letzte Schutzmaßnahme“, einschließlich einer sechsmonatigen Nachfrist und Abhilfe bei verspäteter Zahlung (unbeabsichtigt), sollte in einem Verfahren festgehalten werden
  • Da die Fristen für die Geltendmachung ausländischer Priorität (z. B. 4-Monats-/16-Monats-Regel) streng sind und eine nachträgliche Abhilfe (Antrag) zu einem sprunghaften Anstieg der Kosten und Unsicherheiten führt, sollte dies bereits bei der Anmeldung berücksichtigt werden

Zusammenfassung

In der US-Patentpraxis entscheiden die Ausgestaltung der Ansprüche unter Berücksichtigung des Dreiecks aus § 101, § 103 und § 112 sowie die Ausführlichkeit der Beschreibung im Hinblick auf den Phillips-Standard über Erfolg oder Misserfolg bei der Prüfung, in Rechtsstreitigkeiten und in PTAB-Verfahren.Von der Wechselwirkung zwischen Bundesbezirksgerichten, ITC und PTAB über die Voraussetzungen für Unterlassungs-, Schadensersatz- und Kennzeichnungsansprüche (§§ 283–287) bis hin zur Verwaltung von Jahresgebühren und den Fristen für Prioritätsansprüche – die Themen, die japanische Unternehmen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive im Blick behalten sollten, sind vielfältig.Eine strategische Vorgehensweise, die die Rechtsprechung in den Fällen Alice, Mayo, Myriad, KSR und Amgen sowie die neuesten Entwicklungen in den USPTO-Leitlinien berücksichtigt, führt direkt zur Maximierung des Wertes des geistigen Eigentums auf dem US-Markt.

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*Dieser Artikel wurde auf der Grundlage von Title 35 U.S.C., 37 C.F.R., MPEP, veröffentlichten Unterlagen des USPTO und CAFC-Rechtsprechung (Stand: April 2026) erstellt und dient der allgemeinen Information. Für konkrete Entscheidungen in Einzelfällen empfehlen wir die Konsultation von Experten, einschließlich US-Patentanwälten.

杉浦健文 弁理士

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer

Unterstützt Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Verfügt über fundierte Kenntnisse in Bezug auf IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).