Überblick über das amerikanische Geschmacksmustersystem.

Das US-amerikanische Geschmacksmusterrecht (Design Patent) weist zwar im Grundgerüst Ähnlichkeiten mit dem japanischen Geschmacksmusterrecht auf, unterscheidet sich jedoch in der Anwendung der Prüfungsstandards und den Regeln zur Durchsetzung von Rechten erheblich. In diesem Artikel werden die Geschmacksmusterrechte der USA und Japans unter sieben Gesichtspunkten – Eintragungsvoraussetzungen, Anmeldeverfahren, Schutzdauer, Voraussetzungen für eine Verletzung, Schadenersatz, internationale Anmeldung und Anforderungen an die Zeichnungen – ausführlich verglichen und erläutert.Wir haben die wichtigsten Punkte, die japanische Unternehmen bei der Erlangung und Nutzung von Geschmacksmusterrechten in den USA beachten sollten, umfassend zusammengestellt.

1. Eintragungsvoraussetzungen (Neuheit, Nicht-Offensichtlichkeit, Geschmacksmustercharakter usw.)

Anmeldevoraussetzungen in den USA

Das US-Geschmacksmusterrecht ist als Teil des Patentgesetzes geregelt und verlangt ein „neues, originelles und dekoratives Design für hergestellte Gegenstände“. Konkret müssen die folgenden drei Anforderungen erfüllt sein.

Anmeldevoraussetzungen in Japan

Auch im japanischen Geschmacksmustergesetz sind Neuheit und nicht offensichtliche Schöpfungsleistung (entspricht der „Nicht-Offensichtlichkeit“ in den USA) Voraussetzungen für die Eintragung. Gemäß Artikel 3 des Geschmacksmustergesetzes können Geschmacksmuster, die mit vor der Anmeldung öffentlich bekannten Geschmacksmustern identisch oder diesen ähnlich sind, nicht eingetragen werden, und Geschmacksmuster, die leicht zu schaffen sind, werden zurückgewiesen.

In Japan wird ein Geschmacksmuster definiert als „Form, Muster oder Farbe (oder eine Kombination davon) eines Gegenstands (einschließlich Teilen davon), die durch visuelle Wahrnehmung einen ästhetischen Eindruck hervorruft“. Rein funktionale Formen, die keinen ästhetischen Eindruck (keine Ästhetik) hervorrufen, sind somit nicht schutzfähig.

Auch in Japan gibt es eine „Grace Period“ auf der Grundlage der Selbstoffenbarung, und durch eine Gesetzesänderung in den letzten Jahren wurde die Anwendung einer Ausnahme für Selbstveröffentlichungen innerhalb eines Jahres vor der Anmeldung möglich (bisher 6 Monate). Allerdings sind in Japan bei der Anmeldung bestimmte Verfahren erforderlich (Antrag auf Anwendung der Ausnahme und Einreichung von Nachweisen usw.), was sich von den USA unterscheidet, wo die Anwendung automatisch und ohne Verfahren erfolgt.

Zudem wurde in Japan durch die Gesetzesänderung von 2020 der Schutz von Bilddesigns (Bildschirmanzeigen und Icons selbst) ermöglicht, doch historisch gesehen wurde bisher der Schwerpunkt auf der Warenbezugigkeit gelegt. Insgesamt sind die Eintragungsvoraussetzungen in den USA und Japan zwar im Großen und Ganzen gleich, doch weisen die Systeme Unterschiede hinsichtlich der Auffassung von Waren, der Handhabung der Schonfrist und der ausdrücklichen Festlegung der Anforderungen an die dekorative Eigenschaft auf.

2. Anmeldeverfahren (Anmeldeunterlagen, Prüfung, Gebühren usw.)

Anmeldeverfahren in den USA

Die Anmeldung eines Geschmacksmusterpatents in den USA erfolgt in einem Formular, das dem für Patentanmeldungen entspricht. Die für die Anmeldung erforderlichen Unterlagen sind wie folgt:

In den USA gilt grundsätzlich das Prinzip „ein Design, eine Anmeldung“. Wenn jedoch mehrere Designs als Teil eines einzigen kreativen Konzepts angesehen werden, kann es unter Umständen zulässig sein, mehrere Ausführungsformen (Embodiments) in einer einzigen Anmeldung zusammenzufassen. Wenn der Prüfer feststellt, dass die Einheitlichkeitsanforderung nicht erfüllt ist, wird eine Einschränkungsaufforderung (Restriction Requirement) erteilt, und die Anmeldung muss geteilt oder der Schutzumfang eingeschränkt werden.

Werden ähnliche Designs separat angemeldet, kann es vorkommen, dass die spätere Anmeldung unter Berufung auf die frühere Anmeldung wegen fehlender Nicht-Offensichtlichkeit zurückgewiesen wird. Um dem entgegenzuwirken, wird in manchen Fällen ein Terminal Disclaimer (ein Verfahren, bei dem die Laufzeit der späteren Anmeldung am selben Tag wie die der früheren Anmeldung endet) eingereicht.

Prüfung und Kosten in den USA

In den USA unterliegen Geschmacksmuster ebenfalls einer materiellen Prüfung. Nach der Anmeldung recherchiert ein auf Geschmacksmuster spezialisierter Prüfer des USPTO nach älteren Geschmacksmustern und prüft die Neuheit, Nicht-Offensichtlichkeit und die Geschmacksmusterhaftigkeit. Die Prüfungsdauer beträgt im Durchschnitt etwa 8 bis 12 Monate, woraufhin das Ergebnis der ersten Prüfung (Office Action) mitgeteilt wird.

Anmeldeverfahren in Japan

In Japan ist ein eigenständiges Verfahren nach dem Geschmacksmustergesetz für die Anmeldung von Geschmacksmustern vorgesehen. In der Anmeldung sind der Name des Geschmacksmusters (Bezeichnung des Gegenstands), Angaben zum Urheber und zum Anmelder anzugeben und Zeichnungen oder Fotos einzureichen (durch eine Gesetzesänderung in den letzten Jahren ist nun auch die Anmeldung anhand von Fotos oder CG-Zeichnungen möglich).

Bei einer japanischen Geschmacksmusteranmeldung ist die Angabe von Ansprüchen nicht erforderlich; der Umfang des Schutzes wird durch die eingereichten Zeichnungen selbst bestimmt. Außerdem gilt grundsätzlich das Prinzip „eine Anmeldung, ein Geschmacksmuster“, sodass es im Gegensatz zu den USA grundsätzlich nicht möglich ist, mehrere Geschmacksmuster in einer einzigen Anmeldung zusammenzufassen. Wenn mehrere Designvarianten geschützt werden sollen, müssen diese separat angemeldet werden.

Es gibt jedoch ein System für verwandte Geschmacksmuster, das es ermöglicht, Designs, die dem Hauptgeschmacksmuster ähnlich sind, als verwandte Geschmacksmuster zu verknüpfen und zu schützen (durch die Reform von 2020 wurde der Zeitraum für die Einreichung von Anmeldungen für verwandte Geschmacksmuster verlängert). Auch Teilgeschmacksmuster können als eigenständige Anmeldekategorien angemeldet werden; eine nachträgliche Umwandlung in ein Teilgeschmacksmuster ist jedoch nicht zulässig, wie dies in den USA der Fall ist, sodass die Zeichnungen bereits bei der Anmeldung als Teilgeschmacksmuster eingereicht werden müssen.

Prüfung und Kosten in Japan

Auch in Japan gilt das Prinzip der Prüfung und Eintragung, bei dem eine Sachprüfung durchgeführt wird. Die Frist bis zur Mitteilung über die erste Prüfung beträgt durchschnittlich etwa 6 bis 7 Monate; verläuft alles reibungslos, kommt es in vielen Fällen etwa 8 bis 12 Monate nach der Anmeldung zur Eintragungsentscheidung. Ein Prüfungsantrag ist nicht erforderlich, die Prüfung erfolgt gleichzeitig mit der Anmeldung.

3. Schutzdauer

Schutzdauer in den USA

Die Schutzdauer eines US-Geschmacksmusterpatents beträgt 15 Jahre ab dem Ausstellungsdatum (Registrierungsdatum) des Geschmacksmusterpatents.Früher betrug sie 14 Jahre, wurde jedoch durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2015 (im Zusammenhang mit dem Beitritt zum Haager Abkommen) auf 15 Jahre verlängert. Während dieses Zeitraums fallen keine jährlichen Aufrechterhaltungsgebühren an, und der Schutz besteht ohne zusätzliche Kosten von der Anmeldung bis zum Ablauf der Schutzdauer fort. Da die Designanmeldung zudem erst dann veröffentlicht wird, wenn sie als Patent erteilt wird, beginnt der 15-jährige Countdown erst zum Zeitpunkt der Erteilung.

Schutzdauer in Japan

Die Schutzdauer für Geschmacksmusterrechte in Japan wurde in den letzten Jahren verlängert und beträgt nun 25 Jahre ab dem Anmeldetag (Gesetzesänderung, in Kraft getreten am 1. April 2020; für Anmeldungen vor diesem Zeitpunkt gilt „20 Jahre ab dem Eintragungsdatum“). Da der Anmeldetag als Ausgangspunkt für die Berechnung der Schutzdauer dient, besteht der Schutz für maximal 25 Jahre, einschließlich der für die Prüfung und Eintragung benötigten Zeit. In Japan ist die jährliche Zahlung von Jahresgebühren erforderlich, und es ist zu beachten, dass das Recht erlischt, wenn diese Gebühren nicht entrichtet werden.

4. Voraussetzungen für eine Verletzung (Beurteilungskriterien für eine Verletzung und Umfang der Rechte)

Beurteilung der Verletzung in den USA

Die Frage, ob eine Verletzung eines US-Geschmacksmusterrechts vorliegt, wird anhand des „Ordinary Observer“-Tests beurteilt. Dabei wird geprüft, ob ein durchschnittlicher Käufer, der das betreffende Produkt erwerben würde, beim Anblick des Designs des mutmaßlich verletzenden Produkts fälschlicherweise annehmen könnte, dass es sich um dasselbe Produkt wie das durch das Geschmacksmuster geschützte handelt.

Diese Beurteilung der Ähnlichkeit durch Gesamtbetrachtung ist ein traditioneller Test, der seit dem Urteil des Obersten Bundesgerichts der Vereinigten Staaten in der Rechtssache Gorham Co. v. White (1871) angewendet wird und im Fall Egyptian Goddess aus dem Jahr 2008 erneut bestätigt wurde. In diesem Urteil wurde der bisherige „Point-of-Novelty“-Test für überflüssig erklärt und eine Methode dargelegt, bei der unter Berücksichtigung bereits bestehender Geschmacksmuster anhand einer Gesamtbetrachtung beurteilt wird, ob die Produkte im Wesentlichen identisch sind.

Beurteilung der Verletzung in Japan

Die Frage, ob eine Designrechtsverletzung in Japan vorliegt, wird danach beurteilt, ob das eingetragene Design und das mutmaßlich verletzende Design „identisch oder ähnlich“ sind (Art. 23 des Designgesetzes). Diese Beurteilung erfolgt in zwei Schritten.

Stufe 1: Ähnlichkeit der Gegenstände – Voraussetzung ist, dass der Verwendungszweck und die Funktion des mutmaßlich verletzenden Produkts und des eingetragenen Geschmacksmusters identisch oder ähnlich sind. Sind die Gegenstände völlig unterschiedlich, wird das Geschmacksmuster als nicht ähnlich behandelt, unabhängig davon, wie sehr sich die Formen ähneln.

Stufe 2: Ähnlichkeit der Form – Wenn festgestellt wird, dass die Waren übereinstimmen oder ähnlich sind, werden die Gestaltungselemente und charakteristischen Merkmale der Form beider Geschmacksmuster verglichen, um zu beurteilen, ob sie insgesamt einen gemeinsamen ästhetischen Eindruck vermitteln. Dabei wird tendenziell der Ähnlichkeit der wesentlichen Teile des Geschmacksmusters (die in gestalterischer Hinsicht besonders die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehenden Merkmale) besondere Bedeutung beigemessen.

5. Schadenersatz (Rechtsbehelfe und Höhe des Schadenersatzes)

Schadensersatz in den USA

In den USA sind bei einer Verletzung eines Geschmacksmusterrechts Unterlassungsklagen (Verbot der Verletzungshandlung) und Schadenersatzansprüche möglich. Besonders hervorzuheben ist die in § 289 des US-Patentgesetzes geregelte zusätzliche Rechtsbehelfsmöglichkeit bei Geschmacksmusterverletzungen.

Schadensersatz in Japan

In Japan bestehen die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe bei einer Designrechtsverletzung aus einem Unterlassungsanspruch und einem Anspruch auf Schadensersatz, was im Wesentlichen dem gleichen Schema wie bei einer Patentverletzung entspricht. Die Höhe des Schadensersatzes kann wahlweise anhand einer der folgenden Methoden nachgewiesen werden.

Es wird nicht der gesamte Gewinn des Verletzers als Schadensersatz gezahlt, sondern es wird der Beitrag des Geschmacksmusters zum Produkt berücksichtigt, sofern dieses einen Teil des Produkts ausmacht. In japanischen Geschmacksmusterverfahren werden in der Regel Schadensersatzbeträge in Höhe von mehreren Millionen bis zu mehreren zehn Millionen Yen zugesprochen. Darüber hinaus gibt es in Japan auch strafrechtliche Sanktionen: Bei schwerwiegenden Verletzungen von Geschmacksmusterrechten können Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren oder Geldstrafen von bis zu 10 Millionen Yen (bei juristischen Personen bis zu 300 Millionen Yen) verhängt werden (Art. 69 des Geschmacksmustergesetzes).

Entwicklungen in der Rechtsprechung

In den USA hat der bereits erwähnte Fall „Apple gegen Samsung“ die Bedeutung von Geschmacksmusterrechten sprunghaft erhöht, und seitdem werden Geschmacksmusterpatente auch im Hightech-Bereich aktiv genutzt. Darüber hinaus wurde kürzlich im Fall „LKQ Corp. gegen GM“ über die Kriterien zur Beurteilung der Nicht-Offensichtlichkeit von Geschmacksmusterpatenten diskutiert.Im Jahr 2024 entschied das Plenum des Bundesberufungsgerichts für den Circuit of Appeals (CAFC), dass der seit langem angewandte Rosen-Durling-Test insoweit ungültig sein kann, als er dem Tenor des KSR-Urteils des Obersten Gerichtshofs widerspricht, und dass künftig eine ebenso flexible Beurteilung der Nicht-Offensichtlichkeit wie bei Gebrauchsmustern anzuwenden sei.

In Japan wurden in jüngeren bedeutenden Urteilen zu Designverletzungen, wie beispielsweise im „Taschen-Design-Fall“, Methoden zur Bestimmung der wesentlichen Merkmale eines Designs und zur Beurteilung der Ähnlichkeit dargelegt.Da die Rechtsreform von 2020 eine Strategie zur Verlängerung der Schutzdauer durch verwandte Geschmacksmuster ermöglicht hat, ergeben sich neue Streitpunkte, wie beispielsweise die Unterscheidung zwischen dem Hauptgeschmacksmuster und verwandten Geschmacksmustern in Verletzungsverfahren. Insgesamt zeichnet sich das US-amerikanische Rechtssystem durch ein Geschworenengerichtssystem aus, das zu hohen Schadenersatzsummen führen kann, während das japanische System durch stabile Verfahren vor spezialisierten Kammern (dem Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum) gekennzeichnet ist; dennoch bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Systemen hinsichtlich der Höhe des Schadenersatzes und der Abschreckungswirkung.

6. Internationale Anmeldung (Haager Abkommen)

Überblick über das Haager Abkommen

Sowohl die USA als auch Japan sind 2015 dem Haager Abkommen, dem internationalen Registrierungssystem für Geschmacksmuster, beigetreten. Unternehmen können mithilfe der internationalen Haager Anmeldung mit einer einzigen Anmeldung Geschmacksmusterschutz in mehreren Ländern (Vertragsstaaten) beantragen. Wenn die USA (USPTO) oder Japan (JPO) als benannte Staaten in die internationale Anmeldung aufgenommen werden, wird diese nach einer formalen Prüfung durch das Internationale Büro der WIPO an die Behörden der jeweiligen benannten Staaten weitergeleitet.

Da sowohl die USA als auch Japan Länder sind, in denen eine sachliche Prüfung durch Prüfer erfolgt, werden auch bei internationalen Anmeldungen ebenso wie bei nationalen Anmeldungen Prüfungen hinsichtlich Neuheit und Nicht-Offensichtlichkeit durchgeführt, und bei Vorliegen von Ablehnungsgründen wird eine Ablehnungsmitteilung (refusal) erteilt. Grundsätzlich muss innerhalb von 12 Monaten nach dem Tag der internationalen Veröffentlichung mitgeteilt werden, ob eine Ablehnung vorliegt; liegt keine Ablehnungsmitteilung vor, wird das Geschmacksmuster eingetragen.

Vorteile und zu beachtende Punkte bei internationalen Anmeldungen

Da bei Haager Anmeldungen grundsätzlich strenge Beschränkungen für die Korrektur von Zeichnungen nach der Anmeldung gelten, wird japanischen Unternehmen empfohlen, zunächst eine nationale Geschmacksmusteranmeldung einzureichen und bei der Haager Anmeldung mit Benennung der USA dieselben Zeichnungen zu verwenden. Insbesondere wenn die USA benannt werden sollen, lassen sich spätere Probleme mit der Unkorrigierbarkeit vermeiden, indem bereits bei der japanischen Anmeldung Zeichnungen im US-amerikanischen Stil (mit ausreichenden Ansichten und Schattierungen) erstellt werden.

Mehrere Geschmacksmuster und das Problem der Einheitlichkeit

Das Haager System selbst erlaubt zwar die Einbeziehung von bis zu 100 Geschmacksmustern in einer einzigen internationalen Anmeldung, doch in Ländern wie den USA oder Japan, in denen nach innerstaatlichem Recht grundsätzlich das Prinzip „ein Geschmacksmuster pro Anmeldung“ gilt, besteht die Gefahr einer Zurückweisung wegen Verstoßes gegen die Einheitlichkeit. In der Praxis empfiehlt es sich daher, bei Haager Anmeldungen, die die USA und Japan einschließen, grundsätzlich das Prinzip „ein Geschmacksmuster pro Anmeldung“ anzuwenden.

Weitere praktische Hinweise

Bei einer Haager Anmeldung, in der die USA benannt sind, gilt der Anmelder der internationalen Anmeldung als Erfinder des Geschmacksmusters nach US-Recht und muss zu einem späteren Zeitpunkt eine eidesstattliche Erklärung (oath) beim USPTO einreichen. Die direkte Anmeldung unter Inanspruchnahme einer Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft (Anmeldung in den USA über den Pariser Weg innerhalb von sechs Monaten nach der Anmeldung in Japan) ist weiterhin ein gängiges Verfahren. Die Entscheidung, ob die Haager Systematik genutzt oder eine direkte Anmeldung vorgenommen wird, hängt von der Anzahl der benannten Länder, den Kosten und dem Verfahrensaufwand ab.

7. Anforderungen an die Zeichnungen (Qualitätsstandards für Zeichnungen, Darstellung von gestrichelten Linien usw.)

Anforderungen an Zeichnungen in den USA

Die Zeichnungen bilden den Kern einer Geschmacksmusteranmeldung, und das USPTO verlangt hochwertige und detaillierte Zeichnungen.

Bei Schnittzeichnungen wird empfohlen, diese nicht einzureichen, wenn die Unebenheiten der Oberfläche durch Schattierungen erkennbar sind. Schnittzeichnungen gelten für die Auslegung der Rechte als gültige Zeichnungen; die Darstellung unnötiger Schnitte könnte den Schutzumfang unnötig einschränken. Außerdem haben Farbfotos den Nachteil, dass der Schutzumfang auf diese Farben beschränkt wird, und eine Mischung aus Strichzeichnungen und Fotos ist nicht zulässig.

Anforderungen an Zeichnungen in Japan

Auch in Japan ist für die Anmeldung eines Geschmacksmusters grundsätzlich die Einreichung von Sechsansichten (Zeichnungen aus sechs Richtungen) erforderlich. Zusätzlich zu den Ansichten von vorne, hinten, von links und rechts, von oben und von unten ist es bei dreidimensionalen Objekten üblich, eine Schrägansicht beizufügen.

Unterschiede in den Zeichnungsstandards beider Länder

Konkret bedeutet dies, dass Sie ordnungsgemäße Strichzeichnungen mit Schatten und Ansichten aus sechs Richtungen vorbereiten und diese bereits bei der Anmeldung in Japan verwenden sollten, um eine spätere Ausweitung auf die USA zu erleichtern. Die Zeichnungen sind das A und O des Geschmacksmusterrechts, und für die Erstellung von Zeichnungen, die sowohl in den USA als auch in Japan problemlos akzeptiert werden, ist fachliches Know-how unerlässlich.

Vergleichstabelle der Geschmacksmusterregelungen in den USA und Japan

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen fassen wir die wichtigsten Unterschiede zwischen dem US-amerikanischen und dem japanischen Geschmacksmustersystem zusammen.

Aus dem obigen Vergleich geht hervor, dass sich das US-amerikanische Geschmacksmusterrecht und das japanische Geschmacksmusterrecht zwar im grundlegenden Rahmen ähneln, jedoch wesentliche Unterschiede hinsichtlich der Anwendung der Prüfungsstandards und der Regeln zur Durchsetzung von Rechten bestehen.Wenn japanische Unternehmen in den USA Geschmacksmusterrechte erwerben und nutzen, ist eine Strategie erforderlich, die die für die USA spezifischen strengen Anforderungen an die Zeichnungserstellung sowie die Risiken bei einer Verletzung (hohe Schadenersatzzahlungen) ausreichend berücksichtigt. Andererseits strebt auch Japan mit der Gesetzesänderung von 2020 eine internationale Harmonisierung an, beispielsweise durch die Verlängerung der Schutzdauer und die Ausweitung des Schutzes auf Bilddesigns, sodass die Entwicklungen beider Systeme auch in Zukunft aufmerksam verfolgt werden müssen.

Referenzmaterial

• Patentamt, Unterlagen des Ausschusses für Industrie und Infrastruktur: „Vergleich der Geschmacksmusterregelungen verschiedener Länder“ (2011) – Vergleich von Anmeldegebühren und sonstigen Gebühren
• JETRO „Handbuch für den Markteintritt in den USA – Anmeldung von Geschmacksmusterrechten“ (2022) – Hinweise zu den Unterschieden bei den Zeichnungsstandards zwischen Japan und den USA
• JETRO „Handbuch für den Markteintritt in den USA – Rechtsbehelfe bei Geschmacksmusterverletzungen“ (2022) – Vorstellung der US-amerikanischen Regelung zur Entschädigung in Höhe des Gesamtgewinns bei Geschmacksmusterverletzungen und des Rechtsstreits Apple gegen Samsung
• M&Partners „Änderung der Nicht-Offensichtlichkeitsstandards für Geschmacksmuster in den USA (LKQ v. GM)“ (2025) – Aktuelle Informationen zu Rechtsprechung bezüglich der Beurteilung der Nicht-Offensichtlichkeit von Geschmacksmustern in den USA
• WIPO-Nachrichten „Beitritt der USA und Japans zum Haager Abkommen“ (2015) – Ankündigung des Beitritts beider Länder

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer

Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Fundierte Kenntnisse in IP-Strategien für zukunftsweisende Bereiche wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).

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