Vue d'ensemble du système de conception américain.

Si le système américain des brevets de dessin ou modèle (Design Patent) partage un cadre fondamental commun avec le système japonais d'enregistrement des dessins et modèles, il existe toutefois des différences importantes dans l'application des critères d'examen et les règles relatives à l'exercice des droits. Dans cet article, nous comparons et analysons en détail les systèmes américain et japonais des dessins et modèles sous sept angles différents : les conditions d'enregistrement, la procédure de dépôt, la durée de protection, les critères de contrefaçon, les dommages-intérêts, les dépôts internationaux et les exigences en matière de dessins.Nous avons répertorié de manière exhaustive les points que les entreprises japonaises doivent prendre en compte lorsqu'elles acquièrent et exploitent des droits de dessin ou modèle aux États-Unis.

1. Conditions d'enregistrement (nouveauté, non-évidence, caractère esthétique, etc.)

Conditions d'enregistrement aux États-Unis

Le brevet de dessin ou modèle américain est défini dans le cadre de la loi sur les brevets et exige un « dessin ou modèle nouveau, original et décoratif pour un article manufacturé ». Concrètement, les trois conditions suivantes doivent être remplies.

Conditions d'enregistrement au Japon

La loi japonaise sur les dessins et modèles exige également la nouveauté et la non-évidence (équivalent de la non-évidence aux États-Unis) comme conditions d'enregistrement. Conformément à l'article 3 de la loi sur les dessins et modèles, les dessins et modèles identiques ou similaires à ceux déjà connus du public avant le dépôt de la demande ne peuvent être enregistrés, et les dessins et modèles pouvant être facilement créés sont également rejetés.

Au Japon, le dessin ou modèle est défini comme « la forme, le motif ou la couleur (ou leur combinaison) d'un produit (y compris une partie de celui-ci) qui suscite une sensation esthétique par le biais de la vue » ; les formes purement fonctionnelles qui ne suscitent pas de sensation esthétique (caractère esthétique) ne peuvent donc pas faire l'objet d'une protection.

Le Japon dispose également d’un délai de grâce fondé sur l’auto-divulgation, et une récente modification législative a permis d’appliquer une exception pour les auto-divulgations effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande (contre six mois auparavant). Toutefois, au Japon, des procédures spécifiques (demande d’application de l’exception et soumission de pièces justificatives, etc.) sont requises au moment du dépôt, ce qui diffère des États-Unis où l’application est automatique et ne nécessite aucune procédure.

De plus, bien que la révision législative de 2020 au Japon ait permis la protection des dessins et modèles visuels (affichages à l'écran ou icônes proprement dites), l'histoire montre que l'accent a toujours été mis sur la nature du produit. Dans l'ensemble, si les conditions d'enregistrement sont globalement similaires aux États-Unis et au Japon, il existe des différences institutionnelles telles que la conception du produit, l'application de la période de grâce et la formulation explicite des critères de caractère décoratif.

2. Procédure de dépôt (documents de dépôt, examen, taxes, etc.)

Procédure de dépôt aux États-Unis

Pour déposer une demande de brevet de dessin ou modèle aux États-Unis, il convient d'utiliser un formulaire similaire à celui utilisé pour les demandes de brevet. Les documents nécessaires à la demande sont les suivants.

Aux États-Unis, le principe est « une demande par dessin ou modèle », mais lorsque plusieurs dessins ou modèles sont jugés appartenir à un concept créatif unique, il peut être admis d'inclure plusieurs modes de réalisation (Embodiments) dans une seule demande. Si l'examinateur estime que l'exigence d'unicité n'est pas satisfaite, une exigence de restriction (Restriction Requirement) est émise, et il est alors nécessaire de diviser la demande ou de restreindre la portée des revendications.

Si des dessins similaires sont déposés séparément, la demande postérieure peut être rejetée pour défaut de non-évidence en se référant à la demande antérieure. Pour y remédier, il arrive que l'on recoure à une « clause de terminaison » (procédure visant à faire expirer la durée de validité de la demande postérieure à la même date que celle de la demande antérieure).

Examen et coûts aux États-Unis

Aux États-Unis, les dessins et modèles sont également soumis à un examen quant au fond. Après le dépôt de la demande, un examinateur spécialisé en dessins et modèles de l'USPTO effectue une recherche sur les dessins antérieurs et examine la nouveauté, la non-évidence et le caractère esthétique. La durée de l'examen est en moyenne de 8 à 12 mois, après quoi les résultats de l'examen initial (avis de l'Office) sont notifiés.

Procédure de dépôt au Japon

Au Japon, une procédure distincte est prévue par la loi sur les dessins et modèles pour les demandes d'enregistrement de dessins et modèles. La demande doit mentionner le nom du dessin ou modèle (nom de l'objet), les informations relatives au créateur et au déposant, et être accompagnée de dessins ou de photographies (une modification récente de la loi permet désormais de déposer une demande à l'aide de photographies ou de dessins de synthèse).

Dans le cadre d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle au Japon, il n'est pas nécessaire de formuler des revendications ; ce sont les dessins ou modèles soumis qui définissent l'étendue des droits. De plus, le principe est « une demande, un dessin ou modèle » ; il n'est donc en principe pas possible d'inclure plusieurs dessins ou modèles dans une seule demande, comme c'est le cas aux États-Unis. Si l'on souhaite protéger plusieurs variantes d'un même design, il est nécessaire de déposer des demandes distinctes.

Il existe toutefois un système de dessins et modèles connexes, qui permet de lier à un dessin ou modèle principal des dessins ou modèles similaires en tant que dessins ou modèles connexes et d'obtenir ainsi des droits sur ceux-ci (la période pendant laquelle il est possible de déposer une demande de dessin ou modèle connexe a été prolongée par la réforme de 2020). De plus, les dessins ou modèles partiels peuvent faire l'objet d'une demande distincte ; contrairement aux États-Unis, il n'est pas possible de modifier une demande pour y inclure un dessin ou modèle partiel a posteriori, et il est nécessaire de soumettre les dessins ou modèles partiels au moment du dépôt de la demande.

Examen et coûts au Japon

Le Japon applique également un système d'enregistrement avec examen quant au fond. Le délai moyen jusqu'à la notification du premier examen est d'environ 6 à 7 mois, et dans la plupart des cas, si tout se passe bien, l'examen aboutit à une décision d'enregistrement dans un délai d'environ 8 à 12 mois à compter du dépôt de la demande. Il n'est pas nécessaire de demander l'examen, celui-ci étant effectué simultanément au dépôt de la demande.

3. Durée de protection

Durée de protection aux États-Unis

La durée de validité d'un brevet de dessin ou modèle américain est de 15 ans à compter de la date de délivrance (date d'enregistrement).Auparavant, elle était de 14 ans, mais elle a été prolongée à 15 ans suite à une modification législative en 2015 (modification liée à l'adhésion à l'Arrangement de La Haye). Pendant cette période, aucune taxe de maintien annuelle n'est requise et la protection se poursuit sans frais supplémentaires depuis le dépôt de la demande jusqu'à l'expiration du droit. De plus, comme la demande de dessin ou modèle n'est pas publiée tant qu'elle n'a pas été délivrée en tant que brevet, le compte à rebours des 15 ans commence au moment de la délivrance.

Durée de protection au Japon

La durée de validité des droits de dessin ou modèle au Japon a été prolongée ces dernières années et est désormais de 25 ans à compter de la date de dépôt (loi modifiée entrée en vigueur le 1er avril 2020 ; pour les demandes antérieures, la durée est de « 20 ans à compter de la date d'enregistrement »). La durée de validité étant calculée à partir de la date de dépôt, la protection s'étend sur une période maximale de 25 ans, y compris le temps nécessaire à l'examen et à l'enregistrement. Au Japon, le paiement annuel des annuités est obligatoire et il convient de noter que le non-paiement de ces annuités entraîne l'extinction du droit.

4. Conditions de contrefaçon (critères de contrefaçon et étendue des droits)

Évaluation de la contrefaçon aux États-Unis

La question de la contrefaçon d'un brevet de dessin ou modèle américain est jugée selon le critère de l'« observateur ordinaire » (ordinary observer). Il s'agit de déterminer si un acheteur ordinaire susceptible d'acheter le produit en cause risque de croire, en voyant le design du produit présumé contrefait, qu'il s'agit du même produit que celui protégé par le brevet de dessin ou modèle.

Cette appréciation de la similitude par une observation globale est un test traditionnel utilisé depuis l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis Gorham Co. v. White (1871) et a été réaffirmé dans l'affaire Egyptian Goddess de 2008. Cet arrêt a rendu inutile le test traditionnel du « point de nouveauté » et a établi une méthode permettant de déterminer si les produits sont substantiellement identiques dans leur ensemble, tout en tenant compte de l'existence de dessins antérieurs.

Appréciation de la contrefaçon au Japon

Au Japon, l'existence d'une contrefaçon de droit de dessin ou modèle est déterminée en fonction du caractère « identique ou similaire » entre le dessin ou modèle enregistré et le dessin ou modèle présumé contrefait (article 23 de la loi sur les dessins et modèles). Cette appréciation s'effectue en deux étapes.

Première étape : similitude des objets - Il est présumé que l'usage et la fonction de l'objet en cause et de l'objet du dessin ou modèle enregistré sont identiques ou similaires. Si les objets sont totalement différents, le dessin ou modèle n'est pas considéré comme similaire, même si leurs formes se ressemblent fortement.

Deuxième étape : similitude des formes – Lorsque les produits sont reconnus comme identiques ou similaires, on compare les éléments constitutifs et les caractéristiques de forme des deux dessins ou modèles afin de déterminer si l'impression esthétique globale qu'ils produisent est commune. La similitude des éléments essentiels du dessin ou modèle (les parties distinctives qui attirent particulièrement l'attention du client) tend à être privilégiée.

5. Dommages-intérêts (mesures de redressement et montant de l'indemnisation)

Dommages-intérêts aux États-Unis

Aux États-Unis, en cas de contrefaçon d'un brevet de dessin ou modèle, il est possible d'obtenir une injonction (ordonnance interdisant l'acte de contrefaçon) ou de réclamer des dommages-intérêts. Il convient de noter les mesures de réparation supplémentaires prévues par l'article 289 du Code des brevets américain en cas de contrefaçon d'un brevet de dessin ou modèle.

Dommages-intérêts au Japon

Au Japon, les recours civils en cas de contrefaçon de droit de dessin ou modèle consistent en une action en cessation et une action en dommages-intérêts, ce qui correspond à un schéma presque identique à celui applicable en cas de contrefaçon de brevet. Le montant des dommages-intérêts peut être calculé en apportant la preuve de l'un des éléments suivants :

Le montant total des bénéfices de l'auteur de la contrefaçon n'est pas intégralement indemnisé ; lorsque le dessin ou modèle concerne une partie du produit, son degré de contribution est pris en compte. Dans les litiges relatifs aux dessins et modèles au Japon, les montants des dommages-intérêts accordés s'élèvent généralement à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de yens. Il existe également des sanctions pénales au Japon : les contrefaçons graves de droits sur les dessins et modèles sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans ou d'une amende maximale de 10 millions de yens (300 millions de yens pour les personnes morales) (article 69 de la loi sur les dessins et modèles).

Tendances jurisprudentielles

Aux États-Unis, l'affaire Apple c. Samsung mentionnée précédemment a considérablement renforcé l'importance des droits de dessin ou modèle, et depuis lors, les brevets de dessin ou modèle sont activement utilisés dans le secteur des hautes technologies. Récemment, dans l'affaire LKQ Corp. c. GM, les critères d'appréciation de la non-évidence des brevets de dessin ou modèle ont fait l'objet d'un débat.En 2024, la Cour d'appel fédérale (CAFC) a statué en séance plénière que le test Rosen-Durling, utilisé depuis de nombreuses années, pouvait être invalidé dans la mesure où il allait à l'encontre de l'esprit de l'arrêt KSR de la Cour suprême, et a indiqué qu'il convenait désormais d'appliquer une appréciation de la non-évidence aussi souple que pour les brevets de invention.

Au Japon, des jurisprudences récentes notables en matière de contrefaçon de dessins et modèles, telles que l’affaire « Bag Design », ont défini les éléments essentiels d’un dessin ou modèle et les méthodes d’appréciation de la similitude.La révision de 2020 ayant rendu possible une stratégie de prolongation des droits par le biais de dessins et modèles connexes, de nouveaux points de discussion ont également vu le jour, tels que la distinction entre le dessin ou modèle principal et les dessins ou modèles connexes dans les procès en contrefaçon. Dans l'ensemble, les États-Unis disposent d'un système juridique où des dommages-intérêts colossaux peuvent être accordés dans le cadre du système de jury, tandis que le Japon se caractérise par des procédures stables menées par une chambre spécialisée (Cour d'appel de la propriété intellectuelle) ; il existe toutefois des différences institutionnelles importantes en termes de montant des dommages-intérêts et de pouvoir dissuasif.

6. Demande internationale (Arrangement de La Haye)

Aperçu de l'Arrangement de La Haye

Les États-Unis et le Japon ont tous deux adhéré en 2015 à l'Arrangement de La Haye, qui constitue un système d'enregistrement international des dessins et modèles. Les entreprises peuvent utiliser la demande internationale de La Haye pour demander la protection de leurs dessins et modèles dans plusieurs pays (États contractants) en une seule fois. Lorsqu'une demande internationale est déposée en désignant les États-Unis (USPTO) ou le Japon (JPO) comme pays désignés, elle est transmise aux offices des pays désignés après un examen de forme par le Bureau international de l'OMPI.

Les États-Unis et le Japon étant tous deux des pays pratiquant l'examen quant au fond par des examinateurs, même dans le cadre d'une demande internationale, ils procèdent à un examen de la nouveauté et de la non-évidence, comme pour une demande nationale, et émettent une notification de refus (refusal) s'il existe des motifs de refus. En principe, la notification de refus doit être envoyée dans les 12 mois suivant la date de publication internationale ; en l'absence de notification de refus, le dessin ou modèle est enregistré.

Avantages et points à prendre en compte concernant la demande internationale

Les demandes au titre de l'Arrangement de La Haye étant soumises à des restrictions strictes en matière de modification des dessins après le dépôt, il est recommandé aux entreprises japonaises qui déposent d'abord une demande de dessin ou modèle au Japon, puis effectuent une demande au titre de l'Arrangement de La Haye en désignant les États-Unis, de créer dès le dépôt de la demande japonaise des dessins valables au niveau international. En particulier, si vous prévoyez de désigner les États-Unis, le fait d'utiliser des dessins au format américain (avec des vues suffisantes et des ombres) dès le dépôt de la demande japonaise permet d'éviter les problèmes de non-modifiabilité ultérieurs.

Problèmes liés aux dessins ou modèles multiples et à l'unicité

Bien que le système de La Haye permette en soi d'inclure jusqu'à 100 dessins ou modèles dans une seule demande internationale, dans les pays où la législation nationale impose le principe d'une demande par dessin ou modèle, comme aux États-Unis ou au Japon, la demande risque d'être rejetée pour violation du principe d'unicité. La pratique courante consiste donc à respecter le principe d'un dessin ou modèle par demande dans les demandes de La Haye, y compris celles concernant les États-Unis et le Japon.

Autres points pratiques

Dans le cadre d'une demande au titre du Système de La Haye désignant les États-Unis, le déposant de la demande internationale est considéré comme l'inventeur du dessin ou modèle au regard du droit américain et doit, ultérieurement, déposer une déclaration sous serment (oath) auprès de l'USPTO. La demande directe fondée sur une revendication de priorité au titre de la Convention de Paris (déposée aux États-Unis via la voie de Paris dans les six mois suivant le dépôt au Japon) reste également un moyen courant. Le choix entre le Système de La Haye et la demande directe doit être effectué en tenant compte du nombre de pays désignés, des coûts et de la charge administrative.

7. Exigences relatives aux dessins et modèles (normes de qualité des dessins, représentation des lignes en pointillés, etc.)

Exigences relatives aux dessins aux États-Unis

Les dessins constituent le cœur de la demande de brevet de dessin ou modèle, et l'USPTO exige des dessins détaillés et de haute qualité.

En ce qui concerne les coupes transversales, il est préférable de ne pas les soumettre si les irrégularités de l'aspect extérieur sont visibles grâce aux ombres. En effet, les coupes transversales sont également considérées comme des dessins valables pour l'interprétation des droits, et le fait d'indiquer des coupes superflues risque de limiter inutilement l'étendue des droits. De plus, les photographies en couleur présentent des inconvénients, tels que la limitation de l'étendue des droits à cette couleur, et il n'est pas permis de mélanger des dessins au trait et des photographies.

Exigences relatives aux dessins au Japon

Au Japon également, la demande de dépôt d'un dessin ou modèle exige en principe la soumission de six vues (vues dans six directions). Outre les vues de face, de dos, des côtés gauche et droit, du dessus et du dessous, il est d'usage d'ajouter une vue en perspective s'il s'agit d'un objet tridimensionnel.

Différences entre les normes de dessin des deux pays

Concrètement, il convient de préparer des dessins au trait comportant les six vues et des ombres portées, et de les utiliser dès le dépôt de la demande au Japon afin de faciliter le dépôt ultérieur aux États-Unis. Les dessins sont l'élément essentiel du droit sur les dessins et modèles, et un savoir-faire spécialisé est indispensable pour créer des dessins acceptables tant aux États-Unis qu'au Japon.

Tableau comparatif des systèmes de dessins et modèles aux États-Unis et au Japon

Compte tenu de ce qui précède, nous résumons ci-dessous les principales différences entre le système américain des brevets de dessin et modèle et le système japonais.

Il ressort de la comparaison ci-dessus que, bien que les cadres fondamentaux des systèmes de brevets de dessin et modèle américain et japonais soient similaires, il existe des différences importantes dans l'application des critères d'examen et les règles d'exercice des droits.Lorsque des entreprises japonaises acquièrent et exploitent des droits de dessin ou modèle aux États-Unis, elles doivent mettre en place une stratégie tenant pleinement compte des normes strictes propres aux États-Unis en matière de création de dessins et de plans, ainsi que des risques en cas de contrefaçon (dommages-intérêts élevés). D'autre part, le Japon s'efforce également de s'aligner sur les normes internationales grâce à la révision législative de 2020, qui prévoit notamment l'allongement de la durée de protection et l'extension de la protection des dessins graphiques ; il convient donc de rester attentif à l'évolution des systèmes des deux pays à l'avenir.

Références

• Office japonais des brevets, document du Comité consultatif sur la structure industrielle « Comparaison des systèmes de dessins et modèles par pays » (2011) - Comparaison des taxes de dépôt et des frais
• JETRO « Manuel d'implantation commerciale aux États-Unis - Dépôt de brevets de dessin ou modèle » (2022) - Remarques sur les différences entre les normes de dessin ou modèle japonaises et américaines
• JETRO « Manuel d'implantation commerciale aux États-Unis - Recours en matière de brevets de dessin ou modèle » (2022) - Présentation des dispositions américaines relatives à l'indemnisation sur la base du bénéfice total en cas de contrefaçon de dessin ou modèle et de l'affaire Apple c. Samsung
• M&Partners « Modification des critères de non-évidence des brevets de dessin ou modèle aux États-Unis (LKQ c. GM) » (2025) - Informations sur la jurisprudence récente concernant l'appréciation de la non-évidence des dessins ou modèles aux États-Unis
• Actualités de l'OMPI « Adhésion des États-Unis et du Japon à l'Arrangement de La Haye » (2015) - Annonce concernant l'adhésion des deux pays

AUTEUR / Rédacteur

Takefumi Sugiura

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en propriété industrielle

Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) depuis le dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).

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