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À l'intention des professionnels chargés du dépôt, de l'obtention et de l'exercice des droits de...
À l'intention des professionnels chargés du dépôt, de l'obtention et de l'exercice des droits de brevet aux États-Unis, cet ouvrage présente une synthèse systématique des « points clés pratiques » relatifs aux modes de dépôt, à l'examen, à la gestion des litiges, aux procédures post-octroi et aux demandes internationales, en s'appuyant sur des sources primaires à jour au mois d'avril 2026 (Titre 35 du Code des États-Unis, 37 C.F.R., MPEP, directives de l'USPTO, jurisprudence de la CAFC).Des taxes administratives aux principales décisions judiciaires (Alice, Mayo, Myriad, KSR, Amgen), en passant par les procédures devant le PTAB, les mesures transfrontalières (ITC) et la gestion des annuités, cet ouvrage offre une vue d'ensemble complète de la pratique des brevets aux États-Unis.
Table des matières
- Résumé
- Structure fondamentale du système et sources juridiques
- Comparaison des modes de dépôt (provisoire, non provisoire, PCT)
- Déroulement standard et gestion des délais
- Estimation des taxes administratives (dépôt, examen, annuités)
- Conditions d'octroi du brevet (§101, §102, §103, §112)
- Principales jurisprudences et implications pratiques
- Exercice des droits et recours (§271 à §287)
- Utilisation stratégique de l'ITC (Section 337)
- PTAB et révision AIA (IPR/PGR)
- Gestion, dépôts internationaux et dernières évolutions législatives
- Liste de contrôle pratique
1. Résumé
La pratique des brevets aux États-Unis repose sur une structure « hybride » dont le cœur est constitué du Titre 35 (35 U.S.C.), complétée par le 37 C.F.R. (règlement d'application), le MPEP (procédures d'examen), ainsi que la jurisprudence (Cour suprême et CAFC) et les directives de l'USPTO, qui régissent de manière hiérarchisée l'étendue des droits, l'examen et les litiges.
Quatre points à retenir concernant la pratique des brevets aux États-Unis
- Les modes de dépôt (provisoire, non provisoire, via le PCT) doivent être distingués en fonction de la « méthode de préservation de la date de priorité » et de la « voie d'accès à l'examen américain ».
- Les taxes gouvernementales peuvent être objectivées à l'aide du barème des taxes de l'USPTO, mais pour les honoraires d'avocat, il est indispensable de gérer les fourchettes en fonction de la difficulté du dossier et du nombre d'avis d'opposition (OA)
- Les points litigieux de l'examen se résument au triangle formé par les articles §101 (admissibilité de l'objet), §112 (exigences de praticabilité et de description) et §103 (caractère inventif). Les arrêts Mayo/Alice et Amgen c. Sanofi ont renforcé les exigences en matière de conception de la preuve pour les logiciels/IA et la biotechnologie
- Les litiges devant les tribunaux fédéraux de première instance (actions en contrefaçon), l'ITC (interdiction d'importation) et le PTAB (révision AIA) s'influencent mutuellement. La stratégie globale est élaborée à partir de l'interprétation des revendications selon le critère Phillips et des perspectives en matière d'interdiction et de dommages-intérêts (§283–§287)
2. Structure fondamentale du système et sources juridiques
Principales lois et niveaux d'application
La « loi primaire » du système américain des brevets est le 35 U.S.C. (Patent Act), dont les éléments centraux sont les §101 (objet brevetable), §102 (nouveauté et état de la technique), §103 (non-évidence) et §112 (exigences relatives à la description).Les procédures sont concrétisées par le 37 C.F.R. (règlement d'application) et le MPEP (Manual of Patent Examining Procedure), auquel se réfèrent les examinateurs et les praticiens (par exemple : formulaires et délais pour la revendication de priorité, IDS, renonciation, rétablissement, etc.).
Rôle de l'USPTO (Office américain des brevets et des marques)
L'Office est légalement désigné comme l'entité responsable des fonctions administratives telles que la délivrance des brevets, l'enregistrement des marques et la fourniture d'informations. Sur le plan pratique, il établit les « règles d'application » du système à travers les trois fonctions suivantes :
- Examen des demandes par le service d'examen (ex parte)
- Procédures de recours et révisions AIA menées par les instances de recours (PTAB, etc.)
- Publication des barèmes de frais, de la plateforme de dépôt électronique (Patent Center) et des différentes directives
Rôle des tribunaux fédéraux et de l'ITC
| Tribunaux | Compétence et caractéristiques | Fondement |
|---|---|---|
| Tribunaux fédéraux de première instance | Compétence exclusive en matière de litiges relatifs à la contrefaçon de brevets (les tribunaux d'État n'ont pas compétence) | 28 U.S.C. §1338 |
| CAFC (Cour d'appel fédérale du circuit) | Principes fondamentaux du contrôle juridictionnel des décisions de l'examen et des procédures d'appel (PTAB) | Du point de vue de la conception du système |
| ITC (Commission du commerce international des États-Unis) | Dans le cadre des procédures de contrefaçon concernant les produits importés, il s'agit d'une instance distincte spécialisée dans les injonctions (ordonnances d'exclusion) | 19 U.S.C. §1337 |
3. Comparaison des modes de dépôt (provisoire, non provisoire, PCT)
Le choix du mode de dépôt est indissociable du calendrier de publication, du stade d'avancement de la R&D, du plan de financement et du plan d'acquisition des données. Nous allons structurer cette analyse autour de la question suivante : « Sur quelle base fixer la date de priorité et entamer l'examen américain ? »
| Rubrique | Demande provisoire (Provisional) | Demande non provisoire (Nonprovisional) | Transition vers les États-Unis via le PCT |
|---|---|---|---|
| Statut juridique | Peut servir de base à une priorité nationale (cadre de l'article 119) | Point d'entrée principal pour l'examen américain (directement lié aux exigences du § 112, etc.) | Début de la phase nationale en vertu de l'article 371 |
| Délai de priorité indicatif | En principe, passage au statut définitif dans un délai de 12 mois | En cas de priorité étrangère (Convention de Paris), la norme conventionnelle est de 12 mois | Le délai de transition vers les États-Unis est en principe de 30 mois à compter de la date de priorité |
| Volume du dossier | La qualité de la « divulgation étayant les revendications futures » est déterminante (aucun élément nouveau ne peut être ajouté) | Une description conforme à l'article 112(a) et une conception des revendications sont indispensables | Cohérence entre le texte original (PCT) et les exigences américaines (traduction en anglais, déclaration sous serment, frais) |
| Frais administratifs (Large) | 325 $ | 350 $ de base + frais de recherche, d'examen et de délivrance | 350 $ de base pour la phase nationale, etc. + frais de recherche et d'examen |
| Cas d'utilisation typiques | Obtention d'une date de dépôt précoce, prévision d'ajouts de données, gestion des relations avec les investisseurs | Examen et obtention des droits anticipés, point de départ pour la division ou la poursuite | Procédures parallèles dans différents pays, gain de temps, refonte sur la base d'une recherche internationale |
Dossier de dépôt
En partant du principe qu'il s'agit d'une demande non provisoire (nonprovisional), le dossier pratique se compose des éléments suivants :
| Documents | Points pratiques |
|---|---|
| Spécification | Le respect des exigences de description (§112(a)), notamment la description écrite, la mise en œuvre et le mode de réalisation optimal, constitue « le point le plus important en matière de gestion des risques dans la pratique américaine ». |
| Revendications (claims) | Concevoir simultanément les définitions des termes, les exemples, la richesse des modes de réalisation et la « hiérarchie des revendications » en anticipant les interprétations et les attaques en invalidité lors des étapes ultérieures (OA, litige, PTAB) |
| Serment / Déclaration (oath/declaration) | Cadre de signature et de serment de l'inventeur (§115, 37 C.F.R.) |
| ADS (Application Data Sheet) | Soumission de données bibliographiques et de revendications de priorité selon un format standardisé (37 C.F.R. 1.76) |
| Frais | Structure à plusieurs niveaux : frais de base + recherche + examen + délivrance + frais pour revendications excédentaires, etc. |
4. Déroulement standard et gestion des délais
Les « événements déterminants » du système sont délimités par : (i) la publication après 18 mois (§122, sauf exceptions), (ii) le délai de réponse à l'avis d'examen (SSP + prolongation), (iii) la délivrance, (iv) les annuités de maintien. En matière de réponse à l'avis d'examen, le règlement prévoit un système de prolongation (37 C.F.R. 1.136) ; si une réponse ne peut être fournie dans les délais, une taxe de prolongation est due.
PTA (ajustement de la durée du brevet) : lorsque le retard d'examen dépasse un certain seuil, un ajustement de la durée du brevet peut être appliqué en cas de retard supérieur à trois ans (les retards imputables au demandeur étant toutefois déduits).
Déroulement de la procédure, de la demande à la délivrance
① Définition de la stratégie
d'invention et de dépôt ↓
② Dépôt provisoire ou non provisoire
↓ ③ Examen de forme et acceptation de la demande
↓
④ Publication après 18 mois (en principe)
↓
⑤ Examen quant au fond (recherche et avis d'examen)
↓
⑥ Réponse au refus (modification, mémoire, recours / PTAB)
↓
⑦ Avis d'acceptation → Paiement des frais de
délivrance ↓
⑧
Délivrance du brevet ↓
⑨ Redevances de maintien de 3,5/7,5/11,5 ans
d'invention et de dépôt ↓
② Dépôt provisoire ou non provisoire
↓ ③ Examen de forme et acceptation de la demande
↓
④ Publication après 18 mois (en principe)
↓
⑤ Examen quant au fond (recherche et avis d'examen)
↓
⑥ Réponse au refus (modification, mémoire, recours / PTAB)
↓
⑦ Avis d'acceptation → Paiement des frais de
délivrance ↓
⑧
Délivrance du brevet ↓
⑨ Redevances de maintien de 3,5/7,5/11,5 ans
5. Estimation des frais administratifs (dépôt, examen, annuités)
Principaux coûts par type de demande
En supposant une demande d'utilité (non provisoire) type, seuls les éléments de base sont pris en compte (les frais liés aux revendications excédentaires, aux dimensions, à la traduction, à l'IDS, au RCE, etc. sont facturés séparément).
| Catégorie | Frais de dépôt provisoire | Non provisoire : frais de dépôt de base | Frais de recherche | Frais d'examen | Frais de délivrance |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand format | 325 $ | 350 $ | 770 $ | 880 $ | 1 290 $ |
| Petit | 130 $ | 140 $ | 308 $ | 352 $ | 516 $ |
| Micro | 65 $ | 70 $ | 154 $ | 176 $ | 258 $ |
Réduction pour les petites et micro-entités : il existe une base réglementaire (par exemple, une réduction de 60 % pour les petites entités) ; il est donc prudent de considérer l'évaluation et le maintien de l'éligibilité (impact des licences, des sociétés liées, des cessions, etc.) comme une « obligation continue ».
Frais de maintien (retraite) et coûts liés aux retards de paiement et à la réactivation
Les annuités sont conçues, conformément à la loi, sur la base de « 3 ans et 6 mois / 7 ans et 6 mois / 11 ans et 6 mois », et présentent une structure à trois niveaux comprenant un délai de grâce de 6 mois, des surtaxes, ainsi que l'acceptation des retards de paiement (involontaires) sous certaines conditions.
| Période | Rentes (Large / Small / Micro) | Délai de grâce / Retard / Surtaxe | Délai de grâce Acceptation des retards de paiement (demande) - Estimation |
|---|---|---|---|
| 3,5 ans | 2 150 $ / 860 $ / 430 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Exemple : retard inférieur à 2 ans : 2 260 $ (Large), etc. |
| 7,5 ans | 4 040 $ / 1 616 $ / 808 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Idem |
| 11,5 ans | 8 280 $ / 3 312 $ / 1 656 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Idem |
6. Conditions de brevetabilité (§101, §102, §103, §112)
| Dispositions | Exigences | Points pratiques |
|---|---|---|
| §101 | Objet brevetable : procédés, machines, produits manufacturés, compositions de matière, etc. | Les concepts abstraits, les lois de la nature et les objets naturels sont exclus. La méthode en deux étapes d'Alice/Mayo est au cœur de la pratique d'examen |
| §102 | Nouveauté : absence de divulgation, d'utilisation, de commercialisation, de publication ou de brevet antérieurs à la date de dépôt effective | Depuis l'AIA, le principe du « premier inventeur à déposer » s'applique. Il existe un délai de grâce (1 an) |
| §103 | Activité inventive : la différence par rapport à l'état de la technique ne doit pas être évidente pour l'homme du métier | Depuis l'affaire KSR, les critères de « bon sens, motivation et prévisibilité » sont évalués de manière flexible |
| §112 | Exigences de description : description écrite / mise en œuvre / mode optimal / clarté | Depuis l'affaire Amgen, les exigences en matière de mise en œuvre pour les genres fonctionnels ont été renforcées |
Double risque : il convient de noter que les articles §101 et §112 « ne se complètent pas facilement » ; ainsi, si l'on abstrait trop au titre du §101, cela ne sera pas étayé par le §112, et si l'on renforce le §112, cela risque de retomber dans le domaine des concepts abstraits au titre du §101, ce qui entraîne un double risque.
7. Principales décisions de justice et implications pratiques
| Jurisprudence | Point central | Application pratique |
|---|---|---|
| Alice (2014) |
Concepts abstraits (logiciels/méthodes commerciales) | Selon la méthode en deux étapes de Mayo, la simple mise en œuvre d'un concept abstrait ou l'utilisation générale d'un ordinateur ne constitue généralement pas un « concept inventif ». La clé réside dans une conception des revendications qui s'articule autour de « problème technique → moyen technique → effet technique ». |
| Mayo (2012) |
Lois naturelles / corrélation diagnostic-traitement | Les lois de la nature + « l'appliquer » ne suffisent pas ; une limitation à une application inventive spécifique est nécessaire. En biologie/diagnostic, il est important de concevoir en associant des procédures, des processus et des systèmes de mesure concrets |
| Myriad (2013) |
Produit de la nature et ADNc | La simple isolation d'ADN existant dans la nature tend à exclure la brevetabilité. L'ADNc peut être considéré comme différent de la « substance naturelle elle-même ». Il faut combiner à la fois une composition artificielle (modification, conception de la séquence, attribution de fonctions, limitation de l'utilisation) et la possibilité de mise en œuvre au sens de l'article 112 |
| KSR (2007) |
Cadre d'appréciation de l'activité inventive (obviousness) | Il convient de rejeter l'attachement formel au « TSM » et d'évaluer avec souplesse le bon sens de l'homme du métier, ses motivations de conception et la prévisibilité des combinaisons. Il est important de présenter une conception qui démontre « par des preuves » les résultats inattendus, les enseignements contraires et les obstacles à la combinaison |
| Amgen c. Sanofi (2023) |
Enablement (genus fonctionnel) | Exige une divulgation suffisante pour permettre à l'homme du métier de mettre en œuvre « l'ensemble de la portée de la revendication » et se montre strict envers les revendications de genre (genus) définies de manière large par leur fonction. Les stratégies visant à enrichir les données et à diviser les revendications se multiplient, en tenant compte du nombre d'exemples représentatifs, de la diversité des structures et du degré de dépendance au criblage |
Positionnement des directives administratives (§101, axées sur l'IA)
- Directives révisées de 2019 sur l'éligibilité de l'objet des brevets : typologie des concepts abstraits (concepts mathématiques, organisation des activités humaines, processus mentaux) et évaluation explicite de l'« application pratique »
- Mise à jour 2024 des directives pour les PME (y compris l'IA) : présentation dans le Journal officiel d'une aide à la décision au titre du §101 pour les inventions liées à l'IA
- Directives à l'intention des inventeurs dans le domaine de l'IA (révision 2024→2025) : insistance sur le fait que l'IA est un outil et que l'inventeur est une personne physique
8. Exercice des droits et recours (§§ 271 à 287)
Types de contrefaçon (§ 271)
Le cœur de la contrefaçon réside dans l'exploitation sans autorisation (fabrication, utilisation, offre de vente, vente, importation) (§ 271(a)), avec des types dérivés tels que l'incitation à la contrefaçon (§ 271(b)). Dans le cadre d'un procès, les trois éléments suivants sont constitués en parallèle :
- Argumentation relative à la satisfaction des revendications à l'aide d'un tableau des revendications
- L'exception d'antériorité ou d'invalidité (§§ 102, 103, 112, 101, etc.)
- Conditions requises pour obtenir une injonction et des dommages-intérêts
Déroulement type d'une procédure devant un tribunal fédéral de première instance
Intention de la plainte → Réponse et moyens de défense → Discovery → Interprétation des revendications (Markman) → Jugement sommaire → Procès → Appel (CAFC)
Interprétation des revendications selon le critère Phillips : la CAFC a défini un cadre d'interprétation qui, partant du libellé des revendications, accorde une grande importance aux preuves intrinsèques telles que la description et l'historique de l'examen. Il est important de veiller à la cohérence des définitions et de la conception des modes de réalisation dès le dépôt de la demande, plutôt que de créer un « dictionnaire favorable » à des fins de litige.
Types de recours (§283 à §287)
| Dispositions | Contenu | Points pratiques |
|---|---|---|
| §283 | Injonction | Le tribunal peut accorder une injonction conformément au principe d'équité |
| §284 | Dommages-intérêts | La possibilité d'une majoration (triplement) est également prévue par la loi (les conditions de cette majoration sont précisées par la jurisprudence) |
| §285 | Frais d'avocat | À titre exceptionnel, dans des « cas exceptionnels », des honoraires d'avocat raisonnables sont accordés à la partie gagnante |
| §286 | Prescription | Limitation de la réparation pour les infractions commises il y a plus de six ans |
| §287 | Marquage et notification | Un marquage insuffisant du produit peut limiter la réparation du préjudice |
Trois points clés en matière de conception : (1) mettre en place un système de marquage dès le lancement de la gamme de produits ; (2) harmoniser la conception des avertissements de contrefaçon (notice) (quand, à qui, pour quelle revendication, pour quelle forme de réalisation) avec les procédures judiciaires, l'ITC et le PTAB ; (3) ne pas négliger les « faiblesses » des arguments en prévision du transfert des frais (§285).
9. Utilisation stratégique de l'ITC (Section 337)
L'ITC peut constituer une instance stratégique permettant d'obtenir des mesures de redressement, telles qu'une ordonnance d'exclusion, à l'encontre de produits importés. Le fondement juridique se trouve dans l'article 19 U.S.C. §1337 (Section 337).
Atouts de l'ITC
- Contrairement aux tribunaux de première instance, l'ITC ne se concentre pas sur les dommages-intérêts en tant que tels, mais son atout réside dans l'effet immédiat de l'interdiction d'importation
- Elle s'accorde bien avec les stratégies d'interdiction visant l'amont de la chaîne d'approvisionnement (importateurs, dédouanement)
- Les procédures sont plus rapides que devant les tribunaux de première instance (environ 15 à 18 mois)
10. PTAB et révision AIA (IPR/PGR)
L'AIA a introduit un cadre permettant de contester de manière multidimensionnelle la validité des revendications après délivrance dans le cadre d'une procédure administrative, et le PTAB est devenu l'instance principale chargée de l'examen. Les décisions du PTAB (FWD dans le cadre d'une IPR/PGR, etc.) peuvent, selon le système, faire l'objet d'un recours devant la CAFC.
Comparaison des procédures
| Procédure | Requérant | Frais administratifs (principaux) | Objectif principal |
|---|---|---|---|
| IPR (Inter Partes Review) |
En principe, un tiers (généralement le présumé contrefacteur) | Requête (≤ 20 revendications) 23 750 $ + 28 125 $ après l'ouverture de la procédure |
Attaque en nullité parallèle devant le tribunal de première instance, obtention d'un sursis, carte de négociation |
| PGR (Post Grant Review) |
En principe, un tiers | Demande (≤ 20 revendications) 25 000 $ + 34 375 $ après acceptation |
Action en nullité globale précoce (les conditions de recevabilité et la période visée diffèrent de celles de l'IPR) |
| CBM (système historique) |
Domaine limité | Barème des frais identique à celui du PGR | Attaques post-délivrance dans le secteur financier, etc. (voir les cas antérieurs) |
Piège budgétaire : il convient de noter que les frais liés à l'examen AIA comprennent, outre les frais de dépôt, des « frais post-institution » facturés séparément.
Tendances politiques récentes (concernant le PTAB)
- Proposition de règlement d'octobre 2025 : proposition incluant la répartition de l'utilisation du système IPR entre les « procédures parallèles » et les « revendications ayant déjà fait l'objet d'un jugement ou d'un examen », ainsi que la demande de renonciation par le requérant à ses arguments au titre des articles 102 et 103 dans d'autres procédures
- MTA (Motion to Amend) : sur la base du projet pilote de 2019, la règle définitive a été publiée en 2024 et la date d'entrée en vigueur a été indiquée
- Statistiques de l'exercice 2025 : publication de la répartition des résultats par requête, brevet et revendication, avec notamment un taux d'institution (sur requête) de 58 %
11. Gestion des brevets, demandes internationales et dernières tendances en matière de révision
Maintenance et gestion des délais
Les annuités (maintenance fee) sont principalement requises pour les brevets d'utilité (et les brevets d'utilité réémis) ; les délais légaux (3 ans et 6 mois, 7 ans et 6 mois, 11 ans et 6 mois), le délai de grâce de 6 mois, ainsi que l'acceptation des paiements tardifs en cas de retard involontaire sont codifiés.
En ce qui concerne l'abandon et la réactivation de la procédure de dépôt, les demandes de réactivation fondées sur l'article 37 C.F.R. 1.137 (retard involontaire) constituent l'essentiel, et l'USPTO précise clairement les documents requis (réponse obligatoire, taxe, déclaration de retard involontaire, etc.).En ce qui concerne la durée du brevet, le §154 définit la durée de base et le PTA (ajustement pour retard). Dans le domaine pharmaceutique, notamment, une prolongation (PTE) due à la mise en conformité avec la réglementation est prévue au §156.
Demandes internationales et transition (Convention de Paris, PCT, revendication de priorité américaine)
Délais de revendication de priorité (pièges) : concernant les revendications de priorité étrangère, le MPEP indique en principe des délais tels que la « règle des 4 mois/16 mois » (le plus tardif entre 4 mois à compter du dépôt américain ou 16 mois à compter du dépôt étranger) et précise clairement qu'aucune prolongation n'est possible. Comme le recours à des mesures correctives a posteriori (requêtes) entraîne une augmentation des coûts et de l'incertitude, il convient de mettre en place des procédures pour l'obtention et la soumission des ADS et des documents de priorité dès le dépôt de la demande.
Le passage du PCT aux États-Unis est, en principe, conçu pour entrer en phase nationale 30 mois après la date de priorité, et le cadre de la procédure américaine est défini par l'article 371. Dans le cadre d'une revendication de droits fondée sur une demande internationale, des copies certifiées conformes et des traductions en anglais peuvent être exigées si nécessaire (article 365).
Principales tendances des dix dernières années
| Domaine | Tendance |
|---|---|
| §101 (logiciels/IA) | Publication au Journal officiel des PEG 2019 et mises à jour ultérieures. Présentation en 2024 de lignes directrices supplémentaires pour l'évaluation de l'admissibilité, y compris l'IA |
| Inventeurs d'IA | Après la publication des lignes directrices en 2024, révision et remplacement des lignes directrices en 2025. L'IA est un outil et l'inventeur est une personne physique |
| Biotechnologie (§112 – Capacité de mise en œuvre) | À la suite de l'affaire Amgen c. Sanofi, les critères d'enablement pour les genres fonctionnels ont été renforcés. L'USPTO a également publié une note explicative sur les pratiques d'examen |
| Fonctionnement du PTAB | La règle finale relative au MTA (2024) et la proposition de règle concernant la pratique du système IPR (2025) ont été publiées au Journal officiel, et la conception du système (découverte, coordination des procédures parallèles, pratiques de correction) continue d'être mise à jour |
| Statistiques de l'exercice 2025 | Les taux d'institution et la répartition des résultats ont été publiés, ce qui permet d'intégrer la « probabilité d'aboutir au terme de la procédure » dans l'évaluation des dossiers |
12. Liste de contrôle pratique
Avant le dépôt (Pre-filing)
- Définir la « plus petite unité » de l'invention et vérifier en priorité qu'il n'y a pas de lacunes dans la divulgation (exemples de mise en œuvre, variantes, données) répondant aux exigences du §112(a)
- Pour les logiciels/IA, afin d'éviter de tomber dans la redéfinition de concepts abstraits, fixer les effets techniques (performances, ressources, sécurité, etc.) dans les spécifications et préparer des éléments permettant d'expliquer l'« application pratique » du point de vue des mises à jour PEG 2019 et SME 2024 sur l'IA
- En biologie, tenir compte de la jurisprudence Myriad/Mayo/Amgen et planifier en fonction de l'« ampleur » des substances naturelles, des corrélations et des genres fonctionnels, en se basant sur la richesse des données à l'appui et la division des revendications (dépositions multiples)
- Définir la stratégie de priorité (provisoire → non provisoire, Convention de Paris, PCT) en l'associant à la « date de publication », au « financement » et au « plan d'acquisition des données » (en plaçant au premier plan les délais réglementaires de 12 et 30 mois)
En cours d'examen (Prosecution)
- Pour la réponse à l'avis d'examen (OA), concevoir l'ordre des arguments et des modifications (résoudre les points litigieux dès le début ou les contourner par une demande de continuation) en tenant compte de la prolongation (37 C.F.R. 1.136) et de l'impact financier
- En partant du principe de l'affaire KSR, pour la contestation au titre de l'article 103, il convient de mettre en place dès le début un plan de preuve (déclarations sous serment, données expérimentales, experts, etc.) qui ne se limite pas à la « logique », mais inclut également des éléments tels que le « teaching away » et les « résultats inattendus »
- En tenant compte des risques liés à l'article 112 (notamment l'exigence de mise en œuvre effective post-Amgen), si l'on vise un champ d'application large, il convient de renforcer le nombre, la diversité et la reproductibilité des exemples représentatifs, puis de restructurer les revendications dans une demande de continuation (article 120)
- Sur le plan formel, veiller à éviter systématiquement les coûts évitables, tels que les exigences Docx ou les surtaxes pour les dépôts non électroniques
Après le dépôt (application / post-octroi / maintien)
- Avant la commercialisation du produit, concevoir la mise en œuvre du marquage au titre du §287 (produit, emballage, marquage virtuel) et contrôler le point de départ de la réparation du préjudice (notification)
- Pour les allégations de contrefaçon, élaborer un plan de preuve factuelle indiquant qui a fait quoi et où, conformément aux types de contrefaçon prévus par le §271 (contrefaçon directe, incitation, etc.)
- En cas de recours à la procédure de réexamen AIA (IPR/PGR), concevoir à l'avance la stratégie permettant de maximiser la valeur (en particulier les frais de requête en deux étapes) en tenant compte du « taux d'aboutissement » des statistiques du PTAB : suspension devant le tribunal de première instance, recours conjoint à l'ITC ou règlement à l'amiable
- Calendrieriser les annuités en tant qu’événements obligatoires à 3,5/7,5/11,5 ans et formaliser la procédure de la « dernière ligne de défense », incluant un délai de grâce de 6 mois et la réparation pour retard de paiement (involontaire)
- En ce qui concerne la revendication de priorité étrangère, les délais procéduraux (règles des 4 mois/16 mois, etc.) sont stricts ; comme le recours à une réparation a posteriori (requête) entraîne une forte augmentation des coûts et de l'incertitude, il convient de la mettre en œuvre dès le dépôt de la demande
Résumé
Dans la pratique des brevets américains, la conception des revendications tenant compte du triangle formé par les articles §101, §103 et §112, ainsi que la richesse du mémoire technique en vue du critère Phillips, déterminent l'issue des procédures d'examen, des litiges et des procédures devant le PTAB.Des interactions entre les tribunaux fédéraux de première instance, l'ITC et le PTAB aux conditions requises pour obtenir des mesures de redressement telles que l'injonction, les dommages-intérêts et le marquage (articles 283 à 287), en passant par la gestion des annuités et les délais de procédure relatifs à la priorité, les points que les entreprises japonaises doivent maîtriser tant sur le plan « offensif » que « défensif » sont très variés.Une réponse stratégique tenant compte des dernières tendances en matière de jurisprudence (Alice/Mayo/Myriad/KSR/Amgen) et des directives de l'USPTO est directement liée à la maximisation de la valeur de la propriété intellectuelle sur le marché américain.
Consultation sur les demandes de brevet aux États-Unis
Le cabinet de brevets international EVORIX offre un soutien complet pour le dépôt de brevets et l'exercice des droits dans les principaux pays, y compris aux États-Unis. De la conception de stratégies pour les demandes provisoires et via le PCT jusqu'aux réponses aux avis d'opposition, aux procédures devant le PTAB et à la défense contre les actions en contrefaçon, nos conseils en brevets, forts d'une grande expérience pratique et travaillant en collaboration avec des mandataires locaux, se tiennent à votre disposition.
*Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur la base du Titre 35 du Code des États-Unis (U.S.C.), du 37 C.F.R., du MPEP, des documents publics de l'USPTO et de la jurisprudence de la CAFC, tels qu'ils se présentaient en avril 2026. Pour toute décision concrète concernant un cas particulier, nous vous recommandons de consulter des experts, notamment des avocats spécialisés en droit des brevets américains.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en brevets représentant
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Il maîtrise également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des avocats spécialisés en propriété industrielle du Japon, l'Association asiatique des avocats spécialisés en propriété industrielle (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).
