«Que una marca registrada que tanto ha costado conseguir sea cancelada por no haberla utilizado»... ¿Sabía que algo así puede suceder en la realidad? La Ley de Marcas de Japón establece un sistema para cancelar las marcas registradas que no se hayan utilizado de forma continuada durante al menos tres años. Se trata del procedimiento de cancelación por falta de uso (artículo 50 de la Ley de Marcas).
Este sistema supone un riesgo importante que los titulares de marcas deben comprender desde el punto de vista de la «defensa». Si la marca registrada de su empresa fuera cancelada por falta de uso, los cimientos de la marca podrían verse gravemente afectados. El valor de marca que se ha construido a lo largo de muchos años podría desaparecer con una sola solicitud de procedimiento.
Por otro lado, también es un arma muy eficaz desde el punto de vista «ofensivo». Si una marca registrada por otra empresa supone un obstáculo para el desarrollo de su propio negocio, y dicha marca no se está utilizando, se puede solicitar un procedimiento de cancelación por falta de uso para extinguir sus derechos. Esto supone una vía de escape cuando una marca anterior se convierte en un escollo a la hora de lanzar una nueva marca o entrar en el mercado.
En este artículo, explicaremos de forma exhaustiva conocimientos útiles para la práctica, desde el resumen del sistema de procedimientos de cancelación por falta de uso hasta las medidas de defensa, las estrategias ofensivas y los puntos clave de la gestión diaria de la propiedad intelectual. ¿Se siente seguro simplemente por «tener» una marca? Aproveche esta oportunidad para revisar el sistema de gestión de marcas de su empresa.
Índice
El procedimiento de anulación por falta de uso es un sistema de resolución previsto en el artículo 50 de la Ley de Marcas, que permite solicitar la anulación del registro de una marca registrada que no se haya utilizado de forma continuada durante al menos tres años en el territorio japonés. El registro de una marca no garantiza su seguridad de por vida una vez obtenido, ya que el «uso» se incluye como condición previa para el mantenimiento de los derechos.
Resumen del régimen del procedimiento de anulación por falta de uso (artículo 50 de la Ley de Marcas)
El trasfondo de este sistema es el principio básico del régimen de marcas. Una marca solo desempeña su función de indicación de origen y garantía de calidad cuando se utiliza realmente en el ámbito empresarial. Si una marca no utilizada permanece registrada, se limita injustamente la oportunidad de que otros operadores la utilicen, lo que obstaculiza la competencia leal. Por ello, basándose en el principio de que «no es necesario mantener los derechos sobre una marca que no se utiliza», se ha establecido el sistema de procedimiento de anulación por falta de uso.
Los derechos de marca tienen una naturaleza única en comparación con otros derechos de propiedad intelectual. Mientras que los derechos de patente y los derechos de diseño expiran tras un periodo determinado, los derechos de marca pueden mantenerse de forma casi permanente si se renueva el registro. Sin embargo, esto se basa en la premisa de que «se está utilizando».
Si una marca se deja sin utilizar, se producen los siguientes problemas.
El procedimiento de caducidad por falta de uso se considera un sistema de interés público destinado a prevenir estos efectos negativos y a garantizar que el sistema de marcas funcione de acuerdo con su propósito original.
Una de las principales características del procedimiento de caducidad por falta de uso es que «cualquier persona» puede solicitarlo. El artículo 50, apartado 1, de la Ley de Marcas establece expresamente que «cualquier persona» puede solicitarlo, por lo que cualquiera puede solicitar el procedimiento de caducidad por falta de uso, independientemente de que tenga o no un interés en el asunto. Esto contrasta con el procedimiento de nulidad previsto en la Ley de Patentes (artículo 123, apartado 2), en el que solo las partes interesadas tienen legitimación para solicitarlo.
Cualquiera puede solicitarlo ― No es necesario tener interés
Cualquier persona puede solicitar un procedimiento de caducidad por falta de uso, independientemente de su interés en el asunto. Esto se basa en el propósito del sistema, según el cual eliminar la situación de falta de uso de una marca redunda en el interés público. Por lo tanto, no solo las empresas competidoras, sino también quienes vayan a iniciar un nuevo negocio, las asociaciones de consumidores e incluso los particulares pueden presentar la solicitud. En la práctica, es frecuente que, cuando se detecta una marca anterior que supone un obstáculo durante la investigación de disponibilidad previa a la solicitud, se solicite un procedimiento de caducidad alegando la falta de uso de dicha marca.
Esta característica de que «cualquier persona puede solicitarlo» implica que, para el titular del derecho de marca, existe un riesgo constante. Esto significa que, si la marca registrada de su empresa no se ha utilizado durante más de tres años, se encuentra en una situación en la que no sería de extrañar que, en cualquier momento, cualquiera solicitara un procedimiento de anulación por falta de uso. Por el contrario, también supone la ventaja de poder iniciar acciones de anulación con relativa facilidad contra marcas de otras empresas que obstaculizan el desarrollo de su negocio.
Para que se conceda la anulación en un procedimiento de anulación por falta de uso, deben cumplirse los tres requisitos siguientes. Dicho de otro modo, si el titular de la marca logra refutar alguno de ellos, existe la posibilidad de evitar la anulación.
El requisito más básico es que la marca registrada en cuestión no se haya utilizado en el territorio japonés durante los tres años anteriores a la inscripción de la solicitud de procedimiento. Lo importante aquí es que el punto de partida de los «tres años» no es la «fecha de la solicitud de procedimiento», sino la «fecha de inscripción de la solicitud de procedimiento». Existe un ligero desfase temporal hasta que la solicitud de procedimiento se inscribe en la Oficina de Patentes, pero en la práctica suele ser de unas pocas semanas a partir de la fecha de la solicitud.
Además, el significado de «uso» está definido de forma estricta en la ley. Debe corresponder a los actos de uso previstos en el artículo 2, apartado 3, de la Ley de Marcas, lo que incluye, concretamente, los siguientes actos:
El mero hecho de «conocer» o «recordar» una marca no se considera uso. Se requiere un acto de uso concreto en el marco de la actividad empresarial real.
El procedimiento de caducidad por falta de uso puede solicitarse para cada uno de los productos o servicios designados. Por ejemplo, si una marca está registrada con la designación de la clase 25 «prendas de vestir» y la clase 35 «prestación de servicios a clientes en el ámbito del comercio minorista», puede darse el caso de que se utilice para «prendas de vestir», pero no para «comercio minorista».
En este caso, el solicitante puede solicitar el procedimiento de anulación por falta de uso solo en relación con la parte de «comercio al por menor» que no se utiliza. Por el contrario, el titular de la marca puede mantener sus derechos únicamente sobre los productos y servicios que utiliza. De este modo, el procedimiento de anulación por falta de uso no es de tipo «todo o nada», sino que se evalúa de forma flexible por cada producto o servicio designado.
No obstante, hay que prestar atención a la interpretación del alcance de los productos y servicios utilizados. Por ejemplo, si se utiliza únicamente «chocolate» respecto al producto designado «pasteles», puede ser objeto de controversia si se reconoce el uso respecto a «pasteles» en su conjunto o si se limita a «chocolate». En la práctica de los juicios, cuando el producto concreto utilizado se incluye dentro del alcance de los productos designados, se tiende a reconocer el uso respecto a dichos productos designados.
Incluso si no se ha utilizado durante más de tres años, se puede evitar la cancelación si existe una «razón justificada». Sin embargo, los casos en los que se reconoce esta «razón justificada» son extremadamente limitados.
El listón de la «razón justificada» es extremadamente alto
Solo se reconocen como «motivos justificados» las causas que no pueden imputarse al titular de la marca, tales como catástrofes naturales, restricciones legales (por ejemplo, la espera de la aprobación de la Ley de Productos Farmacéuticos), guerras o disturbios internos. No se consideran motivos justificados las razones económicas o de gestión, como el simple mal funcionamiento del negocio, la suspensión temporal de las ventas por decisiones de gestión, problemas de sucesión o dificultades en el abastecimiento de materias primas.Asimismo, las intenciones subjetivas, como «tener planes de uso futuro» o «mantener la marca en reserva», tampoco constituyen una causa justificada.
En la siguiente tabla se resumen los tres requisitos y su contenido concreto.
| Requisito | Contenido | Puntos clave |
|---|---|---|
| Inactividad durante al menos tres años | No haber utilizado la marca registrada en relación con los productos y servicios designados en el territorio de Japón durante los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de resolución. | El uso se limita a los actos definidos en el artículo 2, apartado 3, de la Ley de Marcas. Si se ha producido algún uso, aunque sea un solo día, durante esos tres años, no se cumple el requisito |
| Evaluación por productos y servicios designados | La anulación se evalúa por cada producto o servicio designado. Si el uso se limita a una parte de los productos o servicios, solo se anulará la parte en la que no haya habido uso | Aunque se haya registrado con una designación amplia, los derechos solo se pueden proteger dentro del ámbito de los productos y servicios que se utilizan realmente |
| Inexistencia de causa justificada | En cuanto a la falta de uso, no debe existir ninguna causa justificada que no sea imputable al titular del derecho de marca. | Solo se admiten en casos extremadamente limitados, como desastres naturales o restricciones legales. No se admiten razones de gestión empresarial ni «planes de uso futuro». |
¿Cómo debe actuar el titular de la marca si se le solicita un procedimiento de anulación por falta de uso? A continuación, explicamos de forma concreta las medidas de defensa en la práctica.
La característica más destacada del procedimiento de anulación por falta de uso es que la carga de la prueba recae sobre el demandado (el titular de la marca). En un litigio ordinario, el principio es que «la parte que alega debe probar», pero en el procedimiento de anulación por falta de uso, basta con que el demandante alegue que «esta marca no se está utilizando», y es el titular de la marca quien debe demostrar con pruebas que «se está utilizando».
Este cambio en la carga de la prueba se basa en la idea de que quien mejor conoce la situación de uso de la marca es el propio titular. Sin embargo, aunque se haya utilizado realmente, existe el riesgo de que se anule si no se pueden presentar las pruebas adecuadas, por lo que es extremadamente importante conservar las pruebas de forma habitual.
No se debe ignorar bajo ningún concepto: si no se responde, se cancelará automáticamente
Si se solicita un procedimiento de anulación por falta de uso, si el titular de la marca no presenta un escrito de contestación, el juez aceptará tal cual las alegaciones del solicitante y dictará una resolución de anulación. En ningún caso «desaparecerá por sí solo si se ignora».Si recibe la notificación de solicitud de juicio (notificación de la copia) de la Oficina de Patentes, responda sin falta dentro del plazo establecido. El plazo para presentar el escrito de contestación es de 40 días a partir de la fecha de notificación de la copia (plazo designado; en algunos casos se puede prorrogar). Si se supera este plazo, se perderá la oportunidad de contestar y existe la posibilidad de que la anulación se haga definitiva.
Para demostrar el uso en un procedimiento de anulación por falta de uso, se necesitan pruebas que indiquen claramente «quién», «cuándo», «qué marca» y «para qué productos o servicios» se utilizó. Dependiendo del tipo de prueba, existe una gran diferencia en su fuerza probatoria en el procedimiento.
Pruebas que suelen admitirse como válidas
Por otro lado, las siguientes pruebas pueden tener un valor probatorio débil por sí solas o ser consideradas inválidas.
Es posible que piense que «basta con empezar a utilizarla apresuradamente una vez que se haya solicitado el procedimiento de anulación», pero esto no es válido. El artículo 50, apartado 3, de la Ley de Marcas establece que el uso realizado tras tener conocimiento de la solicitud de procedimiento (el denominado «uso de última hora») no se reconocerá como prueba de uso.
El uso de última hora está claramente prohibido por la ley
El artículo 50, apartado 3, de la Ley de Marcas establece que el uso de una marca realizado tras tener conocimiento de la solicitud de resolución no se admitirá como prueba de uso «cuando el solicitante demuestre que dicho uso se produjo después de tener conocimiento de la solicitud de resolución».En la práctica, si se inicia el uso de forma repentina justo antes o justo después de la solicitud de resolución, el riesgo de que se considere «uso de última hora» es muy elevado debido a lo inusual del momento. Aunque se empiece a utilizar de repente una marca que no se ha utilizado durante tres años unos meses antes de la solicitud de resolución, dicho uso se considerará nulo si el momento en que se produce resulta inusual. El uso continuado y habitual es la mejor defensa.
La mejor forma de prepararse para un procedimiento de nulidad por falta de uso es establecer un sistema de gestión de la propiedad intelectual en el día a día. En lugar de «el ataque es la mejor defensa», aquí se aplica que «la gestión es la mejor defensa». A continuación, se presentan tres puntos concretos de gestión.
Punto de gestión 1: comprender el alcance de lo «idéntico según la concepción social»
En un procedimiento de anulación por falta de uso, no es necesario utilizar la marca de forma totalmente idéntica a la marca registrada. Se considerará uso siempre que se encuentre dentro del ámbito de lo «identico según la percepción social». Concretamente, se incluyen los siguientes casos:
No obstante, hay que tener cuidado, ya que en algunos casos, como cuando se modifican considerablemente los elementos gráficos del logotipo o se añaden o eliminan caracteres, puede que no se reconozca la identidad de la marca. Compruebe periódicamente si la forma en que se utiliza la marca en la práctica empresarial se encuentra dentro del ámbito de lo que se considera «idéntico según la concepción social» de la marca registrada.
Punto clave de gestión 2: Recopilar y conservar periódicamente las pruebas de uso
Lo más importante para prepararse ante un procedimiento de caducidad por falta de uso es recopilar y conservar de forma sistemática las pruebas de uso de la marca en el día a día. Si se recopilan las pruebas a toda prisa después de que se haya solicitado el procedimiento, es posible que sea demasiado tarde. Se recomienda establecer la siguiente rutina.
Punto de gestión 3: Realizar un inventario periódico de la cartera
El número de derechos de marca que posee una empresa tiende a aumentar a medida que se expande el negocio. Sin embargo, no todas las marcas se utilizan en el negocio actual. Mediante un inventario periódico, revisaremos la cartera de marcas desde los siguientes puntos de vista.
Es más eficiente realizar el inventario de la cartera de marcas coincidiendo con el periodo de renovación. Aproveche el pago de las tasas de renovación para evaluar la situación de uso de cada marca y compararla con los planes de negocio futuros. Asegurar las pruebas de las marcas que deben mantenerse y reorganizar las que no son necesarias también contribuye a la optimización de los costes de propiedad intelectual.
Hasta ahora hemos explicado el procedimiento de anulación por falta de uso desde una perspectiva defensiva, pero a partir de aquí veremos cómo utilizarlo como estrategia «ofensiva». El procedimiento de anulación por falta de uso puede convertirse en una herramienta poderosa para impulsar la estrategia de marca de la propia empresa.
En la investigación de disponibilidad previa a la solicitud de registro de una marca, no es raro descubrir marcas anteriores idénticas o similares a la que se desea utilizar. En este caso, normalmente se barajan las siguientes opciones:
De entre estas opciones, la más eficaz cuando la marca anterior no se utiliza realmente es el procedimiento de cancelación por falta de uso. Si se cancela la marca anterior, desaparece el obstáculo y aumentan las posibilidades de que se registre la solicitud de marca de la empresa. Se trata de una estrategia que puede aplicarse en diversas situaciones, como el lanzamiento de una nueva marca o la obtención de marcas nacionales para la expansión internacional.
Antes de solicitar un procedimiento de anulación por falta de uso, es extremadamente importante investigar a fondo si la marca en cuestión no se está utilizando realmente. Si la parte contraria puede presentar pruebas de uso, la solicitud de anulación será desestimada, lo que no solo supondrá un desperdicio de los gastos del procedimiento, sino que también conlleva el riesgo de que la parte contraria conozca las intenciones de la empresa.
Realice siempre una investigación previa: no se lance a la aventura sin más
Antes de solicitar un procedimiento de cancelación por falta de uso, realice las siguientes investigaciones de forma exhaustiva.
Si, tras la investigación, no se encuentran indicios de uso, se puede considerar que hay muchas posibilidades de que prospere el procedimiento de caducidad por falta de uso. No obstante, en muchos casos las pruebas de uso están en manos del titular de la marca, por lo que resulta difícil confirmar de antemano que no se haya utilizado en absoluto. Teniendo esto en cuenta, se debe evaluar de forma global el riesgo y el beneficio antes de presentar la solicitud de procedimiento.
Aunque el procedimiento de anulación por falta de uso es un medio eficaz, solicitarlo no es necesariamente la única solución. En algunos casos, puede resultar más eficaz intentar primero negociar la cesión con el titular de la marca.
Casos en los que se debe considerar la negociación de la cesión
Sea cual sea la estrategia que se adopte, es imprescindible realizar una investigación previa exhaustiva y contar con el asesoramiento de expertos. Elaborar una estrategia que combine el procedimiento de caducidad por falta de uso y las negociaciones de cesión permite llevar a cabo la estrategia de marca de la forma más eficaz.
El procedimiento de anulación por falta de uso es un ámbito de la Ley de Marcas que requiere conocimientos especializados y experiencia práctica. Tanto si se está en la posición de la defensa como en la del ataque, consultar y contratar a un agente de la propiedad industrial permite actuar de forma más segura y eficaz.
Ventaja 1: Evaluación de las pruebas de uso y configuración estratégica de las pruebas
El agente de la propiedad industrial puede determinar con precisión, basándose en resoluciones y jurisprudencia anteriores, qué pruebas son válidas y cuáles son insuficientes. Si se trata de la parte defensora, seleccionará las pruebas más efectivas de entre las disponibles y redactará un escrito de contestación que demuestre de forma lógica el hecho del uso. Si se trata de la parte demandante, evaluará de antemano la posibilidad de uso por parte de la otra parte y determinará las probabilidades de éxito de la solicitud de juicio.La opinión de un experto también es indispensable para determinar si el modo de uso de la marca comercial se ajusta a lo que se considera «idéntico según la concepción social».
Ventaja 2: Evitar riesgos procesales
Los procedimientos de anulación por falta de uso están sujetos a requisitos formales y plazos estrictos. Si se incumple el plazo de presentación del escrito de contestación, aunque sea por un solo día, existe la posibilidad de perder los derechos, independientemente de la justificación que se alegue. Al contar con un agente de la propiedad industrial, se evitan estos errores de procedimiento y se pueden tomar las medidas necesarias en el momento oportuno. Además, es posible realizar con precisión, basándose en la experiencia, las decisiones sobre alegaciones adicionales o la presentación de pruebas complementarias a medida que avanza el procedimiento.
Ventaja 3: Elaboración de una estrategia global de marca
El procedimiento de caducidad por falta de uso no es un trámite aislado, sino que debe situarse dentro de la estrategia global de marca de la empresa.Los abogados especializados en propiedad industrial están versados en todas las facetas de la práctica de las marcas —desde la solicitud y el registro hasta la gestión y la resolución de conflictos— y pueden proponer una estrategia de marca integral que incluya el procedimiento de caducidad por falta de uso. Por ejemplo, pueden ofrecer apoyo desde múltiples perspectivas, como la coordinación del momento de presentar una nueva solicitud de marca en paralelo a la anulación de una marca anterior, la auditoría del estado de uso de toda la cartera o la revisión de los contratos de licencia.
Aunque el procedimiento de cancelación por falta de uso es un sistema que gira en torno al requisito básico del «uso» de los derechos de marca, su práctica es muy compleja y presenta numerosas situaciones en las que es difícil tomar una decisión. Comprender tanto la «defensa» como el «ataque» y poner en práctica tanto la gestión diaria de la propiedad intelectual como su uso estratégico es la clave para proteger y aumentar el valor de la marca de la empresa.
¿Existe el riesgo de que su marca sea cancelada por falta de uso? ¿O acaso las marcas en desuso de otras empresas están obstaculizando el desarrollo de su negocio? Si tiene alguna duda, por pequeña que sea, no dude en consultar a un abogado especializado en propiedad industrial.
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AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de resolución y los litigios por infracción, en ámbitos como las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).