Las marcas registradas son, al mismo tiempo, un «escudo» que protege el valor de marca de una empresa y un «arma» que permite forjar una ventaja competitiva en el mercado. Sin embargo, aunque se comprenda su importancia, no dejan de darse casos en los que, a la hora de la práctica, se caen en trampas inesperadas. En este artículo, se presentan, a modo de casos prácticos, los patrones típicos de error relacionados con las marcas registradas y se analizan las lecciones que pueden servir para no repetir los mismos errores.
Índice
La cafetería de gestión privada «Morning Bell» era un establecimiento tradicional muy querido en la zona desde hacía más de 10 años. El propietario, el Sr. A, nunca había pensado en registrar la marca y seguía con su negocio con la sencilla idea de que «el nombre de mi local es mío».
Sin embargo, un día recibió una carta certificada de la gran cadena de cafeterías B. La empresa B había registrado la marca «ABCD XYZ» y exigía a la cafetería de A que dejara de utilizar ese nombre. A alegó que «nosotros la utilizábamos primero», pero la empresa B se mantuvo firme en que «fuimos nosotros quienes obtuvimos primero el registro de la marca».
La Ley de Marcas de Japón adopta el «principio de la prioridad de la solicitud». Se trata del principio según el cual, cuando existen varias solicitudes de marcas idénticas o similares, se concede el registro a quien haya presentado la solicitud primero. Es decir, por mucho que se haya utilizado la marca durante años, si otra persona ha registrado la marca antes, en principio no se pueden reivindicar derechos sobre ella.
El Sr. A tenía la posibilidad de alegar el «derecho de uso anterior». Se trata del derecho a seguir utilizando una marca cuando se ha utilizado con fines no desleales desde antes de la solicitud de registro de la marca de un tercero y, como resultado, goza de un amplio reconocimiento entre los consumidores. Sin embargo, demostrar este «carácter notorio» no es fácil. Aunque sea famosa en la zona local, si no se puede demostrar su notoriedad en el área de negocio de la empresa B, es posible que no se reconozca el derecho de uso anterior.
La idea de que «por el hecho de utilizarlo se tienen derechos» es peligrosa. Una vez que se empieza a utilizar un nombre de marca, de tienda o de servicio, se debe presentar la solicitud de registro de marca lo antes posible. En particular, se debe considerar imprescindible el registro de la marca en la fase en que el negocio empieza a despegar o cuando se empieza a estudiar la expansión de tiendas o la creación de una franquicia. Si, por ahorrar en los gastos de registro, se acaba pagando posteriormente enormes costes de cambio de imagen o derechos de licencia, se estará poniendo el carro delante de los bueyes.
La marca de ropa C había registrado la marca de su propia marca «NEXTERA» en la clase 25 (prendas de vestir). La marca creció a buen ritmo y, con el tiempo, se expandió a productos de cuero, como bolsos y carteras.
Unos años más tarde, cuando la empresa C intentó entrar de lleno en el mercado de los artículos de cuero, se descubrió que otra empresa, la D, ya había registrado la marca «EFGOP» en la clase 18 (bolsos, bolsos de mano y artículos de cuero). La empresa D, a sabiendas de la existencia de la empresa C, había presentado la solicitud intencionadamente en esta clase. La empresa C no pudo vender artículos de cuero con su propia marca y se vio obligada a negociar con la empresa D.
El registro de una marca tiene vigencia para cada una de las clases de productos y servicios designadas. La empresa C había obtenido protección para las prendas de vestir, pero no había tomado medidas respecto a los productos de cuero (clase 18), por lo que se había creado un vacío legal en ese ámbito. La empresa D aprovechó esta laguna.
En Japón hay 45 clases de marcas, por lo que es necesario seleccionar las clases teniendo en cuenta no solo el ámbito de actividad actual de la empresa, sino también las posibles expansiones futuras.
A la hora de presentar una solicitud de marca, se deben examinar los productos y servicios designados teniendo en cuenta no solo la actividad actual, sino también los planes de negocio a medio y largo plazo. Especialmente si se prevé una diversificación de la marca, cubrir ampliamente las clases relacionadas contribuirá a prevenir problemas en el futuro. Aunque hay que sopesarlo con los costes, merece la pena considerar el registro en varias clases como una «inversión defensiva» para la marca principal. Además, es importante revisar periódicamente la cartera de marcas de la empresa y presentar solicitudes adicionales en función de los cambios en el negocio.
La empresa de cosméticos E comercializaba una marca de cuidado de la piel muy popular en Japón. Gracias al boca a boca en las redes sociales, su notoriedad había aumentado en varios países asiáticos y las ventas a través del comercio electrónico transfronterizo también estaban creciendo. Justo cuando se disponía a establecer una filial local para entrar de lleno en el mercado chino, se descubrió un problema.
Una marca idéntica al nombre de la marca de la empresa E ya había sido registrada en China por un tercero. Este tercero (el denominado «corredor de marcas») sabía que la marca de la empresa E gozaba de gran popularidad en China y se había adelantado para registrarla. La empresa E se vio obligada a negociar una costosa compra para poder operar en China utilizando el nombre de su propia marca.
Se trata de un problema conocido como «ciberocupación de marcas» (o «apropiación indebida de marcas»). En China, al igual que en otros países, se aplica el principio de «primero en solicitarlo», por lo que, incluso si se trata de una marca famosa en Japón, resulta difícil obtener los derechos si alguien la ha solicitado antes en el país.
Aunque en China existe un sistema para invalidar las «solicitudes de mala fe», el umbral de prueba es alto y los litigios requieren mucho tiempo y dinero. Al final, la empresa E no tuvo más remedio que solicitar un procedimiento de nulidad y, al mismo tiempo, llevar a cabo negociaciones para adquirir la marca en cuestión.
Las marcas que tengan en mente, aunque sea mínimamente, la expansión al extranjero, deben tramitar la solicitud de marca en el país de destino «antes de que se venda», y no «después de que se venda». Especialmente en China, el sudeste asiático y Oriente Medio, el acaparamiento de marcas es una práctica muy extendida, y las marcas que han sido objeto de atención en Japón tienden a ser un blanco fácil. Se debe considerar la protección de la marca en los mercados principales en el momento en que se inicie el comercio electrónico transfronterizo o cuando empiecen a aumentar las reacciones desde el extranjero en las redes sociales.Si se aprovecha el Protocolo del Arreglo de Madrid (sistema de registro internacional de marcas), se puede solicitar de forma eficiente la protección en varios países con una sola solicitud.
La empresa F, fabricante de productos de uso diario, desarrolló un utensilio de limpieza con funciones innovadoras y logró un gran éxito con el nombre comercial «Clean Magic». También obtuvo el registro de la marca, por lo que se consideraba que todo estaba bajo control.
Sin embargo, debido a la gran popularidad del producto, los consumidores y los minoristas comenzaron a denominar de forma genérica a los utensilios de limpieza similares como «Clean Magic». La competencia también empezó a utilizar expresiones como «nuestro Clean Magic» o «tipo Clean Magic», y, aunque la empresa F protestara, se enfrentaba a la réplica de que «solo se está utilizando como nombre genérico».
El hecho de que una marca pierda su función como signo distintivo que indica un origen específico y pase a ser reconocida como nombre genérico (nombre común) de un producto o servicio se denomina «genericación» o «genericación». Existen numerosos ejemplos de productos que en su día fueron marcas registradas de empresas concretas y que se han convertido en nombres genéricos (o están a punto de hacerlo), como «escalera mecánica», «cinta adhesiva» o «Washlet».
A medida que avanza la conversión en nombre común, es posible que ni siquiera el titular de la marca pueda impedir que otros la utilicen. En el peor de los casos, puede incluso anularse el propio registro de la marca.
Las marcas registradas no solo deben «cultivarse», sino que también es necesario esforzarse por «protegerse». En concreto, son eficaces medidas como añadir el símbolo «®» al utilizar la marca, indicar claramente que «○○ es una marca registrada de la empresa △△» o incluir tanto la marca como el nombre genérico (por ejemplo: «utensilios de limpieza Clean Magic»).Además, cuando los medios de comunicación o los comercios minoristas utilicen la marca como nombre genérico, es importante continuar con una labor de sensibilización constante, por ejemplo, enviando cartas en las que se solicite amablemente la corrección. El valor de una marca se diluirá si el propio titular no mantiene una postura firme de que «se trata de un nombre de marca específico».
La empresa alimentaria G había registrado la marca «Fresh Garden» en las clases 29 (productos alimenticios elaborados) y 30 (condimentos y dulces) con vistas a futuros productos nuevos. Sin embargo, debido a un cambio en la política empresarial, se pospuso el lanzamiento de los nuevos productos y esta marca quedó inactiva sin utilizarse durante más de cinco años.
Posteriormente, cuando la empresa G intentó volver a lanzar productos bajo la marca «Fresh Garden», se descubrió que la empresa competidora H ya vendía productos con el mismo nombre. Cuando la empresa G alegó infracción de los derechos de marca, la empresa H solicitó un «procedimiento de cancelación por falta de uso». La empresa G no pudo demostrar el uso de la marca durante los últimos tres años, por lo que se canceló el registro de la marca.
Según la Ley de Marcas de Japón, si una marca registrada no se ha utilizado de forma continuada durante más de tres años en el territorio japonés sin motivo justificado, cualquier persona puede solicitar un procedimiento de cancelación por falta de uso. Este sistema tiene por objeto evitar que las marcas que no se utilizan restrinjan indebidamente la libertad de elección de marcas de terceros.
La empresa G alegó que «tenía intención de utilizarla en el futuro», pero «tener la intención de utilizarla» y «utilizarla realmente» son dos cuestiones distintas. Sin pruebas de uso (envases de productos, anuncios, catálogos, documentos comerciales, etc.), no se puede ganar el procedimiento.
Una marca no es algo que «se acaba al registrarla». Para mantener el registro, es necesario un uso continuado.No hay ningún problema en asegurar una marca para futuros negocios, pero, incluso en ese caso, es importante dejar constancia de su uso, ya sea vendiendo productos, aunque sea en pequeñas cantidades, distribuyendo muestras o presentando los productos en un sitio web. Además, conviene adquirir el hábito de revisar periódicamente la cartera de marcas de la empresa y verificar su coherencia con el plan de negocio. En el caso de las marcas que no se prevé utilizar, una opción es considerar su renuncia, sopesando los costes de mantenimiento.
La marca de artículos para actividades al aire libre I había confiado la venta en el mercado nacional a la distribuidora J y le había concedido una licencia de marca. Aunque el contrato incluía cláusulas de autorización de uso, las disposiciones relativas al control de calidad y al modo de uso eran muy básicas.
Al principio, la empresa J seguía fielmente las directrices de la marca, pero, debido a la presión por aumentar las ventas, poco a poco empezó a vender productos de baja calidad con la marca de la empresa I. Las quejas de los consumidores aumentaron y en las redes sociales se extendió la opinión de que «la calidad de los productos de la empresa I había bajado». Aunque la empresa I exigió a la empresa J que corrigiera la situación, esta última replicó que «el contrato no especificaba criterios de calidad concretos», por lo que la resolución del problema avanzaba muy lentamente.
En un contrato de licencia de marca, es indispensable que el licenciante (titular de los derechos) controle la calidad de los productos y servicios del licenciatario (el que recibe la autorización de uso) para mantener la «función de garantía de calidad», que es la función esencial de la marca. Si este control de calidad es insuficiente, se produce lo que se conoce como «licencia desnuda» (naked license), lo que puede minar la confianza de los consumidores y, en el peor de los casos, provocar la dilución de la marca.
En el caso de la empresa I, dado que en el contrato no se establecían claramente los criterios de calidad, el derecho de inspección, las medidas correctivas en caso de incumplimiento ni las cláusulas de rescisión, resultó difícil actuar una vez que surgieron los problemas.
A la hora de celebrar un contrato de licencia de marca, es importante establecer detalladamente no solo el alcance de la concesión de la licencia, sino también las cláusulas de control de calidad. En concreto, se deben incluir la especificación de los estándares de calidad y las especificaciones del producto, la garantía del derecho de inspección y auditoría por parte del licenciante, la obligación de cumplir las directrices de la marca, los procedimientos de corrección y las cláusulas de rescisión del contrato en caso de incumplimiento, así como la obligación de informar. Además, para proteger el valor de la marca, es indispensable supervisar periódicamente las actividades del licenciatario incluso después de la firma del contrato y abordar cualquier problema de forma temprana.
La empresa K, una tradicional pastelería japonesa con 50 años de historia, había registrado su nombre comercial y la marca de su producto estrella hacía varias décadas. Para la empresa K, que había utilizado la misma marca durante muchos años, esta era algo tan habitual que apenas prestaba atención a la marca en el día a día de su actividad.
Un día, la empresa K, que tenía previsto abrir una nueva tienda, se llevó una gran sorpresa al intentar comprobar la validez de la marca. El registro de la marca había caducado hacía varios años al agotarse su plazo de vigencia. Se había olvidado de realizar los trámites de renovación. Para empeorar las cosas, se descubrió que, durante el periodo de vacío tras la caducidad, un tercero había solicitado y registrado la misma marca.
El plazo de vigencia de los derechos de marca es de 10 años a partir de la fecha de registro, y es necesario realizar los trámites de renovación cada 10 años. La renovación debe realizarse en el plazo comprendido entre los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento misma. Aunque es posible renovar pagando un recargo si se hace dentro de los seis meses posteriores al vencimiento, los derechos se extinguen si se supera ese plazo.
La empresa K era una pequeña empresa familiar que no contaba con personal encargado de la gestión de la propiedad intelectual ni con un contrato de asesoramiento con expertos. Tras la jubilación de la persona que se había encargado del registro, ya no había nadie que supiera cuándo vencía el plazo de renovación, por lo que este expiró sin que se tomara ninguna medida.
En la gestión de los derechos de marca, el control de los plazos de renovación es una tarea fundamental y de vital importancia. Para gestionar estos plazos, se recomienda conservar una copia del registro de marcas y elaborar una lista en la que se recojan todos los plazos de renovación. Además, es importante establecer un sistema para compartir la información entre varios responsables y garantizar un traspaso de responsabilidades adecuado en caso de traslado o cese de los mismos. Otra opción eficaz es contratar a una oficina de patentes o a un agente de la propiedad industrial para que se encargue de la gestión de los plazos.En los últimos años han aumentado las oficinas y los servicios en línea que ofrecen notificaciones de los plazos de renovación, por lo que le recomendamos que considere el método de gestión que mejor se adapte al tamaño y los recursos de su empresa.
Si resumimos las lecciones que se desprenden de estos ejemplos, se observa que la gestión de marcas requiere un enfoque tanto «ofensivo» como «defensivo».
Desde el punto de vista «ofensivo», es importante presentar la solicitud de marca antes de iniciar la actividad empresarial, o al menos en la fase inicial; seleccionar las clases teniendo en cuenta la futura expansión del negocio; y trazar una estrategia de solicitud internacional temprana con vistas a la expansión al extranjero. La idea de que «la marca se puede registrar más adelante» es peligrosa, ya que, bajo el principio de «primero en presentar la solicitud», lo más importante es tomar la iniciativa.
Desde el punto de vista «defensivo», se requiere un uso continuado tras el registro y la conservación de las pruebas de uso, la gestión de la marca para evitar que se convierta en un nombre genérico, una gestión rigurosa de los plazos de renovación y el control de calidad de los licenciatarios. Una marca no demuestra su valor solo por el hecho de haberla registrado; solo cuando se gestiona y se utiliza adecuadamente se convierte en un escudo que protege el negocio.
Además, un aspecto común a todo ello es la importancia de la «colaboración con expertos». La legislación sobre marcas tiene muchos aspectos técnicos y los sistemas varían de un país a otro. Es difícil llevar a cabo una gestión perfecta por cuenta propia, pero con el apoyo de abogados especializados en marcas y expertos en propiedad intelectual se pueden prevenir muchos problemas.
La marca es uno de los activos intangibles de mayor valor de una empresa. Para proteger y potenciar ese valor, le recomendamos que considere la estrategia de marcas como una parte fundamental de su estrategia empresarial.
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre algún tema concreto, no dude en ponerse en contacto conmigo. Puedo analizar situaciones similares a casos reales y ofrecerle consejos específicos sobre medidas preventivas.
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).