«Somos una empresa de construcción que lleva 30 años arraigada en la comunidad local. No tenemos intención de cambiar de nombre y no hay motivo para que nadie se entrometa en nuestros asuntos».
«Lo registramos en la Oficina del Registro Civil cuando constituimos la empresa, por lo que, legalmente, este nombre nos pertenece».
Si usted es empresario del sector de la construcción y piensa así, le ruego que se detenga un momento y lea este artículo. Y es que esa «seguridad» o «sentido común» podría convertirse, de repente, en el germen de un problema que sacudiera los cimientos de su empresa.
Antiguamente, el sector de la construcción se centraba en trabajos en los que se podían apreciar «la destreza (la técnica)» y «la imagen (la personalidad)». Aunque se solapara el nombre con el de un carpintero de la localidad vecina, no suponía un gran problema si los mercados no coincidían.
Sin embargo, ahora que se ha generalizado el uso de Internet y se ha convertido en algo habitual publicar ejemplos de obras en páginas web y redes sociales, así como captar clientes mediante publicidad online, los límites de los mercados se han vuelto infinitamente difusos.Existe el riesgo de que un competidor de otra localidad, al ver el nombre de su empresa, le demande alegando que «infringe los derechos de su empresa». O bien, el riesgo de que una empresa de reciente creación le arrebate, en virtud de la ley de marcas, el nombre comercial al que lleva años apegado. Estos problemas no son exclusivos de las grandes empresas, sino que se dan en la realidad incluso en el caso de autónomos, pequeñas y medianas empresas de construcción y empresas de reformas.
En este artículo, un abogado especializado en propiedad intelectual ofrece una explicación exhaustiva dirigida a los empresarios del sector de la construcción sobre por qué el «registro de marcas» es indispensable hoy en día, las pérdidas concretas (costes) que se derivan de no registrarlas y cómo elegir las complejas «clases» específicas del sector.
📑 Índice de este artículo
La pregunta que más nos hacen los presidentes de empresas del sector de la construcción es: «Ya he registrado el nombre de la empresa en la Oficina de Registro. ¿Aún así es necesario registrar la marca?».
Para ir al grano, el «registro de la razón social (registro de la sociedad)» y el «registro de la marca» son cosas totalmente distintas, y el registro de la razón social por sí solo no basta para proteger la marca (nombre comercial). El hecho de no comprender correctamente esta diferencia es la principal causa de los problemas.
El «nombre comercial» es el nombre de la empresa que se registra en la Oficina de Registro Civil de conformidad con la Ley de Sociedades.
| Punto | Contenido del registro de la razón social |
|---|---|
| Objetivo | Demostrar públicamente la existencia de la empresa |
| Normas | Se puede registrar una empresa con el mismo nombre siempre que no tenga «la misma dirección (domicilio social)» |
| Realidad | Puede haber varias empresas con el nombre «Sociedad Anónima XX Construcción» en todo Japón |
| Capacidad de exclusión | No existe un derecho firme que impida a otras empresas utilizar ese nombre |
| Punto | Contenido del registro de la marca |
|---|---|
| Objetivo | Proteger la reputación comercial |
| Normas | El primero en registrarse tiene prioridad (principio de primacía). Se otorgan derechos a quien haya registrado primero |
| Ámbito de aplicación | Exclusividad en el uso de marcas idénticas o similares en todo el territorio de Japón |
| Efecto excluyente | Se puede solicitar la prohibición de uso por parte de otras empresas, además de una indemnización por daños y perjuicios |
⚠️ Importante: si una empresa con el mismo nombre situada en otra localidad ha registrado la «marca» antes, aunque su empresa se haya fundado antes, es posible que, legalmente, la otra parte sea la titular legítima de los derechos. (※El umbral para que se reconozca el derecho de uso anterior es muy alto).
Hay quien piensa a la ligera que «basta con cambiar el nombre», pero en el sector de la construcción, el coste de cambiar el nombre de la empresa (rebranding) suele ser mucho más elevado que en otros sectores. Veamos una simulación concreta.
En el caso de una empresa de TI, quizá baste con sustituir el logotipo en la página web. Sin embargo, el sector de la construcción es un sector en el que el nombre de la empresa se graba en «objetos físicos» que se utilizan en la obra. Si se ve obligado a cambiar el nombre de la empresa, será necesario tomar las siguientes medidas.
| Objeto | Medidas necesarias | Coste estimado |
|---|---|---|
| Vehículos de empresa, camiones y maquinaria pesada | Sustitución de vinilos adhesivos y repintado | De varias decenas de miles a varias cientos de miles de yenes × número de unidades |
| Lonas de protección (lonas para andamios) | Deseche todo y vuelva a fabricarlas con el nuevo nombre de la empresa | Varios millones de yenes |
| Uniformes de trabajo y cascos | Rehacer el bordado o comprar ropa nueva para todos los empleados y operarios | De varias decenas de miles de yenes en adelante |
| Rótulos | Retirada y nueva instalación de letreros en oficinas, almacenes y exteriores | De varias decenas de miles a varios millones de yenes |
| Material promocional | Reimpresión de tarjetas de visita, sobres, folletos y contratos | De varias decenas de miles a |
| Asuntos relacionados con la web | Modificaciones de la página web, cambio de dominio, traslado de servidor | Desde varias decenas de miles de yenes |
Coste total (en el caso de una pequeña empresa de construcción)
De varios millones de yenes a más de 10 millones de yenes
La diferencia con respecto a los gastos de registro de marca (más de 100 000 yenes por 10 años) es evidente
En el sector de la construcción, tan arraigado en la comunidad local, «cambiar de nombre» es fatal. Puede dar lugar a especulaciones innecesarias por parte de los clientes, los vecinos o el banco con el que se trabaja, como: «¿Han cambiado de nombre porque han cometido algún escándalo?» o «¿Han vendido la empresa porque la gestión iba mal?».
Especialmente en el caso de viviendas a medida, que suponen una inversión de varios millones de yenes, o de reformas que requieren un mantenimiento a largo plazo, la confianza en el nombre de la empresa es fundamental para conseguir pedidos. Perder ese nombre equivale a borrar de un plumazo activos como el historial y las recomendaciones de clientes.
Imaginemos que su empresa se ha convertido en una constructora con buena reputación en la zona. ¿Qué pasaría si apareciera en el vecindario o en Internet una empresa de reformas con un nombre muy similar y realizara obras de mala calidad?
Es posible que le lleguen a su empresa, por error, quejas y críticas del tipo «Pensaba que se lo había encargado a la empresa de construcción XX (su empresa), pero me han engañado» o «Allí hacen trabajos chapuceros».
Si no se dispone de derechos de marca, resulta difícil ordenar legalmente a estos operadores «parásitos» que dejen de utilizar nombres que puedan dar lugar a confusión. Para proteger la imagen de marca de su empresa, es necesario contar con el «arma» que suponen los derechos de marca.
Aclaremos qué es lo que hay que registrar. En el sector de la construcción, los elementos que deben protegerse son principalmente los tres siguientes.
Lo más básico es la información textual, como «Sociedad Anónima XX Construcción» o «Empresa de Construcción XX». Para poder proteger el «sonido del nombre» en sí mismo aunque cambie el diseño del logotipo, lo habitual es considerar primero el registro como «marca de texto estándar (solo texto)».
Los «logotipos» que se exhiben en grande en cascos o lonas de andamios, así como los «mascotes» que transmiten cercanía, también son activos importantes.
En particular, cuando el nombre de la empresa es muy común (por ejemplo, un topónimo más «construcción»), puede resultar difícil registrarlo solo con el texto. En ese caso, resulta eficaz la estrategia de intentar registrarlo combinado con un logotipo característico.
Últimamente está aumentando el registro de nombres de productos propios de la empresa.
Estos son elementos diferenciadores importantes que sirven para atraer clientes. Son imprescindibles, especialmente si se tiene en mente la expansión mediante franquicias.
En el registro de marcas, es necesario especificar el ámbito de actividad (productos y servicios) en el que se utilizará dicha marca. A esto se le denomina «clase». En el sector de la construcción, las clases necesarias varían mucho en función del modelo de negocio, y si se comete un error en este punto, se puede llegar a una situación en la que, «a pesar de haberla registrado, por alguna razón no se puedan ejercer los derechos (hay lagunas)».
Esta es la «pieza clave» para el sector de la construcción. Aquí se incluyen «las obras en general», como la construcción general, la carpintería, el enlucido, la pintura, el interiorismo, la electricidad, la fontanería, la demolición, la reforma y la limpieza de edificios. Si una empresa con licencia de construcción realiza ella misma las obras, esta Clase 37 es absolutamente necesaria.
| Categoría | Servicios objeto | Casos aplicables | Importancia |
|---|---|---|---|
| Categoría 37 | Obras de construcción, reparaciones e instalaciones | Todos los contratistas que realicen las obras por cuenta propia | Obligatorio |
| Clase 36 | Gestión inmobiliaria y compraventa de inmuebles | Venta de viviendas prefabricadas, asistencia en la búsqueda de terrenos, compra y reventa, gestión de alquileres | Importante |
| Clase 42 | Proyectos de construcción, topografía y diseño | Oficina de diseño integrada, viviendas de diseño, servicio integral de diseño y construcción | Importante |
| Clases 19 y 6 | Materiales de construcción | Venta al por mayor de materiales de construcción de desarrollo propio (madera, materiales para paredes, baldosas, etc.) | Depende del caso |
💡 El punto que más se suele pasar por alto: Clase 36
Según la Ley de Marcas, «construir viviendas (clase 37)» y «vender o alquilar viviendas (clase 36)» se consideran negocios distintos. Si solo se posee la clase 37, es posible que no se pueda reclamar si una inmobiliaria con el mismo nombre adquiere la clase 36 y comienza a operar al lado. Para las empresas que operan como constructoras de viviendas, lo habitual es adquirir el conjunto de las clases 36 y 37.
Hasta ahora hemos hablado de la «defensa», pero el registro de marcas también tiene un efecto «ofensivo» que impulsa el negocio.
Actualmente, la escasez de mano de obra en el sector de la construcción es grave. Cuando los jóvenes y sus padres eligen una empresa en la que trabajar, se comprueban rigurosamente el cumplimiento normativo y la estabilidad de la misma.
La presencia del símbolo «®» (marca registrada) en la página web o en los folletos es una prueba de que se trata de «una empresa sólida que valora su propia marca y gestiona sus derechos de propiedad intelectual». Esto permite disipar la imagen de empresa explotadora y puede convertirse en un elemento diferenciador frente a otras empresas en el ámbito del branding de contratación.
Las investigaciones de solvencia de las empresas se están volviendo cada vez más estrictas en las evaluaciones de aptitud para participar en licitaciones de obras públicas (Keishin) y en las nuevas relaciones comerciales con grandes constructoras y promotoras inmobiliarias.
El hecho de poseer derechos de propiedad intelectual, como los derechos de marca, y de contar con un sistema de gestión que evite infringir los derechos de otras empresas, constituye uno de los indicadores de la capacidad de gobernanza de la empresa. Ser una «empresa con una situación jurídica clara en materia de derechos» se convierte en un arma para ampliar las oportunidades de negocio.
Últimamente, existen servicios de solicitud en línea económicos y hay quienes preparan los documentos por su cuenta para presentar la solicitud. Sin embargo, en lo que respecta al sector de la construcción, recomendamos encarecidamente recurrir a un agente de la propiedad industrial.
Nombres como «XX Construcción», «XX Home» o «XX Reformas» son muy comunes en el sector, por lo que existe un alto riesgo de que la Oficina de Patentes rechace el registro por considerarlos «nombres genéricos que no pertenecen a nadie (sin carácter distintivo)».
Un agente de patentes puede elaborar estrategias especializadas, como «tal y como está, no se aprobará, así que combinémoslo con un logotipo» o «demostraremos el historial de uso para que se aplique la excepción».
Como se ha mencionado anteriormente, el sector de la construcción presenta una compleja interrelación entre las «clases 37, 36 y 42». Son innumerables los casos de fracaso en los que, al presentar la solicitud por cuenta propia y decidir que «por ser del sector de la construcción, basta con la clase 37», se ha visto cómo otra empresa se ha hecho con los derechos sobre el negocio inmobiliario (clase 36), que es precisamente lo más importante.
El agente de patentes no solo analizará su negocio actual, sino que también le preguntará sobre su desarrollo futuro (franquicias, venta de materiales de construcción, etc.) para diseñar un ámbito de derechos óptimo y sin lagunas.
Tras la solicitud, es posible que reciba un documento de la Oficina de Patentes en el que se indique que «tal y como está, no se puede registrar» (notificación de motivos de denegación).
Esto no es una «notificación de rechazo», sino una «oportunidad para rebatir». Si se presentan los escritos de alegaciones o las correcciones adecuados, hay muchas posibilidades de que se revoque la decisión y se pueda registrar. Sin embargo, esta respuesta requiere una lógica jurídica, por lo que es extremadamente difícil que una persona sin conocimientos especializados pueda rebatir por su cuenta. Con la ayuda de un agente de la propiedad industrial, es muy probable que se pueda superar esta difícil situación.
Los nombres comerciales y las marcas en el sector de la construcción son «pruebas de la credibilidad» que los empresarios han construido con su esfuerzo y sudor. Que ese activo tan valioso sea arrebatado por otra empresa o deje de poder utilizarse por haber pospuesto un único trámite (el registro de la marca) supone una pérdida demasiado grande desde el punto de vista empresarial.
❌ Gastos de sustitución del letrero tras un conflicto
Varios millones de yenes
✅ Costes del registro previo de la marca
Desde unas 100 000 yenes
«Mi empresa es pequeña, así que esto no me afecta»: mientras piensa así, otras empresas están consolidando sus derechos paso a paso. En el mundo de las marcas registradas, «el primero en llegar se lleva el gato al agua».
Si tiene la más mínima duda, consulte primero a un experto.
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Nuestros abogados especializados en propiedad intelectual le propondrán el plan óptimo para proteger su negocio y respaldar su desarrollo a largo plazo. No dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos ayudarle a proteger la reputación y el futuro de su empresa, como una «prevención antes que una cura».
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).